Política de SpinOut / SpinOff

Política para Spin-Off´s/Spin-Out´s
1. Antecedentes
Una de las tres responsabilidades principales definidas para la OTT CIATEC es impulsar Nuevas
Empresas de Base Tecnológica (EBT), específicamente el Spin-Off/Spin-Out. El servicio se ofertará
primordialmente a entidades internas a CIATEC, pero también es susceptible de servicio a externos.
La presente política se sustenta en la Política de Propiedad Intelectual (PI) de la OTT y la Política de
Licenciamiento. Así mismo se fundamenta en los Lineamientos de Vinculación y los Lineamientos de PI
de CIATEC.
El Spin-Off/ Spin-Out es ofertada principalmente por los participantes en la OTT, que en cualquier
momento se pueden auxiliar tanto con el recurso humano (RH) CIATEC como con las alianzas,
convenios y redes tecnológicas donde colabore CIATEC y/o la OTT CIATEC.
2. Empresas de Base Tecnológica
Las Empresas de Base Tecnológica (EBT) son empresas que basan su saber hacer (know-how) en la
aplicación de las nuevas tecnologías, mediante procedimientos técnicos novedosos y sofisticados o
mediante el desarrollo de una investigación determinada
3. Definiciones Generales de Spin-Off/Spin-Out como EBT
o
Spin-Off: La gran mayoría de las spin-off nacen de las universidades o centros de investigación
públicos. Estas entidades de las que surgen hacen la función de matriz o incubadora y sirven de
apoyo para el despegue de las spin-off. Las spin-off tienen su propia estructura jurídica, con
independencia de la empresa o entidad matriz. Por tanto, son empresas de nueva creación.
o
Spin-Out: Iniciativa empresarial que surge como división o filial de una compañía existente y que
se acaba convirtiendo en un negocio independiente. Con frecuencia la compañía de origen puede
conservar alguna participación. Una spin-out toma de la empresa inicial parte de la propiedad
intelectual, tecnología y/o productos existentes. Muchas veces el equipo de gestión de la nueva
organización también proviene de la empresa matriz, pero poner en marcha una spin-out permite
empezar unos negocios obviando la fama y la historia de la empresa inicial, lo que puede permitir
el crecimiento de nuevas ideas.
Para el presente caso se considerará una EBT cuando el conocimiento sea generado en CIATEC, que la
EBT está basada en la explotación del conocimiento de CIATEC y que aporte a la sociedad productos,
procesos o servicios de valor agregado.
4. Lineamientos de Vinculación CIATEC: Empresas Privadas de Base Tecnológica
En el Artículo 20 de los Lineamientos de Vinculación de CIATEC se explica que una “… empresa privada
de base tecnológica es una organización productora de bienes y/o servicios, comprometida con el
diseño, desarrollo y producción de nuevos productos y/o procesos innovadores, a través de los
resultados de la aplicación sistémica de conocimientos técnicos y científicos. Surgen básicamente de
proyectos llevados a cabo por instituciones de educación superior y centros públicos de investigación que
poseen recursos humanos especializados y han invertido en infraestructura para la investigación y
creación del conocimiento.”
En el Artículo 21 de los referidos lineamientos de vinculación se establece que “ las empresas privadas
de base tecnológica para su constitución deberán contar con el acuerdo del órgano de gobierno del
Oficina de Transferencia de Tecnología CIATEC – OTT CIATEC
Versión 1.1, 29 de Octubre de 2012,
Centro. Dicho acuerdo contendrá la aprobación en la participación del Centro de la nueva sociedad, así
como la aprobación de la figura jurídica que tendrá la misma …”.
En el caso de la participación de personal de CIATEC, en el artículo 5 de los lineamientos de vinculación
se establece en la sección de asociaciones estratégicas que el “personal del Centro deberá realizarse
inicialmente en proyectos por tiempo determinado”. Esta participación “no implicará incurrir en conflicto
de intereses”.
5. Creación de la EBT
Las EBT`s serán creadas a partir de propiedad intelectual registrada o en trámite de registro o resultados
generados por proyectos de investigación realizados en CIATEC y/o con la participación de CIATEC. Es
decir, la EBT parte de un conocimiento generado o promovido por CIATEC hasta que madura lo
suficiente para ser susceptible de explotación comercial y normalmente registrable su propiedad
intelectual.
La creación de una EBT puede estar financiada parcial o totalmente por fondos públicos. Así mismo
también se procurará la vinculación con capitales privados, fondos de capital, capital semilla o capitales
ángeles, dependiendo de las necesidades del proyecto.
6. Aportaciones al Capital Social de una EBT
En los lineamientos de vinculación también se referencia en el artículo 3 que indica que CIATEC no
podrá rebasar en aportación el 49%. CIATEC podrá participar directamente o a través de la OTT
CIATEC. La Junta de Órgano de Gobierno de CIATEC deberá autorizar los criterios específicos y
condiciones dependiendo de cada caso.
7. Modelo y Plan de Negocio
Uno de los elementos clave para el éxito de la EBT es el Modelo de Negocio, que detona la
estructuración de un Plan de Negocios. El Modelo de Negocio puede determina si se licenciará o se
asignará una PI.
Un modelo de negocio es el mecanismo por el cual un negocio busca generar ingresos y beneficios. Es
un resumen de cómo una compañía planifica servir a sus clientes. Implica tanto el concepto de estrategia
como el de implementación. En una definición más contemporánea el modelo de negocio describe el
modo en que una organización crea, distribuye y captura valor. Comprende el conjunto de las siguientes
cuestiones, entre otras:
• Cómo seleccionará sus clientes
• Cómo define y diferencia sus ofertas de producto
• Cómo crea utilidad para sus clientes
• Cómo consigue y conserva a los clientes
• Cómo sale al mercado (estrategia de publicidad y distribución)
• Cómo define las tareas que deben llevarse a cabo
• Cómo configura sus recursos
• Cómo consigue el beneficio
El plan de negocios es un documento que describe por escrito un negocio que se pretende iniciar o que
ya se ha iniciado. Este documento generalmente se apoya en documentos adicionales como el estudio
de mercado, técnico, financiero y de organización. De estos documentos se extraen temas como los
canales de comercialización, el precio, la distribución, el modelo de negocio, la ingeniería, la localización,
el organigrama de la organización, la estructura de capital, la evaluación financiera, las fuentes de
financiamiento, el personal necesario junto con su método de selección, la filosofía de la empresa, los
aspectos legales, y su plan de salida.
Oficina de Transferencia de Tecnología CIATEC – OTT CIATEC
Versión 1.1, 29 de Octubre de 2012,
2
8. Convenios Específicos
Para cada caso específico se firmará un contrato o convenio donde se licencia el conocimiento de
CIATEC, previamente protegido. En el mismo se regulan, entre otros, los cauces para la participación del
personal CIATEC así como el uso de la infraestructura y equipamiento de CIATEC.
Se recomienda establecer un convenio general de colaboración entre las partes involucradas.
El convenio de spin-off se deberán regular como mínimo, los siguientes contenidos en la fase inicial de
desarrollo:
a) Debe definir con claridad el programa de constitución y puesta en funcionamiento de la EBT, tanto
en sus aspectos técnico- económicos como en lo relativo al calendario de puesta en marcha y
desarrollo sucesivo de las actividades encaminadas a su pleno funcionamiento en el mercado.
Deberá establecer la duración de esta fase, la cual se recomienda no ser superior a un año.
b) Debe definir de modo detallado los espacios, las estructuras y los servicios que CIATEC pondrá a
disposición de la EBT, así como la forma en que la empresa reembolsará a CIATEC por la utilización
de la infraestructura, equipos o servicios. Dicho cargo en ningún caso será inferior al importe de los
gastos corrientes que para CIATEC suponga el mantenimiento de dicha infraestructura y
equipamiento.
c) Debe incluir la relación de todo el personal docente y/o investigador, becarios, alumnos y personal
de administración y servicios o cualesquiera terceros implicados en la EBT especificando la función y
el tipo de actividad de cada uno de ellos.
d) Debe definir qué derechos de propiedad intelectual corresponden a cada uno de los involucrados en
la EBT y cómo van a ser utilizados en la actividad de la misma. En los supuestos de invenciones
realizadas durante el arranque de la EBT, las mismas quedarán sometidas a los Lineamientos de
Vinculación y de PI de CIATEC.
e) En el caso de que CIATEC así lo establezca, deberá constar una opción a favor de CIATEC para
participar en el capital de la EBT, bien en el momento de su constitución o bien mediante una
ampliación de capital para el supuesto de que la EBT ya estuviese constituida. En este caso, el
contrato o convenio deberá contener las previsiones sobre los supuestos que permitirán a CIATEC
“desinvertir” y los mecanismos para llevar a cabo dicha desinversión.
f) Debe detallar la forma de utilización de la marca y demás signos distintivos de CIATEC y OTT
CIATEC una vez que la EBT haya sido formalmente constituida.
g) Debe definir las correspondientes coberturas aseguradoras que cubran la responsabilidad de la EBT
por los daños que su actividad pudiera ocasionar a las personas o infraestructura de CIATEC y al
personal eventual que preste sus servicios en la misma.
En la fase de explotación, los contratos o convenios deben considerar y negociar entre las partes al
menos alguno de los siguientes supuestos:
a) La activación de la EBT en explotación, mediante la aprobación de un nuevo contrato o convenio en
el que se contengan los mecanismos necesarios para la resolución de las relaciones hasta el
momento en vigor entre CIATEC y la EBT (spin-off), y establecer claramente las relaciones entre
ambas para esta fase.
b) La prórroga de la fase de desarrollo por un período recomendado no superior a un año en los
mismos términos establecidos en el convenio de colaboración entre las partes.
c) La conclusión de la relación con la EBT.
En el caso de EBT’s que estuvieran constituidas previamente al convenio de colaboración con CIATEC,
el mismo valorará de acuerdo a los lineamientos de vinculación la posibilidad o conveniencia de
participar en el capital de la misma.
La OTT podrá rechazar solicitudes de EBT (spin-off/spin-out) en los casos que determine el Comité
Directivo de CIATEC. Algunos casos que podrían determinar un rechazo, sin ser limitativo, son: el
Oficina de Transferencia de Tecnología CIATEC – OTT CIATEC
Versión 1.1, 29 de Octubre de 2012,
3
propósito de la consultoría atente contra los elementos jurídicos de ambas partes, negación por parte de
la Junta de Órgano de Gobierno de CIATEC, exista conflictos de interés verificables, ponga en riesgo la
sanidad financiera o patrimonial de CIATEC, existan demandas sobre la autoría de la PI, existir
procedimientos de responsabilidad administrativa en proceso, esté en contra de la vida y condiciones
humanas, demandas judiciales de cualquier índole, entre otros.
9. Lista de Verificación
Se presenta la siguiente lista o guía de verificación, sin ser limitativa, para guiar el proceso de
establecimiento de una EBT.
a. Normatividad aplicable
Los interesados deben conocer a cabalidad los Lineamientos de Vinculación CIATEC y los Lineamientos
de PI CIATEC. Así mismo conocer las Políticas y Procesos de la OTT CIATEC de Ideas, Propiedad
Intelectual, Consultoría, Licenciamiento y Spin-Off/Spin-Out. También es conveniente que conozcan la
normatividad jurídica aplicable, del cual se hace un recuento en la Política de PI de la OTT CIATEC.
b. Tomar la decisión de crear una empresa de nueva creación (EBT)
• ¿Existe una buena razón para licenciar la tecnología a una EBT en lugar de licenciar a una
corporación establecida?
• ¿Qué nivel de autoridad serán necesarios para cada una de las decisiones que se tomen?
• ¿Quién debe ser consultado o informado?
• Si se aprueba, ¿cómo va la relación propuesta se controla? ¿Quién lo hará?
• ¿Cuál será la relación de la EBT y los principios de CIATEC?
• ¿De qué manera los temas relacionados con la tecnología (propiedad, los derechos
preexistentes, la protección de la propiedad intelectual, licencias) serán evaluados y manejados
en el proceso?
• Considerar todos los posibles conflictos de interés, reales y aparentes? ¿Cómo van a manejar
las declaraciones de invención?
• ¿Las decisiones se han documentado?
c. El establecimiento de relaciones contractuales
• Están entendidas las las razones por las cuales CIATEC está dispuesto a emprender la EBT?
• ¿Existe identificados plenamente los conflictos de interés en el proceso de negociación?
• ¿Cómo estarán informados todos los actores y en particular la Dirección General, el Consejo
Directivo y el Equipo de Gobernanza de la OTT?
• Se han abordado las siguientes cuestiones:
o Propiedades las nuevas tecnologías o derivada?
o Participación de personal de CIATEC y/o estudiantes?
o El uso del nombre y recursos de CIATEC o de la OTT CIATEC?
o Los requisitos de divulgación de informes?
• ¿Quién da la aprobación final? A quién se informa del resultado?
• ¿Cómo son las relaciones contractuales con otras empresas establecidas durante la formación
de la EBT? Posteriormente?
d. Seguimiento de la relación
• ¿De qué manera se dará la coordinación interna y el intercambio de información?
• ¿Cómo se mantendrá informado a la OTT CIATEC?
• ¿Quién es responsable de asegurar que las obligaciones de CIATEC se cumplen?
• Existe algún lineamiento para los trámites administrativos cotidianos (viajes, compras, uso de las
instalaciones)?
• ¿Cómo se recopilará o resguardará la información?
• ¿Cómo se van a monitorear y evaluar los avances?
La OTT CIATEC es la responsable del seguimiento y control, manteniendo una postura de equidad entre
las partes involucradas así como de beneficio mutuo en el corto y largo plazo.
Oficina de Transferencia de Tecnología CIATEC – OTT CIATEC
Versión 1.1, 29 de Octubre de 2012,
4
10. Proceso General de Spin-Off/Spin-Out
El siguiente diagrama de flujo presenta de manera continua los pasos generales, considerando que el
proceso es por naturaleza iterativo y normalmente se elabora la propuesta y plan de spin-off/spin-out con
base en las necesidades de los solicitantes. En el mismo se indican las garantías de tiempos.
Oficina de Transferencia de Tecnología CIATEC – OTT CIATEC
Versión 1.1, 29 de Octubre de 2012,
5
10.1. Solicitud en Ventanilla única OTT CIATEC
Para personal interno se encuentra en la intranet, para externos a CIATEC en http://ott.ciatec.mx.
10.2. En caso Spin-Out (Área CIATEC)
La OTT de CIATEC de manera permanente está identificando licenciatarios posibles tanto para las
tecnologías “push” como para las tecnologías “pull”, con base en la gestión de oportunidades respecto de
los conocimientos que cuenten con la debida protección de su propiedad intelectual.
Al tener identificado un licenciatario potencial se puede establecer una carta de intención firmada tanto
por licenciatario como por licenciante (CIATEC). Una carta de intención corresponde a una via por
medio de la cual quiere informar de un procedimiento o de una intención sin ser vinculantes ni tener el
valor de un contrato. La única función de una carta de intención es la de informar. Se recomienda una
carta de intención es importante no acordar ninguna de las propuestas de la otra parte sin conocer sus
consecuencias sobre el acuerdo final de licencia.
Estos casos no son tan comunes en un Centro Público de Investigación, pero es factible que se presente
dependiendo del Plan Estratégico de la Institución. Las autorizaciones requieren el visto bueno de la
Dirección General de CIATEC y autorización final por parte de la Junta de Órgano de Gobierno de
CIATEC en los casos que aplique según lo establezca los Lineamientos de Vinculación..
En toda circunstancia se deben cumplir los Lineamientos de Vinculación de CIATEC.
10.3. En caso Spin-Off (Proyecto)
Es posible que este sea el caso más común en casos de nuevas empresas de base tecnológica, al
procurar los productos de CIATEC. Las autorizaciones requieren el visto bueno de la Dirección General
de CIATEC y autorización final por parte de la Junta de Órgano de Gobierno de CIATEC.
En toda circunstancia se deben cumplir los Lineamientos de Vinculación de CIATEC, dependiendo del
caso específico: Asociación Estratégica, Alianza Tecnológica, Consorcio, UVTC, Empresa de Base
Tecnológica, o Red Innovación.
10.4. Revisión de Solicitud
Las solicitudes internas o externas se evaluarán por parte de la OTT CIATEC en un tiempo de garantía
de 30 a 120 días. La OTT prepara la información para presentar a la Dirección General CIATEC.
Dependiendo del caso, la OTT CIATEC integrará al menos los siguientes análisis de factibilidad: Técnico
y de Negocios o Comercial. Normalmente se trabajará en equipo con el licenciante potencial en caso de
estar identificado, así como con los inventores o creadores.
10.5. Definición de Participación Accionaria
La negociación de participación accionaria está regulada para CIATEC por los Lineamientos de
Vinculación. Es uno de los elementos de negociación importantes que debe valorar tanto la creación de
la idea, registro de propiedad intelectual, como nivel de madurez para su explotación
10.6. Convenio
Para la definición y negociación de los términos del convenio se definirá un plan de trabajo conjunto
entre la OTT CIATEC y el licenciante potencial
10.7. Valuación Comercial
La valuación comercial, donde se identifica el uso posible, el nivel de madurez de la tecnología y los
mercados a participar, es un elemento fundamental para la negociación y su documentación en el
convenio. Para esta labor es importante apoyarse tanto con los expertos en tecnología como expertos
en comercialización.
Oficina de Transferencia de Tecnología CIATEC – OTT CIATEC
Versión 1.1, 29 de Octubre de 2012,
6
10.8. Negociación y Firma de Convenio
Cuando ambas partes han declarado su conformidad con las cláusulas del convenio, se procede a hacer
una prospectiva de la transferencia de tecnología en modo Mapa de Ruta. Este mapa puede contener
plazos de corto y largo plazo, donde se establezcan indicadores.
Los representantes de las partes declaran finalmente que están de acuerdo y se procede a definir el
protocolo respectivo.
10.9. Gestión del Convenio
La gestión del convenio es responsabilidad de la OTT CIATEC, desde la alta de Escrituras en el Registro,
hasta el seguimiento a los acuerdos del convenio Se aplicarán los Lineamientos de PI y los
Lineamientos de Vinculación, ambos de CIATEC.
Oficina de Transferencia de Tecnología CIATEC – OTT CIATEC
Versión 1.1, 29 de Octubre de 2012,
7