proceso 7-ip-2013 - Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
PROCESO 07-IP-2013
Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del
artículo 135 literales b) y h) de la Decisión 486 de 14 de septiembre
de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de
oficio, de los artículos 134 literal e), 138 literal b), 139 literal e) y 144
de la misma normativa, con fundamento en la consulta solicitada
por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de
Colombia. Expediente Interno Nº 2009-00599. Actor: THE STANLEY
WORKS Marca: STANLEY (mixta).
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 19 días del
mes de junio del año dos mil trece, procede a resolver la solicitud de Interpretación
Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de
Colombia.
VISTOS:
Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos
comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que
su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 10 de abril de
2013.
I.
ANTECEDENTES.
El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar
como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo
siguiente:
II.
LAS PARTES.
Demandante:
THE STANLEY WORKS.
Demandada:
LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO.
III.
DATOS RELEVANTES
A.
HECHOS
Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros
de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los
actos acusados, se encuentran los siguientes:
-2-
1. La sociedad THE STANLEY WORKS, solicitó el 28 de marzo de 2008 el registro
como marca del signo mixto STANLEY, para amparar productos de las clases 6,
8, 11 y 20 de la Clasificación Internacional de Niza.
2. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y
Comercio, mediante las Resoluciones Nos. 10501, 10505, 10510 y 10491, de 27
de febrero de 2009, resolvió negar el registro solicitado. Argumentó que ya se
encontraba registrada una marca exactamente igual y en cabeza del mismo titular.
3. La sociedad THE STANLEY WORKS, presentó recurso de reposición y en
subsidio de apelación.
4. La Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante las Resoluciones Nos.
25729, 25727, 25726 y 25728 de 26 de mayo de 2009, resolvió el recurso de
reposición, confirmando el acto administrativo y concediendo el recurso de
apelación. Argumentó que si se pretendían reivindicar los colores, se debió hacer
una petición expresa en este sentido.
5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia
de Industria y Comercio, mediante las Resoluciones Nos. 30472, 30473, 30470 y
30471 de 23 de junio de 2009, resolvió el recurso de apelación confirmando el
acto impugnado.
6. La sociedad THE STANLEY WORKS, presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado de la República de
Colombia.
7. La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
B.
FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.
La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:
1. Manifiesta, que no existe ninguna norma que prevea que los solicitantes de
marcas mixtas o figurativas con reivindicación de colores, tengan la obligación de
indicar “en el signo, mediante una flecha, el nombre del color o la tonalidad que se
puede reivindicar”.
2. Indica, que en el petitorio se presentó la marca en colores, lo que es
evidentemente una reivindicación de colores.
3. Afirma, que el expediente correspondiente a las solicitudes presentadas,
permaneció en la Secretaría General de la Superintendencia de Industria y
Comercio durante el plazo para presentar oposiciones, con el objetivo de que
todas las personas puedan consultarlo. Por lo tanto, todos pudieron tener acceso a
los detalles de la solicitud.
4. Sostiene, que en la Gaceta publicada en forma digital se plasman los signos con
los respectivos colores. Por lo tanto, todas las personas, de manera gratuita
pueden consultar dichos signos.
-3-
5. Agrega, que en la página de la Superintendencia de Industria y Comercio se
encuentran cada una de las solicitudes presentadas, con todos los detalles de los
signos distintivos, incluyendo un ejemplar en colores de los mismos.
6. Argumenta, que, de conformidad con lo anterior, el razonamiento de que las
solicitudes deben contener una flecha indicando los colores reivindicados, ya que
el signo se publica en blanco y negro, no tiene ningún asidero normativo.
7. Manifiesta, que las resoluciones demandadas son completamente arbitrarias,
como quiera que la Superintendencia ya concedió el registro para marcas
idénticas en diferentes clases.
8. Expresa, que la vía idónea, si la Superintendencia pensaba que la solicitud no
estaba completa era solicitar que se subsanara, no era negar la solicitud.
C.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.
1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.
IV.

Sostiene, que la Entidad no puede, de ninguna forma, adivinar cuál es el
objeto de la solicitud. Por lo tanto, se debe señalar de manera expresa y
exacta la composición del signo a registrar, lo que no sucedió en el presente
caso. Como no se reivindicaron los colores, la Superintendencia encontró que
el solicitante tenía una marca idéntica para las mismas clases.

Agrega, que lo que hizo la Superintendencia en los actos administrativos
atacados, fue dar un ejemplo de las múltiples formas en las que se puede
solicitar la reivindicación de colores. Para eso no se necesita el respaldo de
una norma jurídica.

Sostiene, que no se puede hacer extensivo lo decidido en otros casos, ya que
cada asunto merece un análisis específico.
NORMAS DEL ORDENAMIENTO
INTERPRETADAS.
JURÍDICO
COMUNITARIO
A
SER
La corte consultante solicitó la interpretación de las siguientes normas: artículos 135,
136 y 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Se restringirá la interpretación del artículo 135, a los literales b) y h). No se interpretarán
los otros artículos solicitados, ya que no tienen que ver con el caso en cuestión. El 136
es en relación con derechos de terceros, y en el presente caso no hay derechos de
terceros involucrados. El 137 está relacionado con la competencia desleal, que tampoco
es el caso.
De oficio se interpretarán las siguientes normas: artículos 134 literal e), 138 literal b),
139 literal e) y 144 de la misma normativa.
A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:
-4-
DECISIÓN 486
(…)
Artículo 134
“A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto
para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse
como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La
naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en
ningún caso será obstáculo para su registro.
Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:
e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
(…)”
Artículo 135
“No podrán registrarse como marcas los signos que:
(…)
b) carezcan de distintividad;
(…)
h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre
delimitado por una forma específica;
(…)”.
Artículo 138
“La solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina nacional
competente y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y
cumplir con los siguientes requisitos:
(…)
b) la reproducción de la marca, cuando se trate de una marca
denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o
tridimensional con o sin color;
(…)”
Artículo 139
“El petitorio de la solicitud de registro de marca estará contenido en un
formulario y comprenderá lo siguiente:
-5-
(…)
e) la indicación de la marca que se pretende registrar, cuando se trate de
una marca puramente denominativa, sin grafía, forma o color;
(…)”
Artículo 144
“La oficina nacional competente examinará, dentro de los 15 días contados
a partir de la fecha de presentación de la solicitud, si las mismas cumplen
con los requisitos de forma previstos en los artículos 135 y 136.
Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos a
los que hace referencia el párrafo precedente, la oficina nacional
competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos
dentro del plazo de sesenta días siguientes a la fecha de notificación.
Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los
requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su
prelación.”
V.
CONSIDERACIONES.
Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se
analizarán los siguientes aspectos:
A.
Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas. La distintividad.
B.
Los colores delimitados por una forma.
C.
La solicitud de registro marcario. La determinación clara y completa del signo a
registrarse como marca. La manera de solicitar la reivindicación de colores.
D.
El análisis de forma y el plazo para subsanar deficiencias. El caso de la falta de
reivindicación de colores.
A.
CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS.
LA DISTINTIVIDAD.
En el procedimiento administrativo interno se resolvió negar el registro del signo mixto
STANLEY. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos
para su registro.
Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 20 de julio de 2012, en el marco
del proceso 35-Ip-2011:
“1. Concepto de marca.
Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse
al concepto de marca y sus funciones.
-6-
El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ofrece una
definición general de marca: “(...) cualquier signo que sea apto para distinguir productos
o servicios en el mercado”.
De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un
bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que
se ofertan en el mercado.
La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber:

Diferencia los productos o servicios que se ofertan.

Es indicadora de la procedencia empresarial.

Indica la calidad del producto o servicio que identifica.

Concentra el goodwill del titular de la marca.

Sirve de medio para publicitar los productos o servicios.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha tratado el tema de las funciones de
la marca de la siguiente manera:
“Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias
funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios,
de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y,
para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función
distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de
una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se
encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta
no existiría el signo marcario”. (Proceso 04-IP-94. Interpretación Prejudicial
de 07 de agosto de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena Nº 189, de 18 de septiembre de 1995. Caso: "EDEN FOR
MAN").
Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente:
“Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel
esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del
producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es
percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante
causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los
productos o servicios protegidos”. (Proceso 63-IP-2004. Interpretación
Prejudicial de 28 de julio de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena Nº 1112, de 06 de septiembre de 2004. Marca:
“GRÁFICA BOTELLA CON LOGOTIPO AGUILA DENTRO DE UN
ESCUDO”).1
1
Las funciones de la marca ha sido un tema reiterado en varias de las Interpretaciones Prejudiciales emitidas por
el Tribunal. Entre éstas se puede destacar la emitida en el proceso 15-IP-2003. MARCA: TMOBIL. Interpretación
Prejudicial de 12 de marzo de 2003. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916, de 2 de
abril de 2003.
-7-
El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en siete
literales consagra una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para
obtener el registro marcario; establece que pueden constituir marcas, entre otros: las
palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráficos,
logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y olores;
las letras y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una
combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas; o cualquier
combinación de los signos o medios indicados anteriormente.
2.
Requisitos para el registro de marcas.
Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los
requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de
representación gráfica.
A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es
importante destacar que éste es un elemento que forma parte de la esencia de la
marca.
Sobre la perceptibilidad el Tribunal ha manifestado lo siguiente:
“La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o
indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de
éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con
facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se
utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido
caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia
a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a
un conjunto de dibujos”. (Proceso 132-IP-2004. Interpretación Prejudicial de
26 de octubre del 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004. Marca: “DIADICON”).
En relación con los dos requisitos previstos en la norma, se tiene:

La distintividad.
La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir
unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo de la marca le permite al
consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir;
también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros
similares que se ofertan en el mercado.

La susceptibilidad de representación gráfica.
Es la posibilidad de que el signo a registrar como marca sea descrito mediante
palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes
puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante para
la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales.
En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo y
susceptible de representación gráfica, de conformidad con el artículo 134 de la
-8-
Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho
requisito se encuentra implícito en la noción de marca.
Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal
absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del
artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es absolutamente
irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de
perceptibilidad.
Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de
manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b). La
distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se
determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en
el mercado. Y 2) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo
para diferenciarse de otros signos en el mercado.
El Tribunal al respecto de este tema ha expresado:
“El registro de un signo como marca se encuentra expresamente
condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de
representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la
Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos,
como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser
registrados como marcas los signos que ‘carezcan de distintividad’.
Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal
de Justicia Europeo: ‘En la jurisprudencia europea se destaca que el
carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en
relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el
registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va
dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o
servicios’; que ‘no es necesario que la marca permita que el público al que
va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio,
transmitiéndole una indicación concreta de su identidad’, pues ‘la función
esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario
último el origen del producto o del servicio designado por la marca’
(Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7
de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos
designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores
en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor
medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No
obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor
medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria.
Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de
atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de
productos contemplada (…)’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00).
Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca:
Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”.
(Proceso 14-IP-2009. Interpretación Prejudicial de 01 de abril de 2009,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1729, de 3 de
julio de 2009. Marca: “TV COLOMBIA + GRÁFICO”).”
-9-
La corte consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca a registrar
cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está
inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en el artículos 135
de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
B.
LOS COLORES DELIMITADOS POR UNA FORMA.
Como quiera que el demandante argumentara que se presentó el signo en colores, y
por lo tanto era evidente una reivindicación de los mismos, el Tribunal considera
oportuno abordar el tema de los colores delimitados por una forma.
El literal e) del artículo 134 permite que se registren colores, siempre y cuando estén
delimitados en una forma determinada, esto es en un dibujo, una silueta o un trazo. En
consecuencia, no se puede solicitar como marca un color en abstracto, sino que debe
estar contenido en una forma específica para que así se pueda cumplir su función
distintiva; de lo contrario, se incurriría en una causal absoluta de irregistrabilidad, de
conformidad con lo prescrito en el artículo 135 literal h) de la Decisión 486 de la
Comisión de la Comunidad Andina. Sobre este tema el Tribunal se ha pronunciado de
la siguiente manera:
“La norma comunitaria, específicamente el literal e) del artículo 134 de la
Decisión 486, prevé el registro de un color delimitado por una forma, o una
combinación de colores, es decir, que cuando el mismo se encuentra
comprendido en una silueta o trazo puede acceder al registro como marca,
al igual que cuando el color que se desea registrar se plasme o sea parte
integrante de un signo tridimensional o figurativo, ya registrado o solicitado,
obviamente, siempre que éste no caiga en alguna otra causal de
irregistrabilidad.
A contrario sensu, la Decisión 486 en su artículo 135 literal h) prohíbe el
registro de un color aisladamente considerado. Al respecto el Tribunal ha
señalado: “(…) la prohibición contemplada en el literal h) del artículo 135 de la
Decisión 486 se refiere, en primer lugar, a los siete colores fundamentales del
arco iris, prohibición que se apoya en la circunstancia de que el número de los
colores fundamentales y puros es ciertamente muy limitado: la acentuada
escasez de colores fundamentales y puros contrasta visiblemente con la gran
abundancia de denominaciones y elementos gráficos. De donde se sigue que,
si a través de una marca, una empresa pudiese apropiarse de un color
fundamental o puro, obtendría una ventaja competitiva desmesurada y, al
mismo tiempo, los competidores tropezarían con un grave obstáculo que
podría llegar a bloquear el libre acceso al mercado. Los efectos
obstruccionistas derivados de la concesión de una marca sobre un color
fundamental o puro serían particularmente palpables en la hipótesis de que el
color fuese necesariamente común a un género o línea de productos o a su
envoltorio o envase (…). La mencionada prohibición abarca además a los
colores puros que por su cromatismo son fácilmente identificables, así como,
a los colores secundarios, fruto de combinaciones que en todo caso son
ilimitadas”. (Proceso 111-IP-2009, publicado en la G.O.A.C. Nº 1809 de 22 de
marzo de 2010, marca: Un espejo o reflejo de agua con reivindicación de los
colores azul oscuro y azul claro).
- 10 -
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la prohibición bajo análisis no es
absoluta, pues ella sólo opera cuando el color no se encuentra “delimitado
por una forma específica”, es decir, como se tiene dicho, se permite el
registro de colores debidamente delimitados por una forma.” (Interpretación
Prejudicial expedida el 3 de diciembre de 2012, en el marco del proceso 132IP-2012).
La corte consultante debe determinar si los colores que se pretenden reivindicar bajo el
signo mixto STANLEY, se encuentran delimitados en una forma determinada, y si
fueron solicitados en debida forma, de conformidad con lo expresado en el siguiente
literal.
C.
LA SOLICITUD DE REGISTRO MARCARIO. LA DETERMINACIÓN CLARA Y
COMPLETA DEL SIGNO A REGISTRARSE COMO MARCA. LA MANERA DE
SOLICITAR LA REIVINDICACIÓN DE COLORES.
La demandante argumentó que no existe ninguna norma que prevea que los solicitantes
de marcas mixtas o figurativas con reivindicación de colores, tengan la obligación de
indicar “en el signo, mediante una flecha, el nombre del color o la tonalidad que se
puede reivindicar”. La Superintendencia de Industria y Comercio sostuvo que la Entidad
no puede, de ninguna forma, adivinar cuál es el objeto de la solicitud. Por lo tanto, se
debe señalar de manera expresa y exacta la composición del signo a registrar, lo que
no sucedió en el presente caso. Como no se reivindicaron los colores, la
Superintendencia encontró que el solicitante tenía una marca idéntica para las mismas
clases.
De conformidad con lo anterior, el Tribunal precisará ciertos aspectos en relación con la
solicitud del registro marcario y la manera de solicitar la reivindicación de colores.
Quien desee obtener el derecho exclusivo sobre una marca deberá tramitar su registro
ante la oficina nacional competente. Para esto tendrá que presentar una solicitud con el
lleno de todos los requisitos formales que se exijan para el efecto y que se encuentran
regulados en los artículos 138 y 139 de la Decisión 486. Con el objeto de que los
terceros interesados conozcan fehacientemente cuál es el signo a registrarse, dentro de
dichos requisitos, además del lleno de un formulario o petitorio, se deberá anexar un
documento en donde conste “la reproducción de la marca, cuando se trate de una
marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o
tridimensional con o sin color.” (literal b) del artículo 138 de la Decisión 486).
El objetivo de este requisito es que el signo a registrar se plasme y se determine de la
manera más fidedigna posible. Esto es fundamental para salvaguardar los derechos de
terceros que se vean afectados por la solicitud, y para que el público en general
conozca a ciencia cierta cuál es la marca que se está tramitando. Además, el
cumplimiento cabal de este requisito permite que la oficina de registro marcario publique
de manera exacta el signo que se pretende registrar, para así, de manera efectiva, dar
paso al derecho de oposición.
En las solicitudes en donde se pretenda reivindicar colores, es decir, en aquellas en las
cuales el color sea parte integrante del signo que se pretende registrar (signos
denominativos con color, gráficos, mixtos o tridimensionales), se debe anexar la
mencionada reproducción, pero además se debe indicar claramente que se pretende
reivindicar ciertos colores, describiéndolos específicamente. Esto por cuanto los tonos,
- 11 -
apariencia y otras características pueden variar en la reproducción y en la publicación.
Inclusive dichas características pueden alterarse de conformidad con el medio en que
se visualiza el signo. Por esta razón, es fundamental para una adecuada determinación
y descripción, que el solicitante indique muy claramente a la oficina de registro marcario
qué colores se reivindican, su ubicación en el signo y el detalle técnico del color
específico. Esto no es necesario, por su puesto, en los signos simplemente
denominativos, los cuales se determinan indicándose en el petitorio (literal e) del
artículo 139 de la Decisión 486).
Si esto no se hace, se corre el riesgo de que el público no pueda conocer claramente el
signo solicitado para registro, pudiendo con esto vulnerar los principios de publicidad y
transparencia que deben rodear todas las actuaciones administrativas.
Ahora bien, la oficina de registro marcario debe publicar de manera exacta, integra y
fidedigna el signo que se pretende registrar. Para ello debe indicar, de conformidad con
la solicitud del peticionario, si se reivindican colores, determinándolos de conformidad
con la información contenida en la solicitud. Si la Gaceta que se usa para hacer la
publicación es en blanco y negro, la oficina de registro marcario debe especificar
claramente que se están reivindicando ciertos colores, plasmando la descripción del
solicitante. De esta manera los terceros podrían darse una idea total del signo e ir
consultarlo mediante los medios, tecnológicos o no, que la oficina nacional competente
tenga previsto para el efecto.
La corte consultante debe determinar si el signo mixto STANLEY se solicitó para registro
con reivindicación de colores de una manera adecuada, de conformidad con lo plasmado
en la presente providencia.
D.
EL ANÁLISIS DE FORMA Y EL PLAZO PARA SUBSANAR DEFICIENCIAS. EL
CASO DE LA FALTA DE REIVINDICACIÓN DE COLORES.
La sociedad demandante argumentó que la vía idónea, si la Superintendencia pensaba
que la solicitud no estaba completa era solicitar que se subsanara, no negar la solicitud.
En este marco, el Tribunal hará algunas precisiones en relación con el análisis de forma
y el plazo para subsanar deficiencias referidas a la falta de reivindicación de colores.
Dentro de los quince días siguientes la fecha de presentación de la solicitud, la oficina
de registro marcario debe realizar un análisis formal de ésta. Es decir, debe determinar
si la solicitud cumplió con todos los requisitos plasmados en los artículos 138 y 139 de
la Decisión 486 (artículo 144 de la Decisión 486). El Tribunal advierte que el texto del
mencionado artículo 144 se refiere a los artículos 135 y 136, lo que, sin duda alguna, se
trata de un error mecanográfico del texto de la disposición comentada. Dichos artículos
se refieren a las causales de irregistrabilidad marcario, que no se analizan en la etapa a
la que se refiere el artículo estudiado. En consecuencia, se debe entender que la
disposición se refiere a los artículos 138 y 139 de la Decisión 486 de la Comisión de la
Comunidad Andina.
Ahora bien, si la oficina de registro marcario encuentra que no se cumplen los requisitos
formales mencionados, siempre y cuando no sean de aquellos contenidos en el artículo
140 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, deberá notificar al
solicitante para que subsane su petición dentro del plazo de sesenta días siguientes a la
fecha de notificación, so pena de que la solicitud se declare abandonada y pierda su
prelación.
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Lo anterior tiene efectos muy claros en el caso bajo estudio. Si la oficina de registro
marcario encuentra un documento en donde se reproduzca el signo con colores y no se
reivindican expresamente estos, la administración no puede asumir simplemente que el
signo es a blanco y negro. Este evento es el típico caso en el cual la oficina competente
debe pedir la regularización, cuidando precisamente la información cierta y fidedigna
que se va a dar al público mediante la publicación. En efecto, la oficina de registro
marcario, en estos casos, debe notificarle al solicitante que debe subsanar su petición
de conformidad con el artículo 144, indicándole que debe determinar claramente si está
o no reivindicando colores de conformidad con lo expresado en el literal C de la
presente providencia.
La corte consultante debe determinar si el anterior procedimiento se llevó a cabo para la
solicitud del signo mixto STANLEY, para así decidir el caso particular de conformidad
con todo lo que se expresó en la presente providencia.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,
C O N C L U Y E:
PRIMERO:
Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de
distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el
signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad
señaladas en el artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la
Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su
perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.
SEGUNDO:
El literal e) del artículo 134 permite que se registren colores, siempre y
cuando estén delimitados en una forma determinada, esto es en un
dibujo, una silueta o un trazo. En consecuencia, no se puede solicitar
como marca un color en abstracto, sino que deben estar contenido en
una forma específica para que así se pueda cumplir su función distintiva;
de lo contrario, se incurriría en una causal absoluta de irregistrabilidad,
de conformidad con lo prescrito en el artículo 135 literal h) de la Decisión
486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
TERCERO:
En las solicitudes en donde se pretenda reivindicar colores, es decir, en
aquellas en las cuales el color sea parte integrante del signo que se
pretende registrar (signos denominativos con color, gráficos, mixtos o
tridimensionales), se debe anexar la mencionada reproducción, pero
además se debe indicar claramente que se pretende reivindicar ciertos
colores, describiéndolos específicamente.
La oficina de registro marcario debe publicar de manera exacta, integra y
fidedigna el signo que se pretende registrar. Para ello debe indicar, de
conformidad con la solicitud del peticionario, si se reivindican colores,
determinándolos de conformidad con la información contenida en la
solicitud. Si la Gaceta que se usa para hacer la publicación es en blanco
y negro, la oficina de registro marcario debe especificar claramente que
se están reivindicando ciertos colores, plasmando la descripción del
solicitante. De esta manera los terceros podrían darse una idea total del
signo e ir consultarlo mediante los medios, tecnológicos o no, que la
oficina nacional competente tenga previsto para el efecto.
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La corte consultante debe determinar si el signo mixto STANLEY se solicitó
para registro con reivindicación de colores de una manera adecuada, de
conformidad con lo plasmado en la presente providencia.
CUARTO:
Dentro de los quince días siguientes a la fecha de presentación de la
solicitud, la oficina de registro marcario debe realizar un análisis formal
de ésta. Es decir, debe determinar si la solicitud cumplió con todos los
requisitos plasmados en los artículos 138 y 139 de la Decisión 486
Si la oficina de registro marcario encuentra que no se cumplen los
requisitos formales mencionados, siempre y cuando no sean de aquellos
contenidos en el artículo 140 de la Decisión 486 de la Comisión de la
Comunidad Andina, deberá notificar al solicitante para que subsane su
petición dentro del plazo de sesenta días siguientes a la fecha de
notificación, so pena de que la solicitud se declare abandonada y pierda
su prelación.
Si la oficina de registro marcario encuentra un documento en donde se
reproduzca el signo con colores y no se reivindican expresamente estos,
la administración no puede asumir simplemente que el signo es a blanco
y negro. Este evento es el típico caso en el cual la oficina competente
debe pedir la regularización, cuidando precisamente la información cierta
y fidedigna que se va a dar al público mediante la publicación. En efecto,
la oficina de registro marcario, en estos casos, debe notificarle al
solicitante que debe subsanar su petición de conformidad con el artículo
144, indicándole que debe determinar claramente si está o no
reivindicando colores de conformidad con lo expresado en el literal C de
la presente providencia.
La corte consultante debe determinar si el anterior procedimiento se llevó
a cabo para la solicitud del signo mixto STANLEY, para así decidir el
caso particular de conformidad con todo lo que se expresó en la presente
providencia.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno
Nº 2009-00599, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, debe dar
cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del
Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la
Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena.
Carlos Jaime Villarroel Ferrer
PRESIDENTE
José Vicente Troya Jaramillo
MAGISTRADO
Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO
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Leonor Perdomo Perdomo
MAGISTRADA
Gustavo García Brito
SECRETARIO
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es
fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Gustavo García Brito
SECRETARIO