S Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes

S
SCP/18/6
ORIGINAL: INGLÉS
FECHA: 2 DE ABRIL DE 2012
Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes
Decimoctava sesión
Ginebra, 21 a 25 de mayo de 2012
ENFOQUES Y POSIBLES RECURSOS EN RELACIÓN CON LOS ASPECTOS
INTERNACIONALES DE LA CONFIDENCIALIDAD DE LAS COMUNICACIONES
ENTRE CLIENTES Y ASESORES DE PATENTES
Documento preparado por la Secretaría
INTRODUCCIÓN
1.
A raíz de las decisiones adoptadas por el Comité Permanente sobre el Derecho de
Patentes (SCP) en sus decimosegunda y decimotercera sesiones celebradas en Ginebra en los
días 23 a 27 de junio de 2008 y 25 a 29 de enero de 2009 respectivamente, la Secretaría había
preparado dos estudios preliminares en torno a la prerrogativa del secreto profesional en la
relación cliente-asesor de patentes (documentos SCP/13/4 y SCP/14/2).
2.
En el documento SCP/13/4 se ofrecían algunos ejemplos de las situaciones jurídicas
existentes en varios países, explicitando las diferencias entre los sistemas de tradición jurídica
romanista y los del common law; se examinaban diversos problemas suscitados en el contexto
internacional y se exponían algunas de las posibles soluciones que habían sido debatidas a
nivel internacional.
3.
En el documento SCP/14/2 se presentaba un estudio por países que ampliaba la
información sobre la situación jurídica existente en varias jurisdicciones; se examinaba la
dimensión internacional definida por las diversas disposiciones contenidas en instrumentos
internacionales como el Convenio de París, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) y el Acuerdo
General sobre el Comercio de Servicios (GATS); se exponían diversos argumentos relativos al
fundamento lógico de la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-asesor de
patentes; se resumían las principales conclusiones y se ejemplificaban algunas áreas que
podrían resultar apropiadas para futuros trabajos.
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4.
En consonancia con la decisión adoptada por el SCP en su decimoquinta sesión
celebrada en Ginebra en los días 11 a 15 de octubre de 2010, la Secretaría preparó el
documento SCP/16/4 Rev. en el que se conjugaban los dos estudios antedichos con la
voluntad de ayudar al Comité a seguir examinando el tema. Dicho documento resume los
puntos más importantes debatidos en anteriores reuniones y profundiza el análisis al respecto.
Partiendo de dicho análisis, en el estudio se sugiere que el Comité podría elaborar un consenso
que sirviera de base para proseguir los trabajos sobre el particular. Finalmente, el estudio
presenta una lista no exhaustiva de temas que podrían ser pertinentes a efectos de las futuras
discusiones sobre esta cuestión a nivel internacional.
5.
En su decimosexta sesión celebrada en Ginebra del 16 al 20 de mayo de 2011, el SCP
pidió a la Secretaría que recabara información en torno a las prácticas nacionales y regionales
en relación con los aspectos internacionales de la confidencialidad de las comunicaciones entre
clientes y asesores de patentes, incluyendo inter alia: (i) las leyes y reglamentos nacionales
relativos a los aspectos internacionales de la confidencialidad de las comunicaciones entre
clientes y asesores de patentes; (ii) los problemas planteados en relación con los aspectos
internacionales de la confidencialidad de las comunicaciones entre clientes y asesores de
patentes; y (iii) los recursos disponibles en los diferentes países y regiones para solucionar los
problemas que subsisten a nivel nacional, bilateral, plurilateral y regional.
6.
En consecuencia, la Secretaría presentó el documento SCP/17/5 ante la decimoséptima
sesión del SCP celebrada en Ginebra del 5 al 9 de diciembre de 2011. Previo debate, el SCP
invitó a la Secretaría a ampliar el documento SCP/17/5 para explicar los diversos enfoques de
los problemas a nivel internacional y los posibles recursos identificados en el área de las
comunicaciones entre clientes y asesores de patentes. Por todo ello, el presente documento se
somete a la consideración del Comité en su decimoctava sesión que se celebrará en Ginebra
del 21 al 25 de mayo de 2012.
7.
Como se recordará, en la decimosexta sesión del SCP algunas delegaciones opinaron
que este tema pertenecía al ámbito de la legislación nacional, por lo que el Presidente,
reconociendo las diferencias discernibles en la legislación y en los procedimientos nacionales,
declaró que en opinión del Comité no existía en aquellos momentos un consenso a favor de
una normativa internacional o de un conjunto de principios comunes.1 A efectos de una
explicación exhaustiva de los diversos enfoques de los problemas a nivel internacional y de los
recursos disponibles a este respecto, en el presente documento se examinarán brevemente las
opciones de una normativa internacional o de un conjunto de principios comunes en cuanto
mecanismos jurídicos potenciales para la resolución de los problemas internacionales. Ha de
recalcarse, sin embargo, que ello no presupone la viabilidad de tales mecanismos ni su
aceptación por parte de los Estados miembros.
PANORAMA GENERAL DE LAS LEGISLACIONES NACIONALES EN RELACIÓN CON LA
CONFIDENCIALIDAD DE LAS COMUNICACIONES ENTRE CLIENTES Y ASESORES DE
PATENTES
LA CONFIDENCIALIDAD EN EL PLANO NACIONAL
8.
La mayoría de los países imponen obligaciones de confidencialidad a los asesores de
patentes en virtud de las leyes nacionales, de códigos de conducta establecidos por
asociaciones profesionales o de reglamentos gubernamentales. De manera general, el deber
de confidencialidad obliga a los asesores de patentes a no divulgar informaciones relativas al
asesoramiento por ellos impartido en el desempeño de sus funciones profesionales. Sin
embargo, en unos pocos países se echa a faltar esta obligación.
1
Ver documento SCP/16/8, apartado 17.
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9.
En los países del common law, las cuestiones involucradas hacen referencia
intrínsecamente a una prerrogativa específica del secreto profesional en los procedimientos
judiciales de proposición de la prueba.
i)
Algunos países del common law reconocen la prerrogativa del secreto profesional
con respecto a las comunicaciones cursadas entre asesores de patentes que no
sean abogados y sus clientes, la cual se asemeja a la prerrogativa del secreto
profesional en la relación cliente-abogado.
ii)
Sin embargo, en otros países del common law no se aplica la prerrogativa del
secreto profesional a las comunicaciones cursadas entre los asesores de patentes y
sus clientes.
10. En los países de tradición jurídica romanista, esta cuestión es regulada por una
obligación de confidencialidad generalmente contenida en los códigos civiles y penales.
i)
En muchos países de tradición jurídica romanista, el derecho de negarse a prestar
testimonio ante los tribunales en torno a un extremo acogido a una obligación de
secreto profesional, así como a presentar documentos que contuvieren
informaciones amparadas por dicha obligación, no es aplicable a los asesores de
patentes que no sean abogados.
ii)
Sin embargo, en algunos países de tradición jurídica romanista las comunicaciones
mantenidas con asesores de patentes que no sean abogados también están
protegidas en principio contra la divulgación en procedimientos judiciales.
iii)
Algunos de los países de tradición jurídica romanista que protegen la
confidencialidad de las comunicaciones mantenidas con asesores de patentes que
no sean abogados han modificado las normas del procedimiento probatorio o la
legislación en materia de propiedad intelectual (P.I.) para proclamar expresamente
el derecho que asiste a dichos profesionales de negarse tanto a prestar testimonio
como a presentar documentación.
LA CONFIDENCIALIDAD EN EL PLANO INTERNACIONAL
11. En lo que concierne de manera general al reconocimiento de las privilegios extranjeros en
materia probatoria, el Consejo de Gobierno de UNIDROIT adoptó en 2004 los Principios de
procedimiento civil transnacional elaborados por un grupo de estudio mixto American Law
Institute / UNIDROIT.2 Dichos Principios, utilizados a modo de directrices en proyectos y
reformas de Derecho nacional, constan de 31 disposiciones destinadas a conciliar las
diferencias entre diversas normas nacionales de procedimiento civil, habida cuenta de las
peculiaridades de las controversias internacionales. El artículo 18, que trata de los privilegios e
inmunidades en materia probatoria, declara que "se respetarán los privilegios, inmunidades y
protecciones análogas de una parte o no parte en relación con la divulgación de material
probatorio u otras informaciones" (traducción oficiosa de la Secretaría). Los comentarios a
dicho artículo señalan que los privilegios protegen intereses importantes, pero pueden dificultar
la averiguación de los hechos. Ponen asimismo de relieve las discrepancias entre las bases
conceptuales y técnicas de los privilegios en los distintos sistemas, así como los problemas de
elección del Derecho aplicable que se plantean al aplicar dichas normas.
2
ALI / UNIDROIT Principles of Transnational Civil Procedure:
http://www.unidroit.org/english/principles/civilprocedure/main.htm.
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12. En lo que se refiere específicamente a la confidencialidad de las comunicaciones entre
los asesores de patentes y sus clientes, la mayoría de países no tienen en vigor leyes ni
normas que regulen los aspectos internacionales.
i)
Entre los países que reconocen a nivel nacional la confidencialidad de las
comunicaciones mantenidas con asesores de patentes nacionales figuran algunos
que no protegen la confidencialidad de las comunicaciones mantenidas con
asesores de patentes de otros países debido a que éstos, por ejemplo, no están
habilitados por la correspondiente legislación nacional o no han sido admitidos en el
Colegio de Abogados.
ii)
En unos pocos países, sin embargo, también se excluyen de la divulgación forzosa
las comunicaciones mantenidas con asesores de patentes extranjeros, y ello aun en
el caso de que no sean abogados.
iii)
En la mayoría de países de tradición jurídica romanista no se dispone de
experiencia práctica en la gestión de los aspectos internacionales de la
confidencialidad de las comunicaciones cursadas entre clientes y asesores de
patentes, por cuanto no existen procedimientos prejudiciales de proposición de la
prueba que puedan imponer la divulgación de informaciones confidenciales. Sin
embargo y con independencia de la protección reconocida a la confidencialidad por
su propio país, los asesores de patentes de los países de tradición jurídica
romanista podrán verse sometidos a procedimientos internacionales de proposición
de la prueba en ciertos países del common law. Algunos países de tradición jurídica
romanista han configurado expresamente por ley la prerrogativa o la obligación del
secreto profesional aplicable a los asesores de patentes que no sean abogados con
el objeto de facilitar el reconocimiento de esta prerrogativa ante los tribunales de
ciertos países del common law.
PROBLEMAS RELACIONADOS CON LOS ASPECTOS INTERNACIONALES
13. Las importantes diferencias existentes entre los distintos países, tanto en lo referente a
las normas sustantivas sobre la prerrogativa del secreto profesional (que definen el alcance de
la confidencialidad de las comunicaciones cursadas entre clientes y asesores de patente) como
en lo relativo a las normas de elección del Derecho aplicable/Derecho internacional privado,
determinarán el reconocimiento o no reconocimiento por los tribunales de las normas
sustantivas de un país extranjero en materia de secreto profesional. El Derecho sustantivo
regula el alcance de la confidencialidad mientras que las normas de elección del Derecho
aplicable rigen el reconocimiento internacional de la prerrogativa u obligación de secreto
profesional contemplada en un país.
14. Se han identificado los siguientes problemas en relación con los aspectos internacionales
de la confidencialidad de las comunicaciones entre clientes y asesores de patentes:
i)
Las comunicaciones con asesores de patentes nacionales pueden verse sometidas
a divulgación forzosa en caso de suscitarse un litigio en otro país, lo que inter alia
coloca a los asesores de patentes nacionales en una situación de desventaja
competitiva con respecto a ciertos asesores de patentes extranjeros.
ii)
La ausencia de leyes y normas explícitas que regulen los aspectos internacionales
de la confidencialidad introduce una incertidumbre en cuanto a la cuestión de saber
si los tribunales están obligados a aceptar en el plano nacional una prerrogativa de
secreto profesional creada en virtud del Derecho de otra jurisdicción. Además, el
resultado podrá resultar imprevisible en el supuesto de que los tribunales nacionales
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decidan "caso por caso" el trato que debe darse a las comunicaciones mantenidas
con asesores de patentes extranjeros. Si los tribunales han de decidir la cuestión
del reconocimiento de las prerrogativas extranjeras de secreto profesional, ello
implicará costos jurídicos suplementarios para las partes litigantes. Además, las
partes se verán obligadas a pleitear y gastar sus recursos por cuestiones de
procedimiento antes de pasar a las cuestiones de fondo.
iii)
Cuando la confidencialidad de las comunicaciones mantenidas con asesores de
patentes nacionales que no sean abogados no está reconocida en el plano nacional,
los tribunales nacionales no están obligados por la cortesía judicial a reconocer la
confidencialidad de las comunicaciones mantenidas con asesores de patentes
extranjeros que no sean abogados.
iv)
Incluso en el supuesto de que la legislación nacional reconozca la confidencialidad
de las comunicaciones mantenidas con asesores de patentes extranjeros, ello no
garantiza que los asesores de patentes nacionales vayan a estar protegidos contra
la divulgación forzosa de las comunicaciones cursadas entre ellos y sus clientes en
caso de suscitarse procedimientos judiciales en países extranjeros.
v)
Las medidas de orden práctico destinadas a eludir la divulgación forzosa de
comunicaciones confidenciales en un contexto internacional, por ejemplo el hecho
de limitarse a las comunicaciones orales o la firma conjunta de documentos por un
abogado y un asesor de patentes que no es abogado, no siempre resultan eficaces
y podrán incrementar el costo de la prestación de asesoramiento en materia de P.I.
ENFOQUES DE LOS ASPECTOS INTERNACIONALES
15. El documento SCP/17/5 presenta las leyes y normas nacionales que regulan los aspectos
internacionales de la confidencialidad de las comunicaciones cursadas entre clientes y
asesores de patentes en diversos países del common law y de tradición jurídica romanista
(véanse los párrafos 8 a 26 de dicho documento). En lugar de reproducir dichos párrafos,
bastará con indicar aquí que las leyes aplicables de los diferentes países adoptan diferentes
enfoques al considerar los aspectos internacionales del secreto profesional cliente-asesor de
patentes. De los países del common law, algunos reconocen el secreto profesional extranjero
como parte integrante de las normas de elección del Derecho aplicable. Otros aplican el
Derecho de los tribunales y por consiguiente se niegan a reconocer las prerrogativas
extranjeras. Otros, en fin, hacen extensivo el principio del secreto profesional a los asesores de
patentes extranjeros mediante disposiciones expresas de la legislación sobre patentes o de las
normas del procedimiento probatorio.
16. La mayor parte de los países de tradición jurídica romanista no han de lidiar con ningún
tipo de problemas en relación con los aspectos internacionales de la confidencialidad de las
comunicaciones cursadas entre clientes y asesores de patentes cuando actúan como país
anfitrión, ya que dichas comunicaciones se hallan generalmente bajo el amparo de una
obligación de secreto profesional y no pueden ser objeto de divulgación en procedimientos
judiciales. Sin embargo, algunos asesores de patentes de países de tradición jurídica
romanista que no son no abogados han experimentado una pérdida de confidencialidad de sus
comunicaciones con clientes en países extranjeros y más particularmente en países del
common law. Por consiguiente y en el empeño de paliar este problema, algunos de estos
países de tradición jurídica romanista han configurado expresamente la obligación del secreto
profesional de los asesores de patentes, incluyendo la negativa a presentar documentación,
con la mira de obtener el reconocimiento de la prerrogativa del secreto profesional contemplada
en otros países en los países del common law. Ahora bien, este enfoque no resulta eficaz en
los países del common law que deniegan categóricamente la prerrogativa del secreto
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profesional contemplada en otros países a los asesores de patentes que no sean abogados.
17. En los siguientes apartados se describen los diferentes enfoques de los aspectos
internacionales.
RECONOCIMIENTO DEL DERECHO EXTRANJERO
18. El reconocimiento de las prerrogativas u obligaciones de secreto profesional se practica
en algunos Estados de los Estados Unidos de América como parte integrante de las normas de
elección del Derecho aplicable/Derecho internacional privado. En lo que respecta al
reconocimiento de las prerrogativas de secreto profesional de los abogados/agentes de
patentes extranjeros, los tribunales federales de distrito han venido adoptando dos enfoques
principales, basados en la elección o no elección del Derecho aplicable. En el enfoque en que
no se elige el Derecho aplicable, la prerrogativa del secreto profesional no es reconocida a los
asesores expertos en patentes de otros países, puesto que no son abogados estadounidenses
ni tampoco agentes o subordinados directos de un abogado. Sin embargo, la mayoría de los
tribunales aplican el enfoque consistente en la elección del Derecho aplicable, que se basa a su
vez en el enfoque “Touching Base”, el enfoque “Comity Plus Function” o el enfoque “Most
Direct and Compelling Interest ”. En el primer caso, las comunicaciones mantenidas con
agentes de patentes de otros países en orden a la prestación de asistencia para completar el
trámite de solicitudes de patente en tales países podrán acogerse a la prerrogativa del secreto
profesional si dicha prerrogativa es también aplicable en el marco de la legislación del país
extranjero en que se presenta la solicitud y si dicha legislación no es contraria a la política
pública de los Estados Unidos de América.3
19. La discusión que antecede ilustra la complicada situación existente en los Estados
Unidos de América por lo que respecta a la prerrogativa del secreto profesional en la relación
abogado-cliente, con particular referencia a los abogados de patentes y a los agentes de
patentes. El secreto profesional abogado-cliente se hace generalmente extensivo a los
abogados de patentes y, en circunstancias limitadas, a los agentes de patentes que imparten
asesoramiento jurídico a sus clientes. El derecho relativo al tratamiento de los agentes de
patentes no se halla aún consolidado por cuanto las decisiones se dictan "caso por caso" y
dependen del destino dado por el tribunal a una solicitud de reconocimiento del secreto
profesional. La prerrogativa de confidencialidad abogado-cliente podrá existir en circunstancias
normales, es decir, tratándose de comunicaciones legales entre un abogado y su cliente en
relación con el desempeño de la función profesional del abogado. La prerrogativa del abogado
de patentes podrá perderse si el asesoramiento jurídico es recabado con la intención de
cometer actos delictuosos o fraudulentos. La prerrogativa podrá perderse también por renuncia
del cliente.
20. En la causa Bristol-Myers Squibb Co. v. Rhone-Poulenc4 (1999), el Tribunal de Distrito de
Nueva York se negó a reconocer la prerrogativa del secreto profesional cliente-abogado de
patentes en favor de un representante profesional europeo por cuanto la confidencialidad de
las comunicaciones no figuraba expresamente en la legislación francesa. El tribunal falló que la
norma disciplinaria relativa al secreto profesional del Instituto de Representantes Profesionales
ante la Oficina Europea de Patentes (OEP) no confería a los abogados de patentes europeos
una protección equiparable a la prerrogativa del secreto profesional abogado-cliente en EE.UU.
En consecuencia, se ordenó la presentación al tribunal de todo el contenido de los archivos del
abogado de patentes europeo de una sociedad francesa. Análogamente, los tribunales
estadounidenses se han negado a reconocer la protección del secreto profesional al
asesoramiento de P.I. impartido por abogados de patentes japoneses, por ejemplo en la causa
3
4
Ver Duplan Corp. v. Deering Milliken, Inc., 397 F. Supp. 1146, 1169-71 (D.S.C. 1975).
Ver Bristol-Myers Squibb Co. v. Rohen-Pulenc Rorer Inc., 52 U.S.P.Q 2d 1897, 188 F.R.D. 189
(U.S. District Court, Southern New York, 1999) [“Rhone-Poulenc”].
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Honeywell v. Minolta (1986), en que se decretó la divulgación forzosa de todas las
comunicaciones efectuadas por los abogados de patentes japoneses afectados. Sin embargo,
a raíz de la modificación en 1996 del Código de Procedimiento Civil del Japón que otorgó a los
abogados de patentes el derecho de negarse a prestar testimonio ante los tribunales en torno a
un extremo amparado por una obligación de confidencialidad, así como el derecho de negarse
a presentar documentos que contuvieran informaciones amparadas por dicha obligación, el
Tribunal de Distrito de Nueva York en su fallo dictado en la causa Eisai Ltd. v. Dr. Reddy’s
Laboratories5 invocó la cortesía judicial para reconocer la prerrogativa del secreto profesional a
las comunicaciones cursadas entre un cliente y un agente de patentes japonés que no era
abogado. Así y todo, se estimó que la cortesía judicial podía ser sobrepujada por
consideraciones de política estadounidense.
21. Este enfoque consistente en reconocer el Derecho extranjero en base al conflicto de
leyes o al Derecho internacional privado ha acreditado su capacidad para producir resultados
satisfactorios, dejando suficiente flexibilidad a cada jurisdicción nacional con respecto al
Derecho probatorio sustantivo o al Derecho de P.I. En ausencia de normas internacionales,
ofrece un recurso que tiene en cuenta las realidades nacionales. Sin embargo, puede
ocasionar costos adicionales para el examen del Derecho extranjero y contribuye a incrementar
la incertidumbre jurídica. El fallo dictado en la causa Rhone-Poulenc, al tomar como base la
inexistencia jurídica de la prerrogativa del secreto profesional del asesor de patentes, creó
incentivos para que los países de tradición jurídica romanista establecieran normas legales
nacionales como un elemento necesario para obtener el reconocimiento extranjero por parte de
los países que aplicaban este enfoque.6
22. Un enfoque similar ha sido escogido por otros países del common law como Sudáfrica.
Las comunicaciones cursadas entre un asesor de patentes nacional y un asesor de patentes
extranjero se consideran amparadas por la prerrogativa del secreto profesional en Sudáfrica si
las comunicaciones se cursaron con el objeto de impartir (recibir) asesoramiento jurídico a (de)
un cliente determinado. Las comunicaciones entre clientes y un asesor de patentes extranjero
se consideran amparadas por el secreto profesional si el representante del cliente que actúa en
nombre de éste es un asesor jurídico y si las comunicaciones fueron realizadas con el objeto de
obtener asesoramiento jurídico del asesor de patentes extranjero. Si el representante del
cliente no es un asesor jurídico, la situación no aparece del todo clara, puesto que los
tribunales no han adoptado una posición inequívoca a este respecto.
APLICACIÓN DE LA LEX FORI NACIONAL
23. Algunos países del common law aplican el Derecho probatorio nacional (lex fori) para
determinar si el asesor de patentes extranjero se halla amparado por la prerrogativa del secreto
profesional. En este caso, el abogado de patentes extranjero está constantemente expuesto a
perder la confidencialidad de las comunicaciones con su cliente por no hallarse habilitado en el
país.
Australia
24. En Australia, el requisito de un "abogado de patentes habilitado" fue establecido por el
Tribunal Federal de Australia en la causa Eli Lilly & Co. v. Pfizer Ireland Pharmaceuticals
(2004), 137 F.C.R. 573 (Federal Court of Australia) [“Eli Lilly & Co”]). La prerrogativa del
secreto profesional aplicable a las comunicaciones mantenidas con un abogado de patentes
habilitado se circunscribía a las comunicaciones con un abogado habilitado en Australia. El
5
6
Eisai Ltd. v. Dr. Reddy’s Laboratories Inc., 77 U.S.P.Q. 2d 1854, 406 F. Supp. 2d 341 (U.S. District
Court, Southern New York 2005).
Véanse por ejemplo las modificaciones introducidas en la legislación nacional de Francia, así como
las normas de aplicación del Convenio sobre la Patente Europea.
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Tribunal basó su fallo en la limitación del alcance de la prerrogativa legal a los abogados de
patentes habilitados. Sin embargo, un proyecto de ley australiano de 2011 propone que la
prerrogativa sea hecha extensiva por ley a los asesores de patentes extranjeros.
Canadá
25. La prerrogativa del secreto profesional de los asesores de patentes extranjeros no goza
de reconocimiento en el Canadá. En la causa Lilly Icos LLCs v. Pfizer Ireland Pharmaceuticals
(2006), 2006 FC 1465, el Tribunal Federal del Canadá decidió no reconocer la prerrogativa
pese al hecho de que las comunicaciones cursadas entre clientes y abogados de patentes se
consideraban amparadas por el secreto profesional en el Reino Unido en virtud de la
sección 280 de la Ley británica de Derecho de Autor, Dibujos y Modelos y Patentes de 1988.
La confidencialidad de las comunicaciones no era reconocida aun cuando tuvieran lugar en el
Reino Unido. El Tribunal canadiense declaró que la cortesía judicial entre naciones no obligaba
al Canadá a reconocer una prerrogativa que no había sido creada en el país. En contraste con
el caso de Australia, los abogados de patentes canadienses no están amparados por el secreto
profesional. Por consiguiente, el reconocimiento de una prerrogativa extranjera cliente-asesor
de patentes iría más allá de la mera extensión de una prerrogativa nacional a los asesores de
patentes extranjeros. En efecto, supondría el reconocimiento de un nuevo privilegio no
configurado por el Derecho nacional. Si bien la legislación nacional deja escasas
ambigüedades en relación con los aspectos internacionales, la denegación categórica de la
prerrogativa del secreto profesional a los asesores de patentes nacionales y extranjeros que no
sean abogados no invita precisamente a recabar de ellos asesoramiento jurídico en el sistema
canadiense de P.I.
Reino Unido
26. A juzgar por la redacción de la sección 280 de la Ley de Derecho de Autor, Dibujos y
Modelos y Patentes de 1988, parece que la prerrogativa del secreto profesional del agente de
patentes se circunscribe exclusivamente a las comunicaciones mantenidas con agentes de
patentes habilitados en el Reino Unido o personas inscritas en la Lista Europea (es decir,
abogados de patentes europeos). No existe jurisprudencia reciente en relación con la posible
aplicación de la prerrogativa del secreto profesional a los abogados de patentes extranjeros.
EXTENSIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE DERECHO SUSTANTIVO
27. En dos países del common law, las normas del procedimiento probatorio o la legislación
sobre patentes contemplan, o podrán contemplar en el futuro, la extensión del principio
sustantivo de la prerrogativa del secreto profesional a los asesores de patentes extranjeros. A
la hora de reconocer la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-asesor de
patentes, los tribunales de dichos países deben verificar: i) si las funciones de los asesores de
patentes extranjeros "corresponden" a las funciones de un abogado de patentes habilitado
(Nueva Zelandia); o ii) si un asesor de patentes extranjero está "autorizado" para desarrollar
actividades en el ámbito de las patentes con arreglo a la legislación de su país (Ley sobre la
Revisión de las Leyes relativas a la Propiedad Intelectual de Australia).
Australia
28. El proyecto de Ley de 2011 sobre la Revisión de las Leyes relativas a la Propiedad
Intelectual (Raising the Bar) propone ciertas modificaciones a la Ley de Patentes que harán
extensiva a los abogados de patentes extranjeros la prerrogativa del secreto profesional
actualmente aplicable a la relación entre un cliente y un abogado de patentes nacional. Esto se
lograría ensanchando la definición de ‘abogado de patentes’ para incluir a todo individuo
autorizado para desarrollar actividades en el ámbito de las patentes con arreglo a la legislación
de otro país o región. La Ley no hace mención de otros criterios. Sin embargo, la prerrogativa
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será aplicable únicamente en la medida en que el abogado esté habilitado para impartir
asesoramiento en materia de P.I. En consecuencia, las comunicaciones mantenidas con un
abogado de patentes extranjero en relación con marcas registradas u otros derechos
únicamente podrán acogerse al secreto profesional si el abogado se halla habilitado en su país
de origen para desarrollar dicha actividad además de las actividades en el ámbito de las
patentes. Desde el punto de vista metodológico, la Ley hace extensivo el principio de la
prerrogativa del secreto profesional cliente-abogado de patentes a los asesores extranjeros en
Derecho de P.I., pero no en derecho probatorio.
29. El antedicho proyecto de Ley propone que la subsección 200. 2) de la Ley de Patentes
sea revisada en la forma siguiente:
“2) Una comunicación que hubiere sido cursada con la finalidad preponderante de
permitir a un abogado de patentes habilitado impartir asesoramiento en materia de P.I. a
un cliente estará amparada por la prerrogativa del secreto profesional en la misma forma
y medida que una comunicación cursada con la finalidad preponderante de permitir a un
consejero jurídico impartir asesoramiento jurídico a un cliente.
“2A) Una memoria o documento que hubiere sido confeccionado con la finalidad
preponderante de permitir a un abogado de patentes habilitado impartir asesoramiento en
materia de P.I. a un cliente estará amparado por el secreto profesional en la misma forma
y medida que una memoria o documento confeccionado con la finalidad preponderante de
permitir a un consejero jurídico impartir asesoramiento jurídico a un cliente.
“2B) En la subsección 2) o 2A), toda alusión a un abogado de patentes habilitado incluirá
a cualquier individuo habilitado para desarrollar actividades en el ámbito de las patentes
con arreglo a la legislación de otro país o región, a condición de que dicho individuo esté
autorizado para impartir asesoramiento del tipo efectivamente impartido en materia de
propiedad intelectual” (traducción oficiosa de la Secretaría).
Nueva Zelandia
30. La Ley de 2006 sobre el Procedimiento Probatorio de Nueva Zelandia, en vigor desde
el 1 de agosto de 2007, ha venido a fortalecer la prerrogativa legal del secreto profesional que
protege las comunicaciones cursadas entre los abogados de patentes habilitados y sus clientes
(también denominada "prerrogativa de los abogados de patentes"). Dicha prerrogativa se
aplica asimismo a los abogados de empresa.
31.
La sección 54 de la Ley de 2006 sobre el Procedimiento Probatorio reza así:
“Prerrogativa del secreto profesional aplicable a las comunicaciones mantenidas con
asesores jurídicos
“(1) Una persona que obtuviere servicios jurídicos profesionales de un asesor jurídico
gozará de la prerrogativa del secreto profesional con respecto a cualquier comunicación
efectuada entre dicha persona y el asesor jurídico siempre que la comunicación
a)
tuviere carácter confidencial; y
b)
hubiere sido cursada en relación con, y a los efectos de:
i)
la obtención de los servicios jurídicos profesionales del asesor jurídico por
parte de la persona interesada, o bien
ii)
la prestación de dichos servicios por el asesor jurídico.
“(2) en la presente sección, el término 'servicios jurídicos profesionales' designará,
tratándose de un abogado de patentes habilitado o de un experto en patentes extranjero
cuyas funciones correspondieren en todo o en parte a las de un abogado de patentes
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habilitado, la obtención o prestación de servicios de información o asesoramiento en
relación con la propiedad intelectual.
“(3) En la subsección 2), el término 'propiedad intelectual' designará uno o más de los
siguientes conceptos:
a) obras literarias, artísticas y científicas, así como derecho de autor;
b) interpretaciones de artistas intérpretes o ejecuciones de artistas ejecutantes,
fonogramas y emisiones;
c)
invenciones en todos los campos de la actividad humana;
d)
descubrimientos científicos;
e) indicaciones geográficas;
f)
patentes, obtenciones vegetales, diseños registrados, marcas registradas y no
registradas, marcas de servicio, nombres y denominaciones comerciales y
dibujos y modelos industriales;
g) protección contra la competencia desleal;
h) esquemas de trazado de circuitos integrados y productos semiconductores;
i)
información confidencial;
j)
todos los demás derechos resultantes de la actividad intelectual en el ámbito
industrial, científico, literario o artístico” (traducción oficiosa de la Secretaría).
32. En Nueva Zelandia, la prerrogativa del secreto profesional es aplicable a las
comunicaciones cursadas entre un asesor jurídico y su cliente, a condición de que el asesor
jurídico actúe en su calidad profesional, que la comunicación revista carácter confidencial y que
la comunicación tenga como finalidad la obtención de asesoramiento jurídico. La prerrogativa
del secreto profesional jurídico puede perderse en dos circunstancias, a saber: la renuncia
expresa y la renuncia implícita. Los profesionales que efectúen una divulgación no autorizada
se exponen a procedimientos disciplinarios.
33. En virtud del Decreto Legislativo de 7 de agosto de 2008, expedido con arreglo a la Ley
de 2006 sobre el Procedimiento Probatorio, Nueva Zelandia hizo extensiva la prerrogativa del
secreto profesional a las comunicaciones cursadas entre un cliente y su asesor jurídico
extranjero, incluyendo a los abogados de patentes extranjeros de más de 85 países, a
condición de que las comunicaciones revistan carácter confidencial y hayan sido efectuadas en
relación con la obtención o prestación de asesoramiento en materia de P.I. , o a los efectos de
esas actividades. En Nueva Zelandia, un abogado de patentes es una persona dotada de
cualificación especializada que actúa como intermediario profesional entre los clientes y la
Oficina de la Propiedad Intelectual de Nueva Zelandia. Los abogados de patentes desarrollan
actividades en el ámbito de la P.I., concretamente en materia de patentes, marcas y diseños.
En la práctica, los abogados de patentes intervienen también en otros aspectos del Derecho de
la propiedad intelectual, como por ejemplo el derecho de autor, los secretos comerciales o los
derechos de obtentor.
34. El criterio de la "correspondencia de funciones" de los expertos en patentes extranjeros,
contenido en el derecho probatorio de Nueva Zelandia, evidencia un reconocimiento del
principio de la aplicación, por extensión, del secreto profesional a los extranjeros. Esto
representa una especie de solución mixta entre el reconocimiento del Derecho extranjero y la
extensión de los principios nacionales en materia de prerrogativa del secreto profesional,
consistente en reconocer por ley la prerrogativa extranjera a condición de que las funciones de
los asesores de patentes extranjeros correspondan a las funciones de los abogados de
patentes de Nueva Zelandia. La lista de países que acompaña al Decreto Legislativo aporta
cierto grado de seguridad jurídica en cuanto a la interpretación de la "correspondencia" de las
funciones de cada abogado de patentes extranjero en el marco de la legislación de su
respectivo país.
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PAÍSES DE TRADICIÓN JURÍDICA ROMANISTA – AUSENCIA DE PROCEDIMIENTOS DE
PROPOSICIÓN DE LA PRUEBA Y FACILITACIÓN DEL RECONOCIMIENTO DE LAS LEYES
NACIONALES ANTE LOS TRIBUNALES EXTRANJEROS
35. En los países de tradición jurídica romanista, la confidencialidad de las comunicaciones
cursadas entre ciertos profesionales y sus clientes goza de amplio reconocimiento en los
procedimientos civiles y penales por igual. La confidencialidad de las comunicaciones se halla
protegida por el secreto profesional y la ley de procedimiento civil no contempla procedimientos
de proposición de la prueba ni de divulgación forzosa de documentos. Por consiguiente, en
dichos países se dispone de una experiencia relativamente escasa con respecto a la
prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado de patentes, ya que aparte
de unas pocas excepciones no se conoce la figura de una divulgación forzosa de documentos
que pueda afectar a la confidencialidad de las comunicaciones cursadas entre clientes y
abogados de patentes.
36. En el plano nacional, algunos países de tradición jurídica romanista hacen extensiva a los
asesores de patentes nacionales la obligación del secreto profesional que concierne
primariamente a los asesores jurídicos. Comoquiera que el derecho procesal de los países de
tradición jurídica romanista no contempla procedimientos de proposición de la prueba, son
raros los problemas internacionales que se han planteado en relación con el secreto profesional
de los asesores de patentes extranjeros.
37. Sin embargo, los abogados de patentes de los países de tradición jurídica romanista
pueden ser objeto de procedimientos de proposición de la prueba en países del common law,
sobre todo si la prerrogativa u obligación del secreto profesional no está claramente definida
por la ley. En consecuencia, el asesoramiento confidencial en materia de P.I. impartido por
dichos abogados de patentes podría no ser reconocido como tal por un tribunal extranjero, por
ejemplo en los Estados Unidos de América. A fin de obviar esta situación, algunos países de
tradición jurídica romanista han modificando su legislación para explicitar claramente la
prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado de patentes. Las pertinentes
enmiendas han sido introducidas en el Código de Procedimiento Civil o en el Código de la
Propiedad Intelectual.
38. En Francia, el Código de la Propiedad Intelectual R.422-54 (2°) ha sido modificado para
configurar expresamente una obligación de secreto profesional aplicable a los asesores de
patentes. El artículo L.422-11 (introducido por la Ley Nº 2004-130 de 11 de febrero de 2004,
Artículo 67, Diario Oficial de 12 de febrero de 2004) estipula:
“El asesor en propiedad industrial estará obligado a guardar el secreto profesional en
cualquier ámbito relacionado con los servicios mencionados en el artículo L.422-1.
Dicho secreto se extenderá a las consultas dirigidas o destinadas a su cliente, a la
correspondencia profesional intercambiada con su cliente, un colega o un abogado, a las
notas de mantenimiento y, de manera general, a todos los documentos del expediente."
La finalidad perseguida por esta legislación no es otra que evitar la divulgación forzosa ante
tribunales extranjeros de las comunicaciones mantenidas con abogados de propiedad
industrial, como ocurrió en la causa Bristol-Myers Squibb Co. v. Rhone-Poulenc (1999).7
39. A nivel regional, la causa Bristol-Myers Squibb Co. v. Rhone-Poulenc movió a la Oficina
Europea de Patentes (OEP) a modificar el Convenio sobre la Patente Europea, el cual sirve de
referencia a la legislación nacional de los Estados Unidos de América a la hora de decidir si la
7
Senado de Francia, Período de sesiones ordinario de 2002-2003, Documento Nº 176, Título 7
(Reforma del estatuto de ciertas profesiones judiciales o jurídicas, de los expertos judiciales y de
los asesores de la propiedad industrial, Anexo al acta de la sesión del 12 de febrero de 2003).
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prerrogativa del secreto profesional en la relación abogado-cliente es o no aplicable a las
comunicaciones efectuadas entre un abogado de patentes europeo y su cliente. Con la mira de
proteger (en el curso de procedimientos judiciales en los EE.UU.) la confidencialidad de las
comunicaciones entre los abogados de patentes europeos y sus clientes, se introdujo en el
Reglamento de Ejecución del Convenio sobre la Patente Europea (CPE)8 una nueva
disposición, la Regla 153, que está concebida en los siguientes términos:
“Regla 153: Derecho a no divulgar las comunicaciones entre un agente autorizado y su
poderdante
“1) Cuando se consulte a un agente autorizado en esta calidad, el mismo no podrá ser
obligado en ningún caso, en los procedimientos ante la Oficina Europea de Patentes, a
divulgar las comunicaciones intercambiadas al respecto entre él y su poderdante o
cualquier otra persona y que se encuentren comprendidas dentro del ámbito del artículo 2
del reglamento en materia de disciplina de los agentes autorizados, a menos que el
poderdante haya renunciado expresamente a ese derecho.
”2) Ese derecho a la no divulgación afectará en particular a cualquier comunicación o
cualquier documento relativo a:
a)
la apreciación de la patentabilidad de una invención;;
b)
la preparación de la solicitud de patente europea o el procedimiento relativo a
la misma;
c)
cualquier dictamen relativo a la validez, el alcance de la protección o la
imitación del objeto de una patente europea o de una solicitud de patente
europea.” (traducción oficiosa de la Secretaría).
La nueva regla vino a crear una prerrogativa del secreto profesional en la relación clienteabogado de patentes europeo, aplicable en los procedimientos celebrados ante la OEP y
calcada sobre la prerrogativa probatoria existente en los Estados Unidos de América.9 Sin
embargo, no está claro si (ni cómo) la prerrogativa será reconocida en la legislación nacional de
los Estados Miembros de la OEP en el supuesto de que la divulgación de la comunicación
protegida hubiera de debatirse en procedimientos judiciales nacionales.
40. En el Japón, a raíz de la modificación del Código de Procedimiento Civil10 en 1996, un
abogado de patentes que sea llamado a declarar como testigo acerca de cualquier extremo que
hubiere llegado a su conocimiento en el desempeño de sus funciones profesionales y estuviere
protegido por el secreto profesional podrá negarse a testificar en virtud de lo preceptuado por el
artículo 197.1)ii) del Código de Procedimiento Civil, el cual dice así:
“Artículo 197
“1)
8
9
10
Un testigo podrá negarse a testificar en los siguientes casos:
i)
el caso contemplado en el artículo 191.1);
ii)
los casos en que un médico, un dentista, un farmacéutico, un distribuidor de
Propuesta básica de revisión del Convenio sobre la Patente Europea (MR/2/00), 13 de octubre
de 2000, Munich, pág. 191.
Ibid.
Código de Procedimiento Civil (Ley Nº 109 de 26 de junio de 1996, modificada por última vez por
la Ley Nº 95 de 27 de junio de 2007).
SCP/18/6
página 13
productos farmacéuticos, una comadrona, un abogado (incluyendo a un
abogado extranjero habilitado), un abogado de patentes, un abogado
defensor, un notario o una persona dedicada a una ocupación religiosa, o una
persona que haya ejercido cualquiera de estas profesiones, fuere interrogado
acerca de cualquier extremo que haya conocido en el desempeño de sus
funciones y que deba ser mantenido secreto;
iii)
los casos en que el testigo fuere interrogado acerca de secretos técnicos o
profesionales.
“2) La disposición contenida en el párrafo que antecede no será aplicable en caso de
que el testigo hubiere sido dispensado de su obligación de secreto profesional”
(traducción oficiosa de la Secretaría).
41. Además y de conformidad con el artículo 220.iv) que contempla diversas excepciones a
la obligación general de presentar la documentación exigida, el propietario de determinados
documentos que contengan extremos acogidos al secreto profesional definido en el
artículo 197.1)ii), que incluye documentos que contengan informaciones amparadas por la
obligación de secreto profesional impuesta a los abogados de patentes, podrán negarse a
presentar dichos documentos, en la forma siguiente;
“Artículo 220
“El tenedor del documento no podrá negarse a presentar el documento en los siguientes
casos:
“ […]
“iv)
Además de los casos enumerados en los tres incisos que anteceden, en el caso de
que el documento no corresponda a ninguna de las siguientes categorías:
a)
Un documento que consignare los extremos prescritos en el artículo 196 con
respecto al tenedor del documento o con respecto a una persona que tenga con el
tenedor del documento alguna de las relaciones enumeradas en los incisos del
mencionado artículo;
b)
Un documento concerniente a un secreto que hiciere referencia a los deberes
de un funcionario público y que, de ser presentado, podría causar perjuicio al interés
público u obstaculizar gravemente el desempeño de su función pública;
c)
Un documento que consignare el extremo prescrito en el artículo 197.1)ii) o el
extremo prescrito en el artículo 197.1)iii), sin que dichos extremos hayan sido
excluidos de la obligación de secreto;
d)
Un documento elaborado para uso exclusivo del tenedor del mismo (salvedad
hecha de un documento conservado por el Estado o por una entidad pública local y
utilizado por un funcionario público con fines organizativos);
e)
Un documento concerniente a diligencias judiciales relacionadas con un
asunto criminal o con un asunto de delincuencia juvenil, o un documento incautado
en tales casos” (traducción oficiosa de la Secretaría).
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42. En Suiza, la nueva Ley sobre los Abogados de patentes que entró en vigor el 1 de julio
de 2011 impone obligaciones de secreto profesional a los abogados de patentes y hace
extensiva a los mismos el secreto profesional garantizado por el Código Penal suizo. Además,
la nueva Ley del Tribunal Federal de Patentes que entrará plenamente en vigor el 1 de enero
de 2012 estipula que un abogado de patentes habilitado podrá representar a una parte litigante
ante el Tribunal Federal de Patentes. Como contrapartida procesal, el nuevo Código de
Procedimiento Civil previene que los abogados de patentes podrán negarse a presentar
elementos probatorios que estén amparados por el secreto profesional.
La sección 3 del artículo 10 de la Ley sobre los Abogados de patentes reza así:
“Sección 3: Confidencialidad profesional
Artículo 10
1)
Los abogados de patentes estarán obligados a respetar la confidencialidad
con respecto a todos los secretos que les hubieren sido comunicados en su calidad
profesional o que hubieren llegado a su conocimiento en el desempeño de sus
funciones profesionales, siendo esta obligación de duración ilimitada.
2)
Los abogados de patentes velarán por que las personas que los asisten
respeten el secreto profesional” (traducción oficiosa de la Secretaría).
Y la Ley del Tribunal Federal de Patentes estipula:
“Sección 3: Representación de las Partes litigantes
Artículo 29
1)
Un abogado de patentes estará asimismo habilitado para representar a una
de las partes litigantes en cualquier procedimiento entablado ante el Tribunal
Federal de Patentes en relación con la validez de una patente, de conformidad con
lo preceptuado en el artículo 2 de la Ley sobre los Abogados de patentes de 20 de
marzo de 2009, a condición de que ejercieren su profesión de manera autónoma.
2)
A requerimiento del Tribunal Federal de Patentes, un abogado de patentes
deberá acreditar el ejercicio autónomo de su profesión mediante la presentación de
la correspondiente documentación” (traducción oficiosa de la Secretaría).
POSIBLES RECURSOS SEÑALADOS CON RESPECTO A LOS PROBLEMAS
INTERNACIONALES
43. En el contexto de los aspectos internacionales del respeto de la confidencialidad de las
comunicaciones cursadas entre los asesores de patentes y sus clientes, los problemas antes
descritos se plantean en principio cuando concurren las dos condiciones siguientes:
i)
el Derecho procesal nacional instituye un mecanismo (los procedimientos de
proposición de la prueba u otros similares) que obliga a presentar ante un tribunal
informaciones relativas al asesoramiento confidencial impartido por un abogado de
patentes en materia de P.I.;
ii)
el Derecho nacional no reconoce plenamente la prerrogativa del secreto profesional
que ampara el asesoramiento impartido por asesores de patentes extranjeros en
materia de P.I.
SCP/18/6
página 15
En tales circunstancias, puede ocurrir que el carácter confidencial del asesoramiento en
materia de P.I. impartido por un asesor de patentes sea respetado en algunas jurisdicciones
mientras que en otras se decreta la divulgación forzosa de la información. Para subsanar esta
situación cabría imaginar un mecanismo en virtud del cual la confidencialidad del
asesoramiento obtenga reconocimiento fuera de las fronteras nacionales.
44. Para lograr un reconocimiento internacional uniforme de la confidencialidad conviene
tener en cuenta dos aspectos, a saber: las normas sustantivas que regulan la prerrogativa del
secreto profesional de los asesores de patentes y las normas que rigen el reconocimiento de la
legislación extranjera en materia de secreto profesional. Estos dos aspectos aparecen
reflejados en los posibles recursos que se exponen infra. Además, debe tenerse en cuenta que
los enfoques pragmáticos, aunque no representan soluciones perfectas, han sido
repetidamente aplicados por los especialistas de patentes para subsanar los problemas en
ausencia de normas legales que regulen los aspectos internacionales de la confidencialidad de
las comunicaciones cursadas entre los asesores de patentes y sus clientes. Dichos enfoques
se describirán en los siguientes apartados.
45. Al objeto de preservar la confidencialidad del asesoramiento en materia de P.I. allende
las fronteras nacionales, ninguno de los enfoques propuestos obliga a los países de tradición
jurídica romanista a introducir en sus leyes procesales nacionales una prerrogativa probatoria
análoga a la existente en los países del common law, a condición de que sus leyes procesales
no instituyan procedimientos que obliguen a una parte litigante divulgar ante un tribunal
informaciones relativas a un asesoramiento confidencial.
NORMAS RELATIVAS AL RECONOCIMIENTO DE LA PRERROGATIVA DEL SECRETO
PROFESIONAL DE LOS ASESORES DE PATENTES EXTRANJEROS
Extensión por ley nacional del reconocimiento de la prerrogativa del secreto profesional a los
asesores de patentes extranjeros
46. Un tipo de recurso posible consiste en que la prerrogativa legal del secreto profesional
aplicable a las comunicaciones cursadas entre asesores de patentes nacionales y sus clientes
sea hecha extensiva a las comunicaciones con ciertos asesores de patentes extranjeros,
incluyendo por igual a los asesores de patentes de los países de tradición jurídica romanista y a
los de los países del common law. Los criterios utilizados para definir las categorías de
asesores de patentes extranjeros a quienes se reconoce el secreto profesional son más bien
incluyentes que exclusivos. La legislación de Nueva Zelandia reconoce el secreto profesional
de los asesores de patentes extranjeros cuyas funciones correspondan a las funciones de los
abogados de patentes habilitados en Nueva Zelandia. En virtud del proyecto de Ley
australiano de 2011 se reconoce la prerrogativa del secreto profesional a los asesores de
patentes habilitados para desarrollar actividades en el ámbito de las patentes con arreglo a la
legislación de su país o región.
47. En cuanto a la verificación del cumplimiento de las condiciones previas para la obtención
del reconocimiento, los tribunales habrán de examinar la legislación extranjera de que se trate
para determinar si el asesor de patentes extranjero ostenta las "funciones correspondientes" y
la "autorización para desarrollar actividades en el ámbito de las patentes". El Gobierno podrá
compilar una lista de los países reconocidos a fin de facilitar orientación administrativa a los
tribunales y a las partes interesadas.
48. La extensión de la prerrogativa del secreto profesional podría basarse en la reciprocidad,
pero no necesariamente. Dado que la ventaja de este tipo de recurso estriba en su sencillez, el
hecho de agregar el elemento de la reciprocidad podría complicar la determinación del
reconocimiento de la prerrogativa de los asesores de patentes extranjeros. Otra ventaja de
SCP/18/6
página 16
establecer condiciones incluyentes para el reconocimiento de la prerrogativa de los asesores
de patentes extranjeros es que las partes litigantes pueden así concentrar su atención en las
cuestiones de fondo involucradas en vez de gastar tiempo y dinero en aspectos de
procedimiento. Además, toda vez que las normas sustantivas sobre el secreto profesional son
definidas por cada legislación nacional, los países tienen libertad para definir en su propia
legislación el alcance, las excepciones y limitaciones, los tipos de comunicaciones que pueden
acogerse a la prerrogativa y las categorías de asesores de patentes extranjeros a quienes es
aplicable el Derecho sustantivo sobre el secreto profesional.
49. Ahora bien, este tipo de enfoque no elimina del todo la asimetría de la protección
internacional otorgada al asesoramiento confidencial en materia de P.I. impartido a su cliente
por un asesor de patentes que no sea abogado. En efecto, aun suponiendo que el país
extranjero se avenga a reconocer el carácter confidencial de dicho asesoramiento siempre que
así lo haga la legislación del país de origen del asesor de patentes, ello no impedirá que los
tribunales de este último país sometan el asesoramiento a un procedimiento de proposición de
la prueba.
50. En cuanto a los mecanismos utilizados para hacer extensivo el reconocimiento de la
prerrogativa a los asesores de patentes extranjeros, hasta el momento la extensión unilateral
de dicho reconocimiento se verifica mediante la inserción de la correspondiente disposición en
el Derecho nacional probatorio o de patentes. Según cuál sea la tradición jurídica nacional,
también podría aplicarse el principio como parte de las normas sobre conflicto de leyes a través
de la jurisprudencia. Otro posible mecanismo sería el enfoque del "Derecho indicativo", en
virtud del cual los Estados miembros de la OMPI o un órgano de la OMPI adoptan ciertos
principios no vinculantes para su aplicación en el plano nacional. Otro ejemplo de este enfoque
del "Derecho indicativo" podría ser la adopción de disposiciones tipo susceptibles de utilización
y adaptación a los sistemas jurídicos a nivel de país.
Un mecanismo internacional para el reconocimiento mutuo de la prerrogativa del secreto
profesional (propuesta de la CCI)
51. La Cámara de Comercio Internacional (CCI) ha sugerido un marco que hace extensivo el
reconocimiento de la prerrogativa del secreto profesional a los asesores de patentes
extranjeros designados por las respectivas autoridades extranjeras.11 Dicho marco se
compone esencialmente de los siguientes elementos:
11
12
"i)
Cada país especificará aquellas categorías de asesores cuyos clientes gozan de la
prerrogativa del secreto profesional ante los tribunales nacionales, las oficinas de
propiedad intelectual, los juzgados y los investigadores. Se tratará en todos los
casos de abogados generales locales y de asesores locales especializados en P.I.
que en opinión del Estado estén adecuadamente regulados, así como (tratándose
de Miembros del Convenio sobre la Patente Europea) abogados de patentes
europeos residentes en el país (autónomos o al servicio de empresas).
ii)
Dentro de cada país se otorgará la prerrogativa del secreto profesional a ciertas
comunicaciones12 cursadas o recibidas por las categorías especificadas de
asesores (así como a los documentos, materiales e informaciones preparatorios o
La descripción detallada de la propuesta de la CCI se reproduce en los apartados 41 a 46 del
documento SCP/16/4 Rev.
La CCI define así el término “comunicaciones”: “las comunicaciones concernientes a cualquier
extremo relativo a cualquier invención, diseño, información técnica, secreto comercial, marca,
indicación geográfica, nombre de dominio, obra literaria o artística, interpretación o ejecución,
programa informático, obtención vegetal, base de datos, topografía de semiconductores, o relativo
a la usurpación o a la competencia desleal.”
SCP/18/6
página 17
de otro modo relacionados con dichas comunicaciones).
iii)
Cada país respetará la prerrogativa del secreto profesional que ampara las
comunicaciones contempladas en el punto ii) que hubieren sido cursadas o
recibidas por asesores especificados por otros países según lo detallado en i)"
(traducción oficiosa de la Secretaría).
52. El marco antedicho permitiría, al menos dentro del ámbito de los países que participaran
en el dispositivo, un reconocimiento internacional uniforme de la prerrogativa del secreto
profesional aplicable a ciertos asesores de patentes extranjeros designados por los respectivos
países. Cada país conservaría su autonomía para decidir qué grupo o grupos de profesiones
han de considerarse "adecuadamente regulados". Además, las normas sustantivas sobre el
secreto profesional pueden ser definidas en buena medida por cada legislación nacional, de
modo que cada país tiene libertad para decidir, por ejemplo, el alcance de la prerrogativa y las
excepciones y limitaciones a la misma.
53. En cuanto a los mecanismos idóneos para el establecimiento de un posible marco,
parece que tratándose del reconocimiento internacional mutuo de una prerrogativa la forma
más directa de lograr el efecto jurídico deseado sería un instrumento internacional. Otra opción
podría ser un sistema en virtud del cual las legislaciones nacionales aceptaran una lista
internacional de asesores de patentes administrada por un organismo internacional, en la cual
se consignarían ciertas categorías específicas de profesionales designados por cada país y
cuyos clientes gozarían del reconocimiento de la prerrogativa del secreto profesional en todos
los países que aceptaran la validez de dicha lista internacional.
Convergencia internacional mínima de las normas sustantivas sobre el secreto profesional
54. Otra forma de lograr el reconocimiento de la prerrogativa del secreto profesional allende
las fronteras nacionales consiste en promover una convergencia mínima de las normas
sustantivas nacionales de los diferentes países en materia de secreto profesional. Cabe
imaginar un conjunto común de normas sustantivas que impidiera de facto la divulgación a
terceros de informaciones relativas al asesoramiento confidencial en materia de P.I., con
independencia tanto de la nacionalidad y del lugar de registro de los asesores de patentes
como de la localidad donde hubiere sido impartido el asesoramiento. Si se aplicara una norma
uniforme en materia de secreto profesional a todos los asesores de patentes nacionales o
extranjeros tratándose de temas de propiedad intelectual en cualquier país, la confidencialidad
del asesoramiento impartido por los asesores de patentes sería reconocida a nivel
internacional, sin que importaran las normas de elección del Derecho aplicable adoptadas por
los respectivos países.
55. La Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual (AIPPI)
propuso hace unos años la adopción de una norma básica internacional en estos términos:13
“Cada Estado miembro adoptará leyes que aseguren la debida observancia en su
territorio de la siguiente norma mínima para la protección de la prerrogativa del secreto
profesional respecto de las comunicaciones con asesores de propiedad intelectual.
“Cualquier comunicación cursada o recibida por un consejero de propiedad intelectual en
relación con la prestación de asesoramiento en la materia, así como cualesquiera
documentos u otros registros confeccionados en relación con dicho asesoramiento, se
considerará como reservada a la persona destinataria y su divulgación a terceros estará
prohibida, a menos de contar para ello con la autorización de dicha persona.
13
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_aippi_ip_ge_08/
wipo_aippi_ip_ge_08_www_100879-related2.pdf.
SCP/18/6
página 18
"'Asesoramiento en materia de propiedad intelectual' designará una información impartida
por un asesor de propiedad intelectual en relación con derechos de propiedad intelectual.
"'Asesor de propiedad intelectual' designará a un abogado, abogado de patentes, agente
de patentes o cualquier otra persona legalmente habilitada para impartir dicho
asesoramiento en el país donde el asesoramiento fuere efectivamente impartido"
(traducción oficiosa de la Secretaría).
Si bien los aspectos jurídicos internacionales no se hallan completamente ausentes de esta
propuesta de la AIPPI (por ejemplo, los tribunales habrían de inquirir en la legislación extranjera
para determinar si una persona está "habilitada legalmente" para impartir asesoramiento), la
cuestión esencial del alcance de la prerrogativa seguiría siendo la misma en cualquier caso.14
56. Por otra parte, cuanto más se uniformicen a nivel internacional las normas sustantivas en
materia de secreto profesional, mayor será la previsibilidad de que disfruten las potenciales
partes litigantes, es decir los clientes y sus asesores de patentes (ya sea en calidad de
demandantes o de demandados). Ahora bien, habida cuenta de las diferencias actualmente
existentes a este respecto entre las legislaciones nacionales, podrá convenir a los Estados
miembros conservar cierto grado de flexibilidad en caso de instituirse una norma internacional.
57. En cuanto a los posibles mecanismos para lograr una convergencia internacional mínima
de las normas sustantivas en materia de secreto profesional, cabría contemplar, además de la
adopción de un instrumento vinculante, un enfoque de "Derecho indicativo" consistente por
ejemplo en recomendaciones o disposiciones tipo. Otra alternativa para lograr una
convergencia internacional mínima de ciertos principios sería la adopción unilateral por cada
país de normas similares a nivel nacional, a condición de que un número suficiente de países
estimara ventajosa la introducción de dichos principios en el plano interno.
LAS NORMAS SOBRE ELECCIÓN DEL DERECHO APLICABLE EN RELACIÓN CON EL
RECONOCIMIENTO DE LA PRERROGATIVA DEL SECRETO PROFESIONAL
CONTEMPLADA EN OTRO PAÍS
58. Un posible recurso consistiría en reconocer la prerrogativa existente en otros países y
otorgar la misma prerrogativa a efectos de los procedimientos judiciales en el propio país. Por
ejemplo, aunque la legislación nacional del país X no aplique plenamente la prerrogativa del
secreto profesional con respecto a las comunicaciones con asesores de P.I., un tribunal del
país X reconocerá la prerrogativa con respecto a las comunicaciones mantenidas por un cliente
con un asesor de P.I. en el país Y siempre que dichas comunicaciones gocen de la prerrogativa
en el país Y. De este modo el cliente no perderá la confidencialidad de las comunicaciones
amparadas por el secreto profesional que hubiere mantenido con su asesor de P.I. en otro país.
La norma que aplican los tribunales de algunos países para decidir si ha de respetarse el
secreto profesional con respecto a las comunicaciones mantenidas con asesores de patentes
de otro país consiste en inquirir si dichas comunicaciones habrían gozado de tal prerrogativa
con arreglo a la legislación de dicho otro país. Este reconocimiento de prerrogativas o de
obligaciones de secreto profesional contempladas en otros países ha sido aplicado por algunos
tribunales de los Estados Unidos de América.
59. Como antes se ha indicado, algunos países de tradición jurídica romanista han
modificado su legislación nacional para reconocer expresamente la prerrogativa del secreto
profesional en relación con los abogados de patentes al objeto de lograr el reconocimiento en
otros países gracias a la aplicación de la norma sobre elección del Derecho aplicable. Este
14
John T. Cross, Evidentiary Privileges in International Intellectual Property Practice, Reunión Anual
de la Asociación Internacional de Marcas (INTA), 2009.
SCP/18/6
página 19
enfoque podría resultar de utilidad en aquellos países extranjeros donde el reconocimiento de
la prerrogativa del secreto profesional atribuida a los asesores de patentes de otros países se
basa en la norma del conflicto de leyes/Derecho internacional privado, incluyendo la norma de
la cortesía judicial, pero en cambio no producirá efecto alguno en los países que aplican la
lex fori.
60. Por una parte, la aplicación de la norma sobre elección del Derecho aplicable no requiere
modificar las normas sustantivas nacionales en materia de secreto profesional. Por otra parte,
sin embargo, dicha norma ha emanado de los tribunales y aunque se estableciera una norma
común sobre elección del Derecho aplicable con respecto al reconocimiento de la prerrogativa
de otro país, la discrepancia entre las distintas legislaciones sustantivas en materia de secreto
profesional subsistiría, no siendo posible evitar completamente el riesgo de una divulgación
forzosa del asesoramiento confidencial de P.I. ante los tribunales de otro país.
61. En cuanto a los mecanismos que pueden facilitar el reconocimiento del secreto
profesional de los asesores de patentes extranjeros por medio de las normas sobre elección del
Derecho aplicable, cabe considerar varias posibilidades, como por ejemplo la adopción
unilateral de normas comunes a nivel nacional, un enfoque de "Derecho indicativo" o la
adopción de un acuerdo internacional.
ENFOQUES PRÁCTICOS
62. Los especialistas en patentes han ideado una serie de recursos prácticos para evitar la
divulgación forzosa del asesoramiento confidencial de P.I. tanto en sus países de origen como
en países extranjeros.15 He aquí algunos de ellos:
Cooperación con abogados
63. En ciertos países, los asesores de patentes que no son abogados utilizan los servicios de
abogados para la prestación de servicios a sus clientes. En particular, sus comunicaciones y
asesoramiento a los clientes son firmados conjuntamente con abogados. Sin embargo, este
enfoque podrá complicar y encarecer el asesoramiento jurídico en materia de P.I.
Uso acrecentado de las comunicaciones orales
64. Para evitar la divulgación de información confidencial en procedimientos judiciales
entablados en países extranjeros, los asesores de patentes suelen practicar la comunicación
oral con preferencia a la escrita. Ahora bien, esto podrá complicar el proceso de
asesoramiento e impedir el establecimiento de una documentación de gran utilidad.
Acuerdos contractuales de confidencialidad
65. Los asesores de patentes que no están vinculados por obligaciones de confidencialidad
en otras jurisdicciones pueden contraer dichas obligaciones por vía contractual. Sin embargo,
es dudoso que este tipo de acuerdos resulten eficaces para impedir la divulgación forzosa en
procedimientos de proposición de la prueba, habida cuenta de la gran variedad de éstos. En la
mayoría de jurisdicciones, los asesores de patentes se hallan ya vinculados por obligaciones
nacionales de secreto profesional.
[Fin del documento]
15
Ver documento SCP/17/5.