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La Propiedad Intelectual y las
Transferencias de Tecnología
Dra. Andrea Barrios Kübler
UdelaR – Facultad de Química
Agencia Nacional de Investigación e
Innovación (ANII)
29/05/08
Esquema
Conocimiento aplicado a la tecnología
 Contratos tecnológicos.

Generalidades
 Cesión de derechos
 Licencia de derechos
 Contrato de transferencia de Know how
 Contrato de Asistencia técnica
 Contrato de “engineering”
 Contrato de confidencialidad

Conocimiento aplicado a la
Tecnología

Resolución de problemas técnicos
Mejoramiento de procesos
 Desarrollo de productos
 Desarrollo de procesos alternativos
 Nuevas aplicaciones de productos ya
conocidos

Tecnología

“Conjunto de conocimientos propios de un
oficio mecánico o arte industrial”
(Diccionario de la Real Academia
Española)

Se distinguen dos fuentes de acceso a la
tecnología:
interna (generación propia)
 externa (adquisición o comercialización)

Transferencia de Tecnología
Se refiere a los acuerdos contractuales
según los cuales se transmite un conjunto
de conocimientos, sean patentables o no,
estén o no protegidos por algún sistema
legal, ya sean correspondientes a los
institutos de propiedad intelectual o al
secreto industrial o empresarial.
 Registro ante la DNPI
(Art. 111 Ley 17.164)

Previsiones internacionales
Proyecto de Código de conducta para la
transferencia de tecnología en el marco de
Naciones Unidas.
 Ley Modelo de OMPI sobre patentes de
invención para países en vías de
desarrollo.

Registro de contratos de transferencia de
tecnología
 Pautas para el control de los contratos.

Tecnología y Colaboración
Universidad - Empresa
Proyectos I&D
 Convenios marcos de colaboración
 Contratos de desarrollo
 Convenios de transferencia de tecnología
 Contratos de asistencia técnica
 Consorcios
 Convenios de confidencialidad

Cláusulas más comunes










Comparescencia
Antecedentes
Objeto
Precio
Plazo
Obligaciones de las partes
Rescisión / cláusula penal
Propiedad Intelectual
Condiciones de comercialización del desarrollo
Comisión de seguimiento
Elección de las cláusulas de un
contrato

Depende de la naturaleza jurídica del
contrato

Contratos nominados e innominados
Depende de la determinación del objeto y
de las obligaciones asumidas
 Depende de la situación jurídica que se
pretende proteger


TRATO VS. CONTRATO
Anexos

Suelen ser de diferentes tipos:
Anexo Técnico o Planes de trabajo
 Inventario de los bienes a ser utilizados
 Convenio de confidencialidad
 Asistencia técnica

Tipos de contratos de transferencia
de tecnología
Cesión de patentes
 Licencia de patentes
 Contrato de Know how
 Contrato de Asistencia Técnica
 Contrato de “Engineering”
 Contrato de Confidencialidad

Cesión de Patentes



Es la figura típica a través de la cual se articula
la transmisión plena de estos bienes,
permitiendo al adquirente ocupar la posición
jurídica del cedente a todos los efectos.
Implica un desplazamiento o cambio de titular
de los derechos de la patente o de la solicitud
de la misma a cambio de un precio.
Puede ser total o parcial



En cuanto a los derechos cedidos
En razón del territorio
Inscripción en el Registro (DNPI)
Regulación legal de la cesión de
patentes

“Los derechos patrimoniales derivados de
una patente o de una solicitud de patente
pueden ser transferidos o cedidos por su
titular o causahabientes, total o
parcialmente, por sucesión o por acto
entre vivos. Dichos actos surtirán efecto
frente a terceros a partir de la inscripción
en el registro correspondiente” (art. 36 Ley
17.164)
Regulación legal de la cesión de
patentes - (cont.)
Autonomía de la voluntad
 Responsabilidad del titular por el pago de
las tasas de mantenimiento de las
patentes.
 En caso de pluralidad de personas, se
establece el deber de expresar si son
copropietarios, condóminos o socios.

Licencia de patentes


El contrato de licencia es aquel por el cual el
titular de un derecho de propiedad industrial
confiere a un tercero el derecho de explotación.
Objeto:





Patente concedida
Derechos emergentes de una solicitud de patente
Es un contrato nominado (art. 50 Ley 17.164)
No es solemne
Inscripción en el Registro (DNPI)

Efecto: oponible frente a terceros
Regulación Legal de la Licencia





Principio general: Autonomía de las partes
Extensión – a todos los actos de explotación o
comercialización del objeto de la patente
durante toda la vigencia, en todo el territorio del
país y respecto de todas las aplicaciones del
objeto.
Prohibición de ceder o transferir la licencia
No exclusividad
Faculta al licenciatario a adoptar todas las
medidas necesarias para la defensa de la
patente a falta de iniciativa del titular.
Regulación Legal de la Licencia
(cont.)

Prohibiciones:

Establecer cláusulas que:




produzcan un efecto negativo en la competencia,
constituyan competencia desleal
impliquen abuso de posición dominante del titular de la patente.
Condiciones:





Efectos perjudiciales en el comercio
Condiciones exclusivas de retrocesión
Impedimentos a la impugnación de la validez de las patentes
Limitaciones al licenciatario en el plano comercial o industrial,
cuando ello no se derive de los derechos conferidos por la patente.
Limitaciones a la exportación del producto protegido por patente
hacia zonas de integración económica y comercial
Obligaciones principales comunes
a ambos tipos de contratos
Obligación de entrega de la patente ya
sea con la finalidad de cederla
definitivamente o conceder su uso.
 Obligación de pago del precio


Obligación de Garantía de la vigencia de
los derechos conferidos por la patente?
Contrato de Transferencia de Know
How


El know how es uno de los posibles contenidos
de los contratos de transferencia de tecnología.
No es una modalidad de contrato en sí mismo.
Naturaleza jurídica del contrato





Compraventa
Arrendamiento de servicios
Sociedad
Licencia
Sui generis
Particularidades del Know How



Contrato innominado
Autonomía de la voluntad
Elementos esenciales




Objeto: dar y hacer
Obligaciones básicas de las partes
Acuerdos de confidencialidad (incluso en la etapa
precontractual)
Cláusulas que complementan el cumplimiento de las
prestaciones





Obligaciones de ejercicio
Obligaciones de trasmitir las mejoras del objeto
Limitaciones espaciales relativas a la venta de los productos
Obligación de compra de materias primas o repuestos al
dador del know how.
Obligación posterior a la expiración del contrato como
devolución de documentos y materiales, o prohibición de
competencia por un plazo que se pacte
Contrato de Asistencia Técnica

Es la transmisión de conocimientos
relativos a la aplicación práctica, mediante
el cual el trasmisor, proporciona al
receptor apoyo o cooperación para
obtener determinados resultados
prácticos.
Contrato de Engineering
Es un contrato que tiene por objeto que
una parte proporcione a otra los datos y
conocimientos necesarios para la
fabricación de un equipo o instalación de
una planta, y/o la puesta en práctica de
tales conocimientos.
 Es la prestación de un servicio intelectual
para la elaboración de una obra en
concreto.

Pautas comunes a ambos tipos
contractuales
Implican transferencia de conocimientos
técnicos a cambio de un precio
 Pueden ser accesorios a otros contratos
de transferencia de tecnología
 Pueden tener a su vez contratos
accesorios. Ej. Acuerdos de
confidencialidad o transferencia de know
how.

Confidencialidad

Por Ley




Funcionarios Públicos
Profesionales
Trabajadores
Sanciones:


Código Penal
Reparación por daños y
perjuicios derivados de
competencia desleal

Por Contrato



Determinación del
objeto
Determinación del
plazo
Determinación de
condiciones precisas
sobre la garantía del
secreto.
Bibliografía recomendada








Bugallo, Beatriz “Propiedad Intelectual” FCU 2006.
Correa, Carlos, “El nuevo escenario para la transferencia de tecnología:
repercusiones en los países en desarrollo” en Comercio Exterior tomo 44
Num 9, 1994.
Chuliá, Vincent “Aspectos Jurídicos de los Contratos Atípicos III”, Bosch
1998.
De Miguel, Pedro, “Contratos Internacionales sobre Propiedad Industrial”
Civitas 1995.
Farina, Juan “Contratos comerciales modernos. Modalidades de
contratación empresarial”, Astrea 1999.
Gómez Segade, José A. “Algunos aspectos de la licencia de know how” en
Tecnología y Derecho, Marcial Pons 2001.
Lorenzetti, Ricardo “Redes Contractuales, Contratos Conexos y
Responsabilidad” en Revista de Derecho Privado y Comunitario Nº 17 –
1998.
Massaguer, José “El contrato de licencia de know how”, Bosch 1989.