D2000-1250

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
CLESA, S.A. v. VESA TECNOLOGIAS, S.L., también conocida como VESATEC
Caso N° D2000-1250
1.
Las Partes
La demandante es la sociedad española CLESA, S.A., C/ Cardenal Herrera Oria, 67,
28034 Madrid , España (la "Demandante), representada por D. Jordi Bertomeu García,
abogado, de PricewaterhouseCoopers, Barcelona, España.
La demandada es VESATEC, indicada en el informe de la entidad registradora como
registrante y con dirección en "Houston, Texas 77006, Estados Unidos de América", (la
"Demandada"). Según alega la Demandante, VESATEC es el nombre comercial que
usa la sociedad española VESA TECNOLOGIAS, S.L., con verdadero domicilio en la
calle Consejo de Ciento, 213, Barcelona, España. El Panel acepta que este último es el
domicilio de la Demandada.
2.
El Nombre de Dominio y el Registrador
El nombre de dominio en disputa es <cacaolat.com>, registrado con Network Solutions,
Inc., de Herndon, Virginia, Estados Unidos de América.
3
Iter Procedimental
El 21 de septiembre de 2000, el Centro recibió por correo electrónico una demanda para
su resolución de conformidad con la Política uniforme de solución de controversias en
materia de nombres de dominio, aprobada por la Corporación de Asignación de
Nombres y Números de Internet (ICANN) el 26 de agosto de 1999, (la Política), el
Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres
de dominio, aprobado por la ICANN el 24 de octubre de 1999, (el Reglamento) y el
Reglamento Adicional de la OMPI relativo a la Política uniforme de solución de
controversias en materia de nombres de dominio (el Reglamento Adicional). El 25 de
septiembre de 2000, la demanda se recibió en copia papel. Ese mismo día el Centro
acusó recibo de la demanda. El 26 de septiembre de 2000 el Centro pidió verificación
de datos de registro a NSI. El 29 de septiembre de 2000 NSI confirmó al Centro que
tiene registrado el nombre de dominio <cacaolat.com> a nombre de Vesatec, que el
señor Francisco Monteagudo, de Servitec.net S.L. con dirección en C/Botanica 49 3º 2ª,
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Hospitalet, Barcelona 08908, España, es contacto administrativo, técnico, de zona y
para facturación, que el nombre de dominio tiene el status de “activo”, y que está en
vigencia la versión 5.0 del acuerdo de servicio de registración.
El 3 de octubre de 2000, el Centro notificó la demanda por courier (con anexos) y el
comienzo del procedimiento a la Demandada y al señor Monteagudo (contacto
administrativo) por courier y por correo electrónico (sin anexos). El mismo día el
Centro también notificó por fax al número 00034932648346 (proporcionado por el
registrador) del señor Monteagudo en 29 páginas recibidas correctamente según
informe de la máquina de fax de la OMPI. La notificación de la demanda inter alia
advertía expresamente a la Demandada que si la demanda no era contestada a más
tardar el 22 de octubre de 2000, se declararía su falta de cumplimiento en contestar la
demanda, y que de acuerdo al Reglamento, Parágrafo 14, el Panel designado podrá
extraer de tal incumplimiento las consecuencias que considere apropiadas. El courier
DHL informó que el envío fue entregado el 9 de octubre de 2000 en la dirección arriba
indicada de Servitec.net S.L .No habiendo la Demandada contestado la demanda al
vencimiento del plazo, con fecha 25 de octubre de 2000 el Centro le notificó el acuse de
ausencia de escrito de contestación, por correo electrónico. Después de recibir la
Declaración de Aceptación, Independencia e Imparcialidad de Roberto A. Bianchi, el
31 de octubre de 2000, el Centro lo designó miembro único del grupo administrativo de
expertos (el “Panel”), fijándose el 13 de noviembre de 2000, como fecha límite para
dictar la decisión.
El Panel, en forma independiente, coincide con el Centro en que la demanda se
presentó conforme al Reglamento y al Reglamento Adicional, y que se pagaron los
aranceles correspondientes. El Panel determina que el Centro hizo todos los esfuerzos
razonables para cumplir con los requisitos de notificación impuestos por el
Reglamento, Parágrafo 2(a).
No hubo presentaciones ulteriores de las partes. El Panel no dictó ordenes de
procedimiento ni extendió plazos. La demanda se hizo en español. El Panel acepta las
alegaciones de la Demandante que la Demandada realmente tiene domicilio en España.
En cualquier caso, el señor Francisco Monteagudo, contacto administrativo, técnico y
para facturación tiene domicilio en España. Además, el español es el idioma en que se
tramitaría eventualmente el caso ante la jurisdicción mutua elegida por la Demandante
en la demanda. Por ello, conforme al Reglamento, Parágrafo 11, el Panel decide que el
procedimiento se tramite en español.
4
Antecedentes de Hecho
Los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados, ya que fueron
alegados en la demanda o constan en los documentos a ella adjuntados; no fueron
objeto de contestación por parte de la Demandada.
CACAOLAT distingue una bebida a base de leche, cacao y azúcar cuyo origen se
remonta al año 1931. Originalmente perteneció a la compañía Catalana LETONA S.A.
En 1971 fue adquirida por el Grupo CLESA y su difusión y popularidad se extendieron
a nivel nacional.
La marca CACAOLAT gozó desde su nacimiento de una gran notoriedad pública. Ya
estuvo presente en la Feria de Muestras de Barcelona de 1933.. La marca ha tenido gran
difusión publicitaria, incluyendo el auspicio de eventos deportivos y retransmisiones
radiofónicas. Por lo alegado y probado por la Demandante el Panel acepta que
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CACAOLAT es una marca de gran renombre y prestigio en el mercado español y que
es conocida allí desde antiguo.
La Demandante ha probado que es la titular de la marca española CACAOLAT en las
fechas de solicitud y bajo los números, tipología y clases del nomenclador internacional
siguientes:
MARCA
Cacaolat
Cacaolat
Cacaolat
Cacaolat
Cacaolat
Cacaolat
Cacaolat
Cacaolat
Cacaolat
Cacaolat
NUMERO
87739
108475
519201
709899
709900
709901
946781
1193363
1528404
2153696
TIPO
Denominativa
Denominativa
Mixta
Denominativa
Denominativa
Denominativa
Mixta
Mixta
Mixta
Denominativa
FECHA
16/12/31
01/04/36
25/11/66
10/04/73
10/04/73
10/04/73
11/06/80
07/04/87
29/09/89
31/03/98
ESTADO CLASES
Concedida
30,32
Concedida
29
Concedida
29,30
Concedida
5
Concedida
16
Concedida
21
Concedida
30
Concedida
30
Concedida
30
Concedida
1
La Demandante también ha probado que es titular de las marcas CACAOLAT
registradas en países distintos de España, según el detalle siguiente:
MARCA
Cacaolat
Cacaolat
Cacaolat
Cacaolat
Cacaolat
Cacaolat
Cacaolat
Cacaolat
Cacaolat
Cacaolat
Cacaolat
Cacaolat
PAÍS
Andorra
Andorra
Argelia
Argelia
Túnez
Túnez
Benelux
Benelux
Egipto
Egipto
Francia
Francia
NÚMERO
6712
6717
R173691
R173692
EE 931314
EE931325
173691
173692
R173691
R173692
173691
173692
TIPO
SOLICITUD
Mixta
19/06/97
Denominativa 19/06/97
Denominativa 01/05/86
Denominativa 01/05/86
Denominativa 23/12/93
Denominativa 27/12/93
Denominativa 26/12/53
Denominativa 26/12/53
Denominativa 01/05/86
Denominativa 01/05/86
Denominativa 26/12/53
Denominativa 6/12/53
Cacaolat
Cacaolat
Cacaolat
Cacaolat
Cacaolat
Cacaolat
Cacaolat
Cacaolat
Cacaolat
Cacaolat
Cacaolat
Italia
Italia
Liechtenstein
Liechtenstein
Marruecos
Marruecos
Mónaco
Mónaco
Portugal
Portugal
Rep. Federal
Alemana
Rep. Federal
Alemana
Suiza
Suiza
173691
173692
R173691
R173692
173691
R173692
R173691
173692
2R173691
2R173692
R173691
Denominativa
Denominativa
Denominativa
Denominativa
Denominativa
Denominativa
Denominativa
Denominativa
Denominativa
Denominativa
Denominativa
6/12/53
26/12/53
01/05/86
01/05/86
26/12/53
01/05/86
01/05/86
26/12/53
19/07/94
19/07/94
01/05/86
Concedida
Concedida
Concedida
Concedida
Concedida
Concedida
Concedida
Concedida
Concedida
Concedida
Concedida
29,30,32
29,30,32
29,30,32
29,30,32
29,30,32
29,30,32
29,30,32
29,30,32
29,30,32
29,30,32
29,30,32
R173692
Denominativa
01/05/86
Concedida
29,30,32
173691
173692
Denominativa
Denominativa
26/12/53
26/12/53
Concedida
Concedida
29,30,32
29,30,32
Cacaolat
Cacaolat
Cacaolat
ESTADO CLASE
Concedida
Concedida
Concedida
Concedida
Concedida
Concedida
Concedida
Concedida
Concedida
Concedida
Concedida
Concedida
El nombre de dominio en disputa fue registrado con NSI el 29 de mayo de 1998. El
registro se hizo en el marco de un acuerdo de servicio que preveía que el registrante se
sujetaba a la política de resolución de disputas en vigencia, y que se entendería que el
cambio de esa política lo obligaba desde que el cambio se publicara en el sitio web de
la entidad registradora. A partir del 1° de enero de 2000 la política de resolución de
disputas que vincula a la entidad registradora y al registrante es la Política de ICANN
actualmente en vigencia y que ha sido invocada por la Demandante en su demanda. La
Demandada mantuvo el registro del dominio después del 1° de enero de 2000, con lo
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que queda claro que está vinculada a este procedimiento ICANN de acuerdo a la
Política y a su Reglamento.
5.
Alegaciones de las Partes
A)
Resumidamente, la Demandante alega que:
El nombre de dominio en disputa es idéntico a las marcas CACAOLAT que ostenta la
compañía CLESA, S.A.
El titular del nombre de dominio no posee el registro de la marca CACAOLAT. Dicha
denominación no se identifica con una sociedad, producto o servicio por el que pueda
ser conocido el titular del dominio, por lo que el demandado no dispone de ningún
derecho ni interés legítimo para utilizar la denominación CACAOLAT, a la hora de
identificar los productos o servicios que ofrece.
Ni el demandado ni el contacto Francisco Monteagudo son conocidos en el mercado, ni
presencialmente como CACAOLAT ni tampoco son conocidos con dicha
denominación en el mercado virtual ya que no han vinculado el nombre de dominio con
una página web en la cual se realice una oferta seria de productos o servicios, sino que,
desde el momento del registro, el 29 de mayo de 1998, su sede web se halla inactiva,
por lo que se puede afirmar que aun no se dirige a ningún mercado. Tampoco se aprecia
una voluntad de iniciar una actividad comercial legítima en el futuro. Dos años de
inactividad resultan ser más que suficientes para constatar una clara falta de voluntad
por parte de la demandada.
Al ser CACAOLAT una marca especialmente notoria y comercializándose el producto
que ampara, entre otros, en el ámbito geográfico en el que está domiciliado el
demandado, habría de apreciarse mala fe en el momento de registrar el nombre de
dominio CACAOLAT.COM
Se ha puesto de manifiesto una especial mala fe en el uso del nombre de dominio
<cacaolat.com> por parte de la demandada.
B) La Demandada no ha contestado la demanda. Después que se le notificó el
incumplimiento de su carga de contestar la demanda, tampoco presentó escrito alguno
al Centro o a este Panel.
6.
Discusión
Identidad o similitud confundible
Según lo alegado y probado satisfactoriamente por la Demandante, el Panel considera
que el nombre de dominio <cacaolat.com> es idéntico a la marca CACAOLAT o,
considerando el agregado del dominio de nivel superior genérico ".com", por lo menos
similar de un modo que lleva a la confusión con la marca CACAOLAT de la
Demandante.
La Demandante ha probado el extremo de la Política, Parágrafo 4(a)(i).
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Falta de derechos e intereses legítimos
En el presente caso, la Demandante, titular de una marca registrada y muy renombrada
en España y registrada en muchos otros países, niega en general que la Demandada
tenga derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio. En particular, la
Demandante ha negado que la Demandada sea conocida por el nombre de dominio,
tenga marca registrada alguna correspondiente al nombre de dominio, o haya hecho uso
alguno del nombre de dominio del que pueda desprenderse que tuviera derechos o
intereses legítimos.
Todo demandado en un procedimiento ICANN tiene la carga de hacer alegaciones
específicas y presentar los documentos pertinentes en su defensa, de acuerdo al
Reglamento, Parágrafo 5(b)(i) y 5(b)(ix). En particular, cuando el demandante niega
que el demandado posea derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio,
corresponde al demandado alegar y probar cualesquiera circunstancias que le sean
favorables. Entre otras cosas la Demandada podía haber intentado alegar y probar
alguna de las circunstancias de la Política, Parágrafo 4(c). Sin embargo, al haber
incumplido la carga de contestar la demanda y omitido toda presentación la Demandada
ha preferido no ilustrar al Panel, que de ese modo necesariamente depende, para
resolver el caso, de las alegaciones consistentes contenidas en la demanda, y de sus
documentos anexos.
Por otra parte, el día 31 de octubre de 2000 el Panel en forma independiente ha
realizado un intento de visitar el sitio web bajo el URL (localizador uniforme de
recursos) http://www.cacaolat.com, utilizando el programa navegador Internet
Explorer. El intento produjo como resultado un mensaje de error de DNS consistente en
que "no se puede encontrar el servidor". El sitio web está absolutamente inactivo. Ello
impide extraer inferencias favorables a la Demandada en cuanto a que posea derechos o
intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
En consecuencia, y según lo autorizado por el Reglamento, Parágrafo 14, el Panel
considera que la Demandante ha probado que la Demandada carece de derechos o
intereses legítimos respecto del nombre de dominio, conforme a la Política, Parágrafo
4(a)(ii).
Registro de Mala Fe
La demandante ha alegado que LACTONA S.A. recibió una oferta de venta del nombre
de dominio de dos abogados que decían representar a la Demandada. Por la falta de
contestación de la demanda el Panel decide aceptar dicha alegación de la Demandante.
La Demandante no ha ilustrado al Panel sobre cuál es la suma que se pretendía en dicha
oferta. Sin embargo, el Panel encuentra justificada la presunción de la Demandante que
se trataba de una suma en todo caso superior a los costos efectivamente desembolsados
en relación con el nombre de dominio. A todo efecto práctico, que la oferta se hiciera a
LACTONA S.A., que es propiedad al 100 % del grupo CLESA aquí Demandante,
equivale a que la oferta se hiciera a la misma CLESA, ya que está probado que
LACTONA S.A. había sido la propietaria de la marca por largos años, y que ahora
pertenece a la Demandante.
Todo ello, unido a que la marca de la Demandante es muy conocida en España, y a que
la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio,
permite inferir que al momento del registro la Demandada tenía el propósito principal
de obtener ilegítimamente un provecho por la venta del dominio a la Demandante. Ello
es una circunstancia típica de registro del dominio con mala fe, de acuerdo a la Política,
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Parágrafo 4(b)(i). En consecuencia, el Panel considera que la Demandante ha probado
el extremo requerido en la Política, Parágrafo 4(a)(ii).
Uso de Mala Fe
La inactividad absoluta del sitio web correspondiente al nombre de dominio en disputa,
constatada por el Panel, no favorece a la Demandada. Si se tiene en cuenta que a la
fecha de la presente decisión han pasado más de dos años desde el registro del nombre
de dominio, la inactividad del sitio web correspondiente conduce a inferir que el uso del
nombre de dominio lo es de mala fe. El Panel acepta los ilustrados razonamientos de la
decisión en el caso OMPI D2000-0003 Telstra v. Nuclear Marshmallows, segun las que
cuando existen circunstancias relevantes, de la inactividad se puede inferir que existe
uso de mala fe. En este caso el Panel considera relevantes los siguientes hechos:
a)
La oferta de venta del dominio a una controlada de la demandante, que con toda
verosimilitud los ofertantes pudieron entender que era la titular de la marca y/o
quien podía aceptar la oferta.
b)
La práctica identidad del dominio con una marca antigua, acreditada y muy
renombrada en España, cuyo desconocimiento no podría razonablemente esgrimir
la Demandada, cuyo contacto administrativo, técnico y de facturación, el señor
Monteagudo, reside en España.
c)
La inexistencia de derechos o intereses legítimos de la Demandada sobre el
nombre de dominio.
d)
El haber proporcionado la Demandada - o la persona que en su nombre registró el
dominio - una dirección en Houston, Texas, Estados Unidos de América, como
dirección del registrante al momento de registrar el nombre de dominio, cuando
en realidad se trata de una persona jurídica residente en España, precisamente el
país donde no se puede alegar el desconocimiento de la marca CACAOLAT
famosa y ajena.
e)
La permanencia en el registro del nombre de dominio en disputa importaría
obstruir ilegítimamente a la Demandante el legítimo acceso a la Internet bajo su
marca propia; asimismo, se induce a los consumidores actuales o potenciales de
la Demandante a pensar que la Demandante no posee un sitio Web o que es
técnicamente incapaz de mantenerlo operativo.
f)
La coincidencia de decisiones de tribunales españoles fundadas en las leyes de
Marcas N° 32/88, que permite obtener medidas cautelares contra el titular del
nombre de dominio (arts. 31 y concordantes), y de Competencia Desleal de 1991.
En este caso, ambas partes tienen sede y domicilio en España, por lo que el Panel,
aceptando el razonamiento de los panelistas que decidieron los Casos OMPI D990001 y D2000-0001, se siente autorizado - para ilustrar su decisión - a guiarse por
la legislación relevante y su aplicación por los tribunales españoles. El Panel ha
tenido a la vista la Ley 32/1988, de 10 de noviembre de 1988, de Marcas, tal
como figura en el sitio de la O.E.P.M.,
http://www.oepm.es/internet/ley32/ley32.htm 1. A la luz de la Ley de Marcas de
Se destacan las siguientes disposiciones: “Artículo 30: El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo
de utilizarla en el tráfico económico. Singularmente, el titular podrá designar con la marca los correspondientes productos o
servicios, introducir en el mercado, debidamente identificados con ella, los productos o servicios para los que hubiere sido
concedido el registro y utilizar la marca a efectos publicitarios". “Artículo 31: 1. El titular de la marca registrada podrá
ejercitar las acciones del artículo 35 de la presente Ley frente a los terceros que utilicen en el tráfico económico, sin su
1
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España, artículo 31 y concordantes, el Panel considera que el uso que la
Demandada ha hecho del dominio idéntico o confundiblemente similar a la marca
de la Demandante, le daría a esta por lo menos el derecho a requerir y obtener el
dictado de medidas cautelares tal como se ordenaron en los casos “nocilla.com” y
“metacampus.com”. Así lo ha interpretado este mismo Panel en los casos OMPI
D2000-0163 Raimat, D2000-0219 Uralita, D2000-0467 METRO BILBAO, S.A.,
D2000-0592 Canonais, S.A., D2000-0883 Antena 3 Televisión, S.A. y D20000779 Sociedad Española de Radiodifusión, S.A., que involucraban a partes con
domicilio en España, y en los que el Panel consideró – como lo hace en este caso
– que el Panel puede ilustrarse con las decisiones judiciales que se fundan en las
normas del derecho de marcas y de competencia desleal de España. En Raimat y
Uralita el Panel consideró aplicables los criterios seguidos en los autos de
medidas cautelares contra los titulares de los dominios “nocilla.com”, dictado por
el Juzgado N° 5 de Oviedo y “metacampus. net” decidido por el Juzgado N° 9 de
Madrid. El Panel considera que circunstancias similares se presentan en este
caso, y que con criterios equivalentes muy probablemente también se juzgaría de
mala fe en España el uso de la marca CACAOLAT que hace la Demandada en el
nombre de dominio <cacaolat.com>.
Por lo expuesto, el Panel considera que la Demandante ha probado a satisfacción que la
Demandada usa de mala fe el nombre de dominio (Política, parágrafo 4(a)(iii)).
7.
Resolución
Por todo lo que antecede, el Panel determina que el nombre de dominio <cacaolat.com>
es idéntico o por lo menos confundiblemente similar a la marca de la Demandante, que
la Demandada no tiene derechos ni intereses legítimos sobre el nombre de dominio, y
que el mismo ha sido registrado y se usa de mala fe.
En consecuencia, de acuerdo a la Política, Parágrafo 4(i) y el Reglamento, Parágrafo
15, el Panel Administrativo resuelve que el registro del nombre de dominio
<cacaolat.com> sea transferido a la Demandante, CLESA, S.A.
_______________________________
Roberto A. Bianchi
Panelista único
10 de noviembre de 2000
consentimiento, una marca o signo idéntico o semejante para distinguir productos o servicios idénticos o similares, cuando la
semejanza entre los signos y la similitud entre los productos y servicios puede inducir a errores. 2. Cuando se cumplan las
condiciones enumeradas en el párrafo anterior podrá prohibirse, en especial: (...) d) utilizar el signo en los documentos de
negocios y la publicidad (....)”. “Artículo 35: El titular de una marca registrada podrá ejercer ante los órganos
jurisdiccionales las acciones s civiles o penales que correspondan contras quienes lesionen su derecho y exigir las medidas
necesarias para su salvaguardia". “Artículo 36: En especial, el titular cuyo derecho de marca sea lesionado podrá pedir en la
vía civil: a) La cesación de los actos que violen su derecho" (...) c) la adopción de las medidas necesarias para evitar que
prosiga la violación (...).”
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