DMX2007-0008

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Crosby Legacy Company LLC v. Ricardo Bolaños Barrera
Caso No. DMX2007-0008
1.
Las Partes
La Promovente es Crosby Legacy Company LLC d/b/a Philip Crosby Associates, de
Boston Massachussets, Estados Unidos de América, representada por Law Office of
Brett N. Dorny, Estados Unidos de América, Estados Unidos de América.
El titular es Ricardo Bolaños Barrera de Tlanepantla, Estado de México, México,
representada por Guillermo Valdez García, México, de México.
2.
El Nombre de Dominio y el Registrador
La solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <philipcrosby.com.mx>.
El registrador del citado nombre de dominio es NIC-México.
3.
Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el
“Centro”) el 20 de junio de 2007. El 22 de junio de 2007, el Centro envió a NIC-México
vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de
dominio en cuestión. El 22 de junio de 2007, NIC-México envió al Centro, vía correo
electrónico, su respuesta proporcionando los datos correctos del Titular que figura como
registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo,
técnico y de facturación. En respuesta a una notificación del Centro de fecha 15 de
agosto de 2007en el sentido que la Solicitud era administrativamente deficiente, la
Promovente presentó una modificación a la Solicitud el 23 de agosto de 2007. El Centro
verificó que la Solicitud junto con la modificación a la Solicitud cumplían los requisitos
formales de la Política de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio
para .MX (la “Política”) el Reglamento de la Política de Solución de Controversias en
Materia de Nombres de Dominio para .MX (el “Reglamento”), y el Reglamento
Adicional del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Reglamento Adicional”).
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De conformidad con el Artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la
Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 12 de septiembre de 2007. De
conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó
para el 2 de octubre de 2007. El Escrito de Contestación a la Solicitud fue presentado
ante el Centro el 3 de octubre de 2007.
El Centro nombró a Kiyoshi I. Tsuru como miembro único del Grupo Administrativo de
Expertos (el “Panel”) el día 10 de octubre de 2007, recibiendo la Declaración de
Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el Artículo 9 del
Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del
procedimiento.
El 24 de octubre de 2007, el Panel emitió la Orden de Procedimiento No. 1, requiriendo a
la Promovente la exhibición de pruebas de la existencia de registros de marca. El
30 de octubre de 2007, la Promovente presentó su respuesta a la Orden de manera
extemporánea, pero no presentó evidencia alguna de la existencia de registros de marca.
La Promovente argumentó que la Política no requiere marcas registradas.
4.
Antecedentes de Hecho
La Promovente no ha proporcionado evidencia que demuestre su titularidad de registros
marcarios.
De acuerdo con la base de datos Whois de NIC MX, el dominio <philipcrosby.com.mx>
fue registrado el 20 de agosto de 1999.
5.
Alegaciones de las Partes
A.
Promovente
La Promovente argumenta lo siguiente:
I.
Identidad o semejanza en grado de confusión
La Promovente adquirió todos los activos de un tercero, la sociedad Philip Crosby
Associates II, Inc. (“PCA”). Entre esos activos estaba una licencia para usar el nombre
“Philip Crosby”.
El Titular era un licenciatario de PCA, desde antes que la Promovente adquiriera los
activos de PCA. El Titular fue informado de dicha adquisición.
La Promovente dio por terminado dicho convenio de licencia en 2005, con lo cual el
Titular no tenía derecho a usar la marca PHILIP CROSBY desde entonces.
II.
Derechos o Intereses Legítimos
El convenio de licencia fue debidamente terminado por la Promovente.
El Titular acordó dejar de usar la marca “Philip Crosby”. Por tanto, no tenía ningún
derecho a usar el dominio en disputa.
III. Mala fe.
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Aunque el Titular registró el dominio controvertido cuando era licenciatario del
antecesor de la Promovente, los derechos del Titular dejaron de existir con la terminación
de dicha licencia.
El Titular continúa usando la marca PHILIP CROSBY, aún después de haber convenido
el cese del uso de la misma. Ese uso interfiere con el uso de dicha marca por la
Promovente. El Titular intenta obtener ganancias que le pertenecen a la Promovente.
B.
Titular
El Titular argumenta lo siguiente:
I.
Identidad o semejanza en grado de confusión
El quid en este apartado es dilucidar si el nombre de dominio controvertido, por sí mismo,
se confunde lo suficiente con la marca registrada, aviso comercial registrado,
denominación de origen o reserva de derechos de la Promovente para justificar la
procedencia de una acción bajo la Política .MX.
La Promovente no ha demostrado tener registrada en México la marca Philip Crosby ante
el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (“IMPI”), y mucho menos que lo haya
hecho antes de la fecha en que el Titular registró el dominio o se haya iniciado la presente
controversia.
II.
Derechos o Intereses Legítimos
Desde 1999, el Titular registró y ha usado el dominio en disputa, con autorización del
Sr. Crosby, antecesor de la Promovente. Desde ese entonces el Titular ha sido conocido
corrientemente por el nombre de dominio en cuestión.
Antes de que haya recibido cualquier aviso de la controversia, el Titular ha utilizado el
nombre de dominio, y efectuó preparativos demostrables para su utilización, en relación
con una oferta de buena fe de productos o servicios.
El Titular ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio en cuestión, aún
cuando no haya adquirido derechos de marcas o de productos o servicios.
La notificación de la terminación del contrato de licencia fue hecha de mala fe y en
contravención al propio contrato. El Titular fue dejado en estado de indefensión y no
recibió dicha notificación. Tampoco se le proporcionaron al Titular los 30 días de
corrección del incumplimiento que establece dicho contrato.
III. Mala fe.
El registro se hizo de buena fe y con autorización del señor Philip Crosby.
En ningún momento se ostenta el Titular como distribuidor exclusivo de Philip Crosby y
siempre se hace referencia a Procesos Dirigidos de Cambio, S.C.
El portal vinculado al nombre de dominio no se autoproclama “el sitio o página oficial de
Philip Crosby en México”.
Tampoco el Titular ha demostrado mala fe al no solicitar una cantidad monetaria a
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cambio del dominio, con lo que el Titular ha probado no tener la finalidad de lucrar con el
nombre de dominio en disputa.
El Titular hace un uso legítimo y leal del nombre de dominio en disputa, ya que el
contenido del sitio de Internet, constituye un medio informativo con relación a los
servicios que ofrece en general y al valor de las aportaciones no sólo de Philip Crosby
sino también de otras personas que han aportado a la administración de la calidad. El
sitio no contiene publicidad de ningún tipo y la información contenida se ofrece al
público en general de forma gratuita, por lo que queda claro que no se hace uso comercial
del nombre dominio en disputa.
6.
Debate y conclusiones
De conformidad con la Política, la Promovente deberá acreditar que los siguientes tres
extremos se cumplen (Artículo 1a)):
A.
i.
el nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con
respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial
registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el
promovente tiene derechos; y
ii.
el titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de
dominio; y
iii.
el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
La Política de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio para .MX
(la “Política”), conforme a la cual se rige el presente procedimiento, requiere que la
Promovente pruebe que cuenta con una marca de productos o de servicios registrada.
La Promovente no ha presentado en este procedimiento evidencia de la existencia de
registros de marca. El contrato de licencia presentado por la Promovente como Anexo 3
a su Demanda no contiene referencia a registros marcarios de la Promovente. El Panel
no ha encontrado en el expediente pruebas o referencias a dichos registros.
Debido a lo anterior, este Panel emitió la Orden de Procedimiento No. 1 (ver punto 3,
supra) requiriendo a la Promovente la exhibición de pruebas de la existencia de registros
de marca. La Promovente contestó manifestando que tales registros no son requeridos
por la Política. (id.)
Por tanto, la Promovente no ha probado los extremos a que se refiere el primer requisito
de la Política, en virtud de lo cual no tiene sentido continuar con el análisis de los otros
dos puntos.
7.
Decisión
Por las razones expuestas, este Experto desestima la Demanda.
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Kiyoshi I. Tsuru
Experto Único
Fecha: 1 de Noviembre de 2007
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