OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR (MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS) Las Salas de Recurso RESOLUCIÓN de la Cuarta Sala de Recurso de 28 de mayo de 2010 En el asunto R 894/2009-4 Juan Vicente Llorens Badenes Avda. Camp del Turia, 76-78 E-46183 La Eliana (Valencia) España Solicitante de anulación / Parte recurrente representado por CLARKE, MODET Y CIA., S.L., Rambla Méndez Núñez, 12, 6° A, E-03002 Alicante, España contra Amador Jesús Pérez Rodriguez Sardoma-Avda. Freixo, 32 E-36214 Vigo (Pontevedra) España Titular de la marca comunitaria / Parte recurrida representado por ABRIL ABOGADOS, c/Amador de los Ríos, 1-1°, E-28010 Madrid, España RECURSO relativo al procedimiento de anulación C 2584 (solicitud de marca comunitaria nº 4 168 837) LA CUARTA SALA DE RECURSO integrada por D. Schennen (Presidente y Ponente), F. López de Rego (Miembro) y A. Szanyi Felkl (Miembro) Secretario: J. Pinkowski dicta la siguiente Lengua de procedimiento: español RESOLUCIÓN DE 28 DE MAYO DE 2010 – R 894/2009-4 – SK / LK 2 Resolución Resumen de los hechos 1 Mediante solicitud recibida en la Oficina el 13 de diciembre de 2004, Amador Jesús Pérez Rodriguez (en lo sucesivo el “titular de la marca comunitaria”) solicitó la inscripción de la siguiente marca figurativa en los colores “rojo 200C” y “azul 294C”: para distinguir “tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa”, clase 24, “vestidos, calzados, sombrerería, en especial, lencería interior y corsés”, clase 25 y “servicios de venta al por menor en establecimientos comerciales de productos textiles confeccionados y sus complementos, en especial artículos de lencería interior y corsés”, clase 35. La solicitud se concedió el 14 de noviembre de 2007. 2 Con escrito de 4 de diciembre de 2007, Juan Vicente Llorens (en lo sucesivo “el solicitante”) solicitó la nulidad de la marca alegando que se había registrado en contra de lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento (CE) n° 207/2009 de 26 de febrero de 2009 sobre la marca comunitaria, JO L 78 de 24 de marzo de 2009, p. 1, versión codificada del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (en lo sucesivo “RMC”) ya que existía un riesgo de confusión en los territorios relevantes donde esta compañía posee registros de marca prioritarios (artículo 53, apartado 1, letra a) del RMC). 3 La parte recurrida basa su solicitud en los siguientes derechos anteriores: – Registro español nº 990 591 de la marca figurativa solicitado el 27 de noviembre de 1981 y registrado el 20 de septiembre de 1982. La marca fue renovada en el plazo establecido para los siguientes productos: Clase 25 – Prendas confeccionadas para señora, caballero y niño; calzado (excepto ortopédico). RESOLUCIÓN DE 28 DE MAYO DE 2010 – R 894/2009-4 – SK / LK 3 – Registro español nº 990 592 de la marca figurativa solicitado el 27 de noviembre de 1981 y registrado el 20 de septiembre de 1982. La marca fue renovada en el plazo establecido para los siguientes productos: Clase 25 – Prendas confeccionadas para señora, caballero y niño; calzado (excepto ortopédico). – Registro español nº 1 062 358 de la marca figurativa solicitado el 1 de marzo de 1984 y registrado el 20 de mayo de 1985. La marca fue renovada en el plazo establecido para los siguientes productos: Clase 25 – Prendas confeccionadas para señora, caballero y niño; calzado (excepto ortopédico) – Registro español nº 1 062 359 de la marca figurativa solicitado el 1 de marzo de 1984 y registrado el 20 de mayo de 1985. La marca fue renovada en el plazo establecido para los siguientes productos: Clase 25 – Prendas confeccionadas para señora, caballero y niño; calzado (excepto ortopédico) – Registro español nº 1 063 178 de la marca figurativa solicitado el 9 de marzo de 1984 y registrado el 5 de junio de 1985. La marca fue renovada en el plazo establecido para los siguientes productos: Clase 25 – Prendas confeccionadas para señora, caballero y niño; calzado (excepto ortopédico). RESOLUCIÓN DE 28 DE MAYO DE 2010 – R 894/2009-4 – SK / LK 4 – Registro español nº 1 576 603 de la marca figurativa solicitado el 25 de junio de 1990 y registrado el 5 de julio de 1993. La marca fue renovada en el plazo establecido para los siguientes productos: Clase 25 – Prendas confeccionadas de vestir para mujer, hombre y niño, calzados (excepto ortopédico), y sombrerería. – Registro internacional nº 543 179 de la marca figurativa con efecto en los países del Benelux, Alemania, Francia, Italia, Hungría, Austria y Portugal. La marca fue solicitada y registrada el 3 de octubre de 1989 para los siguientes productos: Clase 25 – Vestimenta, ropa interior para damas, hombres y niños, zapatos (a excepción de zapatos ortopédicos). 4 El procedimiento de nulidad se dirigió contra todos productos para los que se encontraba registrada la marca comunitaria impugnada y se basó en todos los productos para los que las marcas anteriores estaban registradas. 5 Mediante resolución de 30 de junio de 2009, (en adelante “resolución impugnada”) la División de Anulación desestimó la demanda de nulidad en su totalidad y condenó al solicitante al pago de las costas procesales. Los argumentos expresados en dicha resolución se pueden resumir de la siguiente manera: – Sobre la existencia de otras marcas, además de aquellas enfrentadas que incluyen a las letras “SK” o “LK”, se indica que, aunque en determinados casos la coexistencia de los signos pueda disminuir el riesgo de confusión, esta posibilidad sólo puede tenerse en consideración si se acredita que la coexistencia se basa en la ausencia de riesgo de confusión, lo que implica demostrar una coexistencia de los signos en el mercado. En ausencia de alegaciones y pruebas convincentes del titular de la marca se debe desestimar la pretensión de coexistencia. – En relación a la comparación de los productos enfrentados se indica que los productos impugnados en la clase 24 no son similares a los oponentes al tener finalidades distintas, ser su utilización diferente y presentar así mismo canales de distribución y puntos de venta distintos. Por el contrario, los RESOLUCIÓN DE 28 DE MAYO DE 2010 – R 894/2009-4 – SK / LK 5 productos impugnados en la clase 25 son idénticos o cuando menos similares a los de las marcas anteriores. – Por lo que se refiere a los servicios impugnados en la clase 35 se señala que, aunque la naturaleza de estos productos y servicios no es la misma, las empresas que fabrican los productos oponentes llevan a cabo sus actividades en el mismo sector en el que se prestan los servicios de venta al por menor. En conclusión existe al menos cierto grado de similitud entre los servicios impugnados y los oponentes. – El mercado relevante es el de Alemania, Francia, Italia, Hungría, Austria, Portugal, los países del Benelux y España. Gráficamente ambos signos están compuestos de dos letras, la segunda de las cuales es la letra “K” y las primeras la “L” y la “S” respectivamente. Los elementos gráficos que ambos signos presentan, con características propias, determina que se concluya que las marcas no presentan similitudes gráficas. – Fonéticamente, las marcas se leerán “L-K” y “S-K”. La letra “S” en castellano tienen un sonido fricativo y sordo mientras que las letras “L” de las marcas anteriores son consonantes laterales y alveolares. A la vista de lo anterior, la Oficina considera que existe similitud fonética en la medida en que el elemento denominativo de todas las marcas en cuestión termina con la letra “K”. – Conceptualmente, ninguno de los dos signos tiene un significado en ninguna de las lenguas de los distintos mercados relevantes. Por lo tanto, la comparación conceptual no influirá en la apreciación de similitud de los signos. – La longitud de los signos puede influir sobre el efecto que tienen las diferencias detectadas entre ellos. Cuanto más corto sea un signo, más fácilmente podrá el público percibir todos los elementos que lo componen. De esta forma, pequeñas diferencias pueden a menudo dar una impresión general distinta. En estas circunstancias, se considera que la similitud existente entre los signos no es suficiente para dar lugar a un riesgo de confusión. Esta conclusión es válida incluso para el caso de que las marcas anteriores gozasen de un elevado carácter distintivo ya que esta circunstancia no puede contrarrestar las diferencias entre los signos. – Por lo tanto, se desestima el motivo invocado por el solicitante no siendo necesario entrar a valorar si la prueba de uso aportada es suficiente. Pretensiones y alegaciones de las partes 6 El 31 de julio de 2009, el solicitante de la acción de nulidad formuló recurso contra la resolución impugnada y posteriormente aportó la correspondiente explicación de los motivos del recurso. Sus alegaciones pueden resumirse de la siguiente manera: RESOLUCIÓN DE 28 DE MAYO DE 2010 – R 894/2009-4 – SK / LK 6 7 – Existe una elevada similitud fonética entre los signos y una identidad de productos, por estas circunstancias, se producirá un riesgo de confusión en el territorio relevante. El público relevante retendrá en su memoria en las marcas anteriores la combinación de letras “LK”, mientras que será la combinación de consonantes “SK” las que atraerán la atención de consumidor en la solicitud impugnada. Pese a ciertas diferencias de menor relevancia, ambos signos son también visualmente muy similares en su conjunto. El público recordará en especial el elemento denominativo y podrá atribuir a los signos un mismo origen comercial, aunque detecte ciertas diferencias entre los dos signos. La presencia de elementos gráficos no es relevante dado que no aportan distintividad a las marcas de base. – La presencia del sonido “K” en ambos signos provocará una confusión de los productos comercializados e incluso el público puede pensar que la empresa titular de las mismas utilice ambos signos como marcas derivadas. – El acrónimo “LK”, que se corresponde con “Little Kiss”, ha sido utilizado en España para corsetería y trajes de baño desde 1959 y su trayectoria está marcada por la innovación. Está presente en 47 países, siendo el principal mercado el europeo, y la exportación una de las piedras angulares en las que se asienta el futuro de la empresa. Las marcas anteriores tienen un fuerte carácter distintivo no solo intrínsecamente sino por el grado de conocimiento del que goza entre el público. Este hecho acentúa el riesgo de confusión por parte del consumidor y que el titular de la marca anterior se aproveche del goodwill del signo anterior “LK”. – Por lo tanto, resulta procedente cancelar el registro de la marca impugnada. La titular de la marca comunitaria pide la confirmación de la resolución impugnada y la desestimación del recurso. Sus alegaciones pueden resumirse del siguiente modo: – Los signos enfrentados son muy cortos, y cuanto más corto sea el signo, más fácil es para el público percibir sus elementos individuales, por lo que pequeñas diferencias pueden generar una impresión general bien diferenciada. Los grafismos que acompaña a los signos en liza son de vital importancia visualmente ya que constituyen el elemento más característico de dichas marcas. – Aunque las marcas coincidan fonéticamente en el sonido final al compartir a la letra “K”, el público suele prestar más atención a los inicios de los signos que a sus parte finales. Además, este sonido apenas tienen impacto en la impresión global generada por las marcas confrontadas pues diferencias mínimas en signos tan cortos serán inmediatamente apreciadas por los consumidores. – Conceptualmente no puede efectuarse una comparación entre los signos ya que ambos carecen de significado al ser letras comunes del abecedario. Los consumidores no establecerán una relación de las marcas “LK” con la expresión “Little Kiss” pues normalmente no se paran a analizar elemento RESOLUCIÓN DE 28 DE MAYO DE 2010 – R 894/2009-4 – SK / LK 7 por elemento sino que perciben las marcas como un todo. Por otro lado, y por lo que se refiere a la comparación de los productos, al no tratarse de signos similares, y ser esta una condición necesaria para establecer un riesgo de confusión, no es necesario entrar a efectuar una comparación de los productos. – En relación al aprovechamiento indebido de la reputación o carácter distintivo de las marcas “LK” se indica que los signos en liza presentan tantas diferencias que el público relevante no efectuará vinculo alguno entre los signos enfrentados, por lo que resulta improbable que se realice una asociación entre las marcas. En este asunto no se ha acreditado ni el perjuicio ni el aprovechamiento indebido por lo que la acción de nulidad basada en este motivo debe igualmente ser desestimada. Fundamentos 8 El recurso es admisible, sin embargo, el mismo no está fundado ya que, al no ser los signos en liza similares, no existe un riesgo de confusión en el territorio relevante y ello debido a las importantes diferencias visuales y fonéticas que presentan los signos considerados en su conjunto. 9 El artículo 8, apartado 1, letra b) del RMC dispone que, mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca solicitada cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos que ambas marcas designen, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior. Conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente, constituye un riesgo de confusión. 10 El riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, de acuerdo con la percepción que el público relevante tenga de los signos y de los productos en cuestión, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del supuesto concreto y particularmente la interdependencia necesaria entre la similitud de la marcas y de los productos o servicios. Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, esta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (vid. las sentencias del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 1999 en el asunto C-342/97 “Lloyd Schuhfabrik” Rec. 1999 p. I-3819, ap. 18-26). 11 La percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de los productos de que se trata juega un papel determinante en la apreciación global del riesgo de confusión. El consumidor medio percibe normalmente una marca como un todo y no procede a un examen de sus distintos detalles (sentencias “Sabèl”, antes citada, ap. 23; “Lloyd Schuhfabrik”, antes citada, ap. 25; y auto del Tribunal de Justicia de 28 de abril de 2004 en el asunto C-3/03 P “Matratzen” Rec. 2004 p. I3657, ap. 29). Por lo demás, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el RESOLUCIÓN DE 28 DE MAYO DE 2010 – R 894/2009-4 – SK / LK 8 consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que de éstas conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada (sentencia “Lloyd Schuhfabrik”, ap. 26). 12 Los signos enfrentados son los siguientes: Marca Comunitaria anterior Solicitud MC 13 La Sala considera que los signos enfrentados producen una impresión global claramente diferente ya que, a pesar de compartir a la letra “K”, contienen otros elementos, tanto denominativos como gráficos, que determinan de forma clara su impresión de conjunto. 14 Las marcas anteriores se componen de una estructura denominativa conformada por las letras “LK” con una disposición particular y todas ellas acompañadas de unos elementos gráficos, y en la mayor parte de las ocasiones también cromáticos, que son ciertamente muy determinantes en la impresión de conjunto. Así, en tres de las marcas anteriores las letras “LK” se encuentran insertadas en una figura circular (en color rojo o sin reivindicar un color particular) y la letra “K” de menor tamaño aparece posicionada sobre la letra L. 15 En idéntico sentido, en otras dos de las marcas anteriores la combinación de letras “LK” tiene como característica muy llamativa que se superpongan las mismas formando un conjunto gráfico muy característico, en el que no es tan evidente la presencia de dos letras y que también podría percibirse como la letra “L” acompañada de un elemento gráfico en forma triangular y de distinto color. Por último, la otra marca anterior, “LK” presenta igualmente una configuración gráfica muy particular ya que estas consonantes parecen tener cierto movimiento o estar representadas en tres dimensiones. A la vista de lo anterior, la Sala considera que las marcas anteriores están conformadas, además de por la combinación de letras “LK” (cuando la letras “K” es reconocida como tal en alguna de las marcas anteriores), por una disposición y una grafía particular que son las que determinan en gran parte su carácter distintivo. De esta forma, es ese gráfico característico y su llamativa configuración los que tienen un peso más importante en la impresión de conjunto que percibe el consumidor. RESOLUCIÓN DE 28 DE MAYO DE 2010 – R 894/2009-4 – SK / LK 9 16 Por su parte, la marca impugnada se compone también de una combinación de consonantes “SK” que presentan igualmente un gráfico y una cromática muy característicos. En efecto, las letras que la componen, delineadas en color azul y que presentan en el interior de la letra “K” una figura roja parecida a un corazón, tienen también como características más llamativas a sus elementos gráficos y la disposición particular sus respectivos elementos denominativos. 17 A la vista de las anteriores consideraciones, la Sala considera que, auque los signos en liza compartan la presencia de la letra “K”, en su conjunto las diferencias gráficas y de configuración que presentan los signos determinan de forma evidente el carácter distintivo de los signos en liza. Por lo tanto, se concluye que no existe una similitud visual relevante entre los signos enfrentados. 18 Fonéticamente, las marcas anteriores serán pronunciadas en dos golpes de voz como “L-K” (cuando esta última letra sea identificada en alguna de las marcas anteriores) y “S-K” respectivamente. La coincidencia en la letra “K” en ambos signos, e igualmente en la misma posición final, no es sin embargo una similitud lo suficientemente relevante como para que determine, por sí misma, la existencia de una similitud fonética relevante. 19 En efecto, en marcas compuestas de combinaciones de dos o tres letras incluso la existencia de una diferencia en una letra puede ser suficiente para que se produzca una clara diferenciación de las mismas (véase Resolución de la Sala de 2 de agosto de 2007 en el asunto Case R 1480/2006-2 – IKH / KH, ap. 16). Además, en el caso que nos ocupa, la diferencia en las letras que componen los signos se sitúan al principio de ambas marcas, y generalmente el público suele prestar más atención al inicio de los signos que a sus finales. A mayor abundamiento, se considera que en las marcas que se componen por un número limitado de letras, el consumidor suele concentrarse y memorizar todas las letras que lo conforman (véase, entre otras la Resolución de la Sala de 21 de junio de 2005 en el asunto R 543/2003-4 – GOSS / BOSS). Por lo tanto en este tipo de signos cortos la diferencia en una única letra puede ser suficiente para provocar que no exista ni similitud visual ni fonética (véase Resolución de 21 de septiembre de 2005 en el asunto R 1092/2004-1 – H3G / HHG, ap. 22; y de 15 de mayo de 2007 en el asunto R 142/2006-2 – EO / EON). 20 Conceptualmente, las combinaciones de letras no representan concepto alguno por lo que no existiría similitud conceptual entre los signos en liza. 21 En el presente caso, se ha considerado que las diferencias visuales que presentan los signos en conflicto son de tal envergadura, a la vista de que la distintividad de los mismos reside en su particular representación gráfica, que las marcas enfrentadas no pueden considerarse como visualmente similares. 22 Por lo que se refiere al carácter distintivo de la marca anterior, la Sala quiere reiterar que el mismo radica más que la particular representación y disposición de las figuras que lo componen que en si, hipotéticamente, estas figuras se corresponden con la representación de dos letras o si las mismas comparte uno de RESOLUCIÓN DE 28 DE MAYO DE 2010 – R 894/2009-4 – SK / LK 10 sus fonemas. En este sentido es de destacar que, incluso si se considerase que existe un cierto grado de similitud fonética entre los signos, en la medida en que comparte el sonido de la letra “K”, el resultado sobre la no existencia de un riesgo de confusión no variaría. 23 La mayoría de los productos en liza, y para los que el solicitante reclama un mayor carácter distintivo y conocimiento en el mercado, se adquieren única y exclusivamente tras haber sido examinados y probados. Por lo tanto, el aspecto visual en las marcas de este tipo de productos (prendas de vestir ) juega un papel mucho más importante que el fonético tal y como ha reconocido la jurisprudencia del Tribunal General en la sentencia de 7 de mayo de 2009 en el asunto T-414/05 NHL Enterprises BV v OHIM (‘LA Kings’), ap. 73. 24 En cualquier caso, la Sala quiere confirmar que incluso si se hubiera acreditado que, por el uso efectuado, las marcas anteriores gozasen de un elevado carácter distintivo, lo que no ha sido probado en este asunto, ello no significa que las marcas en liza puedan considerarse similares cuando, tal y como se ha concluido, no lo son. En efecto, el renombre de una marca no permite presumir la existencia de un riesgo de confusión por el mero hecho de que exista un riesgo de asociación en sentido estricto (véase Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 2000 en el asunto C-425/98 Marca Mode CV v Adidas AG and Adidas Benelux BV (‘Marca’) [2000] Rec I-4861, ap. 40, 41). 25 Ciertamente, el artículo 8, apartado 1, letra b) del RMC presupone como condición sine qua non la existencia de una identidad o similitud de signos y productos/servicios (véase, entre otros, la Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de Octubre de 2004 en el asunto C-106/03 Vedial S.A. v OHIM (‘Hubert’) [2004] Rec I-9573, ap. 51 y 54, el Auto de 24 de septiembre de 2007 en el asunto C-405/06, Miguel Torres, S.A./OAMI (“TORRE MUGA/TORRES”), ap. 30-33); y del Tribunal de Primera Instancia de 12 de diciembre de 2002 en el asunto T-110/01 Vedial S.A. v OHIM (‘Hubert’) [2002] Rec. II-5275, ap. 65; de 22 de octubre de 2003 en el asunto T-311/01 Les Editions Albert René v OHIM (“Starix”) [2003] Rec II-4625, ap. 61; y de 11 de julio de 2006 en el asunto T-247/03 Miguel Torres, SA v OHIM (“Torre Muga”) [2006] Rec. II-51*, ap. 72, 79-80). 26 En consecuencia, como las marcas enfrentadas se han considerado que, en su conjunto no son similares, el hecho de que la marca anterior gozase eventualmente de un elevado carácter distintivo y que los productos enfrentados fueran idéntico no puede modificar la evaluación del riesgo de confusión que se ha efectuado con anterioridad. 27 En consecuencia, respecto al motivo de la oposición basado en el apartado 1 del artículo 8 del RMC, procede su desestimación al considerar que no existiría un riesgo de confusión en el consumidor de los territorios relevantes. RESOLUCIÓN DE 28 DE MAYO DE 2010 – R 894/2009-4 – SK / LK 11 Costas 28 A tenor del artículo 81, apartados 1 y 6 del RMC y de la regla 94, apartado 1 del REMC, recaerán en la parte recurrente, por ser la parte vencida, las costas sufragadas por la titular de la marca comunitaria en el procedimiento de recurso. Fijación de Costas 29 De conformidad con el artículo 81, apartado 1 del RMC y la regla 94, apartado 7, letra d) del REMC, la Sala de Recurso deberá fijar el importe de los gastos que la parte recurrente debe abonar a la titular de la marca comunitaria por los procedimientos de recurso y de anulación, en 1000 EUR (450 EUR por la representación en el procedimiento de anulación y 550 EUR por la representación en el procedimiento de recurso). RESOLUCIÓN DE 28 DE MAYO DE 2010 – R 894/2009-4 – SK / LK 12 Fallo En virtud de todo lo expuesto, LA SALA resuelve: 1. Desestimar el recurso. 2. Ordenar que la parte recurrente corra con las costas de los procedimientos de anulación y de recurso. 3. Fijar la cuantía de los gastos que la parte recurrente debe abonar a la parte recurrida por los procedimientos de anulación y de recurso en 1000 EUR. D. Schennen A. Szanyi Felkl F. López de Rego Secretario: J. Pinkowski RESOLUCIÓN DE 28 DE MAYO DE 2010 – R 894/2009-4 – SK / LK