Informe de Síntesis por Thierry CALAME, Relator General

Informe de Síntesis
por Thierry CALAME, Relator General,
Sarah MATHESON y John OSHA, Reporteros Generales Adjuntos,
Sara ULFSDOTTER, Anne Marie VERSCHUUR y
Kazuhiko YOSHIDA, Asistentes al Relator General
Pregunta 234
Público relevante para determinar el grado de reconocimiento de marcas
famosas, marcas notorias y marcas renombradas
El propósito de esta pregunta es el estudio de la legislación internacional y nacional en
relación al término público relevante para determinar el grado de reconocimiento de
marcas famosas, marcas notoriamente conocidas y marcas renombradas y promover
propuestas para una mayor armonización.
Los Grupos nacionales de los siguientes países (por orden alfabético) han presentado
informes: Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, China,
Dinamarca, Egipto, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Israel,
Italia, Japón, Letonia, Luxemburgo, Malasia, México, Países Bajos, Polonia, Portugal,
República de Corea, Rumania, Rusia, Singapur, Sudáfrica, España, Suecia, Suiza,
Trinidad y Tobago, Turquía, Reino Unido y EE.UU., un total de 39 informes.
Muchos de los informes proporcionan una visión detallada y minuciosa así como un
análisis de las disposiciones legales y reglamentarias sobre el asunto. Varios de los
Grupos Nacionales han hecho, además, propuestas para una mayor armonización del
público relevante.
Este informe resume algunos de los temas discutidos en los Informes Nacionales de
Grupo, pero no pretende describir completamente la información sobre las diferentes
legislaciones nacionales proporcionada por los Grupos Nacionales. Para una
descripción detallada de una respuesta particular, se hace referencia al respectivo
Informe Nacional de Grupo.
I.
Análisis de la legislación vigente y de la jurisprudencia
Se invitó a los Grupos a responder a las siguientes preguntas de acuerdo con sus
legislaciones nacionales:
1.
¿Qué se considera público relevante a la hora de determinar el grado de
reconocimiento de marcas famosas, notorias y renombradas según su
jurisdicción? ¿Se considera a la totalidad del público en general o solamente a
un sector relevante del mismo como público relevante a la hora de determinar el
conocimiento, reconocimiento o fama de una marca?
1
Sector relevante
En muchos países, el público pertinente para determinar el grado de reconocimiento
es un sector relevante del público (que, como varios Grupos apuntan puede ser,
dependiendo de las circunstancias, el público en general), pero los criterios pueden
variar en función de si se trata de una marca notoriamente conocida, renombrada u
otra.
En cuanto a las marcas de renombre, la mayoría de los Estados miembros de la UE
(los Estados miembros de la UE que han presentado un informe son Austria, Bélgica,
Bulgaria, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Italia, Letonia,
Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania, España, Suecia y el Reino
Unido) se remiten al caso General Motors /Yplon en el que el TJUE señala que el
público pertinente es el público interesado por la marca y por lo tanto depende de los
productos o servicios de que se trate.
Los países del Benelux (Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo) comentan lo siguiente
con respecto a la definición del público en el contexto de las marcas notoriamente
conocidas. El Grupo belga observa que para que una marca sea notoriamente
conocida en el sentido del art. 6 bis del Convenio de París, la marca deberá
beneficiarse de un reconocimiento que va más allá de la rama o de los círculos del
sector en cuestión. El Grupo de Luxemburgo observa que para que una marca sea
notoria, debe ser conocida por una gran parte de la población del Benelux. El Grupo
holandés apunta a que antes de que entrara en vigor el acuerdo ADPIC el público
relevante era la totalidad del público en general; sin embargo a la luz del art. 16 (2) del
Acuerdo ADPIC el sector relevante debe tenerse en cuenta y, por lo tanto, la prueba
aplicable puede estar muy próxima a la de las marcas de renombre (como también se
desprende de la reciente jurisprudencia holandesa).
El Grupo francés señala que no está claro si el público relevante debe ser analizado
de forma diferente según se trate de marcas notoriamente conocidas o de marcas de
renombre.
El Grupo alemán señala que las marcas notoriamente conocidas deben gozar de una
notoriedad considerable en los círculos relevantes del público en cuestión, es decir, del
60 al 70%; para las marcas de renombre no existen umbrales fijos, pero el 8,1% ya se
considera suficiente según la jurisprudencia. En general, el umbral de protección se
considera mucho mayor para las marcas notoriamente conocidas que para las marcas
de renombre. El Grupo polaco señala que una marca se considera generalmente
conocida si es reconocida por al menos el 50% de los clientes potenciales, es
conocida en casi todo el país y ha estado presente en el mercado durante un largo
período de tiempo.
También en Corea el público relevante es el sector pertinente del público. Sin
embargo, se requiere un grado diferente de reconocimiento para "marcas
notoriamente conocidas", "marcas famosas", "marcas de renombre", "marca conocida
por los consumidores dentro o fuera de la República de Corea", y "marcas conocidas
por los consumidores ", respectivamente.
En Rusia, la ley no define el público relevante, pero para determinar el grado de
conocimiento de la marca, se puede entrevistar a los consumidores interesados.
2
Países en los que se menciona (también) "público en general"
En Argentina, la jurisprudencia relativa a las marcas notoriamente conocidas establece
que tales marcas deben ser conocidas por el público en general. No existe
jurisprudencia relativa a la interpretación del art. 16 (2) del Acuerdo ADPIC.
En Australia, se utilizan varios términos. Para las "marcas con ubicuidad notoria" el
público relevante es el público en general, para las "marcas notoriamente conocidas"
es el sector relevante del público y para las "marcas de renombre en Australia", el
renombre debe ser probado con relación a determinados bienes y servicios para los
que la marca ha de estar registrada.
En Brasil, para marcas de reconocido prestigio (o renombradas), el público destinatario
es el público en general, mientras que para las marcas notoriamente conocidas son los
consumidores o los potenciales clientes que consumen estos productos o servicios
(por lo tanto no el público en general, sino la clase de consumidores de este segmento
específico).
El Grupo chino informa de que hay "marcas comunes", "marcas con una cierta
influencia" y "marcas notoriamente conocidas". En cada caso, el público relevante es
el sector pertinente del público, pero el nivel de reconocimiento requerido es diferente
(en relación con las marcas mencionadas: en orden ascendente).
El Grupo egipcio señala que la jurisprudencia está dividida, pero que la tendencia
reciente es exigir el reconocimiento por parte del público del sector pertinente.
En Japón, no existe una definición legal del "público relevante" por lo que el término se
interpreta en base al significado de la disposición aplicable. Con respecto a la mayoría
de las disposiciones (pero no todas), esto significa que es el sector pertinente del
público. En general, una marca famosa tiene mayor grado de reconocimiento que una
marca notoriamente conocida.
En México, el público relevante para las marcas notarias es el sector en cuestión y
para las marcas famosas el público en general. Una marca famosa debe registrarse,
para lo cual se requiere aportar cierta información, incluyendo entre otras cosas la
información sobre el sector del público constituido por los consumidores reales y
potenciales que identifiquen la marca con los productos o servicios designados por
dicha marca (basándose en un estudio de mercado o en otros medios permitidos por
la ley).
En Portugal, el público relevante para las marcas notoriamente conocidas es el público
en general, mientras que para las marcas de renombre es un sector limitado de la
población (es decir, el sector relacionado con el mercado de los bienes o servicios). En
España, es al revés: el público de referencia para las marcas notoriamente conocidas
("marca notoria”) es el sector pertinente del público al que se destinan los productos o
servicios, mientras que para las marcas de renombre ("marca renombrada") es el
público en general. El Grupo español apunta que la protección aumenta con el grado
de reconocimiento en el sector pertinente o en otros sectores. Además, señala que los
términos utilizados no coinciden con los utilizados en la Directiva comunitaria de
marcas.
En Sudáfrica, el público relevante no está definido, pero el Grupo sudafricano informa
de que se asume que no es necesario el conocimiento del público en general.
3
En Suecia, si una marca es conocida por el público en general, no se necesita ninguna
prueba para apoyar el hecho de que la marca tiene una protección más amplia.
En la legislación suiza se conocen tres "niveles" diferentes. Las "marcas famosas"
deben ser conocidas por la totalidad del público en general en todo el territorio de
Suiza. Para considerar como "notoria" una marca, ésta debe ser reconocida en al
menos uno de los sectores relevantes del público y en todo el territorio de Suiza,
mientras que para la calificación de una marca como "renombrada" el público
relevante puede ser el integrado por un nicho limitado de mercado en zonas de Suiza
en aquellos casos que se basen en la ley de competencia desleal.
En Turquía, para las marcas famosas el público relevante es el público en general.
Para las marcas notoriamente conocidas, es el grupo de consumidores al que van
dirigidos los bienes y/o servicios de que se trate; y para las marcas renombradas, es
suficiente el conocimiento por parte de un segmento limitado del público dentro del
sector pertinente.
En los EE.UU., una marca es famosa si es ampliamente conocida por el público
consumidor en general de los Estados Unidos, como la forma de designar los
productos o servicios del titular de la marca. Para las marcas notoriamente conocidas,
el público relevante es un sector limitado de la población, integrado por quienes
consumen o se ocupan de los productos o servicios de los que se trate.
2)
Por favor, aclare si su jurisdicción hace referencia a los términos
discutidos en las secciones 22-26.. Si es así, ¿se interpreta de forma diferente el
concepto “público relevante” para determinar el reconocimiento de marcas
famosas, marcas notorias o marcas renombradas respectivamente (y en su caso
marcas sujetas a cualquier otro término)? ¿Se basa en los mismos criterios esta
afirmación?
La mayoría de los países (con excepción de Finlandia y Japón) informan de que
utilizan el término "marca notoriamente conocida". Varios Grupos indican que
consideran este término igual a otros términos: en Egipto es "famosa", en Suiza,
México y en Alemania es "notoria", en Rumania "famosa" y "notoria" y en Suecia "tiene
una reputación".
El término "marca con una reputación" o "marca renombrada" se utiliza, además, en
los Estados miembros de la UE (aunque Rumania informa de que no está definido en
la legislación nacional) y Suiza (aunque no es un término técnico).
El término "marca famosa" se utiliza en Egipto, Hungría, Japón, la República de Corea,
México, Rumania, Suiza, Turquía y los EE.UU. En Canadá se utilizan los términos
marca “famosa” y marca “notoriamente conocida”, si bien el criterio es por lo general el
mismo.
La ley de marcas Australiana reconoce marcas con "ubicuidad notoria", "marcas
notoriamente conocidas" y "marcas de renombre en Australia". En Suecia, los
tribunales a veces declaran que un término es "notoriamente conocido", si es conocido
por el público en general.
En Brasil, además de la expresión marca notoria, también se utiliza la expresión
"marcas de reconocido prestigio (o renombradas)".
La Ley de Marcas de Corea contiene cuatro artículos que requieren un cierto grado (y
cada vez diferente) de reconocimiento de la marca. El informe menciona "marca
4
notoriamente conocida", "marca famosa", "marca de renombre" y "marca conocida por
los consumidores dentro o fuera de la República de Corea". Además, la Ley de
Prevención de la Competencia Desleal se refiere a una "marca conocida por los
consumidores".
El Grupo japonés informa de que responder a esta pregunta es difícil porque los
términos utilizados en los textos jurídicos japoneses y los conceptos incluidos en ellos
no se corresponden claramente con los términos mencionados en las Pautas de
Trabajo. En general, los términos utilizados en los textos jurídicos son "marcas
ampliamente reconocidas" y "marcas famosas", mientras que los académicos utilizan
los términos "notoria" y "famosa" (ambos términos se pueden utilizar para hacer
referencia a "marcas ampliamente reconocidas"). Los términos son utilizados en
muchas de las disposiciones de la Ley de Marcas y de la Ley de Competencia Desleal
y se interpretan en base al significado o propósito de cada disposición.
En Suiza también se utilizan otros términos, pero sólo ocasionalmente y no de manera
consistente.
Para la definición / interpretación / evaluación del público relevante, se hace referencia
a lo dispuesto en el apartado I.1.
3)
Si el público relevante puede ser un sector limitado del público, por favor
responda (siempre que sea posible con referencia a lo establecido en la
legislación y/o jurisprudencia) a las siguientes preguntas.
a)
Por favor, describa brevemente el criterio utilizado para determinar el
público relevante. ¿Se toma en consideración la edad, género, lugar de origen,
nivel cultural, grupos con intereses particulares, la sofisticación/habilidad del
consumidor? ¿Se le da importancia a la forma en que los bienes o servicios en
cuestión son ofertados en el mercado?
Los Grupos generalmente responden que todos estos factores pueden de hecho ser
relevantes, pero que en cada caso los criterios aplicados dependen de los bienes y / o
servicios de que se trate.
Los Estados miembros de la UE en su mayoría se refieren a la sentencia de General
Motors/Yplon, conforme a la cual el público entre el que la marca anterior debe haber
adquirido renombre es el interesado por esta marca (y por lo tanto, en función del
producto o servicio comercializado, podrá tratarse de un público en general o de un
público más especializado, por ejemplo los que operan en un sector específico). Se
alcanza el grado de conocimiento requerido cuando la marca anterior es conocida por
una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados
por dicha marca. En este sentido hay que tener en cuenta todos los hechos
pertinentes del caso (en particular la cuota de mercado de la marca, la intensidad, la
extensión geográfica y la duración de su uso y la cuantía de la inversión realizada por
la empresa en su promoción). Territorialmente, la condición se cumplirá cuando una
marca es notoriamente conocida en una parte sustancial del territorio de un Estado
miembro.
El Grupo francés apunta a que los tribunales han aplicado los siguientes criterios para
la determinación del público relevante: (i) el destino profesional de los productos o
servicios; (ii) los intereses de un sector en particular; (iii) la naturaleza de los
productos; (iv) el nivel técnico de los productos; (v) el sexo, (vi) la edad; (vii) la
ubicación geográfica; (viii) el poder adquisitivo; y (ix) la forma en que se venden los
productos / servicios.
5
El Grupo japonés informa de que se requiere el reconocimiento nacional cuando esté
en juego la distintividad sobrevenida, una marca famosa o la dilución de una indicación
famosa. En relación con una marca que sea idéntica o similar a una marca
notoriamente conocida y utilizada con fines desleales, se tiene en cuenta el
reconocimiento entre los consumidores japoneses, y también extranjeros. También se
consideran los métodos de venta de bienes o servicios relacionados con la marca en
cuestión.
En Corea, la edad y el género pueden ser tenidos en cuenta para la determinación del
público relevante siempre que éstos estén relacionados con el grupo principal
consumidor de los productos/servicios protegidos por la marca en cuestión. Por lo
general no se considera el ámbito geográfico ni cómo se comercialicen los productos.
En México, cuando se realiza un estudio de mercado (lo que constituye una prueba
importante) se toman en consideración la edad, la cultura, el género y los intereses
especiales de los consumidores reales y potenciales y otros sectores de la población
asociada a la marca registrada, así como la forma en que los productos o servicios son
ofrecidos o entregados.
El Grupo ruso observa que cuando se lleva a cabo una encuesta de opinión, por lo
general será entrevistado el consumidor "medio" si se trata de bienes de consumo,
mientras que para los productos con fines industriales serán entrevistados expertos
(consumidores del tipo de bienes, tales como fabricantes y comerciantes).
b)
¿Estaría
compuesto
el
público
relevante
solamente
por
consumidores/compradores reales/potenciales de los productos/servicios en
cuestión o por un sector del público más amplio? Sírvanse explicar cómo se
hace la delimitación.
Muchos Grupos responden que el público relevante constaría de los consumidores y
los compradores reales y potenciales. Además, muchos añaden que en función de los
bienes y servicios se incluirían otros interesados.
El Grupo australiano observa que con respecto a una marca con ubicuidad notoria el
público relevante es el público en general, pero tendrá que tenerse presente la
reputación de la marca en relación con los productos y servicios específicos para los
que se utiliza. Al evaluar si una marca ha adquirido reputación, la jurisprudencia se
refiere a un número importante de personas (aunque la reputación en un nicho puede
ser suficiente). Se requiere una reputación entre los consumidores de los bienes y
servicios de los que se trata.
El Grupo austriaco señala que no existe jurisprudencia al respecto, pero que los
clientes potenciales deben ser el grupo clave del público relevante, mientras que las
personas que no tienen relación con los productos/servicios en cuestión no se deben
tener en cuenta.
El Grupo belga observa que la jurisprudencia no prevé una solución clara para las
marcas notoriamente conocidas. El Grupo francés apunta a que algunas decisiones se
refieren a un público más amplio que también incluye a un público "interesado" en el
sector pertinente. En Sudáfrica, el público relevante está formado por las personas
"interesadas" en los productos o servicios.
En China, el público relevante está compuesto por un público más amplio que el
integrado por los consumidores y los compradores reales y potenciales. También se
6
incluyen los fabricantes de productos o proveedores de servicios y a las personas
dedicadas al marketing.
El Grupo canadiense informa de que si bien el público relevante se establece caso por
caso, lo cierto es que por regla general parece que para determinar el público
relevante en procedimientos de oposición solo entrarían en consideración los
consumidores actuales o potenciales.
El Grupo holandés señala que también el público relacionado con la marca es
relevante en el contexto de las marcas de renombre. Para las marcas notoriamente
conocidas puede ser más limitado (en concreto, el sector pertinente), lo que si se
interpreta como los consumidores reales y potenciales solamente (sobre lo que no
hay jurisprudencia clara) parece contraponerse (vis-a-vis con el Reglamento sobre la
marca comunitaria) con el mayor alcance de la protección previsto en el Convenio de
París.
Los Grupos húngaro, español y portugués apuntan a que el público relevante puede
ser, aparte de consumidores reales y potenciales, un público más amplio en función de
las características de los bienes y servicios de que se trate. También el Grupo letón
señala que el público relevante está compuesto no sólo por consumidores reales y
potenciales, sino también por un público más amplio. El Grupo italiano considera que
el público relevante puede, en los casos apropiados, incluir también a las personas
involucradas en el comercio de los mismos. El Grupo del Reino Unido observa que,
además de los consumidores y los compradores, también se incluirán a los
distribuidores y comerciantes de estos bienes.
En Japón, será un público más amplio a menos que se trate de una marca
notoriamente conocida.
En Singapur, también están incluidos, además de los consumidores reales y
potenciales, los distribuidores y aquellos negocios y empresas que se ocupan de los
bienes o servicios a los que se aplica la marca. También en Turquía se tienen en
cuenta otros grupos, como los círculos de negocios y aquellos que participan en los
canales de distribución.
c)
¿Estaría compuesto el público relevante por profesionales/empresarios
que sean clientes o usuarios finales?
Los Grupos generalmente responden que puede ser el caso, pero dependerá de los
bienes y/o servicios de los que se trate.
El Grupo de Turquía apunta a que en el público relevante se incluirían -aunque no
debería estar compuesto exclusivamente por ellos- los empresarios/profesionales que
sean clientes o usuarios finales.
d)
¿Podría el público relevante estar compuesto por personas que se
dediquen a la comercialización de los bienes o servicios en cuestión, tales como
distribuidores, licenciatarios y comerciantes?
Los Grupos generalmente responden que puede ser el caso, pero que dependerá de
los bienes y/o servicios de que se trate.
El Grupo belga observa que sólo se tendrán en cuenta si constituyen el grupo de
usuarios finales de los productos o servicios de que se trate.
7
El Grupo holandés apunta a que el público relevante no puede estar compuesto
únicamente por distribuidores, licenciatarios y comerciantes, etc., sino que en principio
también es relevante el público que eventualmente se encontrará con la marca. En
Canadá la situación parece que es semejante. Otros grupos señalan que el público
relevante no puede limitarse a las personas que se dedican al comercio de los
productos/servicios en cuestión y que a menudo ni siquiera se incluirán en el público
relevante.
e)
¿ Podría tratarse de un público relevante “mixto”, es decir, que esté
compuesto por personas que se dediquen a la comercialización,
profesionales/empresarios que sean clientes o usuarios finales y consumidores
particulares?
Los Grupos responden en general que puede ser el caso, pero que dependerá de los
bienes y/o servicios de que se trate (ver también más arriba, en el apartado I.3.d).
f)
En términos cuantitativos, ¿cúan limitado puede ser el sector relevante
del público para constituir el público relevante? ¿Se ha establecido un nivel
mínimo?
Los Grupos nacionales no establecen un "nivel mínimo" cuantitativo (ver los
porcentajes mencionados para Suiza, Alemania y Polonia con respecto a las marcas
notoriamente conocidas en el apartado I.1; sin embargo, otros Grupos, en particular
los Grupos turco y holandés, mencionan ejemplos de la jurisprudencia -pero no reglas
rígidas-).
Entre otros Grupos, el belga señala que la sentencia del TJUE de General
Motors/Yplon dispone que la Directiva comunitaria de marcas no requiere un
porcentaje determinado para las marcas renombradas.
El Grupo de Estados Unidos da por hecho que la pregunta se refiere al nivel más bajo
del público relevante en cuanto a su numerosidad, y no al nivel más bajo de
reconocimiento. Dicho esto, no hay un nivel inferior claro; depende de la cantidad de
consumidores que haya en realidad.
g)
¿Existen diferencias para los distintos productos/sectores de la industria
a la hora de delimitar el público relevante?
Los Grupos generalmente responden que puede ser el caso, pero que dependerá de
los bienes y/o servicios de que se trate.
4)
¿Existen diferencias en el concepto de “público relevante” cuando se
evalúa el grado de reconocimiento de las marcas en los casos de dilución,
aprovechamiento de la reputación ajena o en la determinación del riesgo de
confusión en procedimientos por infracción?
Varios países (por ejemplo, Argentina, Brasil, Canadá, República de Corea, Filipinas y
Turquía) afirman que éste no es el caso. Hay que tener en cuenta que esto puede ser
diferente cuando se trata de marcas que no son notorias y se invocan los motivos
mencionados (o similares).
El Grupo de Australia afirma que no está claro cómo se determinará el público
relevante en el contexto de las marcas notoriamente conocidas.
8
Los Estados miembros de la UE apuntan al consumidor medio en el contexto de la
evaluación del riesgo de confusión. Por otra parte, con referencia a la sentencia del
TJUE en el caso INTEL, el Grupo belga indica que para los casos de dilución o
tarnishment el público relevante está formado por el consumidor medio de los
productos o servicios para los cuales esté registrada la marca anterior, mientras que
para el parasitismo se refiere a los consumidores medios para los que se ha registrado
la marca posterior. El Grupo alemán observa que para el free-riding (parasitismo), los
compradores reales/potenciales también constituyen el público relevante en la medida
en que afecta a la reputación de la marca anterior. Varios Grupos, entre ellos el Grupo
holandés, indican que no hay diferencia para evaluar si existe o no una marca de
renombre o notoriamente conocida como tal. Parece importante distinguir entre la
evaluación de si existe o no tal marca y de si existe o no una infracción en un caso
particular (donde otro público puede participar) - algunos Grupos pueden haber
confundido estos temas.
También Suiza y el Grupo de Singapur mencionan la dilución y el aprovechamiento
indebido por un lado, y el riesgo de confusión por otro.
El Grupo chino señala que no existen disposiciones específicas en las leyes o
reglamentos sobre esto.
El Grupo japonés señala que, con relación al riesgo de confusión (entre otras cosas),
el público relevante es un sector relevante, mientras que en relación con la protección
contra la dilución se toma en consideración un público más amplio.
El Grupo mexicano señala que el concepto de "público relevante" no está bien
desarrollado en el sistema mexicano. Parece que el "público relevante " es por lo
general equivalente al "público consumidor", cuyas características pueden variar
según los elementos de la marca.
En Rusia, no existe un "concepto de público relevante " en relación con la dilución, el
free riding o el riesgo de confusión. El público relevante es pertinente en relación con
la realización de encuestas de opinión para investigar si una marca es notoria.
El Grupo de EE.UU. señala que la cuestión parece ir más allá de las categorías de
marcas que son famosas, de renombre, etc. El público relevante para la marca famosa
con respecto a la dilución es el público consumidor en general. En el caso de free
riding o para determinar la cuestión del riesgo de confusión, se tienen en cuenta los
consumidores reales y potenciales del producto o servicio en cuestión. En un caso
típico de infracción, consta de los compradores de productos o servicios de la parte
demandada; en un caso de confusión inversa se compone de los compradores de los
productos o servicios del demandante.
5)
¿ En qué momento entra en juego la evaluación de público relevante a la
hora de registrar una marca, en los procedimientos por uso indebido, tales como
aprovechamiento de la reputación ajena, dilución o infracción, y en los
procedimientos de oposición?
La mayoría de los Grupos comenta que entra en juego en el momento en que una
parte afirma que una marca es notoriamente conocida; estas situaciones pueden ser,
en particular:
- Registro/examen (para demostrar la distintividad sobrevenida);
9
- Un procedimiento de oposición (ya sea como requisito para ciertos motivos que son en algunos países, como los países del Benelux, más limitados que
los motivos que pueden invocarse en una acción de cancelación- o para
demostrar un elevado carácter distintivo);
- Un procedimiento de infracción/uso indebido y de nulidad (ya sea como
requisito para determinados motivos, como la dilución, o para demostrar un
elevado carácter distintivo). (Nótese que en Filipinas sólo el titular de una
marca registrada puede entablar un procedimiento de infracción);
- A veces también la mala fe y/o la competencia desleal (en particular, Bulgaria,
Grecia, Japón).
Algunos Grupos (por ejemplo, Austria) comentan que es más (o únicamente) relevante
en algunos de los asuntos o procedimientos anteriores, como es el caso de los
procedimientos por infracción, nulidad u oposición.
En Rusia, entra en juego cuando se lleva a cabo una encuesta de opinión para obtener
la condición de notoriedad.
6)
¿Se determina el público relevante con un test, un procedimiento
específico o de alguna forma similar o se analizaría caso por caso? Por favor, dé
una breve descripción de cómo se hace el examen o análisis.
Casi todos los Grupos informaron de que el público relevante se determina caso por
caso.
El Grupo griego apunta a que se utilizan varios criterios con el fin de evaluar el grado
de reconocimiento.
El Grupo mexicano señala que no existe un procedimiento específico y que el público
relevante se determina caso por caso, aunque a menudo se hace a través de un
estudio de mercado.
El Grupo de Singapur observa que se hace una distinción entre las marcas que son
"muy conocidas por cualquier sector relevante del público en Singapur" y las marcas
que son "muy conocidas por el público en general" (respecto de lo cual se hace
referencia a una definición incluida en la legislación aplicable, así como a la
jurisprudencia); mientras que en relación con la infracción y la determinación del riesgo
de confusión, la determinación del público relevante depende de las circunstancias del
caso (y por lo tanto no tiene que ser el público en general).
El Grupo sudafricano observa que la prueba consiste en si la marca es: (i) muy
conocida por las personas interesadas en los productos o servicios; y (ii) si es
conocida por un número considerable de esas personas.
El Grupo de los Estados Unidos informa de que en los casos de dilución el público
relevante está definido por ley como el público consumidor en general. En los casos de
las marcas notoriamente conocidas, es probable que se defina, caso por caso, como el
sector de la población que compra o comercializa los bienes y servicios de que se
trata.
10
II.
Propuestas de armonización
¿Es deseable una armonización? En caso afirmativo, responda a las siguientes
preguntas.
La gran mayoría de los Grupos consideran que la armonización es deseable.
El Grupo húngaro afirma que Hungría se ha armonizado con la práctica legal de la
Unión Europea y que las decisiones del Tribunal de Justicia de la UE proporcionan
directrices. El Grupo no ve la necesidad de una armonización en las leyes debido la
existencia de este proceso.
El Grupo de Letonia afirma que actualmente la armonización no se desea. El Grupo
finlandés expresa escepticismo hacia la armonización ya que la naturaleza y las
características de cada producto y su mercado pueden variar considerablemente. Del
mismo modo, el Grupo de Israel dice que si bien se desea la armonización, en
principio, no siempre es alcanzable. En vista del gran número de diferentes factores
que son relevantes para la determinación del público relevante, la armonización
parece poco práctica.
Dos Grupos no han respondido a la sección sobre la armonización.
1)
¿ Debería considerarse el público en general o solamente un sector del
mismo como público relevante para determinar el grado de conocimiento,
reconocimiento o fama de una marca?
Varios Grupos señalan que el público relevante debe ser un sector particular. El
público relevante debe ser evaluado en relación con los productos o servicios
disponibles (y por lo tanto el público relevante puede ser, en función de la situación, el
público en general o una sección más pequeña). El Grupo belga observa que es
oportuna la posibilidad de tener en cuenta un público más amplio o más especializado,
dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios designados por la marca.
El Grupo chino observa que el público relevante debe ser el público en general para
los bienes o servicios relacionados con la vida diaria de los consumidores, pero que
para el resto, el público relevante debe ser más limitado. El Grupo de Filipinas hace un
comentario similar.
El Grupo de Canadá comenta que para el reconocimiento o fama de una marca en un
nicho de la industria no debería considerarse al público en general como público
relevante. Se considera que ello llevaría a que el reconocimiento de una marca
dependiese del conocimiento del gran público, con la más que probable consecuencia
de que aquellas marcas que solo gozan de fama en un industria o nicho diferenciado
se consideraría siempre que carecen de la cualidad de famosas
Sin embargo, también hay varios Grupos (Argentina, Australia, Grecia, Portugal,
Singapur) que distinguen entre las marcas con diversos grados de reconocimiento, en
donde la marca de grado más alto (por lo general la que se refiere como "marca
notoriamente conocida ", o "famosa" en los EE.UU.) exige el reconocimiento del
público en general, mientras que para otros grados (respecto de lo cual algunos
Grupos observan que deberá haber un nivel de protección más bajo, es decir, sólo en
relación con los productos o servicios idénticos o relacionados), el reconocimiento en
un determinado sector sería suficiente.
11
El Grupo holandés observa que para las marcas renombradas el público relevante
debe ser el sector pertinente del público. Para otras categorías de marcas (en
particular las notorias) el Grupo holandés recomienda que se discuta más a fondo si el
público relevante debe ser el público en general o si se debe aplicar el umbral inferior
del art. 16 (2) del Acuerdo ADPIC (según el cual se debe considerar que puede ser
más favorable para los propietarios de marcas notorias en el extranjero, pero también
podría argumentarse que entra en conflicto con los principios del sistema de registro
holandés, sobre todo si el umbral es igual o incluso inferior al de las marcas
registradas).
El Grupo sudafricano afirma que la prueba actual es apropiada para los casos de
infracción ex art. 6 bis del Convenio de París, pero que un criterio más estricto se
debería seguir para los casos de dilución.
El Grupo español observa que es importante que los criterios para determinar si una
marca es notoriamente conocida, de renombre o famosa estén armonizados. El Grupo
también observa que hay una cierta disfunción del sistema español respecto a otros
sistemas, como el sistema comunitario.
2)
Por favor, exponga brevemente los criterios a utilizar a la hora de
establecer el público relevante para determinar el grado de reconocimiento de
marcas famosas, marcas notorias y marcas renombradas.
La mayoría de los criterios específicos indicados por los Grupos son una repetición de
los mencionados en el apartado nº I.3.a de las Pautas de Trabajo, es decir: la edad, el
género, el alcance geográfico, la cultura, los grupos con intereses especiales, la
sofisticación/habilidad del consumidor, o la forma de comercializar los productos o
servicios.
Además, varios Grupos mencionan otros criterios tales como la naturaleza de
bienes o servicios (por ejemplo, tipo/función/precio); también se mencionan
canales de publicidad y comercio, los ingresos, las necesidades especiales de
clientes, la formación académica, la profesión y el mercado profesional al que
destinan.
los
los
los
se
El Grupo austriaco adopta la posición de que no debe haber una distinción formal
entre las marcas notorias, las marcas renombradas y las marcas famosas, sino que los
tribunales deben evaluar el nivel de protección en una graduación continua.
El Grupo francés destaca que el público no se debe limitar a los compradores reales o
potenciales; también son relevantes los intereses del sector.
El Grupo alemán observa que los criterios deben determinarse en el contexto de la
marca en cuestión y, en todo caso, deben abarcar los productos o servicios
específicos cubiertos por la marca, si la publicidad de estos bienes o servicios está
destinada al público en general o a un público especializado y si los titulares los
comercializan en un sector especializado, aunque reclamen su conocimiento por el
público en general.
El Grupo de Reino Unido se refiere a la Recomendación Conjunta y señala, además,
que se debe prestar atención al mercado al que se dirige, a los bienes y servicios de
que se trata y a si se trata de un nicho de mercado. También el Grupo de Estonia
señala que los criterios previstos por la Recomendación Conjunta se podrían utilizar
para la armonización de los criterios que se utilizarán para establecer el público
relevante.
12
Como también se ha mencionado en el apartado II.1, varios Grupos afirman que para
las marcas notorias, el público relevante debe ser el público en general.
3)
¿Debería interpretarse de forma diferente el término público relevante en
función de que se trate de marcas famosas, marcas notorias o marcas
renombradas? En caso afirmativo, por favor defina los términos utilizados y
describa los criterios que se deberían utilizar para los diferentes tipos de
marcas.
Varios Grupos consideran que así debería ser (aunque algunos consideran que no es
que se interprete de manera diferente el público, sino más bien el grado o nivel de
reconocimiento necesarios), en particular cuando el alcance de la protección difiere.
Véase además el apartado II.1. Sin embargo, algunos Grupos afirman que no debería
ser el caso.
El Grupo suizo observa que las reclamaciones basadas en marcas no registradas se
deben reducir a lo absolutamente necesario.
4)
¿Sería posible o deseable el establecimiento de un examen o un método
especifico para determinar el público relevante o debería evaluarse caso por
caso? ¿Cómo se podría hacer el examen/análisis?
La mayoría de los Grupos opinan que el público relevante debe establecerse caso por
caso.
El Grupo egipcio señala que las directrices obligatorias son preferibles, pero que la
evaluación debe hacerse caso por caso. Asimismo, el Grupo español agradecería
algunas pautas, pero sin criterios fijos. El Grupo español también sugiere el
establecimiento (recomendado) de criterios para los estudios de mercado.
En Rusia, una prueba importante en un procedimiento para el reconocimiento de una
marca notoria consiste en los resultados de una encuesta de opinión realizada entre
los consumidores. A este respecto, el público relevante se establece a través de
métodos específicos. Pueden ser deseables nuevas directrices, si bien esto puede ser
difícil a tenor de las circunstancias específicas de cada caso.
El Grupo sudafricano entiende que la evaluación caso por caso sería adecuada para
las acciones basadas en el art. 6 bis del Convenio de París, pero considera que una
lista de verificación, como la que se propone en la Resolución Q214, apartado 1(a),
sería adecuada para la protección contra la dilución.
El Grupo estadounidense advierte que una marca es famosa, a efectos de dilución, si
es ampliamente reconocida por los consumidores del público en general de los
Estados Unidos como la indicación de origen de los bienes o servicios del titular de la
marca. En otros casos, el público relevante se debe determinar caso por caso.
Los Grupos Nacionales están invitados a comentar cualquier cuestión que
estimen de interés en relación con el público relevante para la determinación del
grado de reconocimiento de las marcas famosas, marcas notorias y marcas
renombradas.
El Grupo brasileño observa que en Brasil las marcas renombradas no están protegidas
expresamente por una legislación específica, sino que se reconocen en la
13
jurisprudencia. La armonización sería bienvenida para proporcionar criterios para la
protección.
El Grupo japonés señala que todos los países deben contemplar expresamente la
posibilidad de prevenir que una marca notoria o famosa sea registrada o utilizada por
otra persona en un país extranjero.
El Grupo español anota que sus análisis y comentarios fueron proporcionados en
relación con el mercado off-line. Sin embargo, la consideración del público relevante
en el mercado virtual, que va más allá de las fronteras territoriales, debe abordarse. El
Grupo español sugiere el estudio de este ámbito en el contexto de una posible
Q234bis.
El Grupo del Reino Unido observa que sería preferible que los legisladores y los
tribunales internacionales adoptaran una terminología consistente y clara en relación
con las marcas notorias, etc. También el Grupo suizo apunta que es deseable la
armonización de la terminología ya que la situación actual en la que se utilizan
distintas expresiones en diferentes países no se considera satisfactoria.
III.
Conclusiones
De acuerdo con los Informes de los Grupos, está claro que aunque el término "notorio"
es ampliamente utilizado, la calificación de las marcas notorias varía mucho en las
diferentes jurisdicciones. Además se utilizan otros términos para calificar marcas con
algún tipo de protección ampliada. "Famoso" y "tener una reputación / renombrada"
son dos ejemplos de dichos términos, pero no son los únicos. La armonización de la
terminología parece ser, por tanto, un reto para el Comité de Trabajo; pero intentar
encontrar, al menos, un entendimiento común de un espectro de notoriedad como
base para los debates sobre la armonización (también en referencia a trabajos
anteriores de la AIPPI, como la Resolución Q214) puede ser la manera más natural de
comenzar, porque la definición del público relevante puede variar en función del lugar
del espectro en que se encuentre la marca.
El siguiente paso será necesario definir el público relevante. Esto puede variar
dependiendo de la protección. Puede ser, por ejemplo, el público en general para la
protección de marcas no registradas, y un sector pertinente del público (que puede
coincidir, en función de los productos o servicios en cuestión, con la opinión pública en
general) para la protección de marcas registradas. Para avanzar en este punto es
probable que se requiera un debate en el Comité de Trabajo teniendo en cuenta las
respuestas de los Grupos.
Además, el Comité de Trabajo puede considerar la posibilidad de discutir los criterios
que se pueden utilizar para establecer el público relevante. Es probable que haya poca
controversia dadas las referencias de los Grupos a los criterios mencionados en la
Guía de Trabajo (y en algunos casos a la Recomendación Conjunta).
Como la mayoría de los Grupos toman la posición de que el público interesado debe
establecerse sobre una base de caso por caso, es probable que esto tampoco sea un
tema de acalorado debate.
***
14