la redue informa concepto de justa causa en las marcas

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
LA REDUE INFORMA
Derecho de la Competencia, Propiedad
Intelectual, Industrial y Mercantil
Comunicado nº 4/2014
(Comunicado no oficial, sólo a título informativo)
ENRIQUE GARCÍA-CHAMÓN CERVERA
Audiencia Provincial de Alicante
e.garcia-chamon@poderjudicial.es
JACINTO JOSÉ PÉREZ BENÍTEZ
Audiencia Provincial de Pontevedra
jj.perez@poderjudicial.es
CONCEPTO DE JUSTA CAUSA EN LAS MARCAS RENOMBRADAS. USO DEL
SIGNO IDÉNTICO O CONFUNDIBLE POR EL TERCERO CON ANTERIORIDAD A LA
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA RENOMBRADA. DIRECTIVA 89/104/CEE
DEL CONSEJO, DE 21 DE DICIEMBRE DE 1988, PRIMERA DIRECTIVA RELATIVA A
LA APROXIMACIÓN DE LAS LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS EN
MATERIA DE MARCAS.
Estimado/as compañero/as:
Damos cuenta de la sentencia del TJUE de 6 de febrero de 2014 en el asunto C-65/12 (DE
VRIES / RED BULL) en la que da respuesta a la cuestión prejudicial elevada por Hoge Raad der
Nederlanden (Tribunal Supremo de Holanda) sobre si el artículo 5, apartado 2, de la Directiva
89/104 debe interpretarse en el sentido de que puede calificarse de justa causa, en el sentido de
dicha disposición, el uso por un tercero de un signo semejante a una marca renombrada para un
producto idéntico a aquél para el que se hubiera registrado esa marca cuando resulta probado que tal
signo se ha utilizado con anterioridad a la presentación de la solicitud de registro de tal marca.
La respuesta del TJUE ha sido:
“El artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de
1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros
en materia de marcas, debe interpretarse en el sentido de que puede obligarse al titular de una
marca renombrada, en virtud de una justa causa en el sentido de dicha disposición, a tolerar el
uso por un tercero de un signo semejante a esa marca para un producto idéntico a aquel para el
cual se registró dicha marca, siempre que resulte que ese signo se haya utilizado con
anterioridad a la presentación de la solicitud de registro de la misma marca y que el producto
idéntico haya sido utilizado de buena fe. Para apreciar si es así, corresponde al órgano
jurisdiccional nacional tener en cuenta, en particular:
–
la implantación y la reputación de dicho signo entre el público interesado,
–
el grado de similitud entre los productos y los servicios para los cuales se utilizó
originariamente el mismo signo y el producto para el que se registró la marca renombrada y
–
la relevancia económica y comercial del uso para ese producto del signo semejante
a dicha marca.
En archivo adjunto podéis encontrar la sentencia en formato Word.
ENRIQUE GARCÍA-CHAMÓN CERVERA
JACINTO JOSÉ PÉREZ BENÍTEZ