Área Derecho de la Competencia y Propiedad Intelectual X El contrato de licencia de know how Ficha Técnica Autor:Dr. Cristhian Northcote Sandoval Título:El contrato de licencia de know how Fuente: Actualidad Empresarial, Nº 233 - Segunda Quincena de Junio 2011 1.Introducción En los últimos años la propiedad industrial en las empresas ha cobrado una gran importancia, al punto que el valor de los activos de muchas empresas radica justamente en sus elementos de propiedad industrial, como marcas, patentes, diseños industriales, etc. Dentro de este campo de la propiedad industrial, suelen celebrarse diversas operaciones destinadas a la explotación de dicha propiedad, tales como contratos de cesión, transferencia, licencia, entre otros, los cuales permiten difundir y expandir la presencia de una empresa en el mercado. El objeto del presente informe es exponer el contenido y las características del contrato de licencia de know how, como herramienta para la explotación de conocimientos industriales que permitan desarrollar una determinada actividad comercial. 2. Marco legal El contrato de licencia de know how es uno de naturaleza atípica, es decir, que no cuenta con regulación específica en nuestra legislación. Sin N° 233 Segunda Quincena - Junio 2011 embargo, le son de aplicación las disposiciones contenidas en el Código Civil en materia de acto jurídico, obligaciones y la parte general de contratos. Asimismo, al tratarse de un contrato por el que se explotan conocimientos o tecnologías, debemos tomar en consideración las disposiciones de la Decisión Nº 291 de la Comunidad Andina. 3. Definición Antes de desarrollar las características del contrato de licencia de know how, es necesario que entendamos con claridad cuáles son los elementos de propiedad industrial que están contenidos en esta definición de know how. 3.1.Concepto de know how Podemos entender al know how como el conjunto de conocimientos obtenidos por una empresa y que representan la manera, método o procedimiento para llevar a cabo sus procesos de producción, de comercialización, de organización o de cualquier otra índole, que implique un secreto industrial para la empresa. Debe tenerse en cuenta que estamos hablando de conocimientos que no están protegidos por una patente y de aquellos que no serían susceptibles de ser patentados, pues de lo contrario, estaríamos ante un contrato de licencia o transferencia de patente. El know how es un conocimiento o conjunto de conocimientos que configuran un secreto industrial de la empresa licenciante, de tal manera que no constituyen conocimientos susceptibles de ser patentados, pues no reúnen las condiciones para ser un conocimiento patentable o, aun si fuera así, el interés de la empresa es no patentarlos para mantenerlos en secreto. 3.2. Concepto de contrato de licencia de know how Cuando hablamos de una licencia, nos referimos a la autorización o concesión que efectúa el titular de un elemento de propiedad industrial, en este caso el know how, para que un tercero lo explote en sus actividades comerciales. Como hemos dicho, este know how puede consistir en conocimientos sobre la forma de fabricar un producto, el mecanismo de comercialización, la organización de la empresa u otros, que permitan obtener un mejor desempeño en las actividades del tercero licenciatario. La naturaleza de esta licencia es simplemente la de una cesión para el uso de esos conocimientos, normalmente, durante un período y sin transferir la titularidad de los conocimientos licenciados. Ciertamente, es difícil llevar un control sobre la prohibición del licenciatario de continuar utilizando los conocimientos licenciados después de vencido Actualidad Empresarial X-3 X Informes Especiales el plazo del contrato, pero existen mecanismos que si bien no pueden impedir que esto suceda, generan la obligación a cargo del licenciatario de indemnizar al licenciante. A continuación, veremos en detalle los elementos que se presentan en el contrato de licencia de know how. 4. Sujetos intervinientes En la licencia de know how intervienen los siguientes sujetos: 4.1.El licenciante Es el titular de los conocimientos que serán materia de la licencia. Como ya lo hemos dicho, esta persona otorgará al licenciatario el derecho a utilizar los conocimientos en su actividad empresarial. 4.2.El licenciatario Es la persona a favor de quien se otorga la licencia, de tal manera que podrá utilizar los conocimientos licenciados en el desarrollo de su actividad comercial y que, normalmente, está obligado al pago de una retribución por la licencia otorgada. 5.Formalidad Aunque el contrato de licencia de know how es uno atípico y, por lo tanto, no existe una formalidad prescrita por la ley, debe tenerse en cuenta que según el artículo 12º de la Decisión Nº 291 de la Comunidad Andina, si el licenciante fuera extranjero, el contrato deberá celebrarse por escrito y registrarse ante el organismo nacional competente en materia de inversión y tecnología extranjera. Sin embargo, es recomendable que en cualquier caso, estos contratos de licencia consten por escrito debido a que ello permite demostrar su existencia y contenido y que dicho documento sea de fecha cierta. 6. Obligaciones del licenciante Principalmente, las obligaciones del licenciante son las siguientes: • Entregar o transmitir el know how o los conocimientos al licenciatario. X-4 Instituto Pacífico Claro está que en aquellos casos en los que esta transferencia requiera de la entrega de soportes materiales de información, como disquetes, discos compactos, documentos impresos u otros, la obligación del licenciante comprenderá la entrega de esos soportes. Asimismo, si el manejo de esta información requiere de capacitaciones y de la preparación al licenciatario o su personal, es común que esta prestación forme parte de las obligaciones del licenciante. • Es común, aunque no indispensable, que el licenciante se obligue a no otorgar licencias a terceros, por lo menos no a terceros que puedan competir con el licenciatario en el mismo mercado. Esto quiere decir que el licenciante se obligue a darle exclusividad al licenciatario para el mercado que éste cubre, detal manera que sea el único en explotar los conocimientos licenciados. Pero como hemos dicho, esto puede no ser así, según lo acuerden las partes en el contrato. • Existen otras obligaciones a las que pude someterse el licenciante, tales como la confidencialidad, el aseguramiento de volúmenes de venta, etc. Pero que no son indispensables en el contrato. 7. Obligaciones del licenciatario De manera general, son obligaciones del licenciatario: • Efectuar el pago de la retribución, según se hubiera establecido en el contrato. Tal como hemos mencionado, al ser un contrato atípico no existe disposición legal que obligue a que la licencia de know how sea onerosa, por lo que bien podría establecerse en el contrato que el licenciatario no deberá pagar retribución alguna al licenciante. Aunque esto no es lo usual, pues estamos ante una operación en la que el interés de ambas partes suele ser de carácter comercial, de tal manera que cada una intentará sacar el mayor provecho económico del contrato. De esta manera, en la gran mayoría de los casos se establecerá la obli- gación a cargo del licenciatario de pagar una cantidad determinada o determinable de dinero a favor del licenciante. Ahora bien, esta retribución puede pactarse de diversas maneras. Es posible que se establezca el pago de una suma fija de dinero cada cierto tiempo, que se establezca un porcentaje de las ventas que obtenga el licenciatario como consecuencia del uso de la tecnología licenciada o una fórmula que combine estas dos u otros métodos, según los consideren conveniente las partes. • Guardar confidencialidad sobre la tecnología licenciada. Aunque hemos dicho que al ser un contrato atípico no existen disposiciones legales que regulen el contenido del contrato, resulta natural que el licenciatario se obligue a no divulgar los conocimientos que le son entregados. Esto incluye la obligación de adoptar las medidas necesarias para que el personal a su cargo, si fuera el caso, tampoco divulgue dichos conocimientos a terceros. • Como obligaciones accesorias, podemos mencionar a la obligación de respetar los estándares de calidad que le imponga el licenciante, la obligación de utilizar efectivamente la tecnología entregada, la adquisición de determinados bienes complementarios, etc. 8. Sobre la terminación del contrato de licencia El contrato de licencia de Know How puede extinguirse por el término de su plazo de duración, por requerimiento de una de las partes, cuando el plazo es indefinido, y por causales de resolución. Pero existe un elemento adicional que pondría fin a este contrato y es que la característica de secreto industrial del conocimiento licenciado desaparezca, ya sea por hechos ajenos a alguna de las partes o atribuible a alguna de ellas. Esto en la medida que la cesión de un conocimiento de público acceso carecería de sentido. 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