TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL RESOLUCIÓN N° 0557-2008/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 312114-2007 SOLICITANTE : DERRAMA MAGISTERIAL Registro de un nombre geográfico como marca - Riesgo de confusión entre signos que distinguen servicios de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial: Existencia Lima, veintiocho de febrero del dos mil ocho. I. ANTECEDENTES Con fecha 20 de abril del 2007, Derrama Magisterial (Perú) solicitó el registro de la marca de servicio constituida el logotipo conformado por un sol de color dorado con rayos estilizados y la denominación CENTRO VACACIONAL HUAYCHULO escrita en letras características de color azul; conforme al modelo, para distinguir servicios de restauración (alimentación), hospedaje temporal, de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial. Mediante Resolución Nº 15046-2007/OSD-INDECOPI de fecha 18 de setiembre del 2007, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo solicitado, al considerar que éste resultaba confundible con la marca registrada HUAYCHULO HOTEL RESIDENCIAL HUAYCHULO S.A. y logotipo. Al respecto, manifestó lo siguiente: - Tanto el signo solicitado como la marca registrada se encuentran destinados a distinguir servicios de restauración (alimentación), hospedaje temporal, de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial. - En el signo solicitado, resultan relevantes tanto su aspecto denominativo (y dentro de éste, la denominación HUAYCHULO, toda vez que la denominación CENTRO VACACIONAL resulta descriptiva del lugar donde se brindarán los servicios que se pretende distinguir, por lo que no resultará relevante al momento de efectuar el examen comparativo) como su aspecto figurativo (dada la particularidad de los elementos que conforman al signo). - En la marca registrada, resulta relevante el aspecto denominativo (y dentro de éste la denominación HUAYCHULO, toda vez que el término HOTEL RESIDENCIAL resulta descriptivo del lugar donde se brindarán los servicios que distingue la marca en cuestión, y las siglas S.A. indican la forma societaria de la empresa que presta los servicios distinguidos por la referida marca; razón por la cual tanto el término HOTEL RESIDENCIAL como las 1-14 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL RESOLUCIÓN N° 0557-2008/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 312114-2007 - - - - siglas S.A. no resultan relevantes al momento de efectuar el examen comparativo), toda vez que el aspecto figurativo únicamente cumple la función de darle un tipo de grafía al elemento denominativo que conforma a la marca registrada, no revistiendo particularidad alguna en su diseño. Desde el punto de vista fonético, la semejanza entre los signos confrontados radica en que comparten el término HUAYCHULO, el cual constituye el elemento de mayor relevancia dentro de la conformación de ambos signos, lo que determina que éstos generen un impacto sonoro de conjunto similar. Desde el punto de vista gráfico, la inclusión de elementos figurativos adicionales determina que los signos confrontados generen un impacto visual de conjunto diferente. Las semejanzas existentes entre los signos confrontados son susceptibles de inducir a confusión indirecta al público usuario, quien podría pensar que ambos signos provienen de un mismo origen empresarial, lo cual afectaría no sólo los derechos del titular de la marca registrada base de la presente denegatoria, sino también el interés general de los usuarios. El signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486. Con fecha 10 de octubre del 2007, Derrama Magisterial interpuso recurso de reconsideración y/o de apelación manifestando lo siguiente: - Su entidad adquirió el establecimiento denominado Centro Vacacional Huaychulo desde el año 2000; sin embargo, éste ya venía operando con anterioridad desde hace varias décadas atrás, habiendo adquirido una imagen y posicionamiento dentro de la localidad donde se encuentra ubicado. - El Centro Vacacional Huaychulo se encuentra ubicado en la Calle Oriente s/n del Barrio Huaychulo en Concepción, Junín. - El Centro Vacacional Huaychulo se encuentra ubicado en la misma localidad de Huaychulo, siendo que se trata de una de las instituciones más importantes dentro de la referida localidad. - No es posible que la denominación HUAYCHULO sea reivindicada en exclusiva a favor de un solo titular, ya que ésta hace referencia a una localidad ubicada en Junín; siendo que cualquier persona que preste servicios en dicha zona debe poder utilizarla a fin de hacer referencia a la zona geográfica donde se prestarán los servicios. Mediante proveído de fecha 11 de octubre del 2007, la Oficina de Signos Distintivos requirió a la solicitante cumpla con precisar si desea interponer un recurso de apelación o uno de reconsideración, siendo que de ser éste el último caso, deberá presentar dentro del plazo de dos días hábiles, nueva prueba en la que sustente el referido recurso, bajo apercibimiento de tenerse 2-14 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL RESOLUCIÓN N° 0557-2008/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 312114-2007 como interpuesto un recurso de apelación, de conformidad con lo establecido en el artículo 213 de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. Mediante proveído de fecha 17 de octubre del 2007, la Oficina de Signos Distintivos, tras verificar que la solicitante no cumplió con el mandato de fecha 11 de octubre del 2007, dejó constancia que el escrito de fecha 10 de octubre del 2007 será considerado como un recurso de apelación, de conformidad con lo establecido en el artículo 209 de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. Con fecha 18 de octubre del 2007, Derrama Magisterial adjuntó medios probatorios destinados a acreditar el tiempo de funcionamiento de su local denominado Centro Vacacional Huaychulo, consistentes en: (i) copia de cotizaciones para la atención de servicios del año 1989; y, (ii) liquidaciones de compra emitidas en el año 1994 donde figura el número de RUC del entonces propietario del Centro Vacacional Huaychulo. Mediante proveído de fecha 19 de octubre del 2007, la Oficina de Signos Distintivos, respecto al escrito de fecha 18 de octubre del 2007, presentado por la solicitante, estuvo a lo dispuesto mediante proveído de fecha 17 de octubre del 2007, toda vez que el requerimiento respecto a la presentación de nuevas pruebas fue subsanado fuera del plazo conferido. II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado CENTRO VACACIONAL HUAYCHULO y logotipo y la marca registrada HUAYCHULO HOTEL RESIDENCIAL HUAYCHULO S.A y logotipo. III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 1. Informe de antecedentes Se ha verificado que: a) Hotel Residencial Huaychulo S.A. (Perú) es titular de la marca de servicio conformada por el logotipo constituido por la denominación HUAYCHULO escrita en letras características, cuya letra H tiene mayor dimensión que la partícula UAYCHULO que se encuentra subrayada, y debajo de la que se aprecia la figura de tres estrellas (que no se reivindica); todo ello sobre la 3-14 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL RESOLUCIÓN N° 0557-2008/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 312114-2007 denominación HOTEL RESIDENCIAL HUAYCHULO S.A.; en la combinación de colores celeste y negro; conforme al modelo, que distingue hospedaje temporal, servicio de restauración (alimentación), de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado Nº 46714, vigente hasta el 16 de abril del 2017. b) En la clase 43 de la Nomenclatura Oficial, se encuentran registradas a favor de distintos titulares, marcas que incluyen en su conformación el término CENTRO, tales como: CASA DORADA CENTRO DE REPOSO y logotipo (certificado Nº 30457), CHC CHIFA CENTRO y logotipo (certificado Nº 32427), CLUB CENTRO TURISTICO GARABATO VIDEOPUB M & D QUIEN VIENE UNA VEZ REGRESA OTRA VEZ y figura (certificado Nº 35230), DEMACER CENTRO DE ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓNÑAÑA y logotipo (certificado Nº 46975), SARAPAMPA CENTRO RECREACIONAL y logotipo (certificado Nº 46976), TOURICAMP CENTRO DE RECREACION y logotipo (certificado Nº 43226), entre otras. 2. Cuestión previa Previamente a efectuar el examen comparativo entre los signos confrontados, la Sala conviene en efectuar la siguiente precisión: - La solicitante manifestó haber adquirido el establecimiento denominado “Centro Vacacional Huaychulo” en el año 2000, pero no obstante ello, dicho establecimiento ya venía operando con anterioridad (aproximadamente varías décadas atrás), siendo que a raíz de su uso constante es que ha adquirido un posicionamiento y buena imagen dentro de la localidad donde se encuentra ubicado. A mayor abundamiento, adjuntó medios probatorios a fin de acreditar que el Centro Vacacional Huaychulo viene operando desde hace varios años (consistentes en una copia de liquidación de compra sin fecha donde se aprecia en la parte superior izquierda la denominación CENTRO VACACIONAL “HUAYCHULO” y copias de cartas emitidas por el Centro Vacacional Huaychulo durante los meses de setiembre y agosto de 1989, las cuales contienen información relativa a los costos de los servicios de restauración y alojamiento que dicho centro brindaba). 4-14 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL RESOLUCIÓN N° 0557-2008/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 312114-2007 Al respecto, se advierte que dicho argumento resulta irrelevante en tanto los derechos que gozan los titulares de las marcas se adquieren con el registro y no con su uso en el mercado. En efecto, el registro de las marcas es constitutivo de derechos, no siendo susceptible de acceder a protección alguna aquel que no tenga registrados como marcas, los signos que utiliza en el mercado para identificar sus servicios de los de sus competidores. Por otro lado, cabe precisar que el presente procedimiento versa sobre una solicitud de registro de marca, donde a diferencia del caso de nombres comerciales, el uso del signo no resulta relevante, toda vez que - conforme se señaló anteriormente – el registro de marcas no es declarativo sino constitutivo de derechos. Sin perjuicio de lo expuesto, quedan a salvo los derechos de la solicitante para ejercer las acciones que estime pertinentes (y en la vía correspondiente) a fin de hacer valer sus derechos. 2. Registro de un nombre geográfico como marca 2.1 Marco conceptual La Sala conviene en precisar que, en principio, sí es posible otorgar un derecho de exclusiva sobre un nombre geográfico. Las limitaciones al registro de los mismos se encuentran contenidas en el artículo 135 incisos e), i), j), k) y l) de la Decisión 486: (i) Cuando consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir… (entre otros)… la procedencia geográfica de los productos o los servicios para los cuales ha de usarse (inciso e). Se considerará que una indicación geográfica es descriptiva cuando la función que cumple es la de indicar la procedencia geográfica del producto o servicio. La Sala considera que dichas indicaciones deben quedar libres para que otros productores de la zona puedan utilizarlas libremente para indicar la procedencia geográfica de sus productos, ya que si se permitiera el registro de las mismas se concedería un derecho exclusivo sobre éstas a favor de un competidor singular, lo que constituiría una barrera de acceso al correspondiente sector del mercado, equivalente al otorgamiento de un monopolio sobre los correspondientes productos o servicios. 5-14 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL RESOLUCIÓN N° 0557-2008/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 312114-2007 Finalmente, la norma antes señalada sólo comprende a los signos que exclusivamente están compuestos por indicaciones descriptivas. En consecuencia, signos que contengan otros elementos distintivos sí pueden acceder al registro. (ii) Cuando puedan engañar a los medios comerciales o al público… (entre otros)… sobre la procedencia del producto o servicio de que se trate (inciso i). Para ello debe evaluarse si los consumidores perciben a la indicación geográfica como una referencia al origen geográfico de los productos en cuestión1 y éstos no provienen de dicha zona. (iii) Cuando reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad (inciso j). (iv) Cuando contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas (inciso k). (v) Cuando consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique (inciso l). En estos casos, se evalúa si la zona geográfica es típica o usual para los correspondientes productos o servicios, y si su uso puede inducir a confusión al público, llevándolo a tomar un producto por otro. Lo anterior determina que en tanto un nombre geográfico no se encuentre comprendido en alguna de las limitaciones establecidas por la ley puede constituirse como marca. En este caso, la Sala conviene en precisar que siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca, los terceros pueden, sin consentimiento del titular de una marca constituida por un nombre geográfico, utilizar dicho nombre en tanto este uso sea realizado con propósitos de identificación o información y no sea capaz de inducir a error al público sobre la procedencia de los productos o servicios. 1 El Régimen Internacional de Protección de las Indicaciones Geográficas, en: Seminario Nacional de la OMPI Sobre la Protección Legal de las Denominaciones de Origen, Doc. OMPI/AO/LIM/97/1 del 15.08.97, p. 16. 6-14 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL RESOLUCIÓN N° 0557-2008/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 312114-2007 En tal sentido, el uso de un nombre geográfico por parte de un fabricante o productor para indicar el lugar del cual proviene su producto es un uso a título informativo o descriptivo del lugar y, por tanto, se encuentra permitido (primer párrafo del artículo 157 de la Decisión 4862 y del artículo 170 del Decreto Legislativo 8233). 2.2 Carácter de la denominación HUAYCHULO La Sala conviene en señalar que si bien se ha verificado que en el ámbito de los servicios de hospedaje existen algunos hoteles, hostales y apart hotel que utilizan para distinguir en el mercado el nombre de la zona geográfica donde se ubican, tales como: HOSTAL LARCO, HOSTAL SAN BORJA, HOSTAL SANTA ANITA, CONQUISTADORES HOTEL & SUITES, HOTEL SANTA CRUZ, LIMA HOTEL4, sólo corresponde otorgar derechos de exclusiva en la medida que puedan indicar una determinada procedencia empresarial. Ahora bien, en el caso concreto, la denominación HUAYCHULO que forma parte del signo solicitado constituye una denominación descriptiva, ya que es susceptible de informar al público usuario acerca de la circunscripción geográfica en la cual se encuentra ubicado el establecimiento donde se prestarán los servicios que se pretende distinguir con el referido signo. En efecto, la denominación HUAYCHULO – conforme lo señaló la propia solicitante – hace referencia a un centro poblado que se encuentra categorizado como una unidad agropecuaria, el cual se encuentra ubicado dentro del distrito de Concepción, provincia Concepción, en el departamento de Junín5. 2 Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios (…). 3 Artículo 170.- Siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca, los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado: su propio nombre, domicilio o seudónimo, el uso de un nombre geográfico; o, de cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios (….). 4 Información extraída de las Páginas Amarrillas de la Guía Telefónica 2008, pp. 691 y ss. 5 Información obtenida de www.inei.gob.pe, de la Estadística de Centros Poblados del IX Censo Nacional de Población y IV de Vivienda de 1993. 7-14 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL RESOLUCIÓN N° 0557-2008/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 312114-2007 En virtud de lo expuesto, se advierte que en la medida que dicho término sólo sirva para indicar la procedencia geográfica de los servicios, no resulta posible que sea apropiada a título exclusivo por ningún titular. En tal sentido, corresponde determinar en el presente caso, si adicionalmente a la denominación HUAYCHULO, el signo solicitado cuenta con elementos adicionales que le otorgarán la suficiente distintividad para diferenciarse de la marca registrada HUAYCHULO HOTEL RESIDENCIAL HUAYCHULO S.A. y logotipo (certificado Nº 46714), debiendo tenerse presente que la prohibición de registrar nombres geográficos sólo comprende a los signos que exclusivamente estén compuestos por dichos nombres, en tanto constituyan expresiones descriptivas. 3. Determinación del riesgo de confusión La Decisión 486 establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca6. Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse a la interpretación prejudicial del artículo 136 inciso a) de la Decisión 4867 realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 156-IP20058, en la cual se afirma que “Los signos que aspiren ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente registradas que gozan de la protección legal concedida a través del acto de registro y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad.” En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que: “Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores. La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para 6 Artículo 136.- “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (...)”. 7 Ver nota 6. 8 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1271 del 2 de diciembre del 2005. 8-14 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL RESOLUCIÓN N° 0557-2008/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 312114-2007 que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir. Como ya se anotó, la ausencia de distintividad de un signo, en relación con una marca ya existente con anterioridad en el mercado, o con un signo previamente solicitado, puede provocar error entre los consumidores; por tal circunstancia la norma comunitaria ha determinado que la sola posibilidad de confusión basta para negar el registro.” La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad. En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos o servicios idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que, a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios, no se determine un riesgo de confusión, si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que cuenta con una protección limitada. De otro lado, en el Proceso N° 126-IP-20059, el Tribunal Andino estableció que: “Para determinar el riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario establecer si se presenta identidad o semejanza tanto entre los signos en disputa, como entre los productos o servicios distinguidos por ellos y, además, considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.” Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos. En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y 9 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1273 del 7 de diciembre del 2005. 9-14 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL RESOLUCIÓN N° 0557-2008/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 312114-2007 similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta, siempre, la distintividad de los signos. 3.1 Similitud y/o identidad de servicios En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir servicios de restauración (alimentación), hospedaje temporal, de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial; mientras que la marca registrada distingue hospedaje temporal, servicio de restauración (alimentación), de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial. Al respecto, se advierte que tanto el signo solicitado como la marca registrada se encuentran destinados a distinguir servicios de restauración (alimentación), hospedaje temporal, de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial. 3.2 Examen comparativo Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos, debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 147-IP-200510 y 156-IP-200511. El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios. En el presente caso, tratándose de servicios relacionados con restaurantes y hospedaje, resulta razonable asumir que el público usuario prestará un cierto grado de atención al momento de contratarlos. Cabe indicar que la difusión de 10 11 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1259 del 3 de noviembre del 2005. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1271 (nota 8). 10-14 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL RESOLUCIÓN N° 0557-2008/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 312114-2007 este tipo de servicios está íntimamente vinculada a las recomendaciones y sugerencias de usuarios que, en atención a las experiencias satisfactorias que hayan tenido con un servicio o actividad, contribuyen a la promoción de un determinado establecimiento. En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos (o de aquéllos en los que resulta más relevante el elemento denominativo) se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente. También se debe partir de la impresión en conjunto en el caso de los signos mixtos que, de acuerdo al artículo 134 del Decreto Legislativo 823, son aquellos conformados por una denominación y un elemento figurativo. En estos casos, deberá determinarse cuál es el elemento relevante del signo, que sirve para indicar el origen empresarial de los productos o servicios. Existen dos posibilidades: a) que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar el origen empresarial de los productos o servicios; o b) que sólo uno de los elementos indique el origen empresarial. Conforme lo señala Fernández - Novoa12, “…a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca. Por consiguiente, de manera paralela a lo que sucede en la hipótesis de la comparación de las marcas denominativas complejas, en el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la correspondiente marca mixta”. Señala que “de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el elemento denominativo de la misma”; precisando que “cuando en la comparación entre signos distintivos participa una marca mixta, debe aplicarse la pauta de que en una marca mixta el elemento denominativo prevalece, por regla general, sobre el componente gráfico o figurativo.” Considera que la primacía de esta pauta se basa en que “a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico - denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente. (…) En algunos casos, el predominio del componente denominativo de una marca mixta puede verse reforzado por una circunstancia 12 Fernández - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254 a 256. 11-14 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL RESOLUCIÓN N° 0557-2008/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 312114-2007 ulterior, a saber: que la propia naturaleza del componente figurativo de la marca mixta hace que el público contemple tal componente como un elemento meramente decorativo que lejos de actuar como un índice identificador del producto, desempeña tan sólo el papel de contribuir a ornamentar la presentación del producto. Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo”. El autor señala que entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos, a saber: i) un primer grupo, que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo (tales como: la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia de que el elemento denominativo forme parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros); ii) un segundo grupo, que comprende factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro de la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad intrínseca del mismo). En el caso concreto, atendiendo a que tanto el signo solicitado como la marca registrada constituyen signos mixtos, deberá establecerse previamente si presentan algún elemento que determine su impresión en conjunto. En el signo solicitado, son relevantes tanto el aspecto denominativo (CENTRO VACACIONAL HUAYCHULO) como el aspecto figurativo (conformado por una escritura característica y la representación estilizada de un sol, todo en los colores azul y dorado), tal como se aprecia a continuación: Al respecto, se advierte que la expresión CENTRO VACACIONAL que forma parte del signo solicitado, resulta descriptiva en la medida que informa acerca del tipo de establecimiento que prestará los servicios que se pretende distinguir con el signo solicitad; razón por la cual no constituye un elemento relevante al momento de efectuar el examen comparativo entre los signos confrontados. En la marca registrada, resultan relevantes tanto el aspecto denominativo (HUAYCHULO HOTEL RESIDENCIAL HUAYCHULO S.A.) como el aspecto 12-14 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL RESOLUCIÓN N° 0557-2008/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 312114-2007 figurativo (conformado por una escritura característica donde la letra H de la denominación HUAYCHULO presenta una representación estilizada, así como la figura de tres estrellas, todo en la combinación de colores celeste y negro), tal como se aprecia a continuación: Previamente a realizar el examen comparativo, la Sala conviene en señalar que al encontrarse registrada la marca HUAYCHULO HOTEL RESIDENCIAL HUAYCHULO S.A. y logotipo (certificado Nº 46714), en orden que un signo que contenga la denominación HUAYCHULO pueda acceder a registro, debe poseer otros elementos de carácter particularmente distintivos que permitan diferenciarlo de la marca registrada en cuestión. Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado CENTRO VACACIONAL HUAYCHULO y logotipo y la marca registrada HUAYCHULO HOTEL RESIDENCIAL HUAYCHULO S.A. y logotipo, se advierte, que el signo solicitado no cuenta con elementos denominativos adicionales que permitan asociarlo con un concepto distinto al de la mera procedencia geográfica. Adicionalmente, se advierte que si bien el referido signo incluye elementos figurativos y cromáticos adicionales, éstos no resultan suficientes a efectos de diferenciar a los signos confrontados, más aún si se tiene en cuenta que tratándose de servicios de restauración y hospedaje temporal, por lo general, los usuarios requerirán o solicitarán los respectivos servicios a través de su denominación, por lo que resulta poco probable que recuerden con precisión los elementos figurativos y cromáticos que forman parte del signo solicitado. 3.3 Riesgo de confusión Por los argumentos expuestos, dado que existe identidad entre los servicios que distinguen los signos en conflicto y el signo solicitado no cuenta con mayores elementos diferenciadores con relación a la marca registrada, no es posible su coexistencia en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor. En consecuencia, el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro prevista en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, por lo que no corresponde acceder a su registro. 13-14 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL RESOLUCIÓN N° 0557-2008/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 312114-2007 IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA CONFIRMAR la Resolución N° 15046-2007/OSD-INDECOPI de fecha 18 de setiembre del 2007, que DENEGÓ el registro de la marca de servicio constituida por el logotipo conformado por un sol de color dorado con rayos estilizados y la denominación CENTRO VACACIONAL HUAYCHULO escrita en letras características de color azul; conforme al modelo, solicitado por Derrama Magisterial. Con la intervención de los vocales: María Soledad Ferreyros Castañeda, Teresa Mera Gómez y Tomás Unger Golsztyn MARIA SOLEDAD FERREYROS CASTAÑEDA Vice- Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual /av. 14-14