Marca Notoria Presupuestos. Protección. Jurisprudencia

Marca Notoria
Presupuestos. Protección.
Jurisprudencia del Tribunal de
Justicia. Prueba.
JORNADA SOBRE EL TRIBUNAL DE MARCA
COMUNITARIA
30 de mayo de 2013
ANDEMA/Consejo General de
Cámaras de Comercio
INTRODUCCIÓN
• Origen jurisprudencial “alemán” de la marca notoria.
• La protección de la marca renombrada más allá de la
regla de especialidad es “actualmente uno de los pilares
básico del Derecho Europeo de marcas”-FernándezNóvoa-.
• Reconocimiento Directiva 89/104/CEE (2008/95) y
Reglamento 40/94 (207/09):
– Ámbitos de protección:
• Registral
• Validez de la marca registrada
• Infracción –derecho de exclusiva-
• La protección lo es en todos los casos
– Del carácter distintivo y del renombre o reputación
– Frente a la explotación desleal y al perjuicio sin justa causa.
Razones de la mayor protección a
la marca notoria
• Marca, activo patrimonial e inversión.
• En origen: a mayor notoriedad menor riesgo de confusión.
• En la actualidad: mayor riesgo por asociación o vínculo en el caso
tanto del riesgo directo –por consumidor superficial- o indirecto –por
consumidor atento e informado- STJUE asunto C-251/95, (Sabel),
asunto C-342/97, Lloyds.
• En este sentido STMC 30 abril 2013 (Camper)
• Justificación: razones de justicia asociadas a la lógica del derecho
marcario donde la protección se justifica por sus funciones –Sancho
Gargallo-. En la marca notoria se acentúan estos fines.
• Además, mayor riesgo de perjuicio o aprovechamiento desleal de la
mayor distintividad y de la reputación. –STJUE 375/97 General
Motors
– “cuanto mayores sean el carácter distintivo y el renombre de la marca
anterior, más fácilmente podrá admitirse la existencia de un perjuicio”
(ap 30)
Regulación internacional de la
marca notoria
• Art 6 bis CUP: la protección que confiere lo es sobre la
consideración de que a mayor notoriedad del signo,
mayor riesgo de confusión, pero no más allá del
principio de especialidad.
• Previsión de protección de la marca notoria aunque no
estuviera registrada, si lo estaba en algún país del CUP.
• Acuerdos ADPIC. También contienen una referencia a la
marca notoriamente conocida –art 16- señalando que es
aquella que es conocida en el sector del público
pertinente, disponiendo que se aplique el art 6 CUP a
los servicios y extiende su protección más allá del
principio de especialidad si hay conexión entre bienes y
servicios y es probable que el uso lesiones los intereses
del titular de la marca.
Notoriedad y superación del principio
de especialidad en el Derecho Europeo
• Directiva 89/104/CEE ( actual 2008/95):
• Protección frente al registro de un signo idéntico
o similar:
– Art 4-4-a):
• Asimismo, cualquier Estado miembro podrá disponer que se
deniegue el registro de una marca o si está registrada, que
se declare su nulidad en los casos y en la medida en que:
• a) la marca sea idéntica o similar a una marca nacional
anterior en el sentido del apartado 2 y se solicite su registro,
o haya sido registrada, para productos o servicios que no
sean similares a aquéllos para los que se haya registrado la
marca anterior, cuando la marca anterior goce de renombre
en el Estado miembro de que se trate y con el uso de la
marca posterior realizado sin justa causa,se pretenda
obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o el
renombre de la marca anterior o se pueda causar perjuicio a
los mismos
Notoriedad y superación del principio
de especialidad en el Derecho Europeo
• Protección frente al uso por tercero
– Art 5-2 Directiva
• Cualquier Estado miembro podrá asi mismo disponer que el
titular esté facultado para prohibir a cualquier tercero el uso,
sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier
signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios
que no sean similares a aquéllos para los que esté
registrada la marca, cuando ésta goce de renombre en el
Estado miembro y con la utilización del signo realizada sin
justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del
carácter distintivo o; del renombre de la marca o se pueda
causar perjuicio a los mismos.
Notoriedad y superación del principio
de especialidad en el Derecho Europeo
• Idéntica protección está conferida a la
marca Comunitaria
– Reglamento 207/09
• art 8-5
• 9-1-c)
Concepto “marca notoria”.
Cuestión terminológica
• El TJUE en Sentencia General Motors asunto C-375/97
aclaró:
– La marca notoria debe conocerla una parte significativa del
público interesado por los productos o servicios amparados por
ella.
– En el mismo sentido STJUE de 6 de octubre de 2009, C-301/07
(Pago)
• "supone un cierto grado de conocimiento por parte del público
pertinente " (ap. 20).
– Las expresiones “marca notoria”, “marca conocida” y “marca que
goce de renombre” constituyen una única categoría.
– En la Directiva se reserva la expresión “notoriamente conocida”
a las marcas a las que no van más allá del principio de
especialidad y la expresión “gocen de renombre” a las que van
más allá del principio de especialidad –art 4-4ª) y 5-2 Directiva-
Análisis del concepto de notoriedad
de una marca
• La notoriedad como hecho (requiere prueba. No
hay autoridad –a parte de la judicial con ocasión
de un proceso- que atribuya la notoriedad a una
marca)
• La notoriedad como hecho jurídico (mayor
protección)
• Elementos determinantes de la notoriedad (no
alternativos ni cumulativos –STS 23-7-12 –
Maristas-):
– cuantitativos
– cualitativos
Elementos cuantitativos
• Recomendación Conjunta relativa a Disposiciones Sobre la
Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas (OMPI y CUP
1999)
• Criterios para determinar o inferir que una marca es notoria:
– Que la marca sea conocida y lo sea en círculos interesados relevantes.
Conforme a la Recomendación, tales círculos lo serán al menos (cuota
de mercado)
• Los consumidores reales o potenciales
• Los que participan en los canales de distribución
• Los círculos comerciales
– Duración, magnitud y alcance geográfico del uso de la marca (uso,
criterio muy pertinente según la Recomendación)
– Duración, magnitud y alcance geográfico de cualquier promoción de la
marca, incluyendo publicidad, presentación en ferias o propaganda.
– Duración, magnitud y alcance geográfico de cualquier registro y/o
solicitud de registro de la marca
– El ejercicio satisfactorio de los Derechos sobre la marca, en particular,
el reconocimiento de la notoriedad por autoridades competentes
Pronunciamiento judicial sobre
elementos a valorar
• STJUE de 6 de octubre de 2009, C-301/07
(Pago)
– "el juez nacional debe tomar en consideración
todos los elementos pertinentes de los autos,
es decir, en particular, la cuota de mercado
poseída por la marca, la intensidad, la
extensión geográfica y la duración del uso,
así como la importancia de las inversiones
realizadas por la empresa para promocionarla
" (ap. 25).
Pronunciamiento judicial sobre
tipología público relevante
– STJUE 375/97
• “El público entre el cual la marca anterior debe
haber adquirido renombre es el interesado por
esta marca, es decir, dependiendo del producto o
del servicio comercializado, podrá tratarse del gran
público o de un público más especializado, por
ejemplo, un sector profesional determinado.” (ap
24)
Pronunciamiento judicial sobre
aspectos cuantitativos del público
relevante
STJUE C-375/97
• Ni la letra ni el espíritu del artículo 5, apartado 2,
de la Directiva permiten exigir el conocimiento de
la marca por un determinado porcentaje del
público así definido. (ap 25)
• El grado de conocimiento requerido debe
considerarse alcanzado cuando una parte
significativa del público interesado por los
productos o servicios amparados por la marca
anterior conoce esta marca. (ap 26)
Elementos cualitativos
• Valor asociado a la marca
– Proyección por parte del público de
expectativas acerca de buena calidad de
productos o servicios designados por la
marca.
– Capacidad para condensar la reputación o
goodwill más allá de los productos originales.
El elemento territorial
•
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•
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•
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STJUE C-375/97
““En el ámbito territorial, el requisito se cumple cuando, según los términos del artículo 5,
apartado 2, de la Directiva, la marca goza de renombre «en el Estado miembro». Al no
proporcionar la disposición comunitaria precisiones en este sentido, no puede exigirse que el
renombre exista en «todo» el territorio del Estado miembro. Basta con que exista en una parte
sustancial de éste.” (ap 28)
STJUE 22 de noviembre de 2007 Asunto C-328/06 (Petición de decisión prejudicial planteada
por el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona). La cuestión planteada se refiere únicamente al
alcance geográfico de la notoriedad de una marca anterior conforme a la Directiva 89/104.
“no puede exigirse que la notoriedad exista en «todo» el territorio del Estado miembro sino que
basta con que exista en una parte sustancial de éste (véase, por analogía, la sentencia de 14 de
septiembre de 1999, General Motors, C-375/97, Rec. p. I-5421, apartado 28, en relación con el
concepto afín de «renombre» de una marca, con respecto al cual el artículo 5, apartado 2, de la
Directiva remite también a una apreciación «en el Estado miembro»).” (ap. 17)
Y aclara
“el sentido dado comúnmente a los términos utilizados en la expresión «en un Estado miembro»
se opone a que dicha expresión se aplique a una notoriedad limitada a una ciudad y su entorno
que no constituirían, conjuntamente, una parte sustancial de un Estado miembro ” (ap. 18)
STJUE 6 octubre de 2009, Asunto C-301/07 (Pago)
El artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre
de 1993, sobre la marca comunitaria, debe interpretarse en el sentido de que, para gozar de la
protección prevista en dicha disposición, una marca comunitaria debe ser conocida por una parte
significativa del público interesado en los productos o los servicios amparados por ella, en una
parte sustancial del territorio de la Comunidad Europea, y que, teniendo en cuenta las
circunstancias del asunto principal, puede considerarse que el territorio del Estado miembro de
que se trate es una parte sustancial del territorio de la Comunidad.
¿Se puede conjugar este criterio con lo dispuesto por la STJUE de 19 de diciembre de 2012
C-149/11, Leno sobre alcance territorial del “uso efectivo” de la marca comunitaria?
Marca notoria e infracción.
Vínculo e identificación de conductas no
toleradas
• Vínculo e infracción.
– STJUE 375/07, General Motors de 14 de septiembre
de 1999
• “a diferencia del artículo 5, apartado 1, el artículo 5, apartado
2, de la Directiva protege las marcas registradas para
productos o servicios no similares, el primer requisito que
impone implica un cierto grado de conocimiento de la marca
anterior entre el público. En efecto, sólo en el supuesto de
que la marca sea conocida en grado suficiente, el público,
confrontado con la marca posterior, podrá, en su caso,
incluso para productos o servicios no similares, establecer
una relación entre ambas marcas y, como consecuencia de
ello, podrá resultar perjudicada la marca anterior.” (ap 23)
Pronunciamientos judiciales sobre
el vínculo
•
STJUE de 10 de abril de 2.008, asunto C-102/07 (Adidas AG-Marca Mode CV)
– “basta que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre tenga
como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la
marca" (ap. 41).
•
STJUE 18 junio 2009, asunto C-487/07 (L´Oreal)
– “no se exige que el grado de similitud entre el signo utilizado por el tercero y la
marca de renombre sea tal que exista, para el público pertinente, un riesgo de
confusión. Basta que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre
tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo
y la marca”
•
STJUE de 27 de noviembre de 2008 ("Intel-CPM")
– “por el uso de dicha marca, más probable será que, ante una marca posterior
idéntica o similar, el público pertinente evoque la marca anterior“
– “Cuando más fuerte sea el carácter distintivo de la marca anterior, bien sea
intrínseco o haya sido adquirido por el uso de dicha marca, más probable será
que, ante una marca posterior idéntica o similar, el público pertinente evoque la
marca anterior” (ap. 54)
– "el hecho de que la marca posterior evoque la marca anterior al consumidor
medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, equivale a
la existencia de dicho vínculo" (ap. 60)
El vínculo como condición de la
infracción
• STJUE 18 de junio de 2009 (L'Oreal)
– “La existencia de dicho vínculo en la mente
del público constituye una condición
necesaria pero insuficiente, por sí misma,
para que se aprecie la existencia de una de
las infracciones contra las que el artículo 5,
apartado 2, de la Directiva 89/104 equivalente al art. 9.1.c RMC- garantiza la
protección a favor de las marcas de
renombre" (ap. 37).
Conductas infractoras
• Las infracciones
– Aprovechamiento ilícito del carácter distintivo
– Aprovechamiento ilícito de la reputación o
goodwill que condensa la marca notoria
– Perjuicio para el carácter distintivo de la
marca notoria
– Perjuicio para la reputación o renombre de la
marca
Pronunciamientos judiciales sobre
las conductas no toleradas
• STJUE 18 de junio de 2009 (L'Oreal)
– “Basta que concurra uno solo de estos tres
tipos de infracciones para que resulte
aplicable el artículo 5, apartado 2, de la
Directiva 89/104 (véase, en este sentido, la
sentencia Intel Corporation, antes citada,
apartado 28).” (ap 42)
1) Dilución -STJCE 18 de junio de 2009 (L'Oreal)Definición y caracterización del perjuicio al carácter
distintivo:
– "En lo relativo al perjuicio causado al carácter distintivo de la
marca, denominado igualmente «dilución», «menoscabo» o
«difuminación», dicho perjuicio consiste en la debilitación de la
capacidad de dicha marca para identificar como procedentes de
su titular los productos o servicios para los que se registró, ya
que el uso del signo idéntico o similar por el tercero da lugar a la
dispersión de la identidad de la marca y de su presencia en la
mente del público. Así sucede, en particular, cuando la marca,
que generaba una asociación inmediata con los productos o
servicios para los que se registró, deja de tener este efecto" (ap.
39).
2) Difuminación o degradación STJCE 18 de junio de 2009 (L'Oreal) • Definición y caracterización del perjuicio al
renombre de la marca o goodwill
– "En lo que respecta al perjuicio causado al renombre
de la marca, también denominado con los términos
«difuminación» o «degradación», tal perjuicio se
produce cuando los productos o servicios respecto de
los cuales el tercero usa el signo idéntico o similar
producen tal impresión en el público que el poder de
atracción de la marca anterior resulta mermado. El
riesgo de ese perjuicio puede resultar, en particular,
del hecho de que los productos o servicios ofrecidos
por el tercero posean una característica o una
cualidad que puedan ejercer una influencia negativa
sobre la imagen de la marca" (ap. 40).
Pronunciamientos judiciales sobre
la difuminación
• STJUE Asunto C-59/08, (Dior-Copad)
– “Pues bien, como destaca el Abogado General en el punto 31 de
sus conclusiones, la calidad de los productos de prestigio, como
los que son objeto del litigio principal, resulta no sólo de sus
características materiales sino también del aura y de la imagen
de prestigio que les confieren una sensación de lujo” (ap. 24)
– “De ello se sigue que no se puede excluir que la venta de
productos de prestigio por licenciatario a terceros que no forman
parte de la red de distribución selectiva afecte a la propia calidad
de estos productos, de manera que, en semejante supuesto,
una cláusula contractual que prohíba dicha venta deba
considerarse comprendida en el artículo 8, apartado 2, de la
Directiva” (ap. 30)
3) Parasitismo o “free-riding” STJCE 18
de junio de 2009 (L'Oreal)
Definición y caracterización de ventaja desleal del carácter
distintivo o de la reputación condensada por la marca.
– “el concepto de “ventaja desleal del carácter distintivo o del
renombre de la marca” –también designado con los términos
“parasitismo” y de “free-riding”- no se vincula al perjuicio sufrido
por la marca, sino a la ventaja obtenida por el tercero del uso del
signo idéntico o similar. Dicho concepto incluye, en particular,
los casos en los que, gracias a una transferencia de la imagen
de la marca o de las características proyectadas por ésta hacia
los productos designados por el signo idéntico o similar, existe
una explotación manifiesta de la marca de renombre”
Pronunciamiento sobre el significado de la
deslealtad de la ventaja
• STJCE 18 de junio de 2009 (L'Oreal)
– “A este respecto ha de precisarse que, cuando un
tercero pretenda aprovecharse de una marca de
renombre mediante el uso de un signo similar a ésta
para beneficiarse de su poder de atracción, de su
reputación y de su prestigio, y explotar el esfuerzo
comercial realizado por el titular de la marca para
crear y mantener la imagen de ésta sin ofrecer a
cambio compensación económica alguna y sin hacer
ningún tipo de esfuerzo a estos efectos, debe
considerarse que la ventaja obtenida del carácter
distintivo o del renombre de dicha marca mediante tal
uso es desleal”
Otros pronunciamientos sobre
marca notoria en la doctrina TJUE
• STJUE de 9 de enero de 2003, C-292/00
(Davidoff) – doctrina reiterada asuntos C-408/01 (Adidas) y C487/07 (L´Oreal)
– “no puede hacerse de dicho artículo una
interpretación que dé lugar a una protección de las
marcas de renombre que sea menor en caso de uso
de un signo para productos o servicios idénticos o
similares que en caso de uso de un signo para
productos o servicios no similares" (ap. 25).
– Es decir, la protección de marcas renombradas se
aplica no sólo a productos o servicios dispares sino
también respecto de productos o servicios que sean
idénticos o similares a aquéllos para los que se haya
registrado la marca.
Otros pronunciamientos sobre
marca notoria en la doctrina TJUE
• STJUE de 18 de junio de 2009, C-487/07
(L´Oreal)
• La mayor protección de la marca notoria
– “el artículo 5 apartado 2 de la Directiva
89/104 establece, a favor de las marcas de
renombre, una protección más extensa que la
regulada en el apartado 1 de dicho artículo 5.”
Otros pronunciamientos sobre
marca notoria en la doctrina TJUE
• STJUE de 23 de octubre de 2003, C-408/01 (Adidas)
– “la protección que confiere el artículo 5 apartado 2 de la
Directiva, no está supeditada a que se constate un grado de
similitud entre el signo y la marca de renombre (y) que exista,
para el público pertinente, un riesgo de confusión entre ambos.
Basta que el grado de similitud entre el signo y la marca de
renombre tenga como efecto que el público pertinente
establezca un vínculo entre el signo y la marca”
• Por tanto, para que exista similitud en el caso de las
marcas notorias basta un mero vínculo. Dicho de otro
modo, el concepto de grado de similitud entre signos es
distinto que en el caso de las marcas ordinarias
La marca notoria en la Ley de
Marcas
• Prohibición de registro de signos idénticos y en
caso de riesgo de confusión –art 6 LM– Marca anterior –art 6-2-d) “Las marcas no registradas
que en la fecha de presentación o prioridad de la
solicitud de la marca en examen sean «notoriamente
conocidas» en España en el sentido del artículo 6 bis
del Convenio de París.”
– STJUE 10 abril 2008, asunto C-102/07,
(Adidas/Marca Mode CV): en el juicio de confusión ha
de tenerse en cuenta el elevado carácter distintivo,
intrínseco y porque son conocidas, de la marca
anterior que disfrutan, si es así, de mayor protección.
(vide apt. 28 –concepto riesgo confusión-, 29 –
factores para apreciarlo- y 39 –apreciación global-)
La marca notoria en la Ley de
Marcas
•
Prohibición de registro más allá del principio de especialidad (sólo respecto de
los registrados)
•
–art 8-1 LM–
•
Art 8-2 concepto marca notoria
–
•
“No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial
anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos
por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca
pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos
signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento
indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores.”
“A los efectos de esta Ley, se entenderá por marca o nombre comercial notorios los que, por su volumen de
ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado
o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se
destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial. La
protección otorgada en el apartado 1, cuando concurran los requisitos previstos en el mismo, alcanzará a
productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de
conocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el sector pertinente del público o en otros
sectores relacionados.”
Art 8-3 concepto marca renombrada
–
“Cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el público en general, se considerará que los
mismos son renombrados y el alcance de la protección se extenderá a cualquier género de productos,
servicios o actividades. ”
La regulación de la marca notoria
en la Ley de Marcas
• Protección de la marca notoria en caso de
infracción.
– Marca notoria registrada. Ius prohibendi –art 34-2
LM– Marca notoria no registrada.
• Ius prohibendi limitado a los supuestos a) y b) art 34-2 LM
(prohibición de identidad y de riesgo de confusión)
• No protección, sin registro, más allá del principio de
especialidad.
• Protección sólo vía competencia desleal
– –art 6 si hay riesgo de confusión,
– art 12 si el uso comporta aprovechamiento de la reputación
ajena.
La marca notoria en el Reglamento
de Marca comunitaria
• Idéntica regulación si bien sin el planteamiento
de la marca no registrada.
• En el sistema comunitario no existe la marca
comunitaria no registrada –art 6 RMC-.
• Sólo se adquiere por registro, sin excepción a
favor del nacimiento de la marca comunitaria
por virtud de la notoriedad del signo.
La prueba del carácter notorio de la
marca
•
•
•
•
•
•
Necesidad de la prueba
Principio dispositivo
Gramen probatorio
Prueba de la notoriedad –art 8-2 LMSTJUE 22 de junio de 1999 C-342/97 (Lloyds)
“para determinar el carácter distintivo de la marca y, por
consiguiente, evaluar si posee un elevado carácter
distintivo, el órgano jurisdiccional nacional debe apreciar
globalmente la mayor o menor aptitud de la marca…la
cuota de mercado…la intensidad, la extensión
geográfica y la duración del uso…la importancia de las
inversiones hechas por la empresa para promocionarla,
la proporción de los sectores interesados que identifica
los productos o servicios.”
La prueba del carácter notorio de la
marca
• STJUE 22 de junio de 1999 C-342/97 (Lloyds)
• Reconoce la utilidad probatoria de las declaraciones de las
Cámaras de Comercio e Industria y de otras asociaciones
profesionales –considerandos 22 y 23• Han sido valorados por STMC de 4 febrero 2009 (asunto Bhudda
Bar)
• STJUE de 16 de julio de 1998 reconoce por vez primera el papel de
los sondeos de opinión como instrumentos probatorios
• Recomendaciones conjuntas OMPI/CUP se establece de forma
expresa que el grado de conocimiento o reconocimiento de una
marca pueda determinarse mediante
– Encuestas a los consumidores
– Sondeos de opinión
• Con la Ley de Enjuiciamiento Civil vigente, es dable presentar
– Estudios demoscópicos
– Sondeos de opinión
– Análisis de mercado
La prueba del carácter notorio de la
marca
• STMC 16 octubre 2012 (asunto Cegasa-Proin)
• Concepto encuesta:
– “…una encuesta es una técnica de investigación de
cuestiones dirigidas a una muestra representativa de
población o instituciones, con el fin de conocer
estados de opinión o hechos específicos, una
investigación realizada sobre una muestra de sujetos
representativa de un colectivo mas amplio, que se
realiza utilizando procedimientos estandarizados de
interrogación con intención de obtener mediciones
cuantitativas de una gran variedad de características
objetivas y subjetivas de la población ”