PROHIBICIONES ABSOLUTAS José María del Corral Subdirector General Adjunto Oficina Española de Patentes y Marcas FUNDAMENTO DE ESTAS PROHIBICIONES y COMPARACIÓN CON LAS PROHBICIONES RELATIVAS: Interés general Examen de oficio Imprescriptibilidad Interés particular Oposición Prescripción acc. PROHIBICIÓN DE REGISTRO DE SIGNOS QUE NO PUEDAN CONSTITUIR MARCA CONFORME AL ART 4.1 (ART. 5.1.a.): Examen del art. 4.1. (concepto de marca) • SIGNO (remisión 4.2. LM) Mínima consistencia y estabilidad que permita su identificación y permanencia en el tiempo (Sentencia Heidelberg Bauchemie C-49/02 TJCCEE) EL REQUISITO DE LA SUSCEPTIBILIDAD DE REPRESENTACION GRAFICA: • Necesidad de soportes generalizados • Principio de la determinación del bien inmaterial protegido: • Delimitación del derecho otorgado • Protección a los terceros •Sentencia caso Sieckmann: la representación del signo debe ser completa, accesible, inteligible, duradera y objetiva. •Marcas sonoras = pentagrama •Exclusión de las marcas olfativas, gustativas o táctiles REQUSITO DE APTITUD DISTINTIVA: (valoración en abstracto sent. Trib. 1ª Inst. CCEE 26-10-2000 caso TRUSTEDLINK) ANALISIS 5.1.a) LM 17/2001 EL REQUISITO DE LA DISTINTIVIDAD ART 5.1.B. Se corresponde con art. 3.1.b) Directiva 2008/95/CE y 7.1.b) Reglamento CE 207/2009 (versiones codificadas) Son signos incapaces de cumplir la función primordial de la marca = identificar el origen empresarial del producto (Sent Trib de Justicia de la CCEE 27-02-2002). El criterio es aplicable a todas las categorías de marcas (denominativas, graficas) El juicio sobre la distintividad implica valorar el binomio signo/productos. Sin embargo la valoración de la aptitud distintiva de la letra a) se valora el signo en abstracto. (sent. Trib. 1ª Inst. CCEE 26-10-2000 caso TRUSTEDLINK) El juicio sobre la distintividad debe valorar la percepción del consumidor de tales productos (Sent Trib 1ª Inst. CCEE 27-02-2002 caso LITE) Jurisprudencia comunitaria (no tienen distintividad): • T 19/99 “COMPANYLINE” (la línea de la compañía) para seguros y negocios financieros de la clase 36. • T 360/99 “INVESTORWORLD” (el mundo del inversor) para seguros y negocios financieros • T 32/00 “ELECTRÓNICA” para “Clase 16: Catálogos para ferias especializadas en componentes y módulos para la electrónica” • C 380/02 Marca “EL PRINCIPIO DE LA COMODIDAD” para diferentes productos como herramientas, partes de coches y muebles EL COLOR COMO MARCA: • Ausencia de prohibición expresa • Un solo color como marca: carece de distintividad. No puede atribuirse a un solo empresario un solo color dada su limitación. • Casos aceptados: distintividad adquirida por el uso antes del registro Caso MILKA (OAMI) Caso PROZAC STS 27-03-2006 CASO LIBERTEL C-104/01 TJCCEE admitió el registro como marca del color naranja, pero sentó un criterio restrictivo = necesidad de mantener disponibles los colores. COMBINACION DE COLORES: Registrabilidad TJCCEE Caso Heidelberger Bauchemie asunto C-49/02 TJCCEE Caso Heidelberger Bauchemie asunto C-49/02: (colores presentados en una solicitud de registro de forma abstracta y sin contornos) Se admiten siempre que • se presenten efectivamente como un signo • implique disposición sistemática que asocie los colores de que se trata de manera predeterminada y permanente • ha de tenerse en cuenta el interés general en que no se restrinja indebidamente la disponibilidad de los colores para los demás operadores PROHIBICIÓN EL ART 5.1.C) LM “los que se compongan EXCLUSIVAMENTE de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio.” Se corresponde con art 3.1.c) Directiva 2008/95/CE FUNDAMENTO: • Falta de distintividad del signo (informa directamente sobre sus cualidades) • Sean disponibles para todos los empresarios DIFERENCIA ENTRE SIGNO DESCRIPTIVO Y SUGESTIVO (Prof. Fdez-Novoa) s. descriptivo: informa directamente de det. características del producto. s. sugestivo: informa indirectamente de estas características s. descriptivo: no registrable salvo secondary meaning (art. 5.2. LM) s. sugestivo: registrable LA PROHIBICIÓN DEL 5.1.C) Y LAS PALABRAS EN IDIOMAS EXTRANJEROS: • Consumidor al que van destinadas • Cognoscibilidad del significado por el consumidor LA EQUIVALENCIA FONÉTICA: Resulta indiferente la ortografía del signo, debe atenderse a su percepción auditiva. CASOS CONCRETOS DE SIGNOS DESCRIPTIVOS LA ESPECIE: Denominaciones de variedades vegetales (marcas denegadas por la OEPM) M 2317180 “FINCAS y FINANZAS” para servicios financieros e inmobiliarios M 2310805 “CIUDAD DEL OCIO” para servicios de ocio y actividades de esparcimiento, M 1622742 “EL SEGURO DE MI TIENDA” para servicios de seguros. LA CALIDAD SEPTIEMBRE SOLEADO para distinguir vinos, cl 33. Trib. Federal Alemán sent. 12-07-1968 denegó la marca. M 1695233 “EXTRA” para servicios de distribución M 1599951 “SUPERIOR” para ropa M 2090466 “SUPERIOR” para cervezas, M 2301029 “NAVEGANDO SOMOS LOS MAS RÁPIDOS” para servicios publicidad por Internet LA CANTIDAD: M 2269944 “MUCHO MUEBLE” para muebles, marca M 1907227 “GRANDE” para frutas, EL VALOR: M 2567121 “EL AUTÉNTICO” para azafrán y condimentos M 2279240 “LA TIENDA DEL EURO” para un comercio de distribución y almacenaje) OTRAS CARACTERISTICAS (numerus apertus): CASOS DE SIGNOS SUGESTIVOS: BABY DRY para pañales (STJCE 20-IX-2001, As.C-383/99P) MANZANILLA SUEÑOS DE ORO, para infusiones ICARO para aeromodelismo BABY PARK para servicios de guardería INDICACIONES DE PROCEDENCIA GEOGRÁFICA: Indicaciones geográficas Protegidas (IGP) Reglamento (CE) 510/2006, de 20 de marzo Denominaciones de Origen (DO) Reglamento (CE) 510/2006, de 20 de marzo REGLAMENTO (CE) 479/2008 de 29 de abril de 2008 por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola, (ver art 43) Reglamento (CE) 510/2006, de 20 de marzo: Art 14 Relaciones entre marcas, denominaciones de origen e indicaciones geográficas 1. Cuando una denominación de origen o una indicación geográfica se registre de acuerdo con el presente Reglamento, se denegarán las solicitudes de registro de marcas que respondan a alguna de las situaciones mencionadas en el artículo 13 y que se refieran a la misma clase de productos, siempre que la solicitud de registro de la marca se presente después de la fecha de presentación de la solicitud de registro a la Comisión. Se anularán las marcas registradas de manera contraria al párrafo primero. Reglamento (CE) 510/2006, de 20 de marzo: Artículo 13 Protección 1. Las denominaciones registradas estarán protegidas contra: a) toda utilización comercial, directa o indirecta, de una denominación registrada para productos no amparados por el registro, en la medida en que sean comparables a los productos registrados bajo dicha denominación o en la medida en que al usar la denominación se aprovechen de la reputación de la denominación protegida; b) toda usurpación, IMITACIÓN O EVOCACIÓN, aunque se indique el origen verdadero del producto y aunque la denominación protegida esté traducida o vaya acompañada de una expresión como «género», «tipo», «método», «estilo», «imitación» o una expresión similar; c) cualquier otro tipo de indicación falsa o falaz en cuanto a la procedencia, el origen, la naturaleza o las características esenciales de los productos, en el envase o en el embalaje, en la publicidad o en los documentos relativos a los productos de que se trate, así como la utilización de envases que por sus características puedan crear una impresión errónea acerca de su origen; d) cualquier otra práctica que pueda inducir a error al consumidor sobre el auténtico origen del producto. LAS MARCAS COLECTIVAS Y DE GARANTÍA: (Marcas colectivas) Artículo 62. 3. No obstante lo dispuesto en el artículo 5.1.c), podrán registrarse como marcas colectivas los signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para señalar la procedencia geográfica de los productos o de los servicios. El derecho conferido por la marca colectiva no permitirá a su titular prohibir a un tercero el uso en el comercio de tales signos o indicaciones, siempre que dicho uso se realice con arreglo a prácticas leales en materia industrial o comercial; en particular dicha marca no podrá oponerse a un tercero autorizado a utilizar una denominación geográfica. (Marcas de garantía) Artículo 68. 3. Será aplicable a las marcas de garantía lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 62. PROHIBICION DE REGISTRO DELART 5.1.D) Artículo 5. Prohibiciones absolutas. No podrán registrarse como marca los signos siguientes d) Los que se compongan EXCLUSIVAMENTE de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio. Originariamente no designaban los productos. Se han convertido después en genéricos en el lenguaje común en las costumbres leales y constantes del comercio Es irrelevante que originariamente hayan sido característicos y hayan degenerado después Signos que han devenido usuales BROKER LITRONA BOCATA CALIMOCHO ALGUNOS CASOS: Sentencia del TS de 10/05/1995, caso “MASTERS” EN EL SENO DE LA OAMI “XTRA” para detergentes, “LITE” (ligero), “HYPERLITE” (hiperligero), “ULTIMATE” (lo mas reciente) para productos electrónicos, “STUDIO OFFICE” para servicios administrativos y de consultaría, “SEARCH SERVER” (servidor de búsqueda) para productos y servicios informáticos. ALGUNOS EJEMPLOS DE SIGNOS QUE HAN DEVENIDO GENÉRICOS: •Termo o Thermo • Keroseno • Celofan • Bio REFERENCIA LA FALTA DE DISTINTIVIDAD SOBREVENIDA (ART. 55.1.D.): “Caducará la marca cuando “en el comercio se hubiera convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual de un producto o servicio para el que esté registrada.” LA DISTINTIVDAD SOBREVENIDA (ART. 5.2. LM): Lo dispuesto en las letras b), c) y d) del apartado 1 no se aplicará cuando la marca haya adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se hubiera hecho de la misma. Sólo aplicable a supuestos del art 5.1.b.c. y d. LM no al resto Debe determinarse si el signo en cuestión ha adquirido distintividad • para los productos que se solicita • como consecuencia del uso realizado por el solicitante antes de depositarlo Requisitos: En cuanto al uso previo: Que sea real y efectivo En la totalidad del territorio de España o en parte significativa del mismo. Duración del uso suficiente para producir la adquisición de carácter distintivo Productos/servicios: los solicitados deben ser los mismos que aquellos a los que se refiere el uso Requisitos (continuación): Como consecuencia de ese uso una parte significativa del público al que van destinados los productos debe reconocer el signo como una marca Pruebas: Extensión geográfica del uso Cuota de mercado adquirida Volumen de facturación Inversiones en publicidad Encuestas: Una parte significativa del publico destinatario de los productos debe identificar el signo como una marca Certificaciones de Cámaras de Comercio y otros Organismos GRACIAS POR SU ATENCIÓN