150-2010 SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA

150-2010
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA: San Salvador, a las once horas treinta minutos del treinta y uno de mayo de dos
mil trece.
El presente proceso contencioso administrativo ha sido promovido por POZUELO,
SOCIEDAD ANÓNIMA, por medio del apoderado judicial, licenciado Luis Ernesto Guandique
Chávez, contra el Registrador Auxiliar del Registro de la Propiedad Intelectual y el Director
Ejecutivo del Centro Nacional de Registros, por la supuesta ilegalidad de los siguientes actos
administrativos:
a) la resolución de las nueve horas seis minutos del tres de noviembre de dos mil,
emitida por el Registrador Auxiliar de la Propiedad Intelectual del Registro de Comercio,
mediante la cual se rechazó la oposición presentada por la sociedad, ahora demandante, en el
procedimiento de registro de la marca «FAMILIAR», solicitada por ACEITERA GENERAL
DEHEZA S.A.I.C.A.; y,
b) la resolución de las once horas trece minutos del uno de octubre de dos mil nueve,
emitida por el Director Ejecutivo del Centro Nacional de Registros, mediante la cual se confirmó
la resolución descrita en la letra anterior.
Han intervenido en este proceso: la parte actora, en la forma señalada; el Registrador
Auxiliar y el Director Ejecutivo, ambos del Centro Nacional de Registros; y, el Fiscal General de
la República, por medio del licenciado Herber Ernesto Montoya Salazar.
I. CONSIDERANDOS:
A. ANTECEDENTES DE HECHO
ALEGATOS DE LAS PARTES
1. DEMANDA
a) Actos impugnados y autoridades demandadas. La parte actora dirige su pretensión
contra el Registrador Auxiliar del Registro de la Propiedad Intelectual y el Director Ejecutivo,
ambos del Centro Nacional de Registros, por la supuesta ilegalidad de los actos administrativos,
cuyo contenido ha sido descrito al inicio de la presente sentencia.
b)
Circunstancias. La sociedad actora expuso que es propietaria de la marca de fábrica
y comercio «FAMILIA RIVIANA POZUELO», inscrita a su favor al número 113, folio 227, del
libro 33, desde el día 16 de agosto de 1996, y que ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A.I.C.A.
solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio «FAMILIAR» en el Registro de la
Propiedad Intelectual. Marca que ampara a la misma clase de producto.
Agrega que, ante dicha solicitud, presentó oposición a la inscripción del registro de la
marca «FAMILIAR»; sin embargo, el registrador demandado rechazó la oposición por considerar
que no existía la semejanza: gráfica, fonética ni ideológica que causara confusión a los
consumidores; que dicha marca ya está inscrita en su país de origen, por lo cual se aplica el
principio «tal cual es»; y que las marcas amparan productos diferentes.
Finalmente, la actora expresó que interpuso recurso de apelación ante el rechazo de la
oposición de la inscripción de la marca, el cual fue desestimado y, en consecuencia, confirmada
la resolución emitida por el registrador.
c) Argumentos jurídicos de la pretensión. La sociedad actora hace recaer la ilegalidad
de los actos administrativos controvertidos en la violación del artículo 10 letras o), p) y q) del
Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, que dicen,
respectivamente: No podrá usarse ni registrarse como marcas ni como elementos de las mismas:
o) los distintivos ya registrados por otras personas como marcas, para productos, mercancías o
servicios comprendidos en una misma clase; p) los distintivos que por su semejanza gráfica,
fonética o ideológica pueden inducir a error u originar confusión con otras marcas o con nombres
comerciales, expresiones o señales de propaganda ya registrados o en trámite de registro, si se
pretende emplearlos para distinguir productos, mercancías o servicios comprendidos en la misma
clase; y, q) los distintivos que puedan inducir a error por indicar una falsa procedencia, naturaleza
o cualidad.
Para robustecer la anterior alegación, invocó los artículos 17, 18, 26 letra a), 66 letras a),
d), y f), 94 y 105 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial.
También, el artículo 6 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.
Finalmente, cita abundante doctrina sobre los procedimientos para realizar el análisis de
las semejanzas de marcas, los cuales serán utilizados en la presente sentencia.
d) Petición. La parte demandante solicita que en sentencia definitiva se declare la
ilegalidad de los actos administrativos impugnados.
2.
ADMISIÓN DE LA DEMANDA
Por medio del auto de las ocho horas cinco minutos del nueve de junio de dos mil diez
(folios 22 al 24), se admitió la demanda. Además, se requirió, de las autoridades demandadas un
informe sobre la existencia de los actos administrativos atribuidos.
3.
INFORMES DE LA PARTE DEMANDADA
Las autoridades demandadas presentaron el informe requerido por esta Sala. Recibido
éste, mediante el auto de las ocho horas treinta minutos del veinticinco de noviembre de dos mil
diez (folio 50), se requirió el informe justificativo a que hace referencia el artículo 24 de la Ley
de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (LJCA).
En el primer informe requerido, las autoridades demandadas relacionaron la emisión de
los actos impugnados. En el informe justificativo, el Director Ejecutivo, del Centro Nacional de
Registros fundamentó la legalidad de su actuación en que no existe semejanza entre la marca que
se pretende inscribir («FAMILIAR») y la inscrita («FAMILIA RIVIANA POZUELO»). Lo
anterior, porque después de haberse realizado el análisis fonético e ideológico se determinó que la
marca inscrita ha alcanzado, por su calidad y publicidad, el grado de notoriamente conocida, lo
cual impide una confusión en el público consumidor.
Finalmente, expresa que los productos que amparan ambas marcas son diferentes. Pues
«FAMILIAR» ampara aceites y «FAMILIA RIVIANA POZUELO» ampara productos tales
como jaleas, mermeladas y conservas.
Por otra parte, el Registrador Auxiliar demandado expuso similares motivos para
justificar la legalidad de los actos impugnados.
4. TÉRMINO DE PRUEBA
Por medio del auto de las ocho horas veinticinco minutos del veintiocho de junio de dos
mil once (folio 62), se abrió a prueba el proceso por el término de ley.
5. TRASLADOS
Posteriormente, se corrieron los traslados que ordena el artículo 28 de la LJCA.
a) La parte actora ratificó los argumentos de ilegalidad expuestos en la demanda.
b)
Por su parte, las autoridades demandadas también ratificaron los argumentos
manifestados en el respectivo informe justificativo.
c)
La representación fiscal afirmó que, en el caso sub júdice, es necesario exponer el
procedimiento para inscripción de marcas en el Registro de la Propiedad Intelectual del Centro
Nacional de Registros. El cual, según el capítulo II, del título VII, del Convenio Centroamericano
para la Protección de la Propiedad Industrial es: a) presentación de solicitud, b) verificación de
requisitos, según artículos 10 letras a) y r), 83 y 91 del convenio citado, c) examen de novedad, d)
admisión de solicitud, e) plazo de publicidad de la solicitud de inscripción de dos meses, f)
traslado al solicitante de eventual oposición al registro, y g) resolución de la oposición.
Después de lo anterior, expuso que la oposición mostrada por la actora a la inscripción de
la marca «FAMILIAR» lo fue por considerar que existe semejanza gráfica, fonética e ideológica
con una marca inscrita y vigente en la misma clase; sin embargo, manifiesta que se deben tomar
en cuenta los argumentos de las autoridades demandadas en cuanto que no es cierto que se
presenten las anteriores condiciones entre la marca a inscribir y la marca inscrita. Concluyó que
los actos impugnados son legales.
B. FUNDAMENTOS DE DERECHO
1. OBJETO Y LÍMITES DE LA PRETENSIÓN
POZUELO, SOCIEDAD ANÓNIMA pretende se declare la ilegalidad de:
a)
la resolución de las nueve horas seis minutos del tres de noviembre de dos mil,
emitida por el Registrador Auxiliar de la Propiedad Intelectual, mediante la cual se rechazó la
oposición presentada por la sociedad, ahora demandante, en el procedimiento de registro de la
marca «FAMILIAR», solicitada por ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A.I.C.A.; y,
b) la resolución de las once horas trece minutos del uno de octubre de dos mil nueve,
emitida por el Director Ejecutivo del Centro Nacional de Registros, mediante la cual se confirmó
la resolución descrita en la letra anterior.
Fundamenta la ilegalidad de esas resoluciones en la violación del artículo 10 letras o), p)
y q) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, que dicen,
respectivamente: No podrá usarse ni registrarse como marcas ni como elementos de las mismas:
o) los distintivos ya registrados por otras personas como marcas, para productos, mercancías o
servicios comprendidos en una misma clase; p) los distintivos que por su semejanza gráfica,
fonética o ideológica pueden inducir a error u originar confusión con otras marcas o con nombres
comerciales, expresiones o señales de propaganda ya registrados o en trámite de registro, si se
pretende emplearlos para distinguir productos, mercancías o servicios comprendidos en la misma
clase; y, q) los distintivos que puedan inducir a error por indicar una falsa procedencia, naturaleza
o cualidad.
Para un mejor examen de la pretensión, se abordarán los siguientes elementos: los
requisitos de inscripción de una marca y el examen sobre el cumplimiento de los mismos por
medio del cotejo de la existencia de semejanza gráfica, fonética o ideológica entre las marcas
«FAMILIA RIVIANA POZUELO» y la sujeta a inscripción «FAMILIAR».
2. REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN DE UNA MARCA
Con el fin de mantener un nivel de control con respecto a la distinción de las marcas
inscritas y las sujetas a inscribir, el legislador estableció, por medio del artículo 10 letras o), p) y
q) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, unas
prohibiciones de marcas sujetas a inscripción. Tales disposiciones regulan las marcas
inadmisibles por razones intrínsecas y las marcas inadmisibles por derechos de terceros. Con el
examen en referencia se pretende que la entidad que califica el signo o signos presentados
verifique, de acuerdo con las prohibiciones legales, si es viable o no el registro de una marca,
tomando en cuenta la totalidad de marcas que al momento de la presentación existen o se
encuentren en proceso de inscripción.
No obstante, la calificación realizada por la Administración no es definitiva, pues nada
impide presentar oposición contra la marca en proceso de registro por un tercero (como sucedió
en el presente caso), alegando cualquiera de las prohibiciones enmarcadas en las mencionadas
disposiciones.
Para el caso en comento, la oposición fue presentada por POZUELO, SOCIEDAD
ANÓNIMA. La misma se fundó en el artículo 10 letras o), p) y q) del Convenio Centroamericano
para la Protección de la Propiedad Industrial, disposiciones que establecen:
No podrán usarse ni registrarse como marcas ni como elementos de las mismas:
o)
los distintivos ya registrados por otras personas como marcas, para productos,
mercancías o servicios comprendidos en una misma clase;
p)
los distintivos que por su semejanza gráfica, fonética o ideológica pueden inducir a
error u originar confusión con otras marcas o con nombres comerciales, expresiones o señales de
propaganda ya registrados o en trámite de registro, si se pretende emplearlos para distinguir
productos, mercancías o servicios comprendidos en la misma clase; y,
q)
los distintivos que pueden inducir a error por indicar una falsa procedencia,
naturaleza o cualidad.
En la norma citada se observa que el legislador utiliza el concepto jurídico indeterminado
«semejanza», el cual se refiere a esferas de realidad cuyos límites no aparecen bien precisados,
situación que por su naturaleza no admite una determinación rigurosa, pero que, presentada en los
casos concretos, debe ser analizada.
En virtud de lo anterior, la marca se define como aquel signo que distingue un producto
de otro o un servicio de otro. Las funciones que la misma tiene están relacionadas con la aptitud
para identificar y distinguir productos o servicios producidos o comercializados por una sociedad
de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario los identifique, valore,
diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen y la calidad de la
mercancía. La determinación de cuándo existe semejanza entre una marca y otra admite una
única solución justa, cuya potestad la ley otorga a la Administración, lo cual es judicialmente
revisable.
El ejercicio de tal potestad supone para la Administración una labor cognoscitiva e
interpretativa de la ley en su aplicación al caso concreto, a fin de determinar si el último reducto
del concepto «semejanza» tiene aplicación en el supuesto que se le presenta.
3. LA APRECIACIÓN DE LA SEMEJANZA GRÁFICA, FONÉTICA O IDEOLÓGICA
La doctrina sobre la apreciación de la semejanza proporciona principios o reglas para
realizar tal comparación, tales como: a) la semejanza hay que apreciarla considerando la marca en
su conjunto; b) la imitación debe apreciarse por imposición, es decir, viendo alternativamente las
marcas y no comparándolas una al lado de la otra; y, c) debe, además, apreciarse suponiendo que
la confusión puede sufrirla una persona medianamente inteligente, o sea el comprador medio, y
que preste la atención común y ordinaria.
Acorde con estas reglas, de particular importancia en el caso que se analiza, se afirma que
para calificar la semejanza debe tenerse en cuenta que la marca, como un todo, se imprime en la
mente del consumidor; y para decidir si dos marcas pueden ser confundidas, es preciso juzgar
ante todo la impresión de conjunto que los distintivos comerciales dejan después de una revisión
superficial. Es así que, en términos generales, la marca debe apreciarse sin particularizar en las
diferencias que pudieran ofrecer sus distintivos, aspectos o detalles considerados de manera
aislada o separada, sino atendiendo a la semejanza que resulte de su examen global, para
determinar los elementos primordiales que le dan su propio carácter distintivo.
Con la finalidad de determinar si dos marcas son semejantes entre sí, es necesario realizar
un análisis comparativo en los aspectos gráfico, fonético, olfativo e ideológico. Con estos
antecedentes, a efecto de controlar la legalidad de las resoluciones impugnadas, esta Sala
realizará un examen de ambas marcas, bajo los parámetros establecidos en la ley, y podrá, de esa
forma, fijar la existencia o no de la semejanza entre las marcas «FAMILIA RIVIANA
POZUELO» y «FAMILIAR» y verificar si los productos que amparan ambas marcas son iguales.
3.1. ANÁLISIS GRÁFICO
El doctrinario argentino Jorge Otamendi, en su obra Derecho de Marcas, asevera que: «la
confusión visual o gráfica es la confusión causada por la identidad o similitud de los signos, sean
éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro, por su simple observación (...) la
confusión visual puede ser causada por semejanzas ortográficas o gráficas». Derecho de Marcas,
Abeledo Perrot, 3ª edición, Buenos Aires, 1999, pág. 173-174.
La similitud visual ortográfica se presenta cuando coinciden las letras en los nombres
comerciales en confrontación, influye la secuencia de vocales, la longitud y cantidad de sílabas,
las radicales o terminaciones comunes. Debe decirse que la apreciación de una marca, como un
todo, significa que la persona que la aprecia debe imponerse de ella al verla junto a otras marcas,
sin compararlas, y sin particularizar las diferencias que entre ellas existan, de manera que la
impresión de conjunto que queda en su mente sea determinante para no confundirla con otra.
Para el caso, las marcas a cotejar son: a) «FAMILIA RIVIANA POZUELO» y b)
«FAMILIAR». Según se aprecia, la primera está conformada por una frase y la otra por una
palabra simple. Por inspección se puede concluir que, bajo el análisis gráfico efectuado, ambas
marcas se diferencian.
3.2. ANÁLISIS FONÉTICO
La confusión fonética o auditiva se produce cuando la pronunciación de las palabras que
conforman la marca o distintivo tiene una fonética similar. Las marcas en cuestión no poseen,
como se determinó con anterioridad, ninguna palabra común. Por lo tanto, tienen una
pronunciación y vocalización diferente «FAMILIA RIVIANA POZUELO» y «FAMILIAR». En
atención a lo anterior, debe concluirse que existe una diferencia fonética necesaria entre ambas
marcas comerciales que no genera confusión auditiva.
3.3. ANÁLISIS IDEOLÓGICO
La confusión de naturaleza ideológica o conceptual es la que deviene del parecido
contenido conceptual de las marcas o distintivos, al respecto Jorge Otamendi señala lo siguiente:
«Es la representación o evocación a una misma cosa, característica o idea que impide al
consumidor distinguir una de otra» ídem. pág. 182. En el presente caso, no se encuentra
posibilidad alguna que exista la misma evocación entre las marcas «FAMILIA RIVIANA
POZUELO» y «FAMILIAR» pues ambas amparan, productos diferentes, la primera de las
marcas ampara productos tales como jaleas, mermeladas y conservas y la segunda, aceites; lo que
imposibilita que los consumidores las confundan.
Por las consideraciones anteriores se concluye que no existe el vicio de ilegalidad alegado
por la sociedad demandante.
II. FALLO:
Por tanto, con fundamento en el artículo 10 letras o), p) y q) del Convenio
Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, 421, 427 y 439 del Código de
Procedimientos Civiles (ya derogado pero aplicable al presente caso según lo dispuesto en el
artículo 706 del Código Procesal Civil y Mercantil), 31, 32 y 33 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa; en nombre de la República, esta Sala FALLA:
A. Declárase que no existen los vicios de ilegalidad, alegados por POZUELO,
SOCIEDAD ANÓNIMA, por medio de su apoderado judicial, licenciado Luis Ernesto
Guandique Chávez, en los siguientes actos administrativos:
1) la resolución de las nueve horas seis minutos del tres de noviembre de dos mil,
emitida por el Registrador Auxiliar del Registro de la Propiedad Intelectual, mediante la cual se
rechazó la oposición presentada por la sociedad, ahora demandante, en el procedimiento de
registro de la marca «FAMILIAR», solicitada por ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A.I.C.A.;
y,
2) la resolución de las once horas trece minutos del uno de octubre de dos mil nueve,
emitida por el Director Ejecutivo del Centro Nacional de Registros, mediante la cual se confirmó
la resolución descrita en el número anterior.
B.
Condénase en costas a la parte actora conforme al Derecho común.
C. En el acto de notificación, entréguese certificación de esta sentencia a las partes y a la
representación fiscal.
D. Devuélvase el expediente administrativo a su lugar de origen.
Notifíquese.
E. R. NUÑEZ----------------------------L.C. DE AYALA G.---------------------------DUEÑAS------
----------------J.R.
ARGUETA------------------PRONUNCIADA
POR
LAS
SEÑORAS
MAGISTRADAS Y EL SEÑOR MAGISTRADO QUE LA SUSCRIBEN.---------------------ILEGIBLE-------------------RUBRICADAS.