PROCESO 14-IP-98 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Actor LACTICINIOS SKANDIA LTDA. Marca “SKANDIA”. Expediente Interno Nº 4213. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA En Quito a los quince días del mes de julio de mil novecientos noventa y ocho. VISTOS: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente Dr. Libardo Rodríguez Rodríguez, solicita a este Tribunal Comunitario la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Que se formula esta petición en razón de que la sociedad LACTICINIOS SKANDIA LTDA. mediante apoderado solicita la declaratoria de nulidad de la resolución Nº 13820 de 29 de mayo de 1996 emanada de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y por la cual se declaró fundada la oposición formulada por la sociedad CANDIA a la solicitud de registro de la marca SKANDIA para distinguir productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza y se negó el registro de dicha marca. Que el Consejo de Estado considera relevantes para proceder a la interpretación solicitada, los siguientes hechos: 1. “Mediante el acto acusado, la División de Signos Distintivos declaró fundada la oposición, con fundamento en las siguientes consideraciones: “PRIMERO.- Que el literal a) del artículo 83 de la Decisión del Acuerdo de Cartagena, establece como causal de irregistrabilidad el que la marca registrada sea idéntica o semejante a otra ya registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para distinguir ‘...los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error’”. “SEGUNDO.- Que según consta en los registros de la Propiedad Industrial la sociedad CANDIA S.A., es titular de la marca CANDIA para distinguir todos los productos de la clase 29, según el certificado Nº 112.129, vigente hasta el 24 de Febrero del año 2.001”. “TERCERO.- Que el estudio de confundibilidad implica comparar dos marcas en su conjunto, evitando el fraccionamiento de los signos que se comparan o el examinarlos en sus detalles. En opinión de este despacho, entre la marca que se pretende registrar SKANDIA, y la marca registrada por el opositor, CANDIA existe similitud literal y fonética que harían incurrir a error al consumidor, por consiguiente ambas marcas no pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el público. En consecuencia, la marca objeto de la solicitud está incursa en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.” 2. “Por su parte, el manifiesta, en suma, por la Administración de mayo de 1996, impetra”. apoderado de la demanda (sic) los mismos argumentos expresados en la Resolución núm. 13820 de 29 cuya declaratoria de nulidad se 2 3. “A su vez, el apoderado de la Sociedad CANDIA S.A. manifiesta que el acto acusado no viola el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto el signo SKANDIA no reúne los requisitos establecidos en dicha norma para que pueda ser registrada como marca, por cuanto no es suficientemente distintiva, ya que se confunde con la marca CANDIA, dadas las similitudes de orden visual, fonético y ortográfico. Agrega que el acto acusado tampoco viola el artículo 83 literal a) de la citada Decisión 344, por cuanto entre las marcas SKANDIA y CANDIA existen semejanzas que pueden inducir al público consumidor a error, dadas las similitudes visuales, ortográficas y fonéticas, máxime cuando amparan productos de una misma clase”. CONSIDERANDO: Que la solicitud se formula conforme a lo dispuesto en el inciso final del artículo 29 del Tratado de Creación del Tribunal y cumple los requisitos establecidos en el art. 61 de su Estatuto siendo el Consejo de Estado de la República de Colombia competente para solicitar la interpretación prejudicial de normas que conforman el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena por estar conociendo de un proceso de nulidad de derecho interno que involucra la supuesta violación de normas comunitarias andinas. Que el Tribunal de Justicia es el órgano competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el objeto de asegurar su aplicación uniforme en los Países Miembros, según lo dispuesto por el art. 28 del Tratado de su creación. I. NORMAS A INTERPRETARSE DECISIÓN 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. 3 “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) II. Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;” REQUISITOS DE REGISTRABILIDAD (Artículo 81) El artículo 81 de la Decisión 344 establece en su primer acápite los tres requisitos que debe reunir un signo para poder ser registrado como marca: la perceptibilidad, la suficiente distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. Al comentarlo, la jurisprudencia del Tribunal ha expresado: “Un signo es perceptible cuando por medio de cualquiera de los sentidos, el consumidor tiene la posibilidad de apreciarlo, captarlo o distinguirlo. Son signos perceptibles las denominaciones o las palabras, los colores, los gráficos, etc. porque a través de estos medios se puede memorizar el signo o captarlo para llegar al proceso diferenciador con otros productos idénticos o similares. “La marca tiene como función esencial la de distinguir unos productos o servicios de otros e identificar por parte del consumidor el signo con el producto. El signo será distintivo cuando por sí sólo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con sus características. Si entre lo distintivo y lo distinguible existe una relación estrecha y directa que conlleve a confundir lo uno de lo otro, el signo pierde esa condición esencial para constituirse en marca. El carácter distintivo de un signo por lo tanto, será más pronunciado si entre signo y producto 4 existe una menor relación”. (Proceso 27-IP-95, G. O. Nº 257 de abril 14 de 1997) En base de la distintividad se protege al empresario o productor, para que sus bienes o servicios sean claramente distinguidos en el mercado, y al consumidor quien al diferenciar una marca de otra evita la confusión, el error o el engaño que puede aparecer cuando entre dos signos no exista una evidente distintividad tanto en los signos en sí mismos, como entre éstos y los productos que la marca protege. “La susceptibilidad de representación gráfica del signo se refleja en una condición formal encaminada a que pueda ser impreso para fines de procedimiento y de archivo”. (Proceso 27-IP-96, G.O. Nº 279 de julio 25 de 1997) El acápite 2º del art. 81 de la Decisión 344 contiene una definición clara y exacta de lo que debe entenderse por marca, haciendo referencia a la finalidad esencial de la misma que es la función distintiva, esto es, que permita que los productos o servicios de una persona puedan ser reconocidos y diferenciados de los productos o servicios similares o idénticos de otra persona. Para el autor colombiano Marco Matías Alemán “la marca es una entidad ideal que se realiza mediante su aplicación a una serie indefinida de ejemplares, de tal forma que logra indicar que el designado es uno más de todos los productos o servicios identificados con ella, entidad constituida por una combinación de elementos sensibles capaces de ser captados por los sentidos y con una virtud distintiva, y de la cual se vale el industrial o comerciante para que el público escoja, a través de la diferenciación, sus productos o servicios, y aplique a éstos -los signoslos valores empresariales por él desarrollados mediante el conocimiento de su origen empresarial”. (Marco Matías Alemán “La Marca, Definición, Requisitos y Funciones”, Revista Colombiana de la Propiedad Industrial, Nº 5-1997, pág. 41) En el Proceso 27-IP-95 al analizar la definición el Tribunal dijo que: “La noción de marca que trae la norma del artículo 81, resalta otra de las funciones de la marca: la indicación del origen empresarial, que garantiza al consumidor que la adquisición de productos señalados con una marca, tengan el mismo origen de los productos adquiridos anteriormente con esa misma marca. El público tiene el convencimiento que los productos o servicios de 5 una misma clase que llevan la misma marca, se originan o proceden de una misma empresa, sin importar quien es el titular de la marca ni el propietario de la industria, sin suponer que una misma marca para iguales o similares productos pueda ser utilizada por titulares diferentes, causándole error o confusión en la adquisición de bienes o servicios. Por otra parte, el Profesor Otero Lastres expresa: “El requisito de la aptitud diferenciadora es una consecuencia de las importantes funciones que desempeña la marca. En efecto, como ha destacado el Profesor Fernández Novoa al indicar la procedencia empresarial de la marca ésta opera como un mecanismo de identificación del correspondiente producto o servicio y esta identificación es la que hace posible al proceso de diferenciación de los productos o servicios en el mercado en atención a su origen empresarial (Profesor José Manuel Otero Lastres Concepto y Tipos de Marca en la Decisión 344, Seminario Internacional Quito y Trujillo, julio de 1996)". III. SIGNOS IDÉNTICOS O SIMILARES A OTROS YA REGISTRADOS (Artículo 83, literal a)) Ante la Oficina Nacional Competente se ha planteado el conflicto de la denegación del registro de la marca SKANDIA para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza por la observación presentada por el titular de la marca CANDIA para distinguir productos de la misma clase 29 bajo la alegación de que la marca cuyo registro se solicita es confundible con dicha marca al existir entre ellas similitud ortográfica, fonética y gráfica, por lo que la coexistencia de las dos marcas en el mercado induciría al consumidor a error. El artículo 83 de la Decisión 344 anota las causales relativas a la inviabilidad de registrar un signo como marca en cuanto contraviene derechos de terceros. Sobre la confundibilidad de la marca el Tribunal ha dicho en el Proceso 2-IP-95, G.O. Nº 199 de 26 de enero de 1996 que: 6 “La prohibición de registrar un signo como marca que sea confundible con otra ya registrada o que se haya solicitado con anterioridad, tiene su razón de ser en la propia función que la marca desempeña dentro del campo comercial: distinguir un producto o servicio de los servicios o productos que compiten en el mercado. Al existir entre dos marcas una aparente similitud de signos, que impediría al público consumidor diferenciar e identificar el origen de los productos, es decir, impediría individualizar un producto con una marca de otro producto semejante, con una marca similar, ese signo se torna en irregistrable al existir el riesgo de confusión. “Permitir la inscripción de un signo confundible con otro ya registrado, obstaculizaría una competencia leal pues quien inscribe el segundo signo amparándose en una relativa semejanza con un signo anterior, en el fondo lo que puede perseguir no es otra cosa que llevar al público a error entre las dos marcas que protegen productos de la misma clase, con el objeto de obtener una ventaja económica en cuanto a la buena fama o clientela que pudo ya haber adquirido el signo primeramente registrado”. La prohibición del registro de signos confundibles por identidad o similitud a que se refiere el literal a) del art. 83 de la Decisión 344, protege a las marcas del “riesgo de confusión” o de la “similitud confusionista” que puede presentarse cuando entre ellos exista una semejanza si ambos signos distintivos protegen a productos o servicios de la misma clase o productos respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir a error. El literal a) del artículo 83 prohibe el registro de marcas que sean confundibles con otras ya registradas, o cuyo registro haya sido debidamente registrado o reivindicado para productos o servicios de la misma clase. La norma pretende proteger al propio titular de la marca y al público consumidor del llamado “riesgo de confusión” y tiene su razón de ser en la propia función que la marca desempeña, esto es, distinguir un producto o servicios, de los productos o servicios que compiten en el mercado. “El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 2IP-95 con relación al procedimiento subjetivo para determinar si entre las marcas en conflicto existe el riesgo de confusión manifestó que: el juzgador ha de guiarse por reglas y criterios doctrinales y que estos no podrán depender o sujetarse a la sola apreciación personal o subjetiva del juez, que por su propio arbitrio llegue a concebir que entre dos marcas existe o no confusión. 7 “El cotejo marcario para estos efectos se basará en un análisis pormenorizado de los campos en que las marcas pueden producir confusión como el visual, auditivo, ideológico o conceptual, y fonético, analizando siempre los signos marcarios en su conjunto, sin apreciaciones parciales, ni resquebrajando o mutilando al signo marcario que en su conjunto forma una unidad de hecho para el ingreso al registro. “La confusión gráfica o visual se produce por la simple observación del signo, que conduzca a esa conclusión por la identificación o similitud ya sea de palabras, frases, dibujos, etiquetas. “La confusión en el campo auditivo se produce cuando las palabras tienen una fonética similar. “La similitud ideológica que conlleva el riesgo de confusión, deriva del mismo contenido conceptual de las dos marcas o de la evocación que ellas produzcan por medio del signo, aunque las palabras no sean las mismas o el signo no sea idéntico. En uno u otro caso, en la mente del consumidor se reproduce la misma idea o concepto (G.O. Nº 199 de 26 de enero de 1996)”. En el Proceso 9-IP-94 (G.O. Nº 180 de 10 de mayo de 1995) se ha dicho que uno de los puntos más difíciles del Derecho Marcario es la confrontación entre dos signos para llegar a determinar si entre ellos existe una similitud que pueda inducir al público consumidor a error. Por ello la doctrina y la jurisprudencia internacional han señalado ciertas reglas lógicas y científicas que podrán ser tomadas en cuenta para determinar la similitud entre marcas, sin que éstas sean un único punto de vista que utilice quien califique la confusión entre dos signos que se asemejen, y estas son: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. “Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto. “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” (Pedro C. Breuer Moreno, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, editorial Robis, Buenos Aíres, pág. 351 y ss). 8 “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determina así la impresión general que el distintivo causa en el mismo”. “Esta regla persigue entonces, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados para poder ser comparados, que el examen se realice a base de las semejanzas y no de las diferencias existentes. “Respecto de la segunda y tercera regla se dice por un lado que debe emplearse un método de cotejo sucesivo, es decir, no cabe el análisis simultáneo, por cuanto el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino que lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cual es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. “En cuanto a la cuarta regla, el mencionado tratadista Breuer ha expresado que “la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintivos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de las semejantes disposiciones de estos elementos”. “La confusión entre signos se dá por los elementos similares de las marcas y no por sus desemejanzas, de ahí que es importante apreciar las marcas en su conjunto. “Es un aspecto secundario el número o clases de desemejanzas que posea una marca respecto de otra, ya que puede darse el caso, que por el parecido de sólo uno o dos elementos que la componen, se produzca confusión.” (CORNEJO, Aldo. Derecho de Marcas, Lima-Perú, Cultural Cuzco S.A., 1992, p. 119). "....Deberá tenerse en cuenta la visión de conjunto, la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general y no las partes aisladas unas de 9 otras, ni los elementos particulares distinguibles en los nombres, ya que por tratarse de estructuras lingüísticas deberá atenderse antes que nada a la fonética. Debe evitarse, entonces, la disección o fraccionamiento de los nombres que se comparan, o el pretender examinarlos en sus detalles, ya que el consumidor medio no procede en tal forma. Por lo mismo, deberá ponerse atención preferente a los elementos caracterizantes de cada denominación, de los cuales suelen depender en la práctica la primera impresión o impacto que recibe ese consumidor medio ante el nombre que sirve de marca". “Concordante con este fallo, son los expresados por la Sala de lo Civil del Tribunal de Bogotá y por la Corte Suprema de Justicia de Venezuela, Sala Político-Administrativa, para la cual "la confundibilidad de las marcas debe ser evidente y la evidencia debe resultar, no de un análisis por separado de cada uno de los elementos (sílabas o signos) que integran la respectiva marca, sino de la confusión que a simple vista o de oídas resulte de la comparación". (Revista Colombiana de la Propiedad Industrial Nº 31991, página 120). En el presente caso encontraba la administración que entre la marca que se pretendía registrar “SKANDIA” y la marca registrada por el opositor “CANDIA” existía similitud literal y fonética que haría incurrir en error al consumidor y que ambas marcas no podían coexistir en el mercado sin generar confusión en el público. El Tribunal ha manifestado que si del examen previo a la resolución administrativa o judicial se arroja un resultado positivo de confundibilidad, en uno solo o en varios de los campos analizados de comparación, el signo pretendido sería irregistrable. Por otro lado, este mismo Tribunal, ha expresado en otras ocasiones, que es necesario, en determinados casos, examinar la forma de la pronunciación de las palabras para identificar o no la semejanza auditiva que puede dar lugar a la confundibilidad sonora entre dos signos. En el idioma castellano no existe el sonido inglés de la “S” sino mas bien en la Región Andina la “S” es pronunciada como “ES”. Al preguntarse al consumidor medio cuál es la marca de los productos adquiridos, respondería: “La marca ES SKANDIA”; y para el otro caso contestaría: “La marca ES CANDIA”, ejercicio fonético que provoca una confusión de ese orden entre los dos términos. 10 Las semejanzas entre las marcas confrontadas son de mayor significación o peso comparativo que las diferencias, las que por ser muy tenues o casi imperceptibles, no desvirtúan o distancian el riesgo de confusión entre los signos. Para la Oficina Nacional Competente la marca objeto de la solicitud estaba incursa en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. En el caso subjudice la Oficina Nacional Competente y el Juez analizando las marcas “la una registrada y la otra por registrar” debe decidir de conformidad con los criterios señalados en la presente interpretación si ellas tienen la fuerza necesaria o el poder distintivo para diferenciar un signo de otro, excluyendo de ese modo la confundibilidad entre dos signos semejantes que es lo que prohibe el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344. En todo caso de presentarse la simple duda o posibilidad de confusión, el Juez deberá inclinarse por la sola existencia de la marca registrada. Por las razones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. Para que un signo pueda ser registrado como marca se requiere que sea perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica y que, además, no se halle incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad a que se refieren los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. 2. No procede el registro de una marca que sea confundible con otra ya registrada o solicitada con anterioridad por un tercero para productos o servicios comprendidos en una misma clase, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 3. En caso de conflicto debido a similitud o identidad entre un signo registrado -derecho prioritario- frente a otro por registrarse o solicitado derecho expectaticio-, para productos de la misma clase, el funcionario competente deberá pronunciarse a favor del primero. 11 4. En cuanto a la confusión es obligación de la Oficina Nacional Competente rechazar las solicitudes que comporten tal riesgo, el cual debe evitarse en resguardo de los derechos anteriormente concedidos así como para prevenir el peligro de confusión. Queda a criterio del Juez establecer la existencia o no de dicho riesgo, con arreglo a las normas comunitarias pertinentes. De conformidad a lo dispuesto por el artículo 31 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Consejo de Estado de la República de Colombia, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia en el expediente interno Nº 4213. Notifíquese al nombrado Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante copia sellada y certificada de la presente sentencia, y remítase igualmente copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial. Roberto Salazar Manrique PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. 12