prohibiciones relativas

MINISTERIO DE
INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO
LA PROHIBICIONES
RELATIVAS EN LA LEY 17/2001
DE MARCAS
(ARTS. 6, 7 y 8).
Ignacio Gil Osés 11-05-2010
ANÁLISIS DEL ART. 6
MINISTERIO DE
INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO
• Requisitos de aplicación.
– Marca anterior.
– Identidad o semejanza en los signos.
– Identidad o semejanza en ámbito
aplicativo.
– Riesgo de confusión.
ANÁLISIS DEL ART. 6
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INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO
• Supuesto identidad dual.
– Identidad de signos.
• Interpretación restrictiva. (STJUE en C-291/2000 LTJ
Diffusion SA contra Sadas Vertbaudet SA)
“un signo es idéntico a la marca cuando reproduce, sin
modificaciones ni adiciones, todos los elementos que
constituyen la marca o cuando, considerado en su
conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que
pueden pasar desapercibidas a los ojos de un
consumidor medio”
– Identidad aplicativa.
• Carácter administrativo de la Clas. de Niza.
ANÁLISIS DEL ART. 6
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INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO
• Supuestos letra b).
– Identidad y/o semejanza en los dos
ámbitos (signo/pp-ss-aa).
• Valoración dinámica/dialéctica.
• Condiciones necesarias pero ¿suficientes?.
– Riesgo de confusión (directo o
indirecto/asociación).
ANÁLISIS DEL ART. 6
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DETERMINACIÓN DE LA SEMEJANZA
Criterios:
– Similitud denominativa/fonética.
– Similitud gráfica.
– Similitud conceptual.
Valoración:
– Tipo de marcas en conflicto.
– La distintividad.
– Elemento dominante (STJUE Matzratzen) y
carácter distintivo elemento común (STJUE
Thomson Life).
ANÁLISIS DEL ART. 6
La semejanza en marcas denominativas.
MINISTERIO DE
VIENESSA vs. VIENETTA
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Y COMERCIO
LAVERNO vs. LAVERNOYA
MUNDICOR vs. MUNDICOLOR
SALSA vs. SALTA/ SALTA AD
Ausencia de semejanza
TECNINVEST vs. INVESTECH
ZARA vs. ZARINA PERFUMERIA
ANÁLISIS DEL ART. 6
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La semejanza en las marcas gráficas
ANÁLISIS DEL ART. 6
La semejanza en marcas mixtas.
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1)
2)
ANÁLISIS DEL ART. 6
No semejanza en marcas mixtas.
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LACER
vs.
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LA DIMENSIÓN APLICATIVA
Condiciones previas:
– Status de la Clasificación de Niza.
– Heterogeneidad (clases 9, 35, 36, 45...).
– Realidad de mercado.
Criterios:
– Naturaleza.
– Destino/finalidad.
– Modo de uso.
– Usuario/consumidor final.
– Condiciones comercialización.
ANÁLISIS DEL ART. 6
EL RIESGO DE CONFUSIÓN
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– “Interdependencia” de aspectos art. 6.1.b).
(STJUE C-39/97, Canon).
– “Valoración global” (STJUE caso Sabel,)
– Distintividad de las marcas en conflicto (STJUE
casos Sabel y Lloyd).
– Riesgo de confusión indirecto o asociación
(STJUE caso Sabel).
ANÁLISIS DEL ART. 8
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INDUSTRIA, TURISMO
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LOS SIGNOS NOTORIOS O RENOMBRADOS
REGISTRADOS
Requisitos clave art. 8.1:
– Identidad o semejanza de signos.
¿Esquema Rdc? No (Sentencias TJUE C-252/95 Sabel y C-408/01 Adidas)
– Dimensión aplicativa. “aunque sean distintos”
– Uso nueva marca pueda indicar conexión pp. o
ss. con titular marca not./renom.
– Aprovechamiento indebido o perjuicio a la
distintividad o al renombre.
– Uso sin justa causa.
ANÁLISIS DEL ART. 8
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Aprovechamiento indebido o perjuicio a la
distintividad o al renombre.
– Aprovechamiento indebido notoriedad o
renombre. (apropiación ilegítima de imagen
calidad/goodwill)
– Aprovechamiento indebido de la distintividad.
(apropiación ilegítima de originalidad de marca (inicio o
resultado uso))
– Perjuicio a la distintividad (dilución o “aguamiento”)
– Perjuicio al renombre o notoriedad (asociación a
aspectos no deseados/negativos)
( SSTS 20/12/2004, 21/01/2008 y 23/06/2009, entre otras)
ANÁLISIS DEL ART. 8
LA PRUEBA
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2 elementos en art. 8.2 y 3:
– Dimensión económica.
• Volumen de ventas/intensidad. (¿qué p/s? ¿qué mercado?)
• Duración.
• Alcance geográfico. (totalidad territorio español/¿mercado
específico?).
• Tipo de documentación y valoración.
– Correlación dinámica entre:
• Grado similitud del campo aplicativo nuevo signo
y
• Grado de conocimiento del signo que reclama
notoriedad o renombre .