Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina de

Procedimientos de anulación, normas sustantivas
DIRECTRICES RELATIVAS A LOS
PROCEDIMIENTOS ANTE LA OFICINA DE
ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR
(MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS)
PARTE D, SECCIÓN 2:
PROCEDIMIENTOS DE ANULACIÓN,
NORMAS SUSTANTIVAS
Versión final: noviembre de 2007
Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina, Parte D, Sección 2
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Procedimientos de anulación, normas sustantivas
ÍNDICE
OBSERVACIÓN PREVIA ............................................................................................................. 3
1.
2.
3.
MOTIVOS DE ANULACIÓN ...................................................................................................3
EFECTOS DE LA ANULACIÓN ...............................................................................................3
EXAMEN DE LAS CONDICIONES DE CADUCIDAD ....................................................................3
3.1. Falta de uso................................................................................................................4
3.1.1. Carga de la prueba............................................................................................................. 4
3.1.2. Uso efectivo........................................................................................................................ 5
3.1.3. Ámbito geográfico del uso .................................................................................................. 6
3.1.4. Período que debe tomarse en consideración ..................................................................... 7
3.1.5. Excepción a la regla de los cinco años............................................................................... 7
3.1.6. Causas justificativas de la falta de uso............................................................................... 7
3.2. Conversión de la marca comunitaria en un término genérico....................................8
3.2.1. Carga de la prueba............................................................................................................. 8
3.2.2 Designación usual .............................................................................................................. 9
3.2.3. Público pertinente............................................................................................................... 9
3.3. Marcas comunitarias que induzcan a error ................................................................9
3.3.1. Carga de la prueba............................................................................................................. 9
3.3.2. Ejemplos........................................................................................................................... 10
4.
CAUSAS DE NULIDAD ABSOLUTA .......................................................................................10
4.1. Cuando la marca comunitaria se hubiera registrado contraviniendo las disposiciones
del artículo 7. ....................................................................................................................10
4.1.1. Momentos que deberán tomarse en consideración.......................................................... 11
4.1.2. Criterios que deben aplicarse........................................................................................... 11
4.2. Defensa contra la alegación de falta de carácter distintivo......................................11
4.2.1. Carga de la prueba, criterio aplicable y momento que debe tomarse en consideración .. 11
4.3. Mala fe ......................................................................................................................12
4.3.1. Momento que deberá tomarse en consideración ............................................................. 12
4.3.2. Principio de mala fe .......................................................................................................... 12
4.3.3. Ejemplos de mala fe ......................................................................................................... 12
4.3.4. Ejemplos en los que no existe mala fe ............................................................................. 13
5.
CAUSAS DE NULIDAD RELATIVA ........................................................................................13
5.1. Las mismas causas aplicables a los procedimientos de oposición en virtud del
artículo 8...........................................................................................................................13
5.2. Defensas contra una solicitud en virtud del artículo 52, apartado 1 ........................13
5.2.1. Consentimiento al registro................................................................................................ 14
5.2.2. Solicitudes de declaración de nulidad o demandas de reconvención anteriores.............. 14
5.2.3. Tolerancia......................................................................................................................... 14
5.2.4. Falta de uso de la marca anterior ..................................................................................... 15
5.3. Otros derechos anteriores ........................................................................................15
5.3.1. Un derecho al nombre o un derecho a la imagen............................................................. 15
5.3.2. Un derecho de autor......................................................................................................... 15
5.3.3. Un derecho de propiedad industrial.................................................................................. 16
5.4. Defensa contra una solicitud en virtud del artículo 52, apartado 2 ..........................16
5.5. Solicitudes de declaración de nulidad o demandas de reconvención anteriores ....16
6. DEFENSA GENERAL CONTRA SOLICITUDES DE CADUCIDAD O DE DECLARACIÓN DE NULIDAD .16
6.1. La misma acción previamente resuelta....................................................................17
6.2. Excepción en el caso de las resoluciones de oposición ..........................................17
Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina, Parte D, Sección 2
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Procedimientos de anulación, normas sustantivas
OBSERVACIÓN PREVIA
Los procedimientos de anulación nunca son iniciados por la Oficina. La
iniciativa corresponde al solicitante de la anulación.
1.
Motivos de anulación
Artículo 55, 1. El término «procedimientos de anulación» comprende las
solicitudes de caducidad y las solicitudes de nulidad.
Artículo 50
Las causas de caducidad son las siguientes:
• la falta de uso;
• que la marca se haya convertido en la designación usual en el comercio
de un producto o de un servicio para el que esté registrada;
• que la marca pueda inducir a error.
Las declaraciones de nulidad pueden basarse en causas absolutas o en
causas relativas.
Artículo 51
Se consideran causas de nulidad absoluta:
• que la marca comunitaria se haya registrado contraviniendo las
disposiciones del artículo 7;
• que al presentar la solicitud de marca el solicitante haya actuado de
mala fe.
Artículo 52
Se consideran causas de nulidad relativa:
• las mismas causas aplicables a los procedimientos de oposición en
virtud del artículo 8;
• que exista un derecho al nombre o un derecho a la imagen;
• que exista un derecho de autor;
• que exista un derecho de propiedad industrial;
• que exista otro derecho que conceda una protección similar.
2.
Efectos de la anulación
Artículo 54
En caso de declaración de caducidad total o parcial, se considerará que, desde
la fecha de la solicitud de caducidad, la marca comunitaria no tuvo los efectos
señalados en el RMC. A instancia de parte, la División de Anulación podrá fijar
una fecha anterior en que se hubiera producido alguna de las causas de
caducidad.
La declaración de nulidad, total o parcial, implica que desde el principio la
marca comunitaria careció de los efectos señalados.
3.
Examen de las condiciones de caducidad
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Procedimientos de anulación, normas sustantivas
Artículo 50, 1, a)
3.1.
Falta de uso
Si durante un período ininterrumpido de cinco años a partir del registro y antes
de la presentación de una solicitud de anulación, la marca comunitaria no ha
sido objeto de un uso efectivo a efectos de lo dispuesto en el artículo 15 del
RMC, deberá declararse la caducidad de la marca, a menos que existan
causas justificativas para la falta de uso (3.1.6). Si el uso concierne únicamente
a una parte de los productos y servicios para los que ha sido registrada la
marca, la caducidad se limitará a la parte de productos y servicios para los que
la marca no ha sido utilizada.
En el asunto T-126/03 (ALADDIN), el Tribunal de Primera Instancia sostuvo
que si una marca ha sido registrada para una categoría de productos o
servicios suficientemente amplia para que puedan distinguirse dentro de ella
varias subcategorías susceptibles de ser consideradas de forma autónoma, la
prueba del uso efectivo de la marca para una parte de esos productos o
servicios sólo implica la protección de la subcategoría o subcategorías a las
que pertenecen los productos o servicios para los que la marca ha sido
efectivamente utilizada. En cambio, si una marca ha sido registrada para
productos o servicios definidos de forma tan precisa y circunscrita que no
resulta posible establecer divisiones significativas dentro de la categoría de que
se trate, entonces la prueba del uso efectivo de la marca para dichos productos
o servicios cubre necesariamente toda esa categoría.
Declaró asimismo que no debe privarse al titular de una marca anterior de toda
protección para productos que, sin ser rigurosamente idénticos a aquellos para
los que pudo demostrar su uso efectivo, no son sustancialmente distintos de
ellos y pertenecen a un mismo grupo que no puede dividirse sino de forma
arbitraria.
Encontramos un ejemplo de la aplicación de este principio en el asunto T256/04 (RESPICUR) presentado ante el Tribunal de Primera Instancia:
El Tribunal señala que, dado que la finalidad o el destino del producto o del
servicio de que se trata tiene un carácter esencial, constituye un criterio
primordial en la definición de una subcategoría de productos o de servicios. La
finalidad y el destino de un producto terapéutico se expresan mediante su
indicación terapéutica. La sustancia activa y la obligación de una prescripción
por el médico son por regla general inapropiados para definir una subcategoría
de productos.
3.1.1. Carga de la prueba
La carga de la prueba corresponde al titular de la marca comunitaria. Una vez
presentada debidamente una solicitud de caducidad desde el punto de vista
formal, la carga de presentar las pruebas del uso efectivo a efectos de lo
dispuesto en el artículo 15, apartado 1 del RMC, o de demostrar que existen
causas justificativas para la falta de uso, corresponde al titular. El papel de la
Oficina consiste en examinar las pruebas a la luz de las alegaciones
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Procedimientos de anulación, normas sustantivas
presentadas por las partes y no tiene obligación alguna de recabar pruebas de
oficio.
3.1.2. Uso efectivo
Los medios para apreciar el uso efectivo en los procedimientos de anulación
son los mismos que se aplican para examinar las pruebas del uso de la marca
comunitaria en los procedimientos de oposición. Por ello, deben tenerse en
cuenta las consideraciones pormenorizadas que figuran en la Parte 6 de las
directrices de oposición. A continuación se reproducen algunos de los aspectos
más importantes.
Ni el RMC ni el REMC definen lo que debe considerarse «uso efectivo». No
obstante, entretanto el Tribunal de Justicia ha establecido, en el contexto del
artículo 10, apartado 3 de la Directiva, varios principios importantes para la
interpretación de este término.
Ansul 2003
En el asunto C-40/01 (Ansul), de 11 de marzo de 2003, el TJCE establece los
siguientes principios:
•
El uso que se requiere es el uso efectivo de la marca (apartado 35).
•
Así, procede considerar que el «uso efectivo» es un uso que no debe
efectuarse con carácter simbólico, con el único fin de mantener los
derechos conferidos por la marca (apartado 36);
•
Debe tratarse de un uso acorde con la función esencial de la marca,
que consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad
del origen de un producto o de un servicio, permitiéndole distinguir sin
confusión posible ese producto o ese servicio de los que tienen otra
procedencia (apartado 36);
•
De ello se desprende que un «uso efectivo» de la marca supone la
utilización de ésta en el mercado de los productos o servicios
protegidos por la marca y no sólo en la empresa de que se trate
(apartado 37);
•
El uso de la marca debe referirse a productos y servicios que ya se
comercialicen o cuya comercialización, preparada por la empresa para
captar clientela, en particular mediante campañas publicitarias, sea
inminente (apartado 37);
•
en la apreciación del carácter efectivo del uso de la marca, deben
tomarse en consideración todos los hechos y circunstancias apropiadas
para determinar la realidad de su explotación comercial, en particular,
los usos que se consideran justificados en el sector económico de que
se trate para mantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los
productos o de los servicios protegidos por la marca (apartado 38);
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•
La apreciación de las circunstancias del caso de autos puede, así,
justificar que se tenga en cuenta, en particular, la naturaleza del
producto o del servicio pertinente, las características del mercado de
que se trate, la magnitud y la frecuencia del uso de la marca (apartado
39);
•
Por lo tanto, no es necesario que el uso de la marca sea siempre
importante, desde el punto de vista cuantitativo, para calificarse de
efectivo, ya que tal calificación depende de las características del
producto o del servicio afectado en el mercado correspondiente
(apartado 39).
Asunto La Mer, 2004
En el asunto C-259/02 (LaMer), de 27 de enero de 2004, el Tribunal de Justicia
reformuló de este modo los criterios del asunto Ansul:
•
La cuestión de si un uso es suficiente desde el punto de vista
cuantitativo para mantener o crear cuotas de mercado para dichos
productos o servicios depende de diversos factores y de una
apreciación específica. Las características de dichos productos o
servicios, la frecuencia o regularidad del uso de la marca, el hecho de
que se utilice la marca para comercializar todos los productos o
servicios idénticos de la empresa titular o meramente algunos de ellos,
o incluso las pruebas relativas al uso de la marca que el titular puede
proporcionar, se encuentran entre los factores que deben tomarse en
consideración (apartado 22).
•
El uso de la marca por un único cliente, importador de los productos en
relación con los cuales se registró aquélla, puede bastar para probar
que tal uso es efectivo, si la operación de importación tiene una
verdadera justificación comercial para el titular de la marca (apartado
24).
•
No cabe establecer una norma de minimis (apartado 25).
3.1.3. Ámbito geográfico del uso
Puede existir igualmente uso efectivo si la marca se ha utilizado únicamente en
una parte de la Comunidad, como un solo Estado miembro o una parte de éste.
Cualquier otra norma constituiría una discriminación entre grandes y pequeñas
empresas y, por lo tanto, iría en contra de la finalidad que persigue el sistema
de la marca comunitaria, que consiste en que ésta sea accesible a empresas
de todo tipo y tamaño.
La suficiencia del uso en solo una parte de la Comunidad viene reflejada en las
Declaraciones conjuntas del Consejo y de la Comisión de las Comunidades
Europeas incluidas en el Acta del Consejo con ocasión de la adopción del
Reglamento sobre la marca comunitaria (Declaraciones conjuntas del Consejo
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y de la Comisión de 20.10.1995, Nº B. 10, DO OAMI 1996, pp. 606, 612).
Según estas declaraciones, “El Consejo y la Comisión consideran que el uso
serio en el sentido del artículo 15 en un solo país constituirá un uso serio en la
Comunidad”. Si bien estas declaraciones sólo tienen valor interpretativo y
carecen de carácter vinculante, la Oficina las aplica.
Sin embargo, cabe destacar que lo que debe cumplirse son los requisitos o
criterios europeos y no los criterios nacionales. Es posible que, en algunos
casos, los criterios cuantitativos europeos sean superiores a los criterios
nacionales correspondientes.
3.1.4. Período que debe tomarse en consideración
En primer lugar, la solicitud de caducidad debe desestimarse si la marca
comunitaria no ha estado registrada desde hace cinco años en el momento de
la presentación de la solicitud de caducidad. En principio, este período de cinco
años se cuenta hacia atrás a partir de la fecha de la solicitud de caducidad. Si
el titular de la marca comunitaria demuestra que se ha hecho un uso efectivo
de dicha marca dentro de este período de cinco años, la solicitud de caducidad
se rechazará, salvo en el caso indicado a continuación.
3.1.5. Excepción a la regla de los cinco años
Si el uso se inicia o se reanuda dentro de los tres meses anteriores a la
presentación de la solicitud de caducidad, dicho uso no se tendrá en cuenta en
caso de que los preparativos para el uso tengan lugar únicamente después de
que el titular de la marca comunitaria haya tenido conocimiento de la
presentación de una solicitud de caducidad. La carga de la prueba de que el
titular tenía conocimiento de tal hecho recaerá sobre el solicitante de la
caducidad.
3.1.6. Causas justificativas de la falta de uso
3.1.6.1. Riesgos comerciales
Procede considerar que el concepto de causa justificativa se refiere
fundamentalmente a circunstancias ajenas al titular de la marca, que le impidan
hacer uso de ésta, y no a circunstancias relacionadas con sus dificultades
comerciales.
Tribunal de Primera Instancia, asunto T-156/01, GIORGI / GIORGIO AIRE,
apartado 41
Así pues, se considera que las dificultades financieras a las que ha debido
hacer frente una empresa a consecuencia de una recesión económica o debido
a sus propios problemas financieros, por ejemplo, procedimientos de
insolvencia, quiebra o suspensión temporal de las actividades, no constituyen
causas justificativas de la falta de uso en virtud del artículo 50, apartado 1, letra
a). Esto tipo de dificultades forman parte del funcionamiento normal de una
empresa.
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120/2001 Ecros(fig) / ERCROS (EN)
3.1.6.2. Intervención del Estado
Las restricciones a la importación u otras medidas gubernamentales
constituyen dos ejemplos de causas justificativas de la falta de uso que se
mencionan explícitamente en el artículo 19, apartado 1, segunda frase, del
Acuerdo ADPIC. Las restricciones a la importación comprenden los embargos
comerciales que afecten a los productos protegidos por la marca. Otras
medidas gubernamentales pueden ser los monopolios estatales que impiden
todo tipo de uso, o la prohibición estatal de vender los productos por razones
de salud o defensa nacional. En este aspecto, los casos típicos son los
procedimientos reglamentarios que el titular debe cumplir para ofrecer los
productos y servicios correspondientes en el mercado.
1507/2001 DIADUR / VIADUR (EN) (para productos farmacéuticos)
3.1.6.3. Fuerza mayor
Otras causas justificativas de la falta de uso son los casos de fuerza mayor que
impidan el funcionamiento normal de la empresa del titular.
Artículo 50, 1, b)
3.2.
Conversión de la marca comunitaria en un término genérico
Si, por la actividad o la inactividad de su titular la marca se ha convertido en la
designación usual en el comercio de un producto o de un servicio para el que
está registrada.
3.2.1. Carga de la prueba
La carga de la prueba recae sobre el solicitante de caducidad, el cual deberá
demostrar que el término se ha convertido en la designación usual en el
comercio como resultado:
• de la actividad de su titular, o bien
• de la inactividad de su titular.
La División de Anulación no llevará a cabo su propia investigación sobre esta
cuestión, sino que se limitará a analizar los hechos y alegaciones que
presenten las partes.
Si el titular utiliza la marca como término descriptivo y ello da lugar a que el
término se convierta en la designación usual en el comercio de los productos o
los servicios en cuestión, la marca comunitaria podrá ser anulada.
Si el titular de la marca ha hecho todo cuanto estaba en su mano al respecto, la
marca no puede anularse.
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3.2.2 Designación usual
La marca tiene que haberse convertido en la designación usual del producto o
servicio en cuestión no sólo entre determinadas personas, sino entre la gran
mayoría del público pertinente, incluidas las personas que intervienen en el
comercio de dicho producto o servicio. No basta con que la marca se emplee
como sinónimo o expresión abreviada de un producto o servicio determinado,
siempre que el público pertinente reconozca que el término es una marca que
designa los productos o servicios de una determinada empresa.
Por ejemplo, cuando una persona realiza búsquedas en Internet, puede decir
que va a hacer un google, pero esta expresión abreviada no convierte a
GOOGLE (marca comunitaria nº 1104306) en un término genérico, sino que
sigue siendo un término que designa los productos y servicios de una
determinada empresa. Es habitual que la gente utilice estas expresiones
abreviadas sin que se pierda la función de indicación del origen de dichas
expresiones.
Si la marca se convierte en una designación usual en el comercio a pesar de la
actividad del titular no se podrá declarar la caducidad de la marca. La actividad
del titular puede incluir publicidad, colocación de avisos en las etiquetas,
recurso al artículo 10 del RMC (reproducción en diccionarios), si bien esta lista
no es exhaustiva.
3.2.3. Público pertinente
En una cuestión prejudicial, el TJCE declaró en el asunto C-371/02
(BOSTONGURKA) que:
«... en el supuesto de que intervengan intermediarios en la distribución al
consumidor o usuario final de un producto amparado por una marca registrada,
los sectores interesados cuyo punto de vista ha de tenerse en cuenta para
apreciar si la referida marca se ha convertido en la designación usual en el
comercio del producto en cuestión son los consumidores o usuarios finales del
producto y/o los profesionales que intervienen en la comercialización de dicho
producto».
Artículo 50, 1, c)
3.3.
Marcas comunitarias que induzcan a error
Si, a consecuencia del uso que el titular haga de la marca o que se haga con
su consentimiento, la marca puede inducir al público a error, en particular en lo
referente a la naturaleza, la calidad y la procedencia geográfica de esos
productos o de esos servicios para los que está registrada, puede declararse la
caducidad de la marca. En este contexto, calidad significa una característica o
atributo, y no un grado o nivel de excelencia.
3.3.1. Carga de la prueba
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Procedimientos de anulación, normas sustantivas
La carga de la prueba de que la marca induce a error corresponderá al
solicitante de la caducidad. Este debe demostrar, asimismo, que es el uso que
hace de ella el titular el que induce a error. Si el uso de la marca lo ha
efectuado una persona distinta del titular, la carga de la prueba de que el titular
ha autorizado dicho uso corresponde al solicitante de caducidad.
La División de Anulación no llevará a cabo su propia investigación del asunto,
sino que se limitará a analizar los hechos y alegaciones que presenten las
partes.
3.3.2. Ejemplos
Una marca comunitaria figurativa dotada de carácter distintivo contiene las
palabras «Queso de cabra» y ha sido registrada para queso de cabra. No
obstante, la marca se usa tanto para queso de cabra como para queso de
oveja. Por lo tanto, la marca comunitaria puede ser objeto de una declaración
de caducidad.
Una marca comunitaria figurativa provista de carácter
palabras «pura lana virgen» y ha sido registrada para
obstante, la marca se usa para prendas de vestir
artificiales. Por consiguiente, puede ser objeto de
caducidad.
distintivo contiene las
prendas de vestir. No
fabricadas con fibras
una declaración de
Una marca comunitaria está compuesta por una etiqueta distintiva que incluye
igualmente las palabras «zapatos de piel auténtica » y ha sido registrada para
calzado de la clase 25. Se ha demostrado que el titular vende únicamente
calzado fabricado con materiales que no son de piel. Por ello, la marca
comunitaria puede ser objeto de una declaración de caducidad.
4.
Causas de nulidad absoluta
Artículo 51, 1, a)
4.1.
Cuando la marca comunitaria se hubiera registrado contraviniendo las
disposiciones del artículo 7.
Si, en el momento de su registro, la marca comunitaria pudiera no ser apta para
el registro por cualquiera de las causas enumeradas en el artículo 7, podrá ser
anulada, salvo en el caso mencionado en el apartado 4.2. de las presentes
directrices.
Un ejemplo es el asunto Lego Brick, en el que la marca comunitaria nº 107029
se registró contraviniendo las disposiciones del artículo 7, apartado 1, letra e),
inciso ii). En este asunto, al aceptar el registro de esta marca, la Oficina aplicó
un criterio que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas consideró
incorrecto en otro asunto. En la resolución dictada en el procedimiento de
recurso, la Sala de Recurso Ampliada (R- 856/2004 G) confirmó la resolución
de la División de Anulación. Esta resolución ha sido impugnada ante el Tribunal
de Primera Instancia. A la espera del resultado de este nuevo recurso, la
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Procedimientos de anulación, normas sustantivas
División de Anulación seguirá el planteamiento seguido por la Sala Ampliada en
asuntos similares.
Otro ejemplo es la resolución de la Oficina de registrar un término por ignorar
en ese momento que tenía carácter descriptivo.
Tribunal de Primera Instancia, asunto T-237/01 (marca comunitaria BSS nº
90134).
La División de Anulación no llevará a cabo su propia investigación del asunto,
sino que se limitará a analizar los hechos y alegaciones que presenten las
partes.
4.1.1. Momentos que deberán tomarse en consideración
Con excepción de las circunstancias descritas en el apartado 4.2. de las
presentes directrices, los momentos con respecto a los cuales debe efectuarse
el examen son la fecha de presentación y la fecha de registro de la marca
comunitaria. Si las circunstancias en la fecha de presentación de la marca eran
tales que podrían haber dado lugar a una denegación en virtud del artículo 7, y
dicha denegación no se produjo, la marca puede ser declarada nula. Asimismo,
se pueden tener en cuenta otros eventos que hayan tenido lugar entre el
momento de aceptación para publicación y el posterior registro. Por ejemplo,
entre la fecha de presentación y la fecha de registro, la marca podría
convertirse en la designación usual en el comercio de los productos o los
servicios para los cuales se concedió el registro.
4.1.2. Criterios que deben aplicarse
Las Directrices de examen recogen con detalle los criterios que deben
aplicarse para determinar si una solicitud de marca comunitaria cumple las
disposiciones del artículo 7. Estos criterios son idénticos en los procedimientos
de nulidad.
Artículo 51, 2
4.2.
Defensa contra la alegación de falta de carácter distintivo
Carácter distintivo adquirido
Aún cuando se hubiera registrado la marca comunitaria contraviniendo lo
dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letras b), c) o d), no podrá ser declarada
nula si, por el uso que se haya hecho de ella, hubiera adquirido después de su
registro un carácter distintivo.
4.2.1. Carga de la prueba, criterio aplicable y momento que debe tomarse en
consideración
Corresponde exclusivamente al titular de la marca comunitaria reivindicar el
carácter distintivo adquirido y presentar las pruebas a este respecto. El examen
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Procedimientos de anulación, normas sustantivas
debe realizarse de conformidad con la parte pertinente de las Directrices de
examen. El titular debe demostrar que en el momento de presentación de la
solicitud de nulidad, la marca ya había adquirido carácter distintivo y que esta
situación se mantiene.
Artículo 51, 1, b)
4.3.
Mala fe
Cuando al presentar la solicitud de la marca el solicitante hubiera actuado de
mala fe, ésta podrá declararse nula.
4.3.1. Momento que deberá tomarse en consideración
Deberá examinarse la situación teniendo en cuenta las circunstancias
existentes en la fecha de presentación. Los hechos posteriores pueden arrojar
luz sobre la situación en la fecha de presentación, pero el momento esencial
que debe tenerse en cuenta es la propia fecha de presentación.
4.3.2. Principio de mala fe
Ni el RMC ni el REMC ofrecen una definición de mala fe. Según la Oficina,
podrá considerarse mala fe «una conducta desleal que no es acorde con las
normas de una conducta comercial aceptable», pero ésta no es una definición
exhaustiva, pues se puede considerar que otras conductas demuestran mala
fe. Desde un punto de vista conceptual, por mala fe se puede entender una
«intención desleal».
Resolución de la División de Anulación de 10 de octubre de 2004 (marca
comunitaria ER, nº 2386126).
Resolución de las Salas de Recurso en el asunto R 582/2003-4 (EAST SIDE
MARIO’S).
Los ejemplos citados en los apartados 4.3.3. y 4.3.4. de las presentes
directrices no son exhaustivos. En la monografía sobre mala fe de 31 de enero
de
2003,
figura
una
exposición
útil
a
este
respecto
(http://oami.europa.eu/es/enlargement/pdf/badfaith).
4.3.3. Ejemplos de mala fe
Existe mala fe cuando el solicitante de la marca comunitaria pretende
reivindicar, mediante su registro, una marca de un tercero con el que ha tenido
relaciones contractuales o precontractuales.
Puede constituir un indicio de mala fe el hecho de que se solicite el registro
como marca comunitaria de una marca que ya ha sido anulada por mala fe en
un Estado miembro.
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Procedimientos de anulación, normas sustantivas
Resolución de la División de Anulación de 25 de agosto de 2003 (marca
comunitaria POGGIO AL CASONE, nº 1302306).
Si el titular de una marca comunitaria presenta repetidas solicitudes para la
misma marca con el fin de evitar las consecuencias de la caducidad, parcial o
total, por falta de uso de marcas comunitarias anteriores, el titular actúa de
mala fe.
4.3.4. Ejemplos en los que no existe mala fe
Una solicitud de marca comunitaria idéntica a una solicitud de marca que haya
sido rechazada por la Oficina de Propiedad Industrial de un Estado miembro
debido a su carácter descriptivo no constituye un caso de mala fe.
Resolución de la División de Anulación de 23 de noviembre de 2004 (marca
comunitaria AALBORG, nº 2644243).
El sistema de la marca comunitaria no exige que el solicitante tenga la
intención de utilizar la marca en el momento de la presentación de la solicitud.
Así pues, la falta de intención de uso no constituye un motivo para declarar
mala fe. Asimismo, solicitar protección para una amplia gama de productos y
servicios tampoco constituye mala fe.
Resolución de la División de Anulación de 14 de diciembre de 2004 (marca
comunitaria NAKED, nº 1628395).
El hecho de que, durante el procedimiento de solicitud, el solicitante reivindique
derechos, como el derecho de prioridad o de antigüedad, que posteriormente
sean desestimados no constituye mala fe.
Resolución de la División de Anulación de 27 de septiembre de 2004 (marca
comunitaria XENIVM, nº 369942).
5.
Causas de nulidad relativa
Artículo 52, 1
5.1.
Las mismas causas aplicables a los procedimientos de oposición en
virtud del artículo 8.
Los requisitos sustantivos que deben cumplirse para considerar que un
derecho anterior en virtud del artículo 8 constituye una causa relativa para una
declaración de nulidad son los mismos que se aplican en los procedimientos de
oposición. Las Directrices de oposición deben aplicarse de forma análoga.
5.2.
Defensas contra una solicitud en virtud del artículo 52, apartado 1
Artículo 52, 3
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Procedimientos de anulación, normas sustantivas
5.2.1. Consentimiento al registro
La marca comunitaria no podrá declararse nula cuando, antes de la
presentación de la solicitud de nulidad, el titular del derecho anterior hubiera
dado expresamente su consentimiento al registro de esa marca comunitaria.
No es necesario que el consentimiento haya sido concedido antes de la fecha
de registro de la marca. Basta con que sea anterior a la presentación de la
solicitud de nulidad. A tal fin, la Oficina tomará en consideración los contratos a
tal efecto entre las partes.
Artículo 52, 4
5.2.2. Solicitudes de declaración de nulidad o demandas de reconvención
anteriores
El titular de un derecho anterior que hubiera solicitado previamente la nulidad
de la marca comunitaria o presentado demanda de reconvención en una acción
por violación de marca fundada sobre los derechos contemplados en el artículo
52, apartados 1 o 2, no podrá presentar otra solicitud de nulidad fundada sobre
otro de esos derechos previstos en el artículo 52, apartados 1 o 2 que hubiera
podido alegar en apoyo de la primera demanda.
Aunque el artículo 96 impone a los tribunales de marcas comunitarias la
obligación de notificar a la Oficina la presentación de demandas de
reconvención destinadas a obtener la nulidad y su resultado, en la práctica no
siempre lo hacen. Los titulares de marcas comunitarias que deseen ejercitar las
acciones contempladas en el artículo 52, apartado 4 deberán presentar
pruebas emitidas por los tribunales nacionales en apoyo de su demanda.
Artículo 53
5.2.3. Tolerancia
El titular de una marca comunitaria o marca nacional anterior que hubiere
tolerado durante cinco años consecutivos el uso de una marca comunitaria
posterior con conocimiento de dicho uso, ya no podrá solicitar la nulidad de la
marca posterior. El titular de la marca comunitaria impugnada deberá
demostrar que:
• la marca comunitaria ha sido utilizada en la Comunidad durante un
período de al menos cinco años consecutivos.
• el titular de la marca anterior tenía conocimiento de dicho uso o era
razonable suponer que tenía dicho conocimiento, y que
• no ha iniciado acción alguna para evitar dicho uso.
Deben cumplirse las tres condiciones.
Constituye un ejemplo de un caso en el que es razonable suponer que el titular
tenía conocimiento del uso de la marca comunitaria impugnada el hecho de
que ambos titulares hayan expuesto productos y servicios con sus marcas
respectivas en el mismo evento.
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Procedimientos de anulación, normas sustantivas
Artículo 56, 2 y 3
5.2.4. Falta de uso de la marca anterior
Si la marca anterior ha estado registrada durante cinco años o más en la fecha
en que se presente la solicitud de nulidad, el titular de la marca comunitaria
puede solicitar que el otro titular presente pruebas de que la marca anterior ha
sido objeto de uso efectivo o de que existen causas justificativas de la falta de
uso. El examen de la existencia de un uso efectivo o de las causas justificativas
de la falta de uso deberá realizarse con arreglo a la parte 6 de la Directrices de
oposición, cuyas principales disposiciones se reproducen en el apartado 3.1.2
del presente documento.
El momento en el que debe determinarse si la marca ha sido objeto de uso
difiere del que se tiene en cuenta en los procedimientos de oposición. En todos
los casos en los que la marca anterior haya estado registrada durante cinco
años antes de la presentación de la solicitud de nulidad, la prueba de uso
efectivo debe referirse a dicho período. Además, si la marca anterior ha estado
registrada durante al menos cinco años antes de la publicación de la solicitud
de la marca comunitaria objeto de la solicitud de anulación, deberán
presentarse igualmente pruebas de su uso durante este período.
Artículo 52, 2
5.3.
Otros derechos anteriores
Las marcas comunitarias pueden declararse nulas en virtud de los derechos
que figuran a continuación, cuando el uso de la marca pueda prohibirse con
arreglo a la legislación comunitaria o nacional que regule su protección. En esta
lista no se incluyen todos los derechos anteriores posibles.
Artículo 52, 2, a)
5.3.1. Un derecho al nombre o un derecho a la imagen
No todos los Estados miembros protegen el derecho al nombre o a la imagen
de una persona. La Oficina no cuenta con una recopilación de estos derechos
equivalente a la que se recoge en el artículo 8, apartado 4. En cada caso,
deberá demostrarse la legislación aplicable y la forma en que se aplica, a
menos que haya quedado claramente establecida en una resolución anterior de
la Oficina.
Artículo 52, 2, b)
5.3.2. Un derecho de autor
El derecho de autor está protegido en todos los Estados miembros y, a pesar
de la armonización de las legislaciones en esta materia dentro de la
Comunidad, las condiciones de protección y el ámbito específico de la misma
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Procedimientos de anulación, normas sustantivas
pueden diferir entre un Estado miembro y otro. En cada caso, deberá
demostrarse la legislación aplicable y la forma en que se aplica, a menos que
haya quedado claramente establecida en una resolución anterior de la Oficina.
Artículo 52, 2, c)
5.3.3. Un derecho de propiedad industrial
Pueden invocarse otros derechos de propiedad industrial, tanto a nivel nacional
como comunitario, como los dibujos y modelos comunitarios. En cada caso,
deberá demostrarse la legislación nacional aplicable y la forma en que se
aplica, a menos que haya quedado claramente establecida en una resolución
anterior de la Oficina. Si se trata de un dibujo o modelo comunitario, no es
necesario demostrar qué tipo de protección concede la legislación. La División
de Anulación aplicará los criterios correspondientes a los dibujos y modelos
comunitarios.
Artículo 52, 3
5.4.
Defensa contra una solicitud en virtud del artículo 52, apartado 2
La marca comunitaria no podrá declararse nula cuando antes de la
presentación de la solicitud de nulidad, el titular del derecho anterior hubiera
dado expresamente su consentimiento al registro de esa marca comunitaria.
No es necesario que el consentimiento se haya concedido antes de la fecha de
registro de la marca. Basta con que sea anterior a la presentación de la
solicitud de nulidad. Para tal fin, la Oficina tomará en consideración los
contratos a tal efecto entre las partes.
Artículo 52, 4
5.5.
Solicitudes de declaración de nulidad o demandas de reconvención
anteriores
El titular de un derecho anterior que hubiera solicitado previamente la nulidad
de la marca comunitaria o presentado demanda de reconvención en una acción
por violación de marca fundada sobre los derechos contemplados en el artículo
52, apartados 1 o 2 no podrá presentar otra solicitud de nulidad fundada sobre
otro de estos derechos previstos en el artículo 52, apartados 1 o 2 que hubiera
podido alegar en apoyo de la primera demanda.
Aunque el artículo 96 impone a los tribunales de marcas comunitarias la
obligación de notificar a la Oficina la presentación de demandas de
reconvención destinadas a obtener la nulidad y su resultado, en la práctica no
siempre lo hacen. Los titulares de marcas comunitarias que deseen ejercitar las
acciones contempladas en el artículo 52, apartado 4 deberán presentar
pruebas emitidas por los tribunales nacionales en apoyo de su demanda.
6.
Defensa general contra solicitudes de caducidad o de declaración
de nulidad
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Procedimientos de anulación, normas sustantivas
Artículo 55, 3
6.1.
La misma acción previamente resuelta.
Además de las defensas mencionadas en los apartados 4.2, 5.2, 5.4 y 5.5 de
las presentes directrices, la solicitud de caducidad o de nulidad no será
admisible cuando un tribunal de un Estado miembro hubiera resuelto entre las
mismas partes sobre una solicitud con el mismo objeto y la misma causa y
cuando esa resolución hubiera adquirido fuerza de cosa juzgada. Lo anterior se
aplica también a las solicitudes que hayan sido objeto de una resolución
anterior de la Oficina.
6.2.
Excepción en el caso de las resoluciones de oposición
Por otra parte, una resolución anterior de la Oficina en un procedimiento de
oposición no obsta para la presentación de una solicitud de anulación posterior
basada en los mismos derechos anteriores. Sin embargo, es poco probable
que se dicte una resolución diferente en el procedimiento de nulidad, a menos
que se cumpla una o varias de las siguientes condiciones:
• Que se demuestren nuevos hechos (por ejemplo, prueba de uso o de
renombre de la marca anterior que no se hubiere presentado durante el
procedimiento de oposición).
• Que haya cambiado el procedimiento a seguir en las apreciaciones
jurídicas (p. ej. los criterios para determinar el riesgo de confusión), por
ejemplo, como resultado de resoluciones en la materia del Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas.
• Que la resolución inicial no se hubiera adoptado con arreglo a los
criterios establecidos.
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