ACCIONANTE : CORPORACIÓN INFARMASA S.A. EMPLAZADA

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 2099-2008/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 311920-2007
ACCIONANTE
:
CORPORACIÓN INFARMASA S.A.
EMPLAZADA
:
YTALA GUEVARA VÁSQUEZ
Acción por infracción a los derechos de propiedad industrial – Riesgo de
confusión entre signos que distinguen productos de la clase 5 de la
Nomenclatura Oficial – Determinación de sanciones
Lima, veintiuno de agosto de dos mil ocho.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 19 de abril de 2007, Corporación Infarmasa S.A. (Perú) interpuso
denuncia por infracción a los derechos de Propiedad Industrial contra Ytala
Guevara Vásquez. Manifestó lo siguiente:
(i)
Es titular de la marca ASEPTIL ROJO y envase, que distingue productos
de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.
(ii)
La emplazada viene comercializando el producto Ameriseptil Rojo y
envase, el cual es confundible a su marca registrada.
(iii)
La Oficina de Signos Distintivos, el Tribunal del INDECOPI y la Primera
Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte
Superior de Lima, han denegado en diversas instancias el registro del
signo Ameriseptil Rojo y envase, solicitado por Laboratorios América
S.R.L. por resultar confundible con su marca registrada.
(iv)
Solicitó lo siguiente:
Se realice una inspección en el local de la emplazada.
Se dicten las siguientes medidas cautelares: i) cese de los actos
denunciados, ii) retiro del mercado de los productos infractores, sus
empaques, anuncios, publicidad, leyendas y cualquier otro material
gráfico y/o físico que promueva la comercialización del producto infractor
y, iii) comiso de los productos infractores, así como del material
publicitario.
Adjuntó diversos documentos a fin de acreditar sus afirmaciones, tales como:
copia de una boleta de venta emitida por la emplazada y copia de diversas
resoluciones.
Posteriormente, adjuntó una muestra física del producto comercializado por la
emplazada.
Mediante proveído de fecha 14 de mayo de 2007, la Oficina de Signos
Distintivos:
- Admitió a trámite la acción interpuesta, disponiendo que se corra traslado
de la misma, por el término de cinco días útiles, a Ytala Guevara Vásquez.
1-15
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 2099-2008/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 311920-2007
-
-
-
-
De la revisión de las pruebas presentadas por la accionante, se advierte
que la emplazada estaría utilizando el signo distintivo constituido por la
representación tridimensional de un envase de color rojo conteniendo la
denominación AMERISEPTIL ROJO dentro de un rectángulo con bordes
redondeados, debajo se aprecia la denominación LABORATORIO
FARMACÉUTICO AMÉRICA S.R.L., al lado izquierdo se aprecia la figura
de un globo terráqueo con denominación AMÉRICA, el envase presenta
combas pronunciadas y una tapa con estrías verticales, para distinguir
productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.
De la revisión de los antecedentes respectivos, se desprende que la
accionante es titular, entre otros, del Certificado Nº 61277, que protege la
marca de producto constituida por el envase característico de color rojo,
que contiene la denominación ASEPTIL ROJO, escrita en letras
características de color blanco; en la parte inferior se aprecia una línea de
color blanco, debajo de la cual aparece el logotipo de la letra S escrita en
color rojo, dentro de un cuadrado de color blanco, y a su lado la
denominación LABORATORIO SANITAS S.A. escrita en letras
características; en la parte superior aparece la figura de una tapa de forma
característica con estrías verticales, todo conforme al modelo, sin
reivindicar la forma del envase y la figura de la tapa con estrías verticales,
para distinguir productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.
En el caso de autos, se ha acreditado la verosimilitud del carácter ilegal del
daño, por lo que se dicta la medida cautelar consistente en el cese de uso
del signo constituido por el envase característico AMERISEPTIL ROJO,
materia de la presente acción, para distinguir productos de la clase 5 de la
Nomenclatura Oficial, así como en el material publicitario, incluidos los
carteles.
De verificarse en la diligencia ordenada la existencia de artículos de tal
clase y/o de material publicitario en los que se use el signo materia del
reclamo, se dicta la medida cautelar consistente en el comiso de tales
artículos, incluyendo catálogos, folletería (con excepción de carteles).
Con fecha 4 de junio de 2007, se llevó a cabo la diligencia de inspección en el
local ubicado en Jr. Paruro Nº 926, stand 382-A (Centro Comercial Capón
Center), Lima, dejándose constancia de la inexistencia del producto materia de
la denuncia. Se trabó la medida cautelar de cese de uso. La encargada del
local manifestó que hace aproximadamente dos meses no comercializan el
producto objeto de denuncia.
Mediante proveído de fecha 13 de junio de 2007, la Oficina de Signos
Distintivos:
Declaró rebelde a la emplazada al haber transcurrido el plazo sin que
ésta haya absuelto el traslado de la acción.
2-15
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 2099-2008/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 311920-2007
-
Citó a las partes a una audiencia de conciliación a llevarse a cabo el día
3 de julio de 2007, fecha en la cual se dejó constancia de la inasistencia
de la accionante.
Mediante Resolución N° 971-2007/OSD-INDECOPI de fecha 18 de enero de
2008 (Debió decir Resolución Nº 971-2008/OSD), la Oficina de Signos
Distintivos declaró fundada la acción por infracción interpuesta. Consideró lo
siguiente:
(i)
Evaluados los medios probatorios presentados por la acciónante, así
como lo manifestado por ésta y la información recabada en la diligencia
de inspección, se establece que la emplazada ha comercializado
productos farmacéuticos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial,
distinguidos con el signo AMERISEPTIL y envase.
(ii)
Desde el punto de vista fonético, la marca de la accionante incluye la
frase ASEPTIL ROJO mientras que el signo incluye la frase
AMERISEPTIL ROJO. Si bien la palabra ROJO constituye un término de
uso frecuente para distinguir productos de la clase 5 de la Nomenclatura
Oficial, su presencia y disposición en ambos signos determina que la
impresión sonora que generen sea similar.
(iii)
Se debe tener en cuenta que la marca denominativa AMERISEPTIL se
encuentra registrada a favor de la firma Laboratorio Farmacéutico
América S.R.L. mientras que la marca denominativa ASEPTIL se
encuentra registrada a favor de la accionante. Sin embargo, en el caso
de autos, es la coincidencia en el uso del término ROJO, a continuación
de ambas, lo que determina que sonoramente generen un impacto
similar.
(iv)
Desde el punto de vista gráfico, en ambos casos se trata de envases de
color rojo con bases de forma ovoidal, presentando sus elementos
denominativos ASEPTIL ROJO y AMERISEPTIL ROJO en el mismo tipo
de letra y con el mismo color (blanco sobre fondo rojo), así como una
similar disposición de elementos. Todo ello determina que visualmente
generen un impacto también similar.
(v)
Es preciso señalar que, si bien ambos signos incluyen denominaciones
que el público consumidor identificaría como referencias al origen
empresarial de los productos a los que se encuentran aplicados
(LABORATORIO SANITAS S.A. en la marca registrada y
LABORATORIO FARMACÉUTICO AMERICA S.R.L. en el cuestionado),
dada las semejanzas fonéticas y gráficas aludidas existe aún la
posibilidad que asuma que existe algún tipo de relación o vinculación de
carácter comercial u organizativo entre tales empresas, configurándose
el supuesto de confusión indirecta.
Por lo expuesto, la Oficina de Signos Distintivos:
3-15
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 2099-2008/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 311920-2007
-
-
Prohibió a la emplazada el uso del signo AMERISEPTIL y envase, materia
de autos, en forma independiente o conjuntamente con otros elementos,
para distinguir productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial,
precisándose que dicha prohibición incluye – entre otras – la
comercialización de productos distinguidos con dicho signo.
Amonestó a la emplazada por la comisión de los hechos denunciados. Para
ello, tuvo en consideración que: i) no existen elementos que permitan
afirmar que la emplazada incurrió en la infracción de autos en forma
intencional, ii) en la inspección practicada se verificó la inexistencia de
productos infractores y, iii) no existen datos que permitan determinar a
cuánto asciende el provecho ilícito que la emplazada pudo haber obtenido
por la comisión de la infracción de autos.
Con fecha 30 de enero de 2008, Ytala Guevara Vásquez interpuso recurso de
apelación señalando lo siguiente:
(i) Comercializa distintas marcas de productos, y generalmente al comprarlos
centra su atención en la calidad de los mismos, desconociendo si los
laboratorios que los elaboran mantienen pugnas por productos cuya
denominación o envase podrían considerarse como similares y que esto
pudiera inducir a confusión a los consumidores (sic).
(ii) No existe elemento alguno que permita afirmar que su persona incurrió en
la infracción de manera intencional, y además, en su local no se encontró
ningún producto con el signo en cuestión; es más, desde que tomó
conocimiento de la presente denuncia dejó de comercializar el producto
con el signo cuestionado.
(iii) No existen datos que permitan determinar a cuánto asciende el provecho
ilícito que pudo haber obtenido por la supuesta infracción de autos.
No obstante haber sido debidamente notificada, Corporación Infarmasa S.A. no
absolvió el traslado de la apelación.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar:
a) Si Ytala Guevara Vásquez ha infringido los derechos de Propiedad Industrial
de Corporación Infarmasa S.A.
b) De ser el caso, las sanciones a imponer a la emplazada.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
4-15
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 2099-2008/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 311920-2007
Se ha verificado que:
a) Corporación Infarmasa S.A. (Perú) es titular de la marca de producto
constituida por el envase característico de color rojo, que contiene la
denominación ASEPTIL ROJO, escrita en letras características de color
blanco; en la parte inferior se aprecia una línea de color blanco, debajo
de la cual aparece el logotipo de la letra S, escrita en color rojo, dentro
de un cuadrado de color blanco, y a su lado la denominación
LABORATORIO SANITAS S.A., escrita en letras características; en la
parte superior aparece la figura de una tapa de forma característica con
estrías verticales, conforme al modelo, que distingue productos
farmacéuticos y demás, de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial,
registrada bajo Certificado N° 61277, vigente hasta el 27 de noviembre
de 2009.
b) Laboratorio Farmacéutico América S.R.L. (Perú) es titular de la marca
de producto AMERISEPTIL, que distingue productos farmacéuticos,
veterinarios y demás, de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial,
registrada bajo Certificado N° 69840, vigente hasta el 2 de julio de 2012.
c) Con fecha 3 de setiembre de 2002, Laboratorio Farmacéutico América
S.R.L. (Perú) solicitó, en el Expediente N° 161019-2002, el registro de la
marca de producto constituida por la representación tridimensional de
un envase de color rojo conteniendo la denominación AMERISEPTIL
ROJO, dentro de un rectángulo con bordes redondeados, debajo se
aprecia la denominación LABORATORIO FARMACÉUTICO AMÉRICA
S.R.L., al lado izquierdo se aprecia la figura de un globo terráqueo con
la denominación AMÉRICA, el envase presenta combas pronunciadas y
una tapa con estrías verticales, conforme al modelo, para distinguir
productos farmacéuticos; productos higiénicos para la medicina;
desinfectantes, de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.
5-15
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 2099-2008/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 311920-2007
Mediante Resolución N° 1320-2003/TPI-INDECOPI de fecha 24 de
noviembre de 2003, la Sala de Propiedad Intelectual, confirmó la Resolución
N° 11204-2003/OSD-INDECOPI de fecha 26 de setiembre de 2003, que
denegó el registro de dicha marca.
2. Infracción a los derechos de propiedad industrial
2.1 Marco legal
El artículo 238 de la Decisión 4861 establece que el titular de un derecho
protegido en virtud de dicha Decisión podrá entablar acción ante la autoridad
nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho y que
también podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia
de una infracción.
Por su parte, el artículo 240 del Decreto Legislativo 8232 faculta al titular de un
derecho de propiedad industrial a interponer una acción por violación contra
1
Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la
autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar
contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.
Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de
oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación.
En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una
infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los
cotitulares.
2
Artículo 240.- Sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiere lugar, el titular de un derecho
de propiedad industrial podrá interponer acción por infracción contra quien infrinja tales derechos.
También procede la acción por infracción cuando exista peligro inminente de que los derechos del titular
puedan ser conculcados. Las acciones por infracción podrán iniciarse de oficio por decisión de la Oficina
competente. En todo caso, se sujetarán al procedimiento que se establece en el Título V del Decreto
Legislativo 807, con excepción del artículo 22 de dicho cuerpo legal.
6-15
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 2099-2008/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 311920-2007
quien infrinja tales derechos o cuando exista peligro inminente de que tales
derechos puedan ser conculcados.
Asimismo, el artículo 155 inciso d) de la Decisión 486 establece que el registro
de una marca confiere a su titular el derecho de impedir que cualquier tercero,
sin su consentimiento, use en el comercio un signo idéntico o similar a la marca
respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar
confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del
uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que
existe riesgo de confusión.
2.2. Aplicación al caso concreto
En el presente caso, de la revisión de los documentos presentados por la
accionante (muestra física y boleta de venta emitida por la emplazada), así como
de lo informado por la emplazada tanto en la diligencia de inspección de fecha 4
de junio de 2007, como en su escrito de apelación, se concluye que Ytala
Guevara Vásquez ha comercializado productos farmacéuticos, de la clase 5 de
la Nomenclatura Oficial, identificados con el signo constituido por la
denominación AMERISEPTIL ROJO y envase rojo, tal como se aprecia a
continuación:
En tal sentido, para determinar si se han vulnerado los derechos de Propiedad
Industrial de Corporación Infarmasa S.A., debe establecerse si existe riesgo de
Para tales efectos, entiéndase que cuando en el Título V se haga referencia a la Comisión, se entenderá
referido al Jefe de Oficina y cuando se haga referencia al Secretario Técnico, al funcionario designado
por la Oficina competente.
7-15
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 2099-2008/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 311920-2007
confusión entre el signo utilizado por la emplazada y la marca de la accionante
base de su denuncia.
3. Determinación del riesgo de confusión
La Decisión 486 establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro
para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la
marca3.
Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse a la
interpretación prejudicial del artículo 136 inciso a) de la Decisión 4864 realizada
por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 156-IP20055, en la cual se afirma que “Los signos que aspiren ser registrados como
marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben
generar confusión con otras marcas debidamente registradas que gozan de la
protección legal concedida a través del acto de registro y del derecho que de él
se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad.”
En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:
“Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible
ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra
el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los
consumidores. La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a
que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para
que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al
realizar la elección de los productos que desea adquirir.
Como ya se anotó, la ausencia de distintividad de un signo, en relación con una
marca ya existente con anterioridad en el mercado, o con un signo previamente
solicitado, puede provocar error entre los consumidores; por tal circunstancia la
norma comunitaria ha determinado que la sola posibilidad de confusión basta
para negar el registro.”
La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en
cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y
fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de
3
Artículo 136.- “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por
un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los
cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (...)”.
4
Ver nota 3.
5
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1271 del 2 de diciembre del 2005.
8-15
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 2099-2008/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 311920-2007
otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de
productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como
su distintividad.
En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así,
puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior
tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión
competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante
productos o servicios idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser
suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que, a
pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o
conexión competitiva entre los productos o servicios, no se determine un riesgo
de confusión, si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que cuenta
con una protección limitada.
De otro lado, en el Proceso N° 126-IP-20056, el Tribunal Andino estableció que:
“Para determinar el riesgo de confusión del signo pendiente de registro
respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será
necesario establecer si se presenta identidad o semejanza tanto entre los
signos en disputa, como entre los productos o servicios distinguidos por ellos y,
además, considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará
en función de los productos o servicios de que se trate.”
Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea
la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir
con los mismos.
En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la
Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la
identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los
signos, tomando en cuenta, siempre, la distintividad de los signos.
3.1 Similitud o conexión competitiva
En el presente caso, se advierte que tanto el signo utilizado por la emplazada
como la marca registrada distinguen productos farmacéuticos, de la clase 5 de
la Nomenclatura Oficial.
3.2 Examen comparativo
Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir
6
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1273 del 7 de diciembre del 2005.
9-15
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 2099-2008/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 311920-2007
de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público
consumidor de los correspondientes productos o servicios. Por lo general, el
consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el
signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con
el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido.
Por ello, al comparar dos signos distintivos, debe considerarse principalmente
aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor.
Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los
signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en
conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes que dejan un recuerdo en la
mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada
jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s
147-IP-20057 y 156-IP-20058.
El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los
productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que
usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o
servicios.
En el presente caso, tratándose de productos farmacéuticos resulta razonable
asumir que el consumidor, al adquirir tales productos, hará un detenido examen
de los productos en función de sus necesidades de salud.
En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos (o de
aquéllos en los que resulta más relevante el elemento denominativo) se
determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos,
el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la
denominación es utilizada en el mercado verbalmente.
También se debe partir de la impresión en conjunto en el caso de los signos
mixtos que, de acuerdo al artículo 134 del Decreto Legislativo 823, son
aquellos conformados por una denominación y un elemento figurativo. En estos
casos, deberá determinarse cuál es el elemento relevante del signo, que sirve
para indicar el origen empresarial de los productos o servicios. Existen dos
posibilidades:
a) que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar
el origen empresarial de los productos o servicios; o
b) que sólo uno de los elementos indique el origen empresarial.
7
8
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1259 del 3 de noviembre del 2005.
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1271 (nota 5).
10-15
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 2099-2008/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 311920-2007
Conforme lo señala Fernández - Novoa9, “…a la hora de comparar una marca
mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en
conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía
del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la
correspondiente marca. Por consiguiente, de manera paralela a lo que sucede
en la hipótesis de la comparación de las marcas denominativas complejas, en
el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca
mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la
correspondiente marca mixta”.
Señala que “de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está
constituido por el elemento denominativo de la misma”; precisando que
“cuando en la comparación entre signos distintivos participa una marca mixta,
debe aplicarse la pauta de que en una marca mixta el elemento denominativo
prevalece, por regla general, sobre el componente gráfico o figurativo.”
Considera que la primacía de esta pauta se basa en que “a la hora de adquirir
productos revestidos con una marca gráfico - denominativa, el público
demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no
gráficamente. (…) En algunos casos, el predominio del componente
denominativo de una marca mixta puede verse reforzado por una circunstancia
ulterior, a saber: que la propia naturaleza del componente figurativo de la
marca mixta hace que el público contemple tal componente como un elemento
meramente decorativo que lejos de actuar como un índice identificador del
producto, desempeña tan sólo el papel de contribuir a ornamentar la
presentación del producto. Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en los
supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca
mixta predomina sobre su componente denominativo”.
El autor señala que entre los factores que desplazan a un primer plano el
componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos, a
saber: i) un primer grupo, que comprende factores que inciden negativamente
en el componente denominativo (tales como: la naturaleza descriptiva del
mismo y la circunstancia de que el elemento denominativo forme parte de un
elevado número de marcas pertenecientes a terceros); ii) un segundo grupo,
que comprende factores que repercuten positivamente sobre el componente
figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca
mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro de la estructura
total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la
originalidad intrínseca del mismo).
9
Fernández - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254 a 256.
11-15
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 2099-2008/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 311920-2007
En el caso concreto, atendiendo a que tanto el signo utilizado por la emplazada
como la marca registrada constituyen signos mixtos, deberá establecerse
previamente si presentan algún elemento que determine su impresión en
conjunto.
Así, en ambos casos resultan relevantes tanto los elementos denominativos (y
en éstos, las denominaciones AMERISEPTIL ROJO en el signo utilizado por la
emplazada y ASEPTIL ROJO en la marca registrada, debido a que ocupan un
lugar preponderante respecto de las denominaciones LABORATORIO
FARMACÉUTICO AMÉRICA S.R.L. y LABORATORIO SANITAS S.A.,
respectivamente), como los figurativos y cromáticos, tal como se aprecia a
continuación:
Signo utilizado por la emplazada
Marca registrada
Realizado el examen comparativo correspondiente, de conformidad con lo
señalado en la Resolución Nº 1320-2003/TPI-INDECOPI de fecha de fecha 24 de
noviembre de 2003, desde el punto de vista fonético, si bien los signos difieren
en las denominaciones AMERISEPTIL y ASEPTIL (que además se encuentran
registradas en forma denominativa a favor de Laboratorio Farmacéutico
América S.R.L. y Corporación Infarmasa S.A., respectivamente), ambos signos
comparten la denominación ROJO en su conformación, lo cual determinará que
12-15
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 2099-2008/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 311920-2007
la pronunciación y entonación de las denominaciones AMERISEPTIL ROJO y
ASEPTIL ROJO sea semejante10.
Desde el punto de vista gráfico se advierte que ambos signos presentan sus
denominaciones (AMERISEPTIL ROJO y ASEPTIL ROJO) en el mismo tipo de
letra y en el mismo color, (color blanco sobre fondo rojo). Además, la
disposición de los elementos de los signos es muy similar, como es el caso de
las denominaciones AMERISEPTIL ROJO y ASEPTIL ROJO a una misma
altura (parte superior), así como las denominaciones referidas al origen
empresarial de los productos: LABORATORIO FARMACÉUTICO AMÉRICA
S.R.L. y logotipo de un globo terráqueo y LABORATORIO SANITAS S.A. y
logotipo de la letra S (parte inferior). Todo lo anterior determina que la
impresión gráfica de conjunto que producen los signos en cuestión sea similar.
3.3 Riesgo de confusión
Por los argumentos expuestos, al existir identidad entre los productos que
distinguen los signos en cuestión y dadas las semejanzas fonéticas y gráficas
existentes entre los mismos, se determina que no es posible su coexistencia
pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al consumidor.
4. Comisión del acto infractor
En atención a lo expuesto, el signo usado por la emplazada resulta confundible
con la marca registrada a favor de Corporación Infarmasa S.A., en tal sentido, y
dado que no se ha acreditado la autorización de dicho titular para el uso de su
marca, la conducta de la emplazada configura una infracción a los derechos de
propiedad industrial de la accionante, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 155 inciso d) de la Decisión 486.
5. Determinación de las sanciones
El artículo 242 del Decreto Legislativo 823 establece que las infracciones a los
derechos de propiedad industrial darán lugar a la aplicación de una sanción de
amonestación o de multa, sin perjuicio de las medidas que se dicten para la
cesación de los actos de infracción o para evitar que éstos se produzcan.
10
Al respecto, cabe precisar que si bien no se podrá determinar la existencia de riesgo de confusión por la
sola coincidencia del término ROJO, ello no significa que no deba tomarse en consideración al momento
de realizar el examen comparativo.
13-15
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 2099-2008/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 311920-2007
Asimismo, establece que las multas que la Oficina competente podrá
establecer por infracciones a derechos de propiedad industrial serán de hasta
ciento cincuenta (150) UIT.
Precisa además que la imposición y graduación de las multas será determinada
por la Oficina competente y que la reincidencia se considerará circunstancia
agravante, por lo que la sanción aplicable no deberá ser menor que la sanción
precedente.
Cabe precisar que la sanción debe ser impuesta sobre la base del provecho
ilícito obtenido por el emplazado al realizar el acto infractor y debe tenerse en
consideración que toda sanción busca disuadir al infractor de seguir
infringiendo los derechos de propiedad industrial de terceros. Asimismo, habrá
que analizar la conducta procesal del emplazado durante el procedimiento, así
como la gravedad de la falta. Finalmente, la multa debe ser impuesta teniendo
en consideración las demás sanciones impuestas por la Autoridad, a fin de
evitar que las sanciones apreciadas en su conjunto resulten desproporcionadas
en relación con la infracción cometida.
De la revisión del expediente, la Sala ha podido apreciar que:
a)
b)
c)
d)
Se encuentra acreditado que la emplazada ha utilizado el signo
AMERISEPTIL ROJO y envase, el cual es confundible con la marca
registrada ASEPTIL ROJO y envase de la accionante.
En la diligencia de inspección no se encontró producto alguno identificado
con el signo cuestionado.
Respecto del provecho obtenido por la emplazada, cabe precisar que no
existen documentos que acrediten a cuánto asciende dicho provecho;
apreciándose únicamente que la emplazada comercializó el producto con el
signo cuestionado por un monto de S/. 4.00 nuevos soles.
En cuanto a la conducta de la emplazada, si bien ésta no cumplió con
absolver el traslado de la denuncia, motivo por el cual fue declarada
rebelde, sí asistió a la audiencia de conciliación programada.
Por las consideraciones anteriores, corresponde confirmar la sanción de
amonestación impuesta por la Oficina de Signos Distintivos.
6. Otros argumentos de la emplazada
Ytala Guevara Vásquez ha manifestado que aproximadamente dos meses
antes de la diligencia de inspección dejó de comercializar el producto con el
signo cuestionado, precisando que son terceras personas las que le vendían el
mismo.
14-15
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 2099-2008/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 311920-2007
Al respecto, cabe mencionar que el inciso c) del Artículo 169 del Decreto
Legislativo 823 establece que: “El registro de la marca confiere a su titular el
derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento realice, con
relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido
registrada la marca, alguno de los actos siguientes: c) importar o exportar
productos con la marca”.
Por tanto, el hecho de que la emplazada haya comercializado productos
identificados con un signo que resulta confundible con la marca de la accionante,
y que no haya acreditado que tiene autorización para ello, constituye un acto que
atenta contra los derechos de Propiedad Industrial de Corporación Infarmasa
S.A., careciendo de relevancia para ello si la emplazada elaboró o no dichos
productos.
Por otro lado, aun cuando actualmente la emplazada ya no comercialice los
productos cuestionados – o incluso lo haya dejado de hacer al tomar
conocimiento de la presente denuncia –, el hecho de que haya comercializado
los mismos al momento de iniciarse la presente acción, determina que se haya
configurado la infracción de autos.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR en todos sus extremos la Resolución N° 971-2007/OSDINDECOPI de fecha 18 de enero de 2008 (Debió decir Resolución Nº 9712008/OSD).
Con la intervención de los Vocales: María Soledad Ferreyros Castañeda,
Teresa Mera Gómez y Tomás Unger Golsztyn
MARIA SOLEDAD FERREYROS CASTAÑEDA
Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual
/go.
15-15