LA COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL EN MATERIA DE

LA COMPETENCIA JUDICIAL
INTERNACIONAL EN MATERIA
DE LITIGIOS DE PATENTES
(O de cómo Julio César conquistó las
Galias)
Los Lunes de Patentes
Oficina Española de Patentes y Marcas
Ignacio Marqués Jarque – Abogado
Baker & McKenzie Barcelona
Madrid 25 de junio de 2007
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El marco histórico.
2007 Baker & McKenzie Barcelona
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Los personajes (I): Julio César.
2007 Baker & McKenzie Barcelona
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Los personajes (II): Vercingétorix.
2007 Baker & McKenzie Barcelona
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La estrategia gala : Concentración del litigio
en Alesia.
2007 Baker & McKenzie Barcelona
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La estrategia romana: “Divide et impera”.
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El resultado de la contienda.
Pintor: Lionel Nöel Royer
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Sic Transit Gloria Mundi…
Pintor: Vincenzo Camuccini
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Rudimentos
privado.
del
derecho
internacional
•
“Lex fori regit processum” (Corpus Iuris Civilis – Justiniano).
•
BÁRTOLO DE SASSOFERRATO – Comentarista de la Universidad
de Bolonia (s. XIV) y glosador del Corpus Iuris Civilis.
– Normas “ad ordinandam litem”.
– Normas “ad decidendam litem”.
•
Recepción en el Derecho Español:
o Art.8.2 Cc de 1889 (lex fori regit processum), es plenamente operativo.
o Art 3 LEC 1/2000.
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“FORUM SHOPPING” en materia
infracción de patente (art. 6.1 del CB) (1)
de
Sentencia del TJCE de 13 de julio de 2.006 (Roche
vs. Primus & Dr. Goldenberg - Asunto C-539/03)
Hechos:
• Los Sres. Primus y Goldenberg (USA), titulares de EP, demandan por
infracción ante el Rechtbak te s‫ۥ‬-Gravenhage (NL) a Roche Nederland
BV (NL) así como otras ocho sociedades del grupo Roche (no NE) por
actos cometidos fuera de Holanda.
• El Rechtbank te s‫ۥ‬-Gravenhage se declaró competente para tramitar el
procedimiento. Decisión recurrida.
• El Gerechtshof te s‫ۥ‬-Gravenhage estimó el recurso y prohibió a Roche
llevar a cabos actos de infracción “en todos los países designados en
la EP”.
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“FORUM SHOPPING” en materia
infracción de patente (art. 6.1 del CB) (2)
•
de
Se recurre ante el Hoge Raad, quien plantea las siguientes cuestiones en
relación artículo 6.1. CB:
o Puede demandarse conjuntamente ante un solo Tribunal a diversos
demandados domiciliados en países extranjeros si (cumulativamente):
1. Se enjuician hechos cometidos en el territorio de uno o de varios
de esos Estados?
2. Si las referidas sociedades pertenecen a un mismo grupo?
3. Habiendo actuado de manera idéntica o similar?
4. Con arreglo a un plan de acción conjunta elaborado por una sola
de ellas (matriz)?
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“FORUM SHOPPING” en materia
infracción de patente (art. 6.1 del CB) (3)
•
de
Marco jurídico:
– El artículo 6.1 CB permite que un demandado domiciliado en un
Estado sea emplazado en otro Estado en el que uno de los
demandados tenga su domicilio.
– Excepción del principio general (art. 2 del CB): Foro del domicilio del
demandado.
– Doctrina del TJCE para excepcionar el principio general (domicilio del
demandado, art. 2 del CB): debe existir una conexión de tal
naturaleza entre las diversas demandas que exista un interés en
tramitarlas y juzgarlas conjuntamente, a fin de evitar soluciones que
pudieran ser inconciliables si los litigios se juzgaran por separado.
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“FORUM SHOPPING” en materia
infracción de patente (art. 6.1 del CB) (4)
•
de
Litigios “transnacionales de infracción de patentes”: no existe conexión
entre las demandadas ni riesgo de resoluciones contradictorias ya que:
– No hay una misma situación de hecho.
– Los demandados son diferentes (personalidad jurídica diferenciada).
– Los actos de violación, sometidos en Estados contratantes diferentes, no
son los mismos (art. 2.2 y y 64.1 del CPE - normativa nacional de cada uno de
los Estados contratantes para los que se ha concedido).
– No se dan razones de “economía procesal” que justifiquen una concentración
de tales demandas ante un solo tribunal de un Estado sino fuente de nuevos
riesgos:
• Multiplicación de los posibles criterios de competencia.
• Afectación a la previsibilidad de las reglas de competencia establecidas en el
Convenio.
• Perjuicio de la seguridad juridical (favorecimiento del “forum shopping”).
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“FORUM SHOPPING” en materia
infracción de patente (art. 6.1 del CB) (5)
de
• Conclusión
El artículo 6.1 CB (posibilidad de demanda en un 3er estado), no
se aplica en el marco de un litigio por violación de patente europea
en el que intervienen varias sociedades, establecidas en diferentes
Estados contratantes, en relación con hechos cometidos en el
territorio de uno o de varios de esos Estados, aun cuando dichas
sociedades, pertenecientes a un mismo grupo, hubieran actuado
de manera idéntica o similar, con arreglo a un plan de acción
conjunta elaborado por una sola de ellas.
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Competencia exclusiva en
materia de inscripción o
patentes” (Art. 16.4 CB) (1)
litigios “en
validez de
Sentencia del TJCE de 13 de julio de 2.006 (GAT vs. LUK –
caso C-4/03)
Hechos:
– GAT y LuK (DE) son competidores en el sector de la industria del
automóvil.
– LuK es el titular de dos patentes francesas.
– GAT hizo una oferta a un fabricante de automóviles (DE) con miras a
celebrar un contrato sobre unos artilugios cuya explotación podría suponer
infracción de las patentes de LuK.
– LuK requirió a GAT por presunta infracción de sus patentes francesas.
– GAT interpone ante el Landgericht Düsseldorf (DE) una demanda
acumulando (i) acción negatoria de la infracción (“torpedo action”) y (ii) una
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acción de nulidad.
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Competencia exclusiva en
materia de inscripción o
patentes” (Art. 16.4 CB) (2)
litigios “en
validez de
•
El Landgericht Düsseldorf se consideró “internacionalmente” competente para
conocer del asunto, fallando a favour de LuK.
•
GAT apela al Oberlandesgericht Düsseldorf, quien plantea al TJCE una
cuestión prejudicial relacionada con el art. 16.4 del CB:
¿Resulta exclusivamente competente la jurisdicción del Estado en que se
hubiere solicitado, efectuado o tenido por efectuado el depósito o registro de
una patente:
• Cuando se presenta una demanda (con efectos erga omnes) de declaración de
la nulidad de la patente?
• Cuando la nulidad de la patentes se alega:
– Por el demandado como excepción (“defensa”) en un procedimiento por
violación de patente?
– Por el actor (como “ataque”) en una acción negatoria?
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Marco Jurídico (1)
Art. 16.4 CB:
“Son exclusivamente competentes, sin consideración del domicilio:
4) En materia de inscripciones o validez de patentes, marcas, diseños
o dibujos y modelos, y demás derechos análogos sometidos a depósito
o registro, los tribunales del Estado contratante en que se hubiere
solicitado, efectuado o tenido por efectuado el depósito o registro en
virtud de lo dispuesto en algún convenio internacional”.
Conclusión: la competencia exclusiva que establece el art. 16.4 CB
se aplica “con independencia del marco procesal” en el que se
suscite la cuestión de la validez de una patente, ya sea por vía de
acción o por vía de excepción, en el momento de interponer la
demanda o en una fase posterior del proceso.
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Marco Jurídico (2)
La eventual incidencia “inter partes” de una resolución que se
pronuncia con carácter incidental sobre la validez de una patente
(defensa del estado alemán) no supone una excepción, ya que la
eficacia de dicho pronunciamiento depende del Derecho nacional
Justificaciones:
1. Tribunales “en mejores condiciones para conocer de dichos casos” por
mejor conocimiento del Derecho nacional sobre la validez y los efectos de
las patentes expedidas en dicho Estados (“buena administración de
justicia”).
2. Previsibilidad y certidumbre de las reglas de competencia establecidas por
el Convenio (se evitan excepciones en base al Derecho Procesal
nacional).
3.
Reafirma el principio de seguridad jurídica (evita el riesgo de que se
adopten resoluciones contradictorias en relación a la validez de una
patente nacional): se evita el “forum shopping”.
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Litigios transnacionales: dónde demandar.
•
Optar por el país con jurisdicción más especializada.
•
Estudio de legislación y del “precedente inmediato”: ¿existe jurisprudencia
reciente en temas similares?
•
Estudiar los requisitos de concesión de medidas cautelares (in audita
parte?).
•
Tener en cuenta la duración media de resolución de los procedimientos en
primera instancia.
•
Valorar la posibilidad de ejecutar provisional de las sentencias (no firmes).
•
Prever “implicaciones financieras”.
•
Tener en cuenta la localización de establecimiento/instalaciones (fabriles o
comerciales)/bienes del demandado en vista a la futura ejecución de la
sentencia.
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GRATIAS AGIMUS
(MUCHAS GRACIAS)
ignacio.marques@bakernet.com
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