Usos permitidos de la marca ajena

Dr. Eduardo Arsenio Oré Sosa1
USOS PERMITIDOS DE LA MARCA AJENA
Como es fácil de entender, las marcas no solamente son usadas por aquellos
quienes las registran. De hecho, los mayores ingresos de las empresas titulares de
algunas marcas renombradas son producto de los contratos de licencia y de
merchandising. Estamos, en estos casos, ante usos consentidos de la marca ajena.
Consentidos, en el sentido de autorizados por el titular, pues existe otro grupo de casos
en los que no media tal consentimiento y, sin embargo, el dueño de la marca no puede
impedir el uso de su marca.
Este último grupo de casos, que denominaremos usos permitidos de la marca
ajena, no se reducen a los que abordaremos a continuación. Este trabajo tiene
simplemente como fin abordar los supuestos más característicos, adoptando como
punto de partida los artículos 170 y 171 de la Ley de Propiedad Industrial. Antes, sin
embargo, debemos advertir que la doctrina también emplea otros términos para
comprender todos o algunos de los supuestos aquí analizados —usos lícitos; usos
descriptivos; límites y restricciones al derecho de exclusiva, etc. Entiendo que, más allá
de una cuestión o debate terminológico, siempre resultará más fructífero analizar cada
uno de estos supuestos. Por esta razón, sin mayores dilaciones, entramos en materia.
Artículo 170.- Siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de
marca, los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca
registrada, utilizar en el mercado: su propio nombre, domicilio o seudónimo; el
uso de un nombre geográfico; o, de cualquier otra indicación cierta relativa a
la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de
producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras
características de éstos; siempre que tal uso se limite a propósitos de
identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a error
sobre la procedencia de los productos o servicios.
1
Abogado. Pontificia Universidad Católica del Perú.
Doctor por la Universidad de Salamanca, España.
Magíster en Derecho. Mención en Ciencias Penales. Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Diplomado en Marcas, Patentes, Derechos de Autor y Competencia en el Instituto de Derecho Industrial
de la Universidad de Santiago de Compostela, España.
Miembro del Estudio Oré Guardia.
e-mail: eore@oreguardia.com.pe
El registro de la marca no confiere a su titular el derecho de prohibir a un
tercero usar la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o
disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o usar la
marca para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de
accesorios utilizables con los productos de la marca registrada; siempre que tal
uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea
susceptible de inducirlo a error o confusión sobre el origen empresarial de los
productos respectivos.
El titular de la marca registrada podrá ejercitar las acciones del caso,
frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento,
una marca o signo idéntico o semejante para distinguir productos o servicios
idénticos o similares, cuando dicha identidad o similitud induzca al público a
error.
I. CONDICIONES
1. No uso a título de marca
Buena parte de los usos permitidos de la marca ajena ―sin consentimiento del
titular― tienen que ver con los usos del signo sin fines distintivos, es decir, aquellos
casos que no importan una utilización a título de marca. En estos supuestos el agente no
usa la marca ajena con el objeto de distinguir sus propios productos o servicios, sino
con fines distintos: publicidad comparativa, indicar las “características” de los
productos o servicios propios. En buena cuenta, cuando el uso de la marca de otro se
hace con fines meramente informativos.
Si la lesión de la marca se produce cuando se realiza un uso a título distintivo, de
ello se deduce que el titular de la marca no puede, en principio, prohibir los usos de su
signo que no se realicen en función de marca. 2 De ahí que los usos descriptivos y otros
usos permitidos de la marca ajena, en tanto no se realicen a título de marca, constituyen,
más que excepciones, limitaciones al derecho de marca.
Por otro lado, entendemos que el artículo 170 de la Ley de Propiedad Industrial
(LPI) no enumera los únicos casos de usos legítimos de una marca ajena. La publicidad
comparativa, la parodia del signo distintivo y el uso de la marca con fines pedagógicos
también constituyen supuestos de usos permitidos de la marca por persona distinta del
titular.
Ahora bien, el hecho de que se permita el uso de una marca ajena en estos casos,
no da carta blanca a la realización de comportamientos que pueden afectar ya no sólo el
interés del titular de la marca, sino también los intereses de los consumidores y del
2
GARCÍA VIDAL, ÁNGEL. El Uso descriptivo de la marca ajena. Madrid, Marcial Pons, 2000, pág. 89.
2
sistema de competencia en general. De esta suerte, cuando la marca ajena es utilizada
excediendo los límites de la buena fe o, tratándose de marcas notoriamente conocidas,
afectando la capacidad distintiva del signo o aprovechándose indebidamente de la
reputación de la marca, estaremos bien ante una infracción del derecho de marca, bien
ante un acto de competencia desleal.
Huelga comentar que los usos de la marca ajena con consentimiento del titular
(por ejemplo, la celebración de un contrato de licencia) y los usos fuera del mercado, es
decir, sin fines comerciales o industriales, no constituyen actos de violación del derecho
de exclusiva de la marca.
2. Fines informativos
Un agente utiliza una marca ajena con fines informativos cuando pretende
describir o identificar las características de los productos o servicios que él mismo
presta en el mercado. El derecho de exclusiva que ostenta el titular de la marca ―en
virtud del registro, salvo los casos de marcas notoriamente conocidas que cuentan con
una protección reforzada― concede, ciertamente, un derecho de uso exclusivo de la
marca en el mercado (aspecto positivo) y el derecho de impedir que terceros, sin
consentimiento del titular, utilicen la marca (ius excludendi alios o ius prohibendi). Pero
tan cierto como ello, es que la marca se protege, sobremanera, desde el punto de vista de
la función que por antonomasia está llamada a cumplir: la función distintiva o
indicadora de procedencia. Con lo cual, el titular de la marca no podrá impedir todo uso
del signo distintivo por él registrado. Estamos, de este modo, ante una limitación del ius
prohibendi.
En esta medida, la afirmación de que el registro de la marca concede una suerte
de monopolio sobre el signo tiene sus matices. Al respecto, Bercovitz3 apunta: “No
puede ignorarse que el monopolio que representa la utilización de la marca como
derecho exclusivo sólo se justifica en la medida necesaria para que la marca cumpla su
función, debiendo evitarse que ese monopolio se amplíe a actuaciones no justificadas
por esa función de la marca y que redundarían en perjuicio de la libre competencia
dentro del mercado. Pues bien, a estos efectos conviene recordar que la función de la
marca consiste en identificar y diferenciar en el mercado los productos y servicios para
los que ha sido concedida.”
En la medida en que el uso de la marca de otro se haga con fines informativos,
de buena fe y no se afecte la función distintiva de la marca, dicho comportamiento será
permitido por el ordenamiento jurídico y, en consecuencia, no podrá el titular de la
marca articular ninguna acción contra el agente.
3. Uso de buena fe
3
BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto. Apuntes de Derecho Mercantil. Navarra, Aranzadi, 2006,
7° ed., pág. 507.
3
En Resolución N° 0605-2005/TPI-INDECOPI, la Sala de Propiedad Intelectual del
Indecopi apuntó que “El ejercicio de un derecho subjetivo es contrario a la buena fe
cuando se ejercita de una manera o en circunstancias que lo hacen desleal, según las
reglas que la conciencia social impone al tráfico jurídico.”
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina también se ha pronunciado
sobre este tema, señalando que la mala fe de una actuación es consecuencia de la
intención o conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un
perjuicio injusto o ilegal.4
En esta línea, Galán Corona5 considera que presupuesto de la excepción es que
la utilización en el tráfico no constituya un acto de competencia desleal. Con lo cual, los
actos de confusión, de engaño o que constituyan un aprovechamiento indebido de la
reputación ajena atentan contra la buena fe y, consecuentemente, son suficientes para
reactivar el ejercicio del ius prohibendi por parte del titular de la marca.
4. Que no sea capaz de inducir al público a error sobre la procedencia de los
productos o servicios
La marca es un signo distintivo que indudablemente contribuye a la
transparencia del tráfico económico, pues permite que los empresarios distingan sus
productos y servicios con relación a los productos y servicios de otros empresarios en el
mercado. Y si por un lado se busca proteger al titular de la marca de las conductas
parasitarias de quienes pretendieran aprovecharse indebidamente de la buena reputación
ajena —mediante actos de reproducción o imitación del signo—, también se consigue
proteger los intereses de los consumidores, ya que la marca supone una asociación entre
un signo y una determinada fuente empresarial que, captada por el consumidor, facilita
la elección del producto o servicio de su preferencia.
En este orden de ideas, la protección de la marca responde a intereses que no se
reducen a los que se incardinan en el derecho subjetivo del titular del signo; antes bien,
el sistema de marcas también tiene su importancia para la protección mediata de otros
intereses como el de los consumidores y el sistema de la competencia. Y es en este
sentido que la norma analizada proscribe aquellos comportamientos que generen un
riesgo de confusión sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios.
De este modo, el uso de la marca ajena, para ser permitido, no debe generar un
riesgo de confusión directo o indirecto. El primero alude a aquellos casos en que el
consumidor adquiere un producto o contrata un servicio en la creencia errónea de que
proviene de la empresa titular de la marca original. En el riesgo de confusión indirecto,
dentro del cual podemos incluir al riesgo de asociación, el consumidor distingue
claramente los productos o servicios signados con una marca de los productos o
servicios comercializados bajo una marca semejante, no obstante, considera que ambos
provienen de una misma empresa o sus sucursales; o que, siendo conciente de que
4
TJCA, Proceso N° 30-IP-97.
GALÁN CORONA, Eduardo. Limitaciones del derecho de marca. En : Comentarios a la Ley de
Marcas. Bercovitz Rodríguez-Cano (dir.) y García-Cruces González (dir. adj.). Navarra, ThomsonAranzadi, 2003, pág. 564-565.
5
4
pertenecen a empresas distintas, les atribuye erróneamente vínculos económicos o
jurídicos.
En consecuencia, el uso de la marca ajena debe hacerse de tal modo que no se
induzca a error. Esto supone que la marca utilizada con fines informativos o
descriptivos no ocupe un lugar destacado en el producto, sus etiquetas, envases o
envoltorios; en los establecimientos; en la publicidad, etc. La marca que debe destacar,
en estos casos, es aquella con la cual el agente distingue sus propios productos y
servicios, mientras que la marca ajena debe ocupar un segundo plano.
II. SUPUESTOS
1. Nombre, domicilio y seudónimo
Es evidente que cualquier persona puede tener interés en utilizar su propio
nombre para identificarse en el tráfico económico. Lo que podría plantear problemas
cuando el nombre es idéntico o semejante a una denominación registrada como marca.
En estos casos, el legislador permite al tercero utilizar su nombre. Algunos entienden
que esta disposición alcanza también a las personas jurídicas. Sea porque la ley no
distingue entre personas físicas y jurídicas, o por la importancia de la persona jurídica
como operador económico, se considera que nada obsta al uso de la denominación o
razón social ―que coincida o se asemeja a la marca de otro― por parte de una persona
jurídica. Más aún si para beneficiarse de esta excepción lo que se debe valorar es la
corrección del uso del propio nombre desde los parámetros de la lealtad concurrencial.6
Posición que aquí se comparte, aunque deberá conciliarse con lo dispuesto por el
artículo 9 de la Ley General de Sociedades cuando señala que no se puede adoptar una
denominación o razón social que contenga signos distintivos.
Hay que considerar la posibilidad de que una denominación social haya sido
adoptada con anterioridad al registro de la marca por otro operador económico (esto
último por no haber presentado, la sociedad inicialmente constituida, una oposición a la
solicitud del registro de la marca). Aun cuando no se alcanzase la nulidad de dicho
registro —alegando, por ejemplo, un registro de mala fe—, entendemos que el titular de
la marca no podría impedir a la sociedad anteriormente constituida el uso de tal
denominación.
En cuanto al seudónimo, debe señalarse que cuando adquiere la importancia del
nombre, goza de la misma protección jurídica dispensada a éste (artículo 32 del Código
Civil). Entendemos que lo importante es que no se use el nombre, el seudónimo o el
domicilio a título de marca, es decir, con fines distintivos. Esto requerirá, como señala
Fernández-Nóvoa,7 que el tercero utilice, junto a su nombre, su propia marca
―evidentemente una no confundible con la marca registrada ajena―, la misma que
debe ocupar un lugar destacado en el producto, envase, etiqueta o publicidad de de
dicho agente.
6
Vid. GALÁN CORONA, Eduardo. Limitaciones del derecho… ob. cit., pág. 565-566.
FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. Tratado sobre Derecho de Marcas. Madrid, Marcial Pons, 2001, 1°
ed., pág. 367.
7
5
2. Indicaciones descriptivas
El artículo 170 LPI también incluye dentro de las excepciones o limitaciones al
derecho de exclusiva el uso, por terceros, de indicaciones de carácter descriptivo tales
como un nombre geográfico, o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie,
calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus
productos o de la prestación de sus servicios. No es una lista cerrada, pues este mismo
artículo permite el uso de indicaciones relativas a “otras características” de los
productos o servicios.
En primer lugar, debe precisarse que no es usual que se conceda el registro a un
signo que esté constituido exclusivamente por una denominación de carácter
descriptivo, pues dicho supuesto está previsto como una prohibición absoluta de registro
(artículo 129, lit. “d” LPI). Y es que estamos ante indicaciones que deben permanecer a
la libre disposición de los operadores económicos. Salvo los casos de distintividad
sobrevenida (secondary meaning); o aquellos donde las indicaciones si bien son
descriptivas o genéricas para una determinada clase de productos o servicios, no lo son
para productos o servicios de distinto tipo.8
En segundo lugar, y como resulta del párrafo antecedente, el hecho de que una
marca registrada esté compuesta por una indicación descriptiva no impide el derecho de
que otros empresarios usen dichas denominaciones con el fin de informar las
características de sus productos o servicios, pues, como reiteramos, estamos ante
indicaciones que deben permanecer a la libre disposición de los que operan en el
mercado. Desde luego, dicho uso está sujeto a las mismas condiciones que el caso
anterior, a saber, que se haga de buena fe y no a título de marca.
2.1 El caso BMW
Este caso hace referencia al uso de las expresiones “reparación y mantenimiento
de BMW” y “especialista en BMW” por quien, dedicándose efectivamente a la
reparación y mantenimiento de vehículos BMW, no formaba parte de la red de
distribuidores autorizados de la referida marca. El Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas entendió que se usaba la marca con fines distintivos toda vez
que dicho uso estaba destinado a identificar el origen de los productos que son objeto
del servicio.9 Lo que es criticado por García Vidal, pues si bien es verdad “que al usar la
marca BMW se está indicando la procedencia de los coches que se revenden o que se
reparan (…) en realidad, el tercero emplea la marca en la publicidad de sus servicios, no
de sus productos, y lo que hay que ver es si ese uso es distintivo en relación con los
servicios que se promocionan”.10
En efecto, en el caso planteado, el uso de la marca BMW se hacía con el fin de
informar sobre las características o destino del servicio prestado por un operador
económico. Una consideración distinta ―la asumida en ese entonces por el Tribunal de
8
Según el TJCA “Un signo puede ser exclusivamente descriptivo en relación con unos productos y apto
como marca para la identificación de otros”, vid. Gaceta 416. Proceso 33-IP-98; cit. por KRESALJA
ROSELLÓ, Baldo. La propiedad industrial. Evolución y tratamiento normativo en la Región Andina y el
Perú. Lima, Palestra, 2004, pág. 190-191
9
Sentencia del TJCE de 23 de febrero de 1999 (Caso “BMW AG e BMW Nederland BV v. Deenik”).
Sobre este punto vid. GARCÍA VIDAL, ÁNGEL. El Uso descriptivo… ob. cit., pág. 75-81.
10
GARCÍA VIDAL, ÁNGEL. El Uso descriptivo… ob. cit., pág. 77.
6
Justicia de las Comunidades Europeas― podría llevar, en un extremo, a generar un
monopolio en los servicios de mantenimiento y reparación de vehículos, los que sólo
podrían ser prestados por las casas automotrices titulares de la marca y sus
concesionarios. Esto atentaría, claro está, contra el interés de los consumidores y contra
la libertad de empresa.
Ciertamente, el uso de la marca ajena, en este caso, tendrá que hacerse de buena
fe y de modo tal que no se induzca a error al público sobre la procedencia del servicio.
De esto, el uso de la marca que genere el riesgo de que el consumidor asuma que está
ante un concesionario autorizado ―por destacar la denominación, el logo y los colores
característicos de la marca en el establecimiento― supone un acto de confusión y
aprovechamiento de la reputación ajena, también reprimido por las normas de la
competencia desleal. En estas condiciones, el agente no podría seguir usando
legítimamente la marca registrada.
2.2 Venta de autos usados
Lo mismo parece valer para la venta de productos usados. Como señalan
Bertone y Cabanellas, no puede desconocerse que el destino normal de los bienes
durables es el de ser revendidos, luego de cierto tiempo, por sus usuarios originales, no
afectándose las funciones esenciales de la marca, ni interfiriendo su capacidad
identificatoria en razón de tal reventa, aun cuando se mantuviera la marca original del
producto.11
Sí será ilícita la comercialización, cuando se quiera hacer pasar dichos productos
como nuevos, cuando induzcan a error al consumidor sobre la procedencia empresarial
de los productos (por ejemplo, cuando se genera un riesgo de confusión indirecto) y en
los casos de aprovechamiento indebido de la reputación ajena.
3. Anuncio, oferta o indicación de la existencia de productos o servicios
legítimamente marcados
Desde luego, este supuesto no se refiere a aquellos casos en los que el tercero
usa una marca ajena en virtud de un contrato de licencia, pues, de ser así, contaría con el
consentimiento del titular. Al parecer se hace referencia a supuestos en los que los
productos o servicios son válidamente comercializados por personas distintas del titular
o de un licenciatario. Veamos.
Siguiendo a Bertone y Cabanellas,12 los bienes ingresan normalmente en una
cadena de distribución a través de sucesivas ventas a mayoristas, fraccionadores,
minoristas y otros comerciantes que no son titulares de la marca, ni están expresamente
autorizados por él para hacer uso del signo. No obstante, siendo que la reventa de
mercancías está permitida, como parte del sistema de libre circulación de mercancías, es
de admitir también los actos de publicidad normales para la comercialización de los
referidos bienes.
11
BERTONE, Luis Eduardo, y CABANELLAS, Guillermo. Derecho de marcas. Marcas, designaciones
y nombres comerciales. Vol. 2. Buenos Aires, Heliasta, 2003, 2° ed., pág. 261.
12
BERTONE, Luis Eduardo, y CABANELLAS, Guillermo. Derecho de… ob. cit., pág. 258-260.
7
Este caso, bien visto, se asemeja o guarda similitudes con el agotamiento del
derecho de marca, el mismo que aparece regulado en el artículo 171 LPI. Sin embargo,
entre el supuesto del artículo 171 y el previsto por el artículo 170 se pueden establecer
algunas diferencias. Así, en el caso del artículo 170 LPI, esto es, cuando nos referimos a
productos comercializados dentro de una cadena regular de distribución a nivel
nacional, se puede proclamar la existencia de un consentimiento tácito por parte del
titular de la marca para que estos otros operadores puedan indicar la existencia u oferta
de estos productos o servicios. Piénsese en los anuncios de los supermercados o de las
grandes superficies, en los que se anuncia la venta de diversos productos perfectamente
identificados con sus respectivas marcas.
En el caso del artículo 171 LPI también se parte de un primer acto de
comercialización, pero, a diferencia del caso anterior, en este supuesto resulta un poco
forzado hablar de un consentimiento tácito, pues la norma se coloca en el supuesto de
actos de comercialización que deben ser tolerados por el titular una vez que se ha
agotado el derecho con relación a productos ya puestos en el mercado. En otras
palabras, esta disposición está encaminada a limitar el ius prohibendi del titular, en el
sentido de que no pueda prohibir, sobre todo, las importaciones paralelas. De paso, el
artículo 171 LPI toma partido por el principio del agotamiento internacional,
descartando, de este modo, el acogimiento a los principios de agotamiento nacional y
regional (también denominado comunitario). El principio de agotamiento internacional,
sobra decir, es el que mejor se concilia con un mercado global en el que se promueve la
competencia económica y la libre circulación de mercancías.
4. Compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o accesorios
La existencia de empresas dedicadas a la fabricación y distribución de piezas de
recambio o accesorios es de amplio conocimiento. Mas si el titular de la marca
registrada pudiera prohibir, en ejercicio de su derecho de exclusiva, el uso de su marca
por aquellos que simplemente quieren informar del destino de sus propios productos o
servicios, estaríamos ante una indudable barrera de entrada al mercado que afectaría no
sólo a los operadores económicos ―aquellos distintos del titular y de los licenciatarios
o concesionarios―, sino también a los consumidores, que tendrían grandes problemas
para identificar o conocer el destino de los productos o servicios a ellos ofrecidos.
La fabricación y comercialización de piezas de recambio y accesorios,
naturalmente, no contó con la simpatía de la industria automovilística, pues había un
interés en monopolizar una actividad económica tan atractiva como complementaria.
Con este propósito, alegaron que el uso de la marca, por parte de otros fabricantes,
suponía una infracción del derecho de exclusiva del legítimo titular. Demandas que si
bien fueron atendidas en un primer momento, fueron dejadas de lado posteriormente,
concediendo carta de naturaleza a “la mención de la marca ajena” siempre que no se
provocase un riesgo de error en los adquirentes de los accesorios o de las piezas de
recambio.13
En esta línea, aquellos que se dediquen a la fabricación, distribución o prestación
de estos productos o servicios (piezas de motor, lunas, llaves, faros; piezas de
13
FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. Tratado sobre… ob. cit., pág. 369.
8
computadora o componentes electrónicos; cartuchos de impresora; talleres de
reparación y mantenimiento, etc.) son libres de usar una marca ajena en la medida en
que sirva para indicar o informar el destino de sus productos o servicios. Desde luego,
dicho uso tendrá que hacerse de buena fe, lo que implica destacar la marca del
fabricante, según corresponda, en el producto, envase, envoltorio, etiqueta,
establecimiento o publicidad de los productos o servicios; quedando en un segundo
plano, a título informativo, la referencia a la marca ajena. En definitiva, la presentación
del producto o servicio debe ser hecha de tal manera que no sea susceptible de inducir a
error al público sobre el origen empresarial de los productos ofrecidos, esto es, que
piense erróneamente que los mismos provienen del legítimo titular, o de un tercero bajo
el control y supervisión del titular original.
5. Otros usos
5.1 Parodia de la marca
La parodia, como se sabe, constituye un comportamiento permitido que
encuentra fundamento en la protección del derecho esencial a la libertad de expresión.14
Si bien lo común es parodiar una obra, no es extraño encontrar parodias sobre marcas.
Claro que la parodia de una marca no debería tener mayor incidencia en el Derecho de
marcas, como bien señala García Vidal.15 Y es que dicho uso no se hace con fines
distintivos o a título de marca, sino, fundamentalmente, jocandi causa. Así por ejemplo,
cuando se caricaturiza la figura constitutiva de la marca o cuando se recrea con
sarcasmo el signo denominativo.
No obstante, tampoco es de recibo aquellos usos que importen actos de
denigración o dilución de la marca, sobre todo cuando se advierta la existencia de fines
lucrativos. Con mayor razón, quedarán proscritos aquellos usos que induzcan a error al
consumidor sobre la procedencia empresarial de los productos. Veamos.
La parodia, como apunta Portellano Díez, puede llegar a ser “desleal” cuando se
liguen efectos o características negativas a los productos o servicios distinguidos con la
marca renombrada; perjuicio que se ve agravado si la utilización paródica de ésta induce
a pensar que los productos o servicios similares pero distinguidos con otras marcas
están desprovistos de aquellos elementos perniciosos.16 Cabe precisar que estas
conductas suelen ser reprimidas en virtud de las normas de la competencia desleal.
Como acabamos de reseñar, Portellano considera que algunas imitaciones paródicas
pueden llegar a constituir actos “desleales”.
Es verdad que el Derecho de marcas ha venido ampliando el ámbito de
protección de las marcas renombradas —notoriamente conocidas, según nuestro
ordenamiento— al punto de incorporar en su regulación disposiciones pertenecientes al
Derecho de la Competencia Desleal, como por ejemplo el aprovechamiento indebido o
los actos de denigración (descrédito, desprestigio) del signo. Pero a pesar de la
14
OMPI. Las marcas y sus vínculos con las obras literarias y artísticas. [Documento electrónico]
www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_16/sct_16_5.pdf (última entrada, noviembre, 2006).
15
GARCÍA VIDAL, ÁNGEL. El Uso descriptivo… ob. cit., pág. 90.
16
PORTELLANO DÍEZ, Pedro. La imitación en el Derecho de la Competencia Desleal. Madrid, Civitas,
1995, pág. 578
9
protección especial o reforzada que brinda el Derecho de marcas, muchas de las
infracciones siguen siendo denunciadas como prácticas desleales, es decir, a través de
las normas de la Competencia Desleal.
Esto se debe, quizás, a que la protección de la marca sigue fuertemente
influenciada por la función distintiva, de tal suerte que el ámbito subjetivo del derecho
del titular de la marca se ve limitado por el riesgo de confusión. De esto, cuando no
existe riesgo de confusión sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios
contrapuestos —como en los casos de parodia, publicidad comparativa y otros usos
atípicos de la marca ajena—, los propietarios de las marcas afectadas suelen optar por la
vía de la competencia desleal.
Es verdad que tratándose de marcas notoriamente conocidas, podría intentarse la
protección reforzada del derecho marcario, pero para obtener dicha protección tendría
que acreditarse, precisamente, la condición de marca notoriamente conocida. Y para ello
tendrá que atenderse, según el artículo 188 LPI, a los siguientes criterios: la extensión
del conocimiento de la marca en el sector pertinente del público como signo distintivo
de los productos o servicios para los que fue acordada; la intensidad y el ámbito de la
difusión y de la publicidad o promoción de la marca; la antigüedad de la marca y su uso
constante; el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la
marca. ¿Se entiende ahora por qué se prefiere la vía de la competencia desleal?
Ahora bien, para que una imitación o recreación de la marca sea considerada
como una parodia propiamente dicha, no puede existir un propósito de identificar un
producto o servicio. De lo contrario, esto es, cuando se modifica ligeramente la marca
de otro para ser utilizada con fines distintivos, estaríamos ante un simple acto de
imitación sancionado por el Derecho de marcas y, en su caso, por el Derecho penal. No
podía ser de otro modo, ya que el equilibrio entre el legítimo interés del titular de la
marca, por un lado, y la libertad de expresión, por otro, cede en favor de esta última
cuando el uso de la marca ajena se hace con fines críticos, irónicos o sarcásticos, pero
no cuando se hace con fines distintivos.
Algunos tribunales norteamericanos17 reconocen que, hasta cierto punto, la
parodia supone un aprovechamiento de la reputación de la marca ajena; sin embargo,
consideran que el provecho se funda en una asociación de corte humorístico, y no en el
riesgo de confusión sobre el origen de los productos. No obstante, los tribunales
también suelen tener en cuenta la mala fe de los que pretenden maximizar sus beneficios
mediante la asociación con los productos del titular. De esa suerte, es usual establecer
como límites de la parodia aquellas prácticas que generan un riesgo de confusión o
asociación con la marca de otro.
También se consideran desleales, y por tanto prohibidas, aquellas prácticas que
no buscan sino infligir duros ataques a la reputación o buena imagen de una marca, o
aquellas en las que se realiza una poco auspiciosa comparación o asociación con la
marca de otro. Así por ejemplo, se consideró que el uso del eslogan “Where There´s
Life… There´s Bugs” por parte del demandado —y con relación a cera para pisos e
insecticidas— afectaba el muy bien conocido eslogan de la cerveza Budweiser: “Where
17
Las referencias jurisprudenciales que siguen —en lo que a la parodia respecta— fueron extraídas de
GREDLEY, Ellen & MANIATIS, Spyros. Parody: A Fatal Attraction? Part 2: Trade Mark Parodies. En:
European Intellectual Property Review. N° 8, August (1997), pág. 412-420.
10
There´s Life… There´s Bud”. Igualmente se consideró que afectaba la buena reputación
de la marca Coca-Cola el eslogan: “Enjoy Cocaine”, ya que se la asociaba a una droga
prohibida.
Asimismo, los mensajes o comparaciones de contenido pornográfico o de
explícito contenido sexual son prohibidos por generar un envilecimiento de la marca
renombrada. Sucedió así con American Express y su lema comercial “Don´t Leave
Home Without It”, que fue utilizado por America Express “condom card” a través del
eslogan “Never Leave Home Without It”.
Finalmente, no queda sino suscribir las palabras de Gredley y Maniatis, quienes
consideran que cuando los propietarios de las marcas se fijan como objetivo convertir
sus signos en íconos, deben estar preparados para asumir las consecuencias: si la marca
es deliberadamente publicitada como símbolo de valores sociales y culturales, otros
deben ser libres de usarla, entre otras cosas, con el propósito de realizar parodias.18 En
efecto, si los titulares de algunas marcas renombradas erigen sus signos en símbolos de
éxito y estatus, tendrán que tolerar aquellas parodias que trasunten una crítica social;
tendrán que asumir las mofas a esos cánones de la moda, del buen gusto y la distinción
con que nos infestan cada día.19 La libertad de expresión, cómo no, cobrará aquí todo su
esplendor.
5.2 Publicidad Comparativa
Es frecuente que algunos empresarios comparen sus productos o servicios con
los de un competidor. Así, por ejemplo, un diario que se precie de ser el de mayor
circulación a nivel nacional; o una bebida que se presente como la más consumida, la
más barata o la que cuenta con más años de presencia en el mercado. En casos como
estos, es usual que el empresario se refiera directamente a la marca de un competidor
para realizar una comparación en la que, evidentemente, su propio producto o servicio
ocupa un lugar de privilegio. De este modo, se utiliza una marca ajena para comparar el
tiraje, los índices de consumo, el precio o el año en que un determinado producto hizo
su aparición en el mercado.
Estamos ante la publicidad comparativa, definida por Tato Plaza como aquella
publicidad en la que el empresario anunciante compara su oferta con la de uno o varios
competidores con el objeto de resaltar las ventajas de los propios productos o servicios
frente a los ajenos, siéndole posible, a estos efectos, hacer referencia a la marca de los
productos o servicios del competidor.20
De ahí que British Airways haya visto desestimada la demanda interpuesta
contra la empresa aérea de bajo costo Ryanair por haber difundido unos anuncios en los
que, esta última, comparaba favorablemente sus tarifas con relación a los de British
18
GREDLEY, Ellen & MANIATIS, Spyros. Parody… ob. cit., pág. 420.
Sobre este punto, tenemos una opinión formada: “Mención especial merecen los problemas sociales que
la publicidad puede generar en una sociedad plagada de estereotipos totalmente alejados de la realidad; en
un contexto en el que algunos productos ya no están tanto para satisfacer una necesidad básica concreta,
como para que sean los individuos los que terminen adaptándose a las normas de la moda y lo esnob,
colmando las necesidades comerciales de las grandes empresas”, vid. ORÉ SOSA, Eduardo. La
protección penal de la marca en el Derecho español. Lima, Editorial Alternativas, 2006, pág. 109.
20
TATO PLAZA, Anxo. La publicidad comparativa. Madrid, Marcial Pons, 1996, pág. 21 y 41.
19
11
Airways.21 El tribunal británico desestimó la demanda porque si bien podía ser cierto
que la diferencia de precios no alcanzaba la magnitud que se deducía de los anuncios,
también lo era que los mensajes publicitarios no eran sustancialmente engañosos desde
el momento en que lo que se informaba era que volar en Ryanair era sensiblemente más
barato que volar con British Airways; más aún si se tiene en cuenta que un consumidor
medio se imagina la existencia de una serie de condiciones en billetes de empresas de
bajo costo.
En nuestro medio, fue el caso Coca-Cola vs. Embotelladora Don Jorge (Perú
Cola) el que llevó a la Sala de Defensa de la Competencia del Indecopi a sentar como
precedente de observancia obligatoria lo siguiente:
1. La publicidad comparativa tiene dos elementos característicos: (i) la
referencia conjunta e inequívoca a la oferta propia y a aquella de uno o
varios competidores determinados; y, (ii) la finalidad de dicha referencia
conjunta es presentar las ventajas de la oferta propia frente a las desventajas
de la oferta competidora.
2. El artículo 8 del Decreto Legislativo N° 691 permite el uso de la publicidad
comparativa como instrumento de la acción de concurrencia, sin embargo,
dicha modalidad publicitaria se encuentra sometida a los principios que rigen
toda la actividad publicitaria. En tal sentido, los anuncios comparativos que
respeten dichos principios serán calificados como publicidad comparativa
lícita, mientras que aquellos que los vulneren serán calificados como
publicidad comparativa ilícita.
3. El daño sufrido por el competidor debido al uso de publicidad comparativa
lícita constituye un daño concurrencial lícito, en aplicación del modelo social
de represión de la competencia desleal, recogido en el artículo 5 de la Ley
sobre Represión de la Competencia Desleal, el cual justifica dicho daño en
razón del interés superior del consumidor que se ve beneficiado por la
información transmitida por la publicidad.
4. La publicidad comparativa se convierte en ilícita al vulnerar el principio de
lealtad, adquiriendo la calidad de acto de competencia desleal. Esto sucede
cuando la publicidad comparativa pierde su carácter informativo ―es decir,
deja de transmitir información al consumidor― teniendo por objeto o efecto
el aprovecharse indebidamente de la reputación del competidor a fin de
resaltar supuestas ventajas de la oferta propia obre supuestas desventajas de
la oferta ajena.
5. La publicidad comparativa pierde su carácter informativo cuando el
anunciante utiliza opiniones o afirmaciones no comprobables, es decir, de
carácter subjetivo, ya que es imposible para el consumidor comprobar si las
supuestas ventajas anunciadas existen en realidad. Esta falta de carácter
informativo, es decir, de objetividad, provoca que el competidor aludido sufra
un daño ―materializado en la detracción potencial o real de clientela― sin
que el consumidor se vea beneficiado por ello. El efecto neto de este tipo de
publicidad comparativa es negativo y, por ello, inaceptable para el modelo
social de represión de la competencia desleal al que responde el
ordenamiento nacional en materia publicitaria.
21
La sentencia de la High Court of Justice (Chancery Division) del 5 de diciembre del 2000 se puede
encontrar en: European Trade Mark Reports, n° 2 (2001), pág. 235-253.
12
6. La utilización de testimonios en un contexto comparativo es lícita, siempre y
cuando el anunciante presente de manera objetiva el testimonio y para lo cual
cuente previamente con las pruebas documentales suficientes que sustenten no
sólo la existencia sino el contenido y el sentido de las afirmaciones
publicitarias vertidas en el comercial.22
En este sentido, la publicidad comparativa constituye un supuesto de uso
permitido de la marca ajena. Claro está, siempre que se haga dentro de los usos de la
buena fe comercial. Por tanto, quedan proscritos aquellos anuncios que provocan el
descrédito o implican un acto de denigración de un competidor; las prácticas engañosas
o que induzcan a error; los que no sean comprobables; los que incidan en extremos que
no son análogos o relevantes, y los que busquen aprovecharse indebidamente de la
buena reputación de una marca ajena.
III. EL AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE MARCA
Artículo 171.- El derecho conferido por el registro de la marca no concede a su
titular la posibilidad de prohibir a un tercero la utilización de la misma, con
relación a los productos marcados de dicho titular, su licenciatario o alguna
otra persona autorizada para ello, que hubiesen sido vendidos o de otro modo
introducidos lícitamente en el comercio nacional de cualquier país por éstos,
siempre y cuando las características de los productos no hubiesen sido
modificadas o alteradas durante su comercialización.
En este artículo se consagra el principio del agotamiento internacional del
derecho de marca. Esto significa que el derecho de marca se agota con la primera
comercialización del producto por el titular o con su consentimiento en cualquier país
del mundo. El derecho de exclusiva sobre una marca no tiene por objeto ejercer un
férreo control sobre la distribución de los productos ya comercializados por el titular o
por un tercero con su consentimiento. Con lo cual, el titular de la marca o el
licenciatario en suelo nacional no puede oponerse a las importaciones paralelas, ya que
se trata de “un fenómeno completamente legal, amparado por las normas
antimonopolio y respaldado por la consagración legal de la teoría del agotamiento
internacional de los derechos de propiedad industrial”.23 Aunque parezca obvio, vale la
pena mencionar que sólo puede haber importaciones paralelas cuando se trata de
productos originales, mas no cuando hablamos de productos con marcas falsificadas.
La importación paralela, si bien afecta la rentabilidad del negocio del titular
nacional de la marca, tiene una indudable ventaja para el consumidor. En esta línea,
traemos a colación lo referido por el Indecopi —con relación a las importaciones
22
Resolución N° 0547-2004/TDC-INDECOPI. El spot publicitario mostraba unos turistas a quienes se
invitaba una bebida de color negro y preguntaba si podían adivinar el sabor. Los turistas respondían, de
una u otra forma, que evidentemente se trataba de Coca-Cola. Luego se escuchaba una voz en off que
decía: “Todos ellos pensaban que el sabor de Coca-Cola era inigualable hasta que conocieron Perú”. Y
ante la incredulidad de los turistas de que se trataba de una bebida distinta, la voz en off volvía a decir:
“Es Perú Cola, lo mejor de lo nuestro”, apareciendo en la pantalla la siguiente frase: “Pídela… Cuesta
Menos!”. La Sala resolvió que se había infringido el artículo 8 de las Normas de la Publicidad en Defensa
del Consumidor (Decreto Legislativo 691) cuando dispone: “Es lícito hacer comparaciones expresas de
productos, siempre y cuando no se engañe a los consumidores ni se denigre a los competidores.”
23
INDECOPI [Documentos institucionales]. Perú los intereses nacionales en la propiedad intelectual y
los tratados de libre comercio. Lima, marzo de 2005, acápite 4.2.
13
paralelas de medicamentos— en uno de sus documentos institucionales: “se trata de
comprar medicamentos de marca a un tercero que lo ha adquirido legítimamente en otro
país, en lugar de hacerlo directamente a la fábrica o distribuidor exclusivo nacional, y
sacar ventaja del hecho de que las compañías farmacéuticas suelen ofrecer precios
significativamente más bajos de un país a otro”.24
En este orden de ideas, las importaciones paralelas constituyen una respuesta
natural del mercado consustancial a la libre circulación de mercancías y a la existencia
de precios diferenciados. Se trata de una actividad que, aun cuando pueda ocasionar un
perjuicio económico al titular de la marca en suelo nacional —disminución de las ventas
—, es perfectamente lícita. No debería extrañar, sin embargo, la resistencia de un sector
empresarial al principio del agotamiento internacional. Así, empresarios que han
suscrito contratos de licencia con empresas propietarias de marcas renombradas;
empresas pertenecientes a la industria farmacéutica, etc. Para ellas, la adopción del
principio del “agotamiento nacional” sería más afín a sus intereses, pues el derecho de
exclusiva del titular no se agotaría con la venta de un producto en cualquier país, sino
sólo con la venta en el territorio nacional. En otras palabras, solamente la primera
comercialización en territorio peruano liberaría esos productos, pero de ninguna manera
la realizada en el exterior. Siendo así, los productos comercializados por el titular en el
extranjero no podrían ingresar a territorio nacional. Sin embargo, en nuestra opinión,
este no es el principio asumido por nuestro ordenamiento jurídico, el mismo que parece
consagrar el principio del agotamiento internacional.
Como ya apuntamos, la libre circulación de mercancías es un componente básico
del nuevo orden económico internacional. Consecuentemente, establecer barreras de
entrada para productos provenientes del extranjero, sin que haya buenas razones para
hacerlo, calza mejor con las viejas corporaciones de la Edad Media que con una
economía social de mercado.
Cabe señalar que el artículo 171 LPI sí reconoce al titular de la marca la
posibilidad de prohibir una importación paralela cuando las características de los
productos hubiesen sido modificadas o alteradas durante su comercialización. A este
respecto, Casado Cerviño25 señala que “las garantías que la marca proporciona a los
consumidores sobre la procedencia y la calidad del producto implican que el
consumidor o el usuario final debe estar seguro de que el producto de marca que se le
ofrece no ha sido objeto, en una fase posterior a su comercialización, de una
intervención o manipulación por parte de un tercero no autorizado que afecte el estado
original del producto.”
Ahora bien, si el titular de la marca no puede impedir la posterior circulación de
productos que ya han sido objeto de un primer acto de comercialización —por parte del
titular o de un tercero con su consentimiento—, es natural que tampoco pueda impedir
24
INDECOPI [Documentos institucionales]. Perú… ob. cit., acápite 4.2. Y es que los EEUU, en el marco
de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, quería evitar a toda costa la posibilidad de las
importaciones paralelas, cerrando la posibilidad de adquirir medicamentos, en el exterior, a precios
menores a los ofrecidos en territorio nacional. De este modo, querían consagrar un principio de
agotamiento nacional, es decir, el derecho de exclusiva no se agotaría con la venta en cualquier parte del
mundo, sino con la venta en territorio nacional. De ahí que sólo la primera comercialización en territorio
peruano liberaría esos productos, pero no la realizada en el exterior. Y así, estos últimos no podrían
ingresar a territorio nacional.
25
CASADO CERVIÑO, Alberto. Importaciones paralelas… ob. cit., pág. 21.
14
la publicidad o cualquier otro acto por el cual el agente oferte o comunique la existencia
de dichos productos. Lo contrario supondría un mecanismo encubierto para obstaculizar
la libre circulación de mercancías, una práctica llevada a cabo con el evidente propósito
de crear “nichos monopolísticos” o de compartimentar el mercado.
Por tanto, estamos ante un nuevo supuesto de uso permitido de la marca ajena
sin consentimiento del titular. Claro que si las características de los productos han sido
modificadas o alteradas durante su comercialización —por un procedimiento defectuoso
de reenvase, por ejemplo—, el titular podrá oponerse a la circulación de dichos
productos. Desde luego, tampoco podrán permitirse aquellos actos que supongan un
acto de aprovechamiento indebido de la reputación ajena o aquellos que generen un
riesgo de confusión en los consumidores.
IV. A MODO DE CONCLUSIÓN
Como se ha podido apreciar, no todo uso de una marca ajena sin consentimiento
del titular constituye un acto ilícito. Por un lado, tenemos aquellos usos fuera del
mercado o desprovistos de toda finalidad comercial. Por otro, aquellos usos que no
obstante ser realizados con fines comerciales, también deben ser tolerados por el titular
de la marca.
Entre estos últimos, podemos contar el uso del propio nombre, domicilio o
seudónimo; el de un nombre geográfico u otra indicación descriptiva; el uso de la marca
con el fin de indicar la existencia de productos o servicios legítimamente marcados, o
para indicar la compatibilidad de piezas de recambio o accesorios; el uso de la marca en
la publicidad comparativa, etc.
La licitud de estos comportamientos, sin embargo, está condicionada al
cumplimiento de ciertos requisitos. Y así, el uso de la marca ajena no puede hacerse con
fines distintivos (a título de marca), debe realizarse de buena fe y no debe inducir al
público a error sobre la procedencia de los productos o servicios.
Cuando no se cumplan estos requisitos, dejaremos de estar ante un uso
permitido, lo que nos reconducirá a un comportamiento ilícito. Podrá tratarse de una
infracción del derecho de exclusiva del titular de la marca, regulada por la Ley de
Propiedad Industrial. Podremos estar ante un acto de competencia desleal, regulado por
la ley de la materia. El hecho hasta podría subsumirse en un comportamiento delictivo.
Las fronteras entre uno y otro, en verdad, se presentan más bien difusas. No en vano
suele decirse que, en lo que a la protección de la marca se refiere, se produce un
solapamiento o yuxtaposición de mecanismos de tutela.
De suyo es que al análisis de los usos permitidos de la marca ajena, suceda el
análisis de los usos ilícitos. No obstante, eso ya será materia de un trabajo posterior. Por
lo pronto, dejamos el testigo para que otros, con mayor capacidad y conocimiento de
causa, aborden el tema de la protección de la marca desde el punto de vista del derecho
de marcas, de la competencia desleal y/o del derecho penal.
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