CITRUS WORLD, INC. Riesgo de confusión entre signos

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 617-2001/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 98503-2000
SOLICITANTE
:
CITRUS WORLD, INC.
Riesgo de confusión entre signos que distinguen productos de la clase 32 de
la Nomenclatura Oficial: Existencia - Registro de un nombre geográfico como
marca
Lima, veinticinco de mayo de dos mil uno
I. ANTECEDENTES
Con fecha 5 de enero del 2000, Citrus World, Inc. (Estados Unidos de América)
solicitó el registro de la marca de producto FLORIDA’S NATURAL para distinguir
cervezas, aguas minerales y aguas gaseosas; bebidas no alcohólicas; bebidas,
zumos y jugos de fruta y otros cítricos varios; siropes y demás productos de la clase
32 de la Nomenclatura Oficial.
Mediante Resolución N° 8448-2000/OSD-INDECOPI de fecha 18 de julio del 2000, la
Oficina de Signos Distintivos denegó el registro solicitado, por considerarlo gráfica y
fonéticamente confundible con la marca registrada FLORIDA que distingue
productos de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial. Precisó que la denominación
FLORIDA´S, elemento denominativo y más relevante del signo solicitado, se escribe
y pronuncia de forma muy similar a la marca registrada, debido a que presentan una
misma secuencia de vocales, diferenciándose sólo por la presencia de la letra S en
el signo solicitado, la cual se pierde al ser pronunciada en el conjunto. Sostuvo que
ambos signos son casi idénticos en la extensión y secuencia de sus letras, y que la
inclusión del término NATURAL no es relevante al momento de realizar el examen
comparativo, toda vez que se trata de un término de uso común en la clase, al
formar parte de varias marcas registradas a nombre de distintos titulares. Indicó que
los productos que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran incluidos
dentro de los que distingue la marca registrada, lo cual contribuye a que se genere
un riesgo de confusión indirecto entre los signos en cuestión.
Con fecha 16 de agosto del 2000, Citrus World, Inc. interpuso recurso de apelación
manifestando que, conforme lo ha establecido el Tribunal en reiterada jurisprudencia,
el hecho que los signos en conflicto compartan el término FLORIDA no los hace per
se confundibles, ya que el examen será realizado comparando ambos signos en su
conjunto, sin desmembrarlos. Señaló que la denominación FLORIDA que constituye
la marca registrada, es el nombre de un Estado de los Estados Unidos de América y
como tal se encuentra incursa en la prohibición establecida por el inciso j) del
artículo 129 del Decreto Legislativo 823, por lo que nunca debió ser registrada.
Precisó que el signo solicitado se encuentra registrado en el Estado de La Florida y
cuenta con la autorización de dicho Estado para emplear su nombre en la
conformación de una marca, que además identifica un producto originario de dicha
zona. Indicó que el término NATURAL no es empleado por el público consumidor
para designar a los productos de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial, por lo que
no puede ser catalogado como de uso común, razón por la que debe ser tomado en
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cuenta al momento de efectuar el examen comparativo. Refirió que la marca
registrada constituye un signo engañoso, ya que pretende distinguir un producto que
no es originario del Estado de La Florida. Invocó la aplicación del artículo 6quinquies
del Convenio de París.
Mediante proveído de fecha 26 de febrero del 2001, la Secretaría Técnica de la Sala
solicitó a Citrus World Inc. se sirva precisar los productos específicos que pretende
distinguir con el signo solicitado.
Con fecha 1° de marzo del 2001, Citrus World Inc. precisó que los productos que
pretende distinguir con el signo solicitado son cervezas, aguas minerales y aguas
gaseosas, bebidas no alcohólicas, bebidas, zumos y jugos de fruta y otros cítricos
varios, siropes de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
De la revisión del expediente, corresponde a la Sala de Propiedad Intelectual
determinar:
a) Si procede aceptar la limitación efectuada por Citrus World, Inc.
b) Si el signo solicitado está incurso en alguna de las prohibiciones absolutas
contenidas en el artículo 135 incisos e), i), j), k) y l) de la Decisión 486.
c) De ser el caso, si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado FLORIDA´S
NATURAL y la marca registrada FLORIDA.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado que:
a) Negociación Carmen S.A. (Perú) es titular de la marca de producto FLORIDA que
distingue cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas y
demás productos de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo
certificado N° 61140, vigente hasta el 28 de diciembre del año 2009. Solicitud
presentada con fecha 12 de febrero de 1998 y registro otorgado con fecha 28 de
diciembre de 1999.
b) En la clase 32 de la Nomenclatura Oficial existen registradas a favor de distintos
titulares diversas marcas que presentan el término NATURAL en su
conformación, tales como: SO NATURAL y logotipo, NATURALFA, NECTAR
NATURAL y logotipo, AGUA MARACAIBO NATURAL y logotipo, LAIVE JUGO
NATURAL DE DURAZNO y logotipo, PASTORURI NATURAL WATER SPRING
WATER y logotipo.
2. Argumentos del recurso de apelación
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La Sala conviene en precisar respecto al argumento esgrimido por la solicitante,
quien manifestó que la marca FLORIDA, registrada bajo certificado N° 61140 para
los productos de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial, constituye un signo
engañoso y además está incursa en la prohibición establecida en artículo 129 inciso
j) del Decreto Legislativo 823, referente a las marcas que reproducen las
denominaciones de Estados, que el presente proceso es de solicitud de registro y no
de nulidad. Por lo tanto, si la parte lo considera conveniente, queda expedito su
derecho para ejercerlo en la vía correspondiente.
Asimismo, al momento de interponer su recurso de apelación, Citrus World, Inc.
invocó la aplicación del artículo 6quinquies del Convenio de París.
Dado que dicha pretensión no fue invocada en Primera Instancia, no cabe
pronunciarse sobre la misma en esta etapa del proceso, por cuanto ello atentaría
contra el principio de doble instancia, recogido en el artículo X del Título Preliminar
del Código Procesal Civil, aplicable al proceso administrativo en virtud de lo
dispuesto en la Primera Disposición Final, así como por lo establecido en el artículo
21 del Decreto Legislativo 823.
Sin perjuicio de lo anterior, se deberá tener en cuenta que en virtud de lo establecido
en la Directiva Nº 002-1998/TRI-INDECOPI sobre Competencia de las Salas del
Tribunal del INDECOPI para pronunciarse sobre extremos que no han sido materia
del recurso de apelación, la Sala procederá a evaluar si el signo solicitado a registro
reviste las condiciones necesarias para constituirse como tal, esto es, si cumple con
ser perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica, lo
cual implica evaluar si éste se encuentra incurso en algunas de las prohibiciones de
orden público establecidas en la ley (prohibiciones absolutas).
3. Norma aplicable
Las normas que a la fecha de la presentación de la solicitud en cuestión (5 de enero
de 2000) regulaban el registro de las marcas en el Perú eran la Decisión 344 de la
Comisión del Acuerdo de Cartagena (en adelante, la Decisión 344) y el Decreto
Legislativo 823. La Decisión 344 fue derogada por la Decisión 486 de la Comisión de
la Comunidad Andina (en adelante, la Decisión 486), la misma que de acuerdo a lo
establecido en su artículo 2741 entró en vigencia el 1° de diciembre del 2000.
Esta variación de las normas que regulan el registro de marcas, que ha ocurrido
entre la fecha de presentación de la solicitud de registro y el momento de resolver,
plantea el problema del conflicto de las leyes en el tiempo. La Sala considera
necesario esclarecer previamente este punto, porque ello puede ser relevante para
determinar los requisitos exigidos para el registro de marcas.
1
Artículo 274.- La presente Decisión entrará en vigencia el 1° de diciembre de 2000.
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El Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, modificado
por el Protocolo de Cochabamba, dispone, como norma general, que las Decisiones
obligan a los Países Miembros desde la fecha de su aprobación (artículo 2°), y que
son “directamente aplicables” en todos los Países Miembros a partir de la fecha de
su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo - instituida en el mismo Tratado - a
menos que las mismas señalen una fecha posterior (artículo 3°). Se entiende que
una Decisión se mantiene vigente hasta que sea modificada o derogada por una
Decisión posterior.
Por otro lado, el artículo 103 de la Constitución de 1993 establece que: “...Ninguna
ley tiene fuerza ni efecto retroactivo, salvo en materia penal, cuando favorece al
reo...”. Sin embargo, no fija el límite que existe entre aplicación retroactiva y
aplicación inmediata de las normas jurídicas.
En propiedad industrial, ese límite lo fija la Primera Disposición Transitoria de la
Decisión 486, que establece:
“… Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las
etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.”
De lo anterior se desprende que la presente solicitud de registro se tramitará de
acuerdo a la Decisión 486, concordada en lo pertinente con el Decreto Legislativo
823 y siempre que no la contravenga, aunque la solicitud de registro fue presentada
durante la vigencia de la Decisión 344.
4. Artículo 139 inciso f) de la Decisión 486
De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 139 inciso f) de la Decisión 486, la solicitud
de registro de marca se efectuará indicando expresamente los productos o servicios
para los cuales se solicita el registro. En virtud de ello, en aquellos casos en que la
descripción de los productos o servicios a distinguir con la marca sea inexacta o
ilimitada (por ejemplo, si incluye “y demás”, “y otros similares”, “y afines”) será
necesario que la solicitante especifique los productos o servicios a distinguir con el
signo solicitado.
De ser el caso, se debe tener en cuenta que, de acuerdo con el tercer párrafo del
artículo 1432 de la norma andina, en ningún caso la modificación de una solicitud de
registro podrá implicar la ampliación de los productos o servicios señalados
inicialmente en la solicitud.
En el caso concreto, se aprecia que Citrus World, Inc. inicialmente pretendió
distinguir, con el signo solicitado, cervezas, aguas minerales y aguas gaseosas;
bebidas no alcohólicas; bebidas, zumos y jugos de fruta y otros cítricos varios;
2
Artículo 143.- “(…) En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo o
la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud (…).”
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siropes y demás productos de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial y,
posteriormente, a solicitud de la Sala, cumplió con indicar específicamente los
productos a distinguir: Cervezas, aguas minerales y aguas gaseosas, bebidas no
alcohólicas, bebidas, zumos y jugos de fruta y otros cítricos varios, siropes.
En tal sentido, se entiende que los productos que se pretende distinguir con el signo
solicitado son cervezas, aguas minerales y aguas gaseosas, bebidas no alcohólicas,
bebidas, zumos y jugos de fruta y otros cítricos varios, siropes de la clase 32 de la
Nomenclatura Oficial.
5. Registro de un nombre geográfico como marca
5.1 Marco conceptual
La Sala conviene en precisar que, en principio, sí es posible otorgar un derecho de
exclusiva sobre un nombre geográfico. Las limitaciones al registro de los mismos se
encuentran contenidas en el artículo 135 incisos e), i), j), k) y l) de la Decisión 486,
concordado en lo pertinente con el artículo 129 incisos d), h), e i) del Decreto
Legislativo Nº 823:
a) Cuando consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el
comercio para describir la procedencia geográfica de los productos o los servicios
para los cuales ha de usarse.
Se considerará que una denominación geográfica es descriptiva cuando la función
que cumple es la de indicar la procedencia geográfica del producto o servicio. En
estos casos, se evalúa si la zona geográfica es típica o usual para los
correspondientes productos o servicios, como sería el caso de colocar el nombre de
una ciudad del Estado de Baviera (Alemania) para distinguir cervezas, dado que
éstas constituyen productos típicos de esa zona. Dichas denominaciones deben
quedar libres para que otros productores de la zona puedan utilizar libremente esos
términos para indicar la procedencia geográfica de sus productos. Si el nombre
geográfico no tiene relación alguna con el producto se considera como una
denominación geográfica aparente:
“Cuando se designa un producto a través de un nombre geográfico es lógico
pensar que existe una conexión entre la denominación geográfica y el
producto correspondiente (…) no obstante en algunas ocasiones el empleo de
una denominación geográfica no implica la existencia de una conexión entre el
nombre geográfico y la mercancía designada a través del mismo. Cuando no
es posible establecer vínculo alguno entre la mercancía y el nombre geográfico
que constituye su distintivo estamos en presencia de una denominación
geográfica aparente (…) cabe citar la denominación MONT-BLANC que
constituye la marca de una acreditada pluma estilográfica”.3
3
Fernández-Novoa, La protección internacional de las denominaciones geográficas de los productos, Madrid
1970, pp. 2 y ss.
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b) Cuando puedan engañar al público sobre la procedencia geográfica del producto o
servicio de que se trate.
Para ello debe evaluarse si los consumidores perciben a la indicación geográfica
como una referencia al origen geográfico de los productos en cuestión4 y éstos no
provienen de dicha zona.
c) Cuando reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida
para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera
causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un
aprovechamiento injusto de su notoriedad.
d) Cuando contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas
espirituosas.
e) Cuando consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de
inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique.
Lo anterior determina que en tanto un nombre geográfico no se encuentre comprendido
en alguna de las limitaciones establecidas por la ley, puede constituirse como marca.
Así, por ejemplo existen registradas diversas marcas constituidas por nombres
geográficos, tales como: ALICANTE5 para distinguir café, té, cacao y otros, ANDES6 o
BREMEN7 para distinguir cerveza, ALASKA8 para helados o CUZCO9 para distinguir
chocolate, las cuales no constituyen denominaciones descriptivas de la procedencia
geográfica ni inducen a engaño o confusión a los consumidores respecto de los
productos a los cuales se aplican.
En estos casos, la Sala conviene en precisar que siempre que se haga de buena fe y
no constituya uso a título de marca, los terceros pueden sin consentimiento del titular de
una marca constituida por un nombre geográfico, utilizar dicho nombre en tanto este
uso sea realizado con propósitos de identificación o información y no sea capaz de
inducir a error al público sobre la procedencia de los productos o servicios. En tal
sentido, el uso de un nombre geográfico por parte de un fabricante o productor para
indicar el lugar del cual proviene su producto, es un uso a título informativo o descriptivo
del lugar y por tanto se encuentra permitido (primer párrafo del artículo 157 de la
Decisión 486 y del artículo 170 del Decreto Legislativo 823).
5.2 Aplicación al caso concreto
En el caso concreto, la Sala conviene en precisar que el término FLORIDA10, no
obstante constituir el nombre de un Estado de los Estados Unidos de América, sí es
4
El Régimen Internacional de Protección de las Indicaciones Geográficas, en: Seminario Nacional de la OMPI
Sobre la Protección Legal de las Denominaciones de Origen, Doc. OMPI/AO/LIM/97/1 del 15.08.97, p. 16.
5
Certificado Nº 39267.
6
Certificado Nº 28519.
7
Certificado Nº 30054.
8
Certificados Nºs 12009, 25619.
9
Certificado Nº 15064.
10
Península baja, pantanosa, del sur este de los Estados Unidos, separada de Cuba por el canal de Florida, que
forma uno de los estados de la Unión y cuya capital es Tallahassee (no obstante que dicha denominación
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en principio susceptible de ser registrado como parte del signo solicitado, puesto que
al igual que diversas marcas ya registradas constituidas por nombres geográficos, no
constituye una indicación que describa la procedencia geográfica de los productos;
no induce a engaño en cuanto a la procedencia geográfica de los productos que
distingue; no reproduce, contiene ni imita una denominación de origen protegida; ni
una indicación geográfica extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a
los productos a los que se pretende aplicar; por lo que en principio puede ser
registrada como marca.
Dado que el signo solicitado no se encuentra incurso en las prohibiciones absolutas
absolutas establecidas en el artículo 135 incisos e), i), ), k) y l) de la Decisión 486, la
Sala debe analizar si existe riesgo de confusión entre dicho signo y la marca registrada
FLORIDA.
6. Determinación del riesgo de confusión
A diferencia de la Decisión 344 - que en su artículo 83 inciso a) señalaba que la
semejanza entre los signos y la similitud entre los productos y servicios podía inducir al
público a error 11 - el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 sí establece literalmente
el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa
del derecho de exclusiva de la marca12.
Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse en primer lugar a la
interpretación prejudicial del artículo 83 inciso a) de la Decisión 34413 realizada por el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso Nº 50-IP-200014 en la cual
se afirma que “La función principal de la marca es la de identificar los productos o
servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de
igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona.”
En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:
“Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden
utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de
corresponde también al nombre del canal de América, entre la península del mismo nombre y la isla de Cuba; las
playas famosas de Miami y Palm Beach; una ciudad del Uruguay; una población de Paraguay; una provincia de
Bolivia; un municipio de Cuba y una ciudad de Chile en la VIII Región). En: Diccionario Pequeño Larousse
Ilustrado, Bogotá 1995, p. 1299.
11
Artículo 83.- “(…) no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de
terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:
a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente
solicitada para registro o registrada por un tercero, o para los mismos productos o servicios, o para
productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; (…)”.
12
Artículo 136.- “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un
tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso
de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…).”
13
Ver nota 11.
14
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 594 del 21 de agosto del 2000.
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la misma naturaleza o finalidad, se genera el "riesgo de confusión" al colocarse a los
consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y
servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos
realizar la elección o escogencia.
Por ello, y como una función derivada de la anterior, llamada a evitar que la confusión
se presente, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro
aquellos signos que sean idénticos o similares "a una marca anteriormente solicitada
para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o
servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error".
(artículo 83, literal a)”.
En tal sentido, y acogiendo los argumentos del Tribunal Andino, la Sala entiende que
la “inducción a error al público consumidor” a que se refería la Decisión 344 en su
artículo 83 inciso a) era equivalente al “riesgo de confusión” a que se refiere
expresamente la actual Decisión 486 en su artículo 136 inciso a)15.
La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la
interrelación de todos los elementos: productos - servicios // signos // fuerza distintiva
de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para
el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, la similitud
de los signos y su distintividad no tiene importancia.
En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede
ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una
fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine
que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos idénticos, cualquier
similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión.
Asimismo, puede ser que a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine
que existe similitud o conexión competitiva entre los productos no se determine un
riesgo de confusión si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que la
protección es muy poca.
De otro lado, en el Proceso N° 2-IP-200016, el Tribunal Andino estableció que: “La
labor para determinar si un signo es confundible con otro, presenta diferentes matices
según exista identidad o similitud y dependiendo también de la clase de productos o
servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado. Cuando los
signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o
servicios, el riesgo de confusión es absoluto”.
Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la
similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los
mismos.
15
16
Ver nota 12.
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 555 del 17 de abril del 2000.
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En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486,
es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de
productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta
siempre, la distintividad de los signos.
En el presente caso, se advierte que los productos que se pretenden distinguir con el
signo solicitado se encuentran comprendidos entre los que distingue la marca
registrada distingue (cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no
alcohólicas y demás de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial). Dado que la
identidad de los productos incrementa el riesgo de confusión entre los signos en
conflicto, el examen comparativo entre los mismos deberá ser más riguroso.
Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la
impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público
consumidor de los correspondientes productos o servicios, criterio por lo demás
contenido en el artículo 131 inciso a) del Decreto Legislativo 82317. Por lo general, el
consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo
que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el
recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello,
al comparar dos signos distintivos debe considerarse principalmente aquellas
características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más
importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en
cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son
tan fuertes frente a las similitudes, que dejan un recuerdo en la mente de los
consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 55-IP-200018 y 76-IP200019.
El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o
servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la
adquisición y contratación de esos productos o servicios.
En el caso de los productos a que se refieren los signos en cuestión, si bien se trata
de productos de consumo masivo y frecuente, el consumidor prestará cierto grado
de atención al momento de elegirlos, ya que será de acuerdo a sus preferencias que
escogerá el agua mineral (con gas, sin gas), la bebida (cola amarilla, roja o negra,
17
Artículo 131.- A efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al
consumidor, la Oficina competente tendrá en cuenta, principalmente los siguientes criterios:
a) La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto, y con mayor énfasis en las
semejanzas que en las diferencias;
b) El grado de percepción del consumidor medio;
c) La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente;
d) El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado; y,
e) Si el signo es parte de una familia de marcas.
18
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 633 del 17 de enero del año 2001, p. 7.
19
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 633 (ver nota 18), p. 15.
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dieta) o el jugo de la fruta que prefiere, debiendo tenerse en cuenta además que no
se trata de productos de primera necesidad sino superfluos y que se adquieren para
el disfrute personal.
En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos se
determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el
aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es
utilizada en el mercado verbalmente.
La Sala conviene en precisar - en relación a lo manifestado por la Oficina de Signos
Distintivos en el sentido que el término NATURAL es de uso común en la clase 32 de
la Nomenclatura Oficial - que de acuerdo al sentido y alcance del artículo 135 inciso
g) de la Decisión 486 dicho término no es de uso común, ya que no es empleado por
el público consumidor en el lenguaje corriente o comercial para designar los
productos de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial.
El término NATURAL alude a los insumos de los productos de la clase 32 de la
Nomenclatura Oficial, siendo por ello - conforme se desprende del Informe de
antecedentes - frecuentemente utilizado en la conformación de diversas marcas
registradas en dicha clase, razón por la cual constituye un elemento débil que no sirve
por sí mismo para identificar un origen empresarial determinado, permitiendo la
coexistencia - ya manifestada en la práctica - con otros signos que lo contengan,
siempre que presenten elementos diferenciadores.
Ahora bien, el hecho que un término sea frecuentemente utilizado en la
conformación de varias marcas no significa que no deba tomarse en consideración al
momento de realizar el examen comparativo. Sin embargo, dicho término no será
determinante para establecer la semejanza de los signos. Es en ese sentido, que se
indica que dicho término pierde relevancia a efectos de realizar el examen
comparativo.
La Sala conviene en señalar, que aun cuando se trate de denominaciones
compuestas por más de un término éstas deberán ser apreciadas en su integridad al
realizar el examen comparativo, pudiendo darse mayor importancia a algún elemento
de ellos sólo cuando se trate del elemento preponderante o si éste tiene
individualidad en la impresión en conjunto, lo que no ocurre en el presente caso.
Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado FLORIDA´S NATURAL y
la marca registrada FLORIDA, se advierte desde el punto de vista fonético que si
bien comparten el término FLORIDA, difieren en el número y secuencia de vocales siendo éste un elemento importante para determinar la impresión fonética de los
signos - y sílabas, todo lo cual determina que posean una pronunciación e impresión
sonora diferente.
Desde el punto de vista gráfico, se observa que los signos en cuestión difieren en el
número de términos y por consiguiente en la extensión de sus denominaciones.
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Cabe agregar que el apóstrofe que contiene el signo solicitado, contribuye a la
diferenciación gráfica de los signos.
La confusión a la que puede ser inducido el público consumidor en el mercado
puede darse de dos formas. Así, la confusión directa se presenta cuando dos
productos o servicios idénticos se encuentran marcados por signos iguales o
similares de modo tal que el consumidor adquiere un producto o contrata un servicio
en la creencia errónea que se trata del producto o servicio del competidor. De otro
lado, la confusión indirecta, no está referida a los productos o servicios en sí, sino al
origen empresarial de los mismos, es decir que el consumidor aun diferenciando
claramente los productos o servicios, considera que ambos pertenecen a un mismo
titular.
Habiéndose determinado que el público consumidor logrará recordar y distinguir las
diferencias de los signos en conflicto, dado que los productos que pretende distinguir
el signo solicitado se encuentran incluidos entre los que distingue la marca
registrada, la utilización del término FLORIDA en el signo solicitado podría inducir al
consumidor a creer que el signo solicitado constituye una variación o una nueva
presentación de dichas marcas o una nueva línea de los productos distinguidos con
dicha marca, o que existe vinculación entre las empresas.
En consecuencia, el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición
establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 4863, razón por la cual no
corresponde acceder a su registro.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución Nº 8448-2000/OSD-INDECOPI de fecha 18 de julio del
2000 y, en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de producto FLORIDA’S
NATURAL solicitado por Citrus World, Inc.
Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña
Venero Aguirre y Luis Abugattás Majluf.
LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR
Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual
/sm
11-11