TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 126-IP-2015 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta realizada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno N° 2008-00212-00. Actor: CORPORACiÓN REY S.A. Marca denominativa IDEAL. Magistrada Ponente: Martha Rueda Merchán. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los dos días del mes de marzo de dos mil dieciséis, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. VISTOS: El Oficio 0816 de 18 de marzo de 2015, recibido por este Tribunal el mismo día, procedente de la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia, por medio del cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 2008-00212-00. Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 25 de septiembre de 2015. A. ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente. Partes: Demandante: CORPORACiÓN Demandada: LA NACiÓN SUPERINTENDENCIA COMERCIO. Tercero Interesado: REY S.A. COLOMBIANA DE INDUSTRIA Y IDEAL FASTENER CORPORATION. HECHOS: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de Interpretación Prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. La sociedad IDEAL FASTENER COPORATION, el 22 de julio de 2005 solicitó el registro como marca del signo denominativo IDEAL, para amparar los siguientes productos de la clase 26 de la Clasificación Internacional de Niza: "encajes y bordados, cintas y cordones; botones, ganchos y ojetes, alfileres y agujas; flores artificiales" . 2. Una vez publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 555 de 31 de agosto de 2005, la sociedad CORPORACiÓN REY S.A., formuló oposición sobre la base de su solicitud para el registro de la marca denominativa IDEAL (productos de la Clase 26 de la Clasificación Internacional de Niza). 3. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 23739 de 31 de julio de 2007, resolvió declarar infundada la oposición presentada y otorgó el registro solicitado. Argumentó que la solicitud base de la oposición fue denegada mediante la Resolución No. 21776 de 18 de agosto de 2006 y, por lo tanto, el fundamento de la oposición desapareció. 4. La sociedad CORPORACiÓN REY reposición yen subsidio de apelación. S.A., presentó recurso de 5. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 30666 de 24 de septiembre de 2006, resolvió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo impugnado y concedió el recurso de apelación. 6. La Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, mediante Resolución No. 2409 de 31 de enero de 2008, resolvió el recurso de apelación, confirmando la decisión impugnada. 2 7. La sociedad CORPORACiÓN REY S.A., presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones anteriormente mencionadas. 8. Mediante providencia de 25 de junio de 2014, la Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. a. Argumentos de la demanda. La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 9. Manifiesta, que el mejor derecho que tiene IDEAL FASTENER CORPORATION sobre la expresión IDEAL está en entre dicho; en Perú se está tramitando una demanda iniciada por CORPORACiÓN REY S.A. El fallo final influiría en los procesos que se tramitaron en Colombia, incluyendo el presente proceso. Como la demanda que se cursa en Perú está llamada a prosperar, definitivamente incidiría de manera directa en la suerte de la marca IDEAL (Clase 26), que en Colombia se tramita a nombre de la sociedad CORPORACiÓN REY S.A., Y también la que se tramita a nombre de IDEAL FASTENER CORPORATION. 10.lndica, que se debió suspender el proceso de registro de la marca denominativa IDEAL, mientras se decide el proceso judicial en Perú. Esta figura de la suspensión mientras hay disputas judiciales es de aplicación en Perú. Si bien no hay norma expresa que prevea esta figura, es perfectamente viable en el sistema comunitario andino. 11. Expresa, que en "Colombia se aplicó indebidamente esta norma contenida en el Artículo 136 literal a) de la Decisión 486, pues se concedió una marca sin considerar el derecho de prelación que le asiste a otra persona sobre la misma expresión, derivado no sólo de un mismo trámite en este país sino de otro trámite de registro en otro país, el cual está pendiente de ser definido por un trámite judicial cuya suerte tendrá incidencia directa en lo que aquí se decida, de manera que resultan nulas las decisiones adoptadas ya que el camino a seguir era el de declarar la suspensión del proceso administrativo y no el de entrar a decidir el fondo sobre un asunto cuya suerte puede cambiar dependiendo de lo que se decida en otro proceso". 12.Adiciona, que lo anterior está respaldado en las garantías constitucionales, en especial en el derecho al debido proceso. También se encuentra soportado en los principios que rigen la función administrativa. 13.lndica, que se está vulnerando la Convención General Interamericana sobre Protección de Marcas y Comercial. 6 lv 3 b. Argumentos de la contestación de la demanda. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. 14.Señala, que la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina es inequívocamente el ordenamiento legal vigente y aplicable en materia de Propiedad Industrial. 15.lndica, que en virtud del principio de legalidad, una vez producido y en firme un acto administrativo, no puede ser suprimido ni apartado de la vida jurídica mientras no haya sido declarado nulo. 16. Expresa, que de conformidad con lo anterior, no resulta procedente la suspensión pretendida por el demandante, ya que encontrándose en firme la resolución que negó el registro de la marca IDEAL para la CORPORACiÓN EL REY S.A., no hay lugar para aplicar la causal contenida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486. Por parte del Tercero Interesado. 17.EI apoderado de la sociedad IDEAL FASTENER CORPORATION, en la contestación de la demanda dice atenerse a las pruebas que resulten en el debate jurídico y que estén ajustadas a derecho. B. INTERPRETACiÓN PREJUDICIAL: 18. La corte consultante solicitó la interpretación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.' 19. Se hará la interpretación solicitada. C. CUESTIONES A INTERPRETARSE. 20. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. El análisis de registrabilidad cuando se negó el registro de la marca sustento de la oposición. B. ¿Se debería suspender el trámite de registro de una marca cuando está pendiente una controversia judicial que pudiera afectar el mismo? b Decisión 486 U( ... ) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; ( .. .)". 4 D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE. A. EL ANÁLISIS DE REGISTRABILlDAD CUANDO SE NEGÓ REGISTRO DE LA MARCA SUSTENTO DE LA OPOSICiÓN. EL 21. La Superintendencia de Industria y Comercio argumentó que la solicitud base de la oposición fue denegada mediante la Resolución No. 21776 de 18 de agosto de 2006 y, por lo tanto, el fundamento de la oposición desapareció. Sostuvo que una vez en firme la resolución que negó el registro de la marca IDEAL para la CORPORACiÓN REY S.A., se tornó en inaplicable la causal contenida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486. 22. De conformidad con lo anterior, se abordará el tema propuesto. 23. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad. Establece, que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 24. El último párrafo siguiente: del artículo 147 de la Decisión 486 prevé lo "La interposición de una oposicron con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente". 25. De los artículos mencionados se desprende que si se llegare a negar el registro de la marca que sustenta la oposición, ésta quedaría sin sustento. B. ¿SE DEBERíA SUSPENDER EL TRÁMITE DE REGISTRO DE UNA MARCA EN COLOMBIA CUANDO ESTÁ PENDIENTE UNA CONTROVERSIA JUDICIAL EN EL PERÚ QUE PUDIERA AFECTAR EL MISMO? 6 ~\V ~ 26. La demandante argumentó que se debió suspender en Colombia el proceso de registro de la marca denominativa IDEAL, mientras se decide el proceso judicial en el Perú. La Superintendencia de Industria y Comercio afirmó que no era procedente la suspensión pretendida por la demandante. Indicó que, en virtud del principio de legalidad, una vez producido y en firme un acto administrativo, no puede ser suprimido ni apartado de la vida jurídica mientras no haya sido declarado nulo. 5 27. De conformidad propuesto. con lo anterior, el Tribunal abordará el tema 28. Las resoluciones que conceden y deniegan registros de marcas, una vez se encuentran en firmes gozan de presunción de legalidad. Esto quiere decir que despliegan sus efectos jurídicos y deben ser acatadas mientras no sean declaradas nulas mediante los procedimientos contencioso administrativos previstos en cada uno de los países miembros. 29. No obstante lo anterior, mediante el principio de complemento indispensable", la normativa interna podría regular la figura de la suspensión del trámite de registro de marcas, mientras se resuelve otro proceso nacional o internacional que influya en su resolución, sobre todo si lo que busca es expedir decisiones coherentes y armónicas. 30. Este principio se encuentra sustentado en el artículo Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina: 276 de la "Artículo 276 Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros". 31. En consecuencia, la corte consultante deberá determinar si en la normativa colombiana se consagra la figura de la suspensión por litispendencia, con el objetivo de establecer si es aplicable o no en el proceso interno. En virtud de lo anteriormente expuesto, 2 Sobre el principio del complemento indispensable el Tribunal ha expresado lo siguiente: "(, . .) no es posible la expedición de nonnas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas". (Proceso 10-IP-94. Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena W 177, de 20 de abril de 1995). Lo anterior quiere decir que los Países Miembros no pueden expedir nonnas sobre asuntos regulados por las notmes comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar nonnas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normss comunitarias. Así pues, el País Miembro sólo podría haber regulado dicho asunto cuando la propia nonna comunitaria explícitamente lo hubiera previsto, o cuando sobre dicho asunto hubiese guardado silencio." (Interpretación Prejudicial expedida el 25 de febrero de 2010, dentro del proceso 115IP-2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1828, de 30 de abril 2010). 6 EL TRIBUNAL SIGUIENTE i';¿ ..Ju311CIA uc LA. CO;~¡uN¡uJI,O ANDiNA ¿¡'~JrfE ~L PRONUNCIAMIENTO: PRIMERO: De una lectura de los artículos 136 literal a) y 147 último párrafo de la Decisión 486, se desprende que si se llegare a negar el registro de la marca que sustenta la oposición, ésta quedaría sin sustento. SEGUNDO: Mediante el principio de complemento indispensable, la normativa interna podría regular la figura de la suspensión del trámite de registro de marcas, mientras se resuelve otro proceso nacional o internacional que influya en su resolución, sobre todo si lo que busca es expedir decisiones coherentes y armónicas. En consecuencia, la corte consultante deberá determinar si en la normativa colombiana se consagra la figura de la suspensión por litispendencia, con el objetivo de establecer si es aplicable o no al proceso interno. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Autoridad Consultante debe adoptar la presente interpretación prejudicial y cumplir con las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que partiCiParo~e{? :~~7n Cecilia l.utsa AyllóftQuinteros MAGISTRADA \ -, __~í·jt¡l-lQ¡ Hernán .o~~r~ Zambrano ~GISTRADO ( 7 sez"o. 1-,1;. .a De acuerdo ':nn si ~:rt;c',l:r:) 00 (~e! Estatuto d,:;l T:;!:,:;.'p:·¡l, ~:í:-";é~!n;:'ui;.;:--ne!ltl:? b prese~te truerpreracron t'reJuo,clal el Presidente y ,,, ::-,,_ -'.{¿1,(_~ iIr/t(~~~ - PRESIDENTE .-.~ ~Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. I r PROCESO 126-IP-2015 I 8