modificaciones en la solicitud de patente

MODIFICACIONES EN LA SOLICITUD DE
PATENTE
Mª Paz Corral
OEPM
1
2
z
Momentos del procedimiento en los que
se pueden presentar modificaciones
z
Modificación de las reivindicaciones
z
Modificación de la descripción
Momentos del procedimiento en los que se
pueden presentar modificaciones
z
Límite temporal
–
–
z
Art.41.1. “En los trámites del procedimiento en que
así se permita expresamente por la ley”
Dentro de los plazos reglamentariamente
establecidos
Límite material
–
Art.41.3.: “ La modificación de las reivindicaciones
no podrá suponer una ampliación del contenido de
la solicitud”
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Momentos del procedimiento en los que se
pueden presentar modificaciones
Trámite de suspenso (Art.31.3 LP)
Para subsanar los defectos señalados en la
fase de examen formal y técnico
“....el solicitante podrá modificar las
reivindicaciones....”
Se deben subsanar también los defectos detectados
en la descripción
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Momentos del procedimiento en los que se
pueden presentar modificaciones
Procedimiento general de concesión
Art. 36.2 LP: Después de las observaciones de
terceros.
“...se dará traslado de las observaciones para que en el
plazo de dos meses formule las observaciones que
estime pertinentes al IET, haga los comentarios
oportunos a las observaciones presentadas por terceros y
modifique si lo estima conveniente las reivindicaciones”.
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Momentos del procedimiento en los que se
pueden presentar modificaciones
z
Art.3 RD 812/2000: Al formular la petición de
examen previo.
–
6
“Las reivindicaciones modificadas no
deberán referirse a elementos que no hayan
sido objeto de búsqueda”
Momentos del procedimiento en los que se
pueden presentar modificaciones
z
Art. 39.8 LP y Art.6 RD 812/2000 como
contestación a:
– Las oposiciones presentadas
– Resultado del examen previo
– Resolución motivada
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T R A M IT A C IÓ N D E U N A S O L IC IT U D D E P A T E N T E
E T A P A S C O M U N E S A L O S D O S P R O C E D IM IE N T O S D E C O N C E S IÓ N
A c t u a c io n e s d e la
OEPM
A c t u a c io n e s d e l s o lic it a n t e
P r e s e n ta c ió n
s o lic itu d
R e c e p c ió n
s o lic itu d
no
N o tific a c ió n
C o n te s ta c ió n
D e s is tim ie n to
no
C o n te s ta c ió n
D e n e g a c ió n
sí
N o tific a c ió n
S uspenso
E xa m e n
sí
P e tic ió n In fo r m e
s o b r e e l E s ta d o d e
la T é c n ic a
no
A d m is ió n a
tr á m ite
no
N o tific a c ió n
C o n tin u a c ió n
P r o c e d im ie n to
sí
R e tir a d a
R e a liz a c ió n In fo r m e
s o b r e e l E s ta d o d e la
T é c n ic a ( IE T )
P e tic ió n
e xa m e n p r e v io
P e tic ió n
r e a n u d a c ió n
P r o c e d im ie n to g e n e r a l
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N o c o n te s ta c ió n
N o tific a c ió n
P u b lic a c ió n
IE T
P u b lic a c ió n
s o lic itu d
TRAMITACIÓN DE UNA SOLICITUD DE PATENTE
CONTINUACIÓN POR EL PROCEDIMIENTO GENERAL DE CONCESIÓN
Actuaciones del
solicitante
Actuaciones de la OEPM
Petición de reanudación del
procedimiento general
Publicación
reanudación
procedimiento general
No
contestación
Observaciones
de terceros
Observaciones al IET
Contestación a observaciones
Modificación de reivindicaciones
Notificación
Traslado de observaciones
Examen de
nuevas reivindicaciones
Concesión
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TRAMITACIÓN DE UNA SOLICITUD DE PATENTE
CONTINUACIÓN POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN CON EXAMEN PREVIO
Actuaciones del
solicitante
Actuaciones de la OEPM
Petición realización
examen previo
Modificación de
reivindicaciones
Publicación
petición de examen
Oposiciones
de
terceros
Examen de fondo
Estudio de las oposiciones
no
Traslado del
resultado
del examen y de
oposiciones
Contestación
sí
Objeciones
sí
Notificación:
Resolución
motivada
no
Contestación
sí
Denegación
total o parcial
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sí
Subsisten objeciones
no
Concesión
no
Modificación de las reivindicaciones
z
Supresión o sustitución de características
técnicas. No son admisibles si:
– La supresión implica un aumento del alcance
de la protección.
– La sustitución supone una ampliación del
contenido.
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Modificación de las reivindicaciones
z
Ejemplo:
Panel laminado multicapa siendo la exterior
de polietileno.
Modificación:
Se suprime la capa exterior
Se sustituye por polipropileno
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Modificación de las reivindicaciones
z
Ejemplo: Sistema para impedir el arranque de un vehículo que
incluye:
– Medios de verificación de cierre de puertas
– Medios de verificación de enganche cinturón
– Medios de desconexión del arranque en caso de activación de
alguno de los anteriores.
Modificación:
z Se suprime la verificación de cierre de puertas
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Modificación de las reivindicaciones
z
Son admisibles si el experto en la materia
reconociera que la característica eliminada o
sustituida
z No
se había considerado esencial en la descripción
z No era esencial para la función de la invención a la
luz del problema técnico
z No supone modificación alguna del resto de
características.
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Modificación de las reivindicaciones
z
Inclusión de características técnicas
procedentes:
– de reivindicaciones dependientes
–
de la descripción
siempre que se hayan contemplado en la búsqueda
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Modificación de las reivindicaciones
z
Ejemplo:
–
Una composición que comprende A, B y
opcionalmente C.
C se selecciona entre grupos de compuestos C1, C2, C3.
Modificación:
–
Una composición que comprende A+B+C1a.
C1a puede ser una característica no contemplada en
la búsqueda
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Modificación de las reivindicaciones
z
Limitaciones negativas o “disclaimers”:
exclusión de ciertas características del ámbito
de la reivindicación
– Restablecimiento de la novedad
– Deben cumplir los requisitos de claridad y
concisión (Art.26 LP)
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Modificación de la descripción
z
Se admite la introducción de:
–
Información adicional respecto al estado de la
técnica.
A petición del examinador
Si se han introducido “disclaimers”
–
Efecto técnico de una característica
Siempre que el experto en la materia lo pueda deducir con
facilidad de solicitud original
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Modificación de la descripción
z
No se admite:
–
–
Introducción de modos de realización
Generalizaciones arbitrarias de ejemplos
específicos
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Modificación de la descripción
Es necesario:
Observar/conservar la congruencia entre
descripción y reivindicaciones.
Modificaciones de reivindicaciones
Solicitudes divisionales
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Modificación de la descripción
zArt.14.1RP:
“A los efectos de lo dispuesto en
el Art.22 LP, será indispensable presentar, para
obtener una fecha de presentación....
– b.: una descripción que puede ser
resumida, completándose en el plazo
improrrogable de dos meses.....”.
No se pueden modificar las reivindicaciones
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Modificación de la descripción
z
Completar la descripción:
–
–
–
–
–
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Estado de la técnica
Ventajas de la invención
Aclaraciones y observaciones relativas a los modos
de realización
Explicación de los dibujos ya presentados
Información basada en características implícitas
Modificación de la descripción
z
z
La presentación de nuevos modos de realización está
restringida a aquellos casos en los que los ejemplos
proporcionen base en la descripción a reivindicaciones
inicialmente presentadas cuyo contenido es
prácticamente el correspondiente a un ejemplo.
Si el alcance de la reivindicación se ve limitado por la
base que proporcionan los ejemplos, la aportación de
éstos se considera una ampliación del contenido de la
solicitud.
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Gracias por su atención
paz.corral@oepm.es
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