ACCIONANTE : INDUSTRIAS DE ESPUMAS Y DERIVADOS S.A.

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 2426-2009/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 297394-2006
ACCIONANTE :
EMPLAZADA
INDUSTRIAS DE ESPUMAS Y DERIVADOS S.A.
:
PRODUCTOS PARAÍSO DEL PERÚ S.A.C.
Nulidad de registro de marca – Principio de especialidad – Riesgo de
confusión entre signos que distinguen productos de las clases 17 y 20 de
la Nomenclatura Oficial: Existencia
Lima, veintiuno de setiembre de dos mil nueve.
I.
ANTECEDENTES
Con fecha 16 de noviembre de 2006, Industrias de Espumas y Derivados S.A.
(Perú) solicitó la nulidad del registro de la marca de producto BB PLAST,
inscrita bajo Certificado Nº 114514 a favor de Productos Paraíso del Perú en la
clase 20 de la Nomenclatura Oficial. Manifestó lo siguiente:
(i) Es una empresa que se dedica a la fabricación y comercialización de
espumas y colchones de espumas plásticas, resortes y otros.
(ii) La espuma que elabora es producto de un proceso técnico de poliuterano
que incluye las siguientes materias primas plásticas semielaboradas:
Poliol (51%) y TDI (39%).
(iii) Es titular de la marca BB PLAST en la clase 17 de la Nomenclatura Oficial,
la cual fue otorgada el 15 de noviembre de 2004. Dicha marca distingue
productos elaborados de materias primas plásticas semielaboradas
(espumas).
(iv) A la fecha, producen espumas para uso de colchones y almohadas, las
cuales serán vendidas a nivel nacional.
(v) La emplazada ha registrado un signo idéntico a su marca, por lo que es
evidente que se está induciendo a confusión a los consumidores; además,
dicha conducta conlleva a pensar que la emplazada adquirió la marca en
cuestión con la intención de cometer actos de competencia desleal.
Incluso, la emplazada ha interpuesto contra su empresa una acción por
infracción a los derechos de Propiedad Industrial.
(vi) La Sala de Propiedad Intelectual ha establecido que la protección que
otorga la ley no se limita a los productos especificados en el registro, sino
que se extiende a productos similares.
Con fecha 3 de enero de 2007, Productos Paraíso del Perú S.A.C. absolvió el
traslado de la acción señalando que:
- Conforme se verifica de la búsqueda de antecedentes, el signo BB
PLAST fue registrado a favor de la empresa BB Plast S.A. en el año
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1995 para distinguir colchones de la clase 20 de la Nomenclatura Oficial.
Por otro lado, la marca de la accionante fue registrada en noviembre de
2004 para distinguir productos de la clase 17 de la Nomenclatura Oficial.
Lo expuesto demuestra que ambos signos han coexistido pacíficamente
en el mercado sin inducir a confusión al público consumidor.
- La marca de la accionante distingue en forma general materias primas
semilaboradas, las cuales pueden incluir un sinnúmero de productos. Lo
mismo sucede con las “espumas”, por lo que no puede concluirse que
tales productos están orientados a la fabricación de colchones. Así, las
materias primas plásticas semielaboradas no son únicamente espumas
para elaborar colchones, ya que dichas materias pueden incluir distintos
productos
- En las visitas inspectivas realizadas en el local de la accionante – como
consecuencia de la acción por infracción interpuesta por su empresa
mediante Expediente Nº 292159-2006 – se ha verificado que ésta viene
utilizando la marca BB PLAST para distinguir colchones y no materias
primas plásticas semielaboradas.
- Mediante Resolución Nº 1523-2000/TPI-INDECOPI, la Sala de
Propiedad Intelectual ha establecido que no existe vinculación entre los
colchones y las espumas de poliuretano.
- No existe riesgo de confusión entre los signos en cuestión; asimismo, en
ningún momento su empresa ha actuado de mala fe al solicitar el
registro de la marca BB PLAST en la clase 20 de la Nomenclatura
Oficial.
Citó jurisprudencia que consideró aplicable al caso.
Mediante Resolución Nº 510-2008/CSD-INDECOPI de fecha 24 de octubre de
2008, la Comisión de Signos Distintivos declaró fundada en parte la acción de
nulidad interpuesta y declaró nulo parcialmente el Certificado Nº 114515, en el
extremo que distingue colchones, colchones de resorte, colchones de espuma,
box spring y almohadas, quedando vigente para distinguir camas, camas
gemelas y camas plegables, de la clase 20 de la Nomenclatura Oficial.
Consideró que:
- Dentro de las materias primas plásticas semielaboradas se encuentran
las espumas de poliuterano, las mismas que son el insumo principal de
los colchones, de las almohadas y de los box spring, constituyendo una
información esencial para la adquisición de tales productos por parte de
los consumidores, motivo por el cual los adquirentes pueden considerar
que tanto la espuma como los colchones (colchones de resortes y
colchones de espuma), las almohadas y los box spring provienen de un
mismo origen empresarial.
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Asimismo, se observa que los consumidores en el mercado pueden
adquirir colchones de espuma (producto final) o la espuma misma
(producto intermedio), estos últimos a fin de ser usados como colchones.
Sin perjuicio de lo expuesto, cabe mencionar que las espumas no se
encuentran vinculadas con los demás productos que distingue la marca
en cuestión. Así, en el caso de las camas, camas gemelas y camas
plegables, es usual en el mercado que las empresas que fabrican estos
productos no sean las mismas que fabrican espumas, motivo por el cual,
el consumidor no las va a asociar al mismo origen empresarial.
Realizado el examen comparativo, se advierte que los signos en
cuestión son gráfica y fonéticamente idénticos.
Si bien la marca B B PLAST de la accionante coexistió con diversas
marcas que incluían la expresión BB PLAST; cabe señalar que en el
presente caso lo que es materia de discusión es el alegado riesgo de
confusión entre la marca registrada a favor de la accionante y la marca
de la emplazada, constituyendo esta última un registro nuevo e
independiente de las citadas marcas (a la fecha caducas).
Respecto a la mala fe invocada por la accionante – si bien en el escrito
de nulidad no se hace mención expresa a la supuesta mala fe con la que
habría actuado la emplazada, la Comisión considera que al haberse
invocado el argumento de actos de competencia desleal, se entiende
que se ha invocado la mala fe como causal de nulidad – debe tenerse en
cuenta que no se ha acreditado la supuesta conducta maliciosa o
desleal atribuida a la emplazada.
Con fecha 18 de noviembre de 2008, Productos Paraíso del Perú S.A.C.
interpuso recurso de apelación reiterando sus argumentos respecto a que no
existe vinculación entre los productos que distingue la marca registrada a favor
de la accionante y los productos que distingue la marca cuya nulidad se
pretende, toda vez que los primeros resultan genéricos y pueden incluir
cualquier material o insumo que sea de composición plástica. Precisó que los
canales y forma de comercialización de los productos que distinguen los signos
en cuestión son distintas; así, las materias plásticas semielaboradas, dentro de
las cuales se encuentra la espuma, son adquiridas por los fabricantes para la
elaboración de diversos productos, como cojines, almohadas y colchones,
mientras que los productos de la clase 20 de la Nomenclatura Oficial son
adquiridos directamente por los consumidores finales. Agregó que:
- Si las marcas BB PLAST ya han coexistido pacíficamente en las clases
17 y 20 de la Nomenclatura Oficial, no habría problema en que vuelvan a
coexistir.
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No comprende porque la accionante esperó casi dos años para solicitar
la nulidad de la marca de su empresa y que, seguramente, ello se debe
a que decidió esperar a que Productos Paraíso del Perú S.A.C. invierta
sus recursos en la marca BB PLAST para luego utilizarla
aprovechándose de la reputación adquirida por dicha marca.
La Sala debe tener en consideración el hecho de que la accionante ha
utilizado la marca BB PLAST para distinguir productos distintos a los que
figuran en el registro respectivo, ello con la intención de aprovecharse
del prestigio adquirido por la marca de su empresa.
La marca registrada cuya nulidad se pretende fue registrada cumpliendo
con todos los requisitos de ley.
A pesar de haber sido debidamente notificada, Industrias de Espumas y
Derivados S.A. no absolvió el traslado de la apelación.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si el registro de la marca
BB PLAST fue concedido en contravención de las normas vigentes al momento
de su otorgamiento.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado lo siguiente:
a) Industrias de Espumas y Derivados S.A. (Perú) es titular de la marca de
producto B B PLAST que distingue materias primas plásticas
semielaboradas, de la clase 17 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo
Certificado Nº 101336, vigente hasta el 15 de noviembre de 2014. Registro
solicitado el 10 de agosto de 2004 y otorgado el 15 de noviembre de 2004.
b) Productos Paraíso del Perú S.A.C. (Perú) es titular de la marca de producto
BB PLAST, que distingue colchones, colchones de resorte, colchones de
espuma, box spring, almohadas, camas, camas gemelas, camas plegables,
de la clase 20 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo Certificado Nº
114514, vigente hasta el 21 de abril de 2016. Registro solicitado el 18 de
enero de 2006 y otorgado el 21 de abril de 2006.
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2. Nulidad del registro de una marca
2.1 Determinación de la norma aplicable
La declaración de nulidad de un registro determina, con efectos retroactivos,
que ni éste ni la solicitud que lo originó, han surtido los efectos previstos por la
ley. Siendo así, es importante para declarar la nulidad de un registro determinar
la norma que se encontraba vigente al momento en que se otorgó, ya que la
nulidad del registro se evaluará de acuerdo a las causales de fondo previstas
en la norma vigente a la fecha de concesión de la marca. En tal sentido,
aquellas causales de nulidad estipuladas en normas que entraron en vigencia
con posterioridad no invalidan un registro otorgado válidamente de acuerdo a la
normatividad vigente al momento de su concesión. Lo contrario generaría una
inseguridad jurídica y significaría aplicar una norma retroactivamente, lo cual
está expresamente prohibido por el artículo 103 de nuestra Constitución1.
En el presente caso, al momento de otorgarse el registro de la marca de
producto BB PLAST, inscrita bajo Certificado Nº 114514 (21 de abril de 2006)
se encontraban vigentes la Decisión 486 y el Decreto Legislativo 823. En
consecuencia, la solicitud de nulidad del registro de dicha marca debe ser
evaluada en virtud de lo dispuesto en dichas normas.
En cuanto a la parte procedimental, cabe señalar que se aplica la norma vigente
a la fecha de tramitación de la acción de nulidad. Por lo tanto, en el presente
caso corresponde aplicar la Decisión 486, concordada en lo pertinente con el
Decreto Legislativo 8232 y siempre que no la contravenga.
2.2 Causal de nulidad
El artículo 172 de la Decisión 486 señala que la autoridad nacional competente
decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un
registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo
dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.
Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión
del registro impugnado.
1
2
Artículo 103 de la Constitución.- Ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivo, salvo en materia penal
cuando favorece al reo.
Cabe precisar que, si bien, a la fecha, el Decreto Legislativo Nº 823, Ley de Propiedad Industrial, ya no
se encuentra vigente por haber sido derogado por el Decreto Legislativo Nº 1075, al momento de
presentarse la presente acción de nulidad el referido cuerpo legal sí se encontraba vigente.
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El artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 dispone que no podrán registrarse
como marca aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente
un derecho de tercero, en particular cuando sean idénticos o se asemejen a
una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero,
para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto
de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de
asociación.
De la revisión de lo actuado durante el desarrollo del procedimiento, se advierte
que la acción de nulidad iniciada por Industrias de Espumas y Derivados S.A.
se sustentó tanto en el riesgo de confusión que existiría entre la marca de la
emplazada y la marca de la accionante, como en la supuesta mala fe con la
que habría actuado la emplazada al solicitar el registro de la marca BB PLAST,
sin embargo, debe tenerse en cuenta que mediante Resolución Nº 5102008/CSD-INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos concluyó que no se
había acreditado la mala fe invocada, aplicando únicamente el artículo 136
inciso a) para declarar la nulidad parcial de la marca cuestionada; en tal
sentido, y teniendo en cuenta que únicamente ha apelado Productos Paraíso
del Perú S.A.C., corresponde a la Sala pronunciarse sólo respecto a si existe
riesgo de confusión entre la marca BB PLAST y la marca B B PLAST.
3. Principio de especialidad
Para que la marca pueda desempeñar sus funciones básicas en una economía
competitiva, el ordenamiento jurídico otorga al titular el derecho exclusivo a utilizar
la marca en el mercado. Este derecho exclusivo tiene dos dimensiones: una
positiva y otra negativa. La dimensión positiva implica que el titular de la marca
está facultado para usarla, cederla o conceder una licencia sobre ella. La
dimensión negativa implica que el titular de la marca está facultado para prohibir
que terceros la registren o usen. La dimensión positiva se ciñe estrictamente al
signo en la forma exacta en que fue registrado y para los productos o servicios
que figuran en el registro. La dimensión negativa, en cambio, tiene un ámbito más
amplio que tradicionalmente se vincula con el riesgo de confusión.
Para determinar si existe riesgo de confusión debe tenerse en cuenta el principio
de la especialidad, derivación de la finalidad esencial de la marca: la distinción
en el mercado de los productos o servicios de un agente económico de los
productos o servicios idénticos o similares de otro. Por ello, este principio limita la
posibilidad de oponer una marca (registrada o solicitada) frente al registro de otra
que tiene por objeto un signo idéntico o similar sólo para productos o servicios
idénticos o similares.
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Cabe precisar que la regla de la especialidad no está necesariamente vinculada a
las clases de la Nomenclatura Oficial, por lo que no debe confundirse su
verdadero alcance3. A este respecto, el segundo párrafo del artículo 151 de la
Decisión 4864 otorga a la Clasificación Internacional un carácter meramente
referencial.
Así, puede ser que productos o servicios comprendidos en una misma clase de la
Nomenclatura Oficial no sean similares y, a su vez, que productos o servicios de
clases diferentes sean similares. En tal sentido, para determinar si existe riesgo
de confusión, lo relevante es determinar si los productos o servicios son similares
según su naturaleza, finalidad, canales de comercialización o público consumidor
al que están dirigidos.
4. Determinación del riesgo de confusión
La Decisión 486 establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro
para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la
marca5.
Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse a la
interpretación prejudicial del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 6 realizada
por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 156-IP20057, en la cual se afirma que “Los signos que aspiren ser registrados como
marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben
generar confusión con otras marcas debidamente registradas que gozan de la
protección legal concedida a través del acto de registro y del derecho que de él
se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad.”
En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:
3
El artículo 68 de la Decisión 85, derogada el 11 de diciembre de 1991 sí establecía un nexo directo entre la
regla de la especialidad y las clases de la Nomenclatura Oficial.
4
Artículo 151 de la Decisión 486.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las
marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el
Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus
modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni
la disimilitud de los productos indicados expresamente.
5
Artículo 136.- “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por
un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los
cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (...)”.
6
Ver nota 5.
7
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1271 del 2 de diciembre de 2005.
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“Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible
ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra
el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los
consumidores. La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a
que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para
que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al
realizar la elección de los productos que desea adquirir.
Como ya se anotó, la ausencia de distintividad de un signo, en relación con
una marca ya existente con anterioridad en el mercado, o con un signo
previamente solicitado, puede provocar error entre los consumidores; por tal
circunstancia la norma comunitaria ha determinado que la sola posibilidad de
confusión basta para negar el registro.”
La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta
la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza
distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de
modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o
servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad.
En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así,
puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior
tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión
competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante
productos o servicios idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser
suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que, a
pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o
conexión competitiva entre los productos o servicios, no se determine un riesgo
de confusión, si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que cuenta con
una protección limitada.
De otro lado, en el Proceso N° 126-IP-20058, el Tribunal Andino estableció que:
“Para determinar el riesgo de confusión del signo pendiente de registro
respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será
necesario establecer si se presenta identidad o semejanza tanto entre los
signos en disputa, como entre los productos o servicios distinguidos por ellos y,
además, considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará
en función de los productos o servicios de que se trate.”
8
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1273 del 7 de diciembre del 2005.
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Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la
similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con
los mismos.
En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión
486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y
similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando
en cuenta, siempre, la distintividad de los signos.
4.1 Respecto a los productos
En el presente caso, la marca registrada a favor de la emplazada (Certificado
Nº 114514) distingue colchones, colchones de resorte, colchones de espuma,
box spring, almohadas, camas, camas gemelas, camas plegables, de la clase
20 de la Nomenclatura Oficial. Por su parte, la marca B B PLAST de la
accionante distingue materias primas plásticas semielaboradas, de la clase 17
de la Nomenclatura Oficial.
Al respecto, cabe precisar que dentro de las materias primas plásticas
semielaboradas que distingue la marca de la accionante se encuentran las
espumas de poliuretano, las cuales son utilizadas en la fabricación de
colchones y muebles. Así, la espuma de poliuretano es un material plástico
poroso formado por una agregación de burbujas, conocido también por el
nombre coloquial de “gomaespuma”. La espuma de poliuretano es un material
muy versátil, ya que, según los aditivos y los sistemas de fabricación utilizados,
se pueden conseguir características muy distintas destinadas a usos muy
diferentes, desde los bien conocidos bloques de espuma elástica para
colchones hasta espumas casi rígidas para juguetería, automoción o calzado9.
Si bien el hecho de que la espuma de poliuretano sea una de las materias
primas de los colchones y almohadas no determina, por sí solo, la existencia de
similitud o conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos
en cuestión, sin embargo, debe tenerse en cuenta que en el mercado es muy
probable encontrar una empresa que fabrique colchones y almohadas y que
también elabore la espuma con la que rellena dichos productos; incluso, la
propia empresa Productos Paraíso del Perú, a través de su página web 10,
señala que produce espumas de poliuretano formuladas con las mejores
materias primas de reconocidas Petroquímicas en el ámbito mundial, así como
con la más avanzada tecnología. Asimismo, existen en el mercado nacional
9
Información obtenida de http://www.foamflex.com/tienda/espuma-de-poliuretano.php
http://www.paraiso-peru.com/espanol/productos/espumas/espumas.html
10
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distintas empresas que se dedican tanto a elaborar y comercializar colchones
de resortes y espuma y almohadas, como a producir espumas de poliuretano,
como Continental11 , Forli12, Santa Rosa, Industrias Plásticas Zeta Flex S.A.C.,
entre otras.
En tal sentido, la Sala Considera que existe vinculación competitiva entre
algunos productos que distingue la marca de la accionante (espumas de
poliuretano) y algunos de los productos que distingue la marca de la accionante
(colchones, colchones de resorte, colchones de espuma, box spring y
almohadas).
Por otro lado, respecto a las camas, camas gemelas y camas plegables que
también distingue la marca de la emplazada, cabe precisar que entre éstas y
los productos que distingue la marca de la accionante no existe vinculación
competitiva, ya que se trata de productos de distinta naturaleza y finalidad y,
además, serán expendidos a través de distintos canales.
4.2 Examen comparativo
Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir
de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público
consumidor de los correspondientes productos o servicios, criterio por lo demás
contenido en el artículo 131 inciso a) del Decreto Legislativo 82313. Por lo
general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente.
Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser
confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo
anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos debe
considerarse principalmente aquellas características que puedan ser
recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las
semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo
tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las
similitudes, que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos
11
http://cicontinental.com/index.php?option=com_content&task=view&id=66&Itemid=90
http://www.colchonesforli.com/
13
Artículo 131.- A efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y
error al consumidor, la Oficina competente tendrá en cuenta, principalmente los siguientes criterios:
a) La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto, y con mayor énfasis en
las semejanzas que en las diferencias;
b) El grado de percepción del consumidor medio;
c) La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación,
respectivamente;
d) El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado; y,
e) Si el signo es parte de una familia de marcas.
12
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criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y
más recientemente en los Procesos N°s 55-IP-200014 y 76-IP-200015.
El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los
productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que
usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o
servicios.
En el presente caso, la Sala conviene en precisar que la adquisición de los
productos que distinguen los signos en conflicto requiere un cierto cuidado y
atención en la elección.
En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos (o de
aquéllos en los que resulta más relevante el elemento denominativo) se
determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos
casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la
denominación es utilizada en el mercado verbalmente.
Realizado el examen comparativo entre la marca registrada BB PLAST de la
emplazada y la marca registrada B B PLAST base de la acción, tanto desde el
desde el punto de vista fonético como gráfico, se advierte que los signos resultan
idénticos.
4.3. Riesgo de confusión
Por lo expuesto, respecto de las camas, camas gemelas y camas plegables
que distingue la marca cuestionada, a pesar de la identidad entre los signos en
cuestión, dada la falta de vinculación competitiva entre los productos que
distinguen los mismos, la Sala concluye que su coexistencia en el mercado no
es capaz de inducir a confusión al público consumidor respecto a los productos
(confusión directa) o respecto al origen empresarial de los mismos (confusión
indirecta).
En cuanto a los colchones, colchones de resortes, colchones de espuma, box
spring y almohadas que distingue la marca de la emplazada, al existir
vinculación competitiva entre los productos que distinguen los signos en
cuestión, y dada la identidad existente entre los mismos, se concluye que no es
posible su coexistencia en el mercado sin riesgo de inducir a confusión a los
consumidores.
14
15
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 633 del 17 de enero del año 2001, p. 7.
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 633 (nota 14), p. 15.
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En consecuencia, se considera que al otorgarse el registro de la marca BB
PLAST registrada bajo Certificado Nº 114514, éste se encontraba comprendido
en la prohibición del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, por lo que
corresponde declarar su nulidad respecto de colchones, colchones de resortes,
colchones de espuma, box spring y almohadas.
5. Otros argumentos de la emplazada
Productos Paraíso del Perú S.A.C. ha señalado que debe tenerse en cuenta
que al momento de registrarse la marca de la accionante en la clase 17 de la
Nomenclatura Oficial se encontraba registrada la marca BB PLAST en la clase
20 de la Nomenclatura Oficial a favor de un tercero, por lo que dichos signos ya
han coexistido, motivo por el cual no habría problema en que también coexistan
los signos cuestionados en el presente procedimiento.
Al respecto, cabe precisar que aun cuando ello sea cierto16, tal hecho carece
de relevancia en el presente procedimiento, en el cual debe evaluarse
únicamente si al momento de concederse el registro de la marca BB PLAST a
favor de Productos Paraíso del Perú S.A.C., éste se encontraba incurso en
alguna prohibición de registro. En tal sentido, la coexistencia de la marca de la
accionante con registros anteriores de terceros no constituye un argumento que
determine o no la nulidad de la marca de la emplazada.
Por otro lado, la emplazada también señala que debe tenerse en consideración
que la marca BB PLAST de la accionante viene siendo utilizada para distinguir
productos distintos a los que figuran en el certificado.
Al respecto, cabe mencionar que dicho argumento también carece de
relevancia en el presente expediente, en el cual sólo debe evaluarse si la
marca de la emplazada se encuentra incursa en alguna causal que determine
su nulidad.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución N° 510-2008/CSD-INDECOPI de fecha 24 de
octubre de 2008, que declaró FUNDADA en parte la acción de nulidad del
registro de la marca de producto BB PLAST, inscrita bajo Certificado Nº
114514, respecto de colchones, colchones de resorte, colchones de espuma,
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Se ha verificado que a la fecha de inscripción de la marca BB PLAST a favor de Industrias de Espumas
y Derivados S.A. se encontraba registrada en la clase 20 de la Nomenclatura Oficial la marca B.B.
PLAST a favor de B.B. Plast S.A. – la cual caducó el 27 de abril de 2005.
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TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 2426-2009/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 297394-2006
box spring y almohadas y la mantuvo vigente para distinguir camas, camas
gemelas, camas plegables, de la clase 20 de la Nomenclatura Oficial.
Con la intervención de los Vocales: María Soledad Ferreyros Castañeda,
Néstor Manuel Escobedo Ferrada, Edgardo Enrique Rebagliati Castañón y
Miguel Antonio Quirós García
MARIA SOLEDAD FERREYROS CASTAÑEDA
Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual
/go.
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