MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS

OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR
(MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS)
Las Salas de Recurso
RESOLUCIÓN
de la Primera Sala de Recurso
de 22 de noviembre de 2006
En el asunto R 183/2006-1
Frinsa del Noroeste, S.A.
Polígono Industrial de Xarás
E-15969 Santa Eugenia de Riveira
España
representada por TAVIRA
28001 Madrid, España
Y
Oponente /Parte recurrente
BOTELLA,
C/
Velázquez 80 − 4º Izda.,
E-
contra
Frigoríficos Unidos, S.A.
Ctra. Nacional II, Km. 707,500
E-17457 Riudellots de la Selva
España
Solicitante /Parte recurrida
representada por SUGRAÑES – VERDONCES − FERREGÜELA,
Provenza, 304, E-08008 Barcelona, España
Calle
de
RECURSO interpuesto en relación con el procedimiento de oposición nº B 658 965
(Solicitud de marca comunitaria nº 2 801 603)
LA PRIMERA SALA DE RECURSO
integrada por Th. Margellos (Presidente y Ponente), C. Rusconi (Miembro) y Ph. von
Kapff (Miembro)
Secretario: E. Gastinel
dicta la siguiente
Lengua de procedimiento: español
RESOLUCIÓN DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2006 – R 183/2006-1 – FRIUSA (MARCA
FIGURATIVA) / FRINSA (MARCA FIGURATIVA)
2
Resolución
Resumen de los hechos
1
Mediante solicitud nº 2 801 603 presentada en la Oficina el 11 de julio de 2002,
publicada en el Boletín de Marcas Comunitarias nº 69/2003 de
25 de agosto de 2003, Frigoríficos Unidos, S.A. (en lo sucesivo “la solicitante”)
instó el registro de la siguiente marca figurativa:
para cubrir los siguientes productos y servicios:
Clase 29 – Carne, pescado, aves y caza.
Clase 35 – Importación-exportación; servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales;
administración comercial; servicios de venta al detalle en comercios y a través de redes mundiales
de comunicación electrónica, preferentemente de productos cárnicos.
Clase 40 – Servicios de despiece y tratamiento de carne y de productos cárnicos.
2
El 24 de noviembre de 2003, Frinsa del Noroeste, S.A. (en lo sucesivo “la
oponente”) presentó un escrito de oposición contra la citada solicitud, en base a la
marca comunitaria figurativa nº 659 888, registrada el 31 de agosto de 1999:
para los siguientes productos:
Clase 29 − Carne, túnidos, cefalópodos, pescados, mariscos, aves, caza, frutas, legumbres, en
conserva, secas y cocidas, huevos, leche, productos lácteos, aceite, grasas comestibles;
alegando riesgo de confusión (artículo 8, apartado 1, letra b) del Reglamento
(CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca
comunitaria (en lo sucesivo “RMC”) (DO CE 1994 nº L 11, p. 1;
DO OAMI 1/95, p. 52)).
RESOLUCIÓN DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2006 – R 183/2006-1 – FRIUSA (MARCA
FIGURATIVA) / FRINSA (MARCA FIGURATIVA
3
3
La oposición se basa en los productos de la clase 29 y se presenta contra los
productos y servicios de la marca solicitada.
4
Mediante resolución de fecha 29 de noviembre de 2005 (en lo sucesivo, la
“resolución impugnada”), la División de Oposición rechazó la oposición al
considerar que no existía riesgo de confusión. Dijo que:
5
−
Aunque las marcas comparten cinco de sus seis letras, las marcas en conflicto
son visualmente distintas. La marca solicitada se compone de una “–n” en
medio del signo en vez de una “–u”. La estilización de las marcas es
completamente distinta (una banderita al final del elemento verbal de la
marca anterior, en vez de un copo de nieve o una estrella de hielo en medio
del elemento gráfico de la marca solicitada). Fonéticamente, las diferencias
resultan de que la marca de la oponente se pronuncia en el medio con la
consonante nasal “–n”, en vez de la vocal “–u” de la marca solicitada. No es
posible efectuar una comparación conceptual ya que las marcas son de
fantasía aunque el consumidor de “lengua romance” pueda relacionar la
marca solicitada con el frío, gracias a su elemento figurativo.
−
Los productos de la marca solicitada son idénticos a los de la marca de la
oponente. Respeto a los “servicios de despiece y tratamiento de carne y de
productos cárnicos” reivindicados en la clase 40, se observa una “absoluta
complementariedad” con los productos de la clase 29 de la oponente, por lo
que se consideran similares. En relación con los servicios de la clase 35, se
consideran disimilares con los productos de la oponente.
−
Las marcas son visual y fonéticamente diferentes por lo que no puede existir
un riesgo de confusión entre los productos y servicios en conflicto, aunque
algunos se hayan considerado idénticos o similares.
El 30 de enero de 2006, la oponente presentó un recurso contra la resolución
impugnada y posteriormente un escrito exponiendo los motivos del mismo. El
recurso se envió para revisión con arreglo a lo dispuesto en el artículo 60 bis del
RMC. El 12 de abril de 2006 se remitió a las Salas de Recurso. La solicitante
formuló observaciones el 20 de junio de 2006. La oponente replicó el 10 de
agosto de 2006 y la solicitante presento su dúplica el 18 de octubre de 2006.
Pretensiones y alegaciones de las partes
6
La oponente pide que se anule la resolución impugnada y se rechace la solicitud
por generar riesgo de confusión. Éstos son los motivos:
−
Existe una clara identidad/similitud fonética entre las marcas en conflicto, lo
que produce una gran similitud visual.
−
Además de coincidir totalmente en los productos de la clase 29, en particular
la carne, la solicitante ha reivindicado los servicios de las clases 35 y 40 para
un uso exclusivo en relación con los productos cárnicos por lo que son
similares.
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FIGURATIVA) / FRINSA (MARCA FIGURATIVA
4
−
7
Según la práctica de la Oficina, se produce un riesgo de confusión entre dos
marcas si existe una suficiente similitud fonética y una identidad aplicativa.
La solicitante pide a la Sala que el presente recurso sea rechazado por la ausencia
total de riesgo de confusión y por las razones siguientes:
−
La marca figurativa solicitada se diferencia claramente en su aspecto visual y
goza de un carácter distintivo substancial permitiéndole una perfecta
disociación con la marca anterior. Además el elemento figurativo de la marca
solicitada ocupa una gran parte de ésta. Fonéticamente, existe una diferencia
notable debido a la presencia de la vocal “–u” tras la primera sílaba “–FRI”.
Así pues, la marca anterior contiene dos sílabas y la marca solicitada tres.
−
La primera sílaba común a las marcas en conflicto “–FRI” es poco distintiva
porque se entiende como una referencia a la palabra “frío”. Por lo que no
atrae la atención del consumidor. Además se utiliza habitualmente en el
mercado para cubrir los productos frescos, refrigerados o congelados en
litigio de la clase 29 (por ejemplo: Fricarnes, Frinova, Frial, etc.).
−
Las marcas coexisten desde hace varias décadas en el mercado español y
europeo. La marca española de la solicitante “FRIUSA” fue registrada
anteriormente a la marca española de la oponente, “FRINSA”, ambas en la
clase 29. Además los servicios de la clase 35 y 40 protegidos por la marca
solicitada son disimilares de los productos de la clase 29 reivindicada por la
oponente.
8
En su réplica, la oponente contesta que existe en España la marca denominativa
“FRINSA” desde 1959 y desde hace “muchos años” la denominación social
“FRINSA DEL NOROESTE, S.A.” anterior a los derechos de la solicitante.
9
La solicitante responde que la oponente no demuestra la existencia de una marca
española “FRINSA” desde 1959, que además no ha sido invocada en el escrito de
oposición. Por la misma razón, no es pertinente la denominación social “FRINSA
DEL NOROESTE, S.A.”.
Fundamentos
10 El recurso se ajusta a lo dispuesto en los artículos 57, 58 y 59 del RMC y en la
regla 48 del Reglamento (CE) nº 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre
de 1995, por el que se establecen las normas de ejecución del Reglamento (CE)
nº 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria (en lo sucesivo “REMC”)
(DO CE 1995 nº L 303, p. 1; DO OAMI 2-3/95, p. 258). Procede, pues, acordar
su admisión.
11 El recurso también está fundado porque existe un riesgo de confusión desde el
punto de vista del público relevante. Los fundamentos se detallan a continuación.
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FIGURATIVA) / FRINSA (MARCA FIGURATIVA
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12 Tal como se desprende del artículo 8, apartado 1, letra b) del RMC, el registro de
una marca se deniega cuando, por ser idéntica o similar a una marca anterior y
por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas
designan, existe riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que
está protegida la marca anterior.
13 Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, constituye un riesgo de
confusión que el público pueda creer que los correspondientes productos o
servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas
económicamente (véase sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 23 de
octubre de 2002 en el asunto T-6/01 Matratzen Concord GmbH contra OAMI
(“Matratzen”) Rec. 2002 p. II-4335, apartado 23).
14 El riesgo de confusión debe, pues, apreciarse globalmente, teniendo en cuenta
todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes (véanse sentencias
del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997 en el asunto C-251/95 Sabèl
BV contra Puma AG, Rudolf Dassler Sport (“Sabèl”) Rec. 1997 p. I-6191,
apartado 22, y de 22 de junio de 1999 en el asunto C-342/97 Lloyd Schuhfabrik
Meyer & Co. GmbH contra Klijsen Handel BV (“Lloyd Schuhfabrik”) Rec. 1999
p. I-3819, apartado 18).
15 Esta apreciación global implica cierta interdependencia entre los factores tomados
en consideración, y, en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre
los productos o los servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los
productos o servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de
similitud entre las marcas y a la inversa (véase sentencia del Tribunal de Justicia
de 29 de septiembre de 1998 en el asunto C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha
contra Metro-Goldwyn-Mayer, Inc., anteriormente Pathe Communications
Corporation (“Canon”) Rec. 1998 p. I-5507, apartado 17; “Lloyd Schuhfabrik”,
antes citada, apartado 19, y de 22 de junio de 2000 en el asunto C-425/98 Marca
Mode CV contra Adidas AG y Adidas Benelux BV (“Marca”) Rec. 2000 p. I-4861,
apartado 40).
16 En el presente asunto, los productos y servicios en conflicto pueden ir destinados
tanto al público profesional como al público en general. Por otro lado, siendo la
marca anterior una marca comunitaria, se debe tener en cuenta la opinión del
público pertinente constituido por el consumidor medio europeo y el profesional,
a la hora de apreciar el riesgo de confusión.
Comparación de productos/servicios
17 Para apreciar la similitud de los productos de que se trata, es preciso tener en
cuenta la totalidad de los factores pertinentes que caracterizan la relación entre
dichos productos, factores que comprenden, en particular, su naturaleza, su
destino, su utilización, así como su carácter competidor o complementario (véase
sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 1 de marzo de 2005 en el asunto
T-169/03 Sergio Rossi SpA contra OAMI (“Sissi Rossi”) Rec. 2005 p. II-685,
apartado 54)
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FIGURATIVA) / FRINSA (MARCA FIGURATIVA
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18 Respeto a los productos reivindicados en la clase 29, estos están incluidos en el
listado de los productos protegidos por la marca anterior. Por lo tanto, estos
productos son idénticos.
19 Respeto a los servicios solicitados, en opinión de la Sala éstos son disimilares de
los productos de la oponente. Estos servicios se destinan principalmente a
profesionales cuyo nivel de atención es, por definición, más elevado que el del
consumidor medio. Por el contrario, los productos de la oponente van dirigidos al
público en general. Así pues los servicios solicitados se destinan a públicos
distintos, para usos y finalidades bien diferentes.
20 Por lo tanto, los productos en conflicto son idénticos y los servicios solicitados
son disimilares de los productos de la oponente.
Comparación de signos
21 La apreciación global del riesgo de confusión debe basarse, respecto a la similitud
gráfica, fonética o conceptual de los signos en conflicto, en la impresión de
conjunto producida por éstos, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos
distintivos y dominantes (véase sentencia del Tribunal de Primera Instancia de
14 de octubre de 2003 en el asunto T-292/01 Phillips-Van Heusen Corp. contra
OAMI (“Bass”) Rec. 2003 p. II-4335, apartado 47).
22 A este respecto debe señalarse, de forma general, que dos marcas son similares
cuando, desde el punto de vista del público destinatario, existe entre ellas una
igualdad al menos parcial por lo que respecta a uno o varios aspectos pertinentes
(véase “Matratzen”, antes citada, apartado 30).
23 Una marca compuesta, denominativa y figurativa, sólo puede considerarse similar
a otra marca, idéntica o similar a uno de los componentes de la marca compuesta,
si éste constituye el elemento dominante en la impresión de conjunto producida
por la marca compuesta. Tal es el caso cuando este componente puede dominar
por sí solo la imagen de esta marca que el público destinatario guarda en la
memoria, de modo que el resto de los componentes de la marca son
insignificantes dentro de la impresión de conjunto producida por ésta (véase
sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 27 de septiembre de 2006 en el
asunto T-172/04 Telefónica, S.A. contra OAMI (“Emergia”) Rec. 2006 pendiente
de publicación, apartado 72).
24 La marca solicitada se compone de un elemento denominativo “FRIUSA” y de un
elemento figurativo que representa un copo de nieve o una estrella de hielo. El
elemento dominante es la palabra “FRIUSA” porque está escrita en letra
mayúscula de color negro y de gran tamaño, situado en medio de la marca y es el
único componente verbal. El elemento figurativo es un elemento secundario ya
que está situado detrás de esta palabra, en un color más pálido, el gris. Además el
consumidor relevante lo percibirá como un elemento más bien informativo del
contenido del producto, es decir un producto alimenticio congelado cuya
conservación es mayor que otro. En el caso de la marca anterior, ésta está
compuesta por un elemento figurativo, una bandera, y por un elemento
denominativo “FRINSA”. Este último es el elemento dominante ya que es el
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único componente verbal, fácil de ver y de retener. El elemento figurativo,
situado al final de esta palabra, tiene una función decorativa por lo que su papel
dentro de la marca es secundario.
25 Visualmente, las marcas presentan un cierto parecido debido a la semejanza de
sus partes denominativas, que son las que dominan sus respectivos conjuntos. Las
diferencias resultan de sus partes figurativas que representan una bandera en la
marca anterior y un copo de nieve en la marca solicitada. Sin embargo, se trata de
elementos secundarios que tienen una función decorativa o informativa por lo que
los consumidores no se van a detener en ellos. Aunque el consumidor medio
percibe normalmente la marca como un todo, no se detiene a examinar los
diferentes detalles. En general son las características dominantes de un signo las
que se memorizan más fácilmente. Los elementos denominativos son más
distintivos que los figurativos puesto que el consumidor medio hará referencia
más fácilmente al producto citando su nombre que describiendo el elemento
figurativo de la marca, siendo el componente denominativo, el elemento
identificador por excelencia para el público (véase sentencia del Tribunal de
Primera Instancia de 18 de febrero de 2004 en el asunto T-10/03 Jean-Pierre
Koubi contra OAMI (“Conforflex”) Rec. 2004 p. II-719, apartado 45).
26 Por lo tanto, las marcas en conflicto presentan un cierto parecido debido a la gran
semejanza de sus partes denominativas porque están constituidas, por las mismas
letras, en el mismo orden, con una única excepción (la letra “–n” de la marca
anterior se convierte en la letra “–u” en la marca solicitada).
27 Fonéticamente, el nivel de semejanza es más elevado que el visual puesto que la
comparación debe centrarse únicamente en las partes denominativas. Las marcas
en conflicto tienen en común la primera sílaba “–FRI” que es la más importante
dentro del elemento verbal. Además terminan por el mismo sufijo “–SA” y cinco
de sus seis letras se sitúan en el mismo orden. Aunque las marcas no se
compongan del mismo número de sílabas (dos para la marca anterior y tres para
la solicitada), esta diferencia no permite compensar la fuerte similitud fonética
entre los signos.
28 Conceptualmente, es cierto que las marcas no tienen ningún significado porque
son palabras inventadas. Sin embargo, procede analizar las condiciones objetivas
en que las marcas pueden enfrentarse en el mercado. En el sector alimenticio, es
frecuente que la misma marca presente distintas configuraciones según el tipo de
productos que designe. Así pues el consumidor medio podría entender la marca
solicitada como una marca derivada de una principal, es decir la marca anterior,
para distinguir la naturaleza del producto. En este caso, la estrella de hielo
representada en la marca solicitada puede considerarse que designa productos
congelados cuya conservación es más larga. El público pertinente podría pensar
que éstos forman parte de una nueva gama de productos y el titular de la marca
anterior es el encargado de su comercialización (véase sentencia del Tribunal de
Primera Instancia de 3 de julio de 2003 en el asunto T-129/01 José Alejandro, SL
contra OAMI (“Budmen”) Rec. 2003 p. II-2251, apartado 57).
29 En vista de las consideraciones precedentes, la Sala considera que las marcas
presentan globalmente un cierto nivel de semejanza. El otro factor a tener en
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cuenta para apreciar el riesgo de confusión, además de las marcas, es el referente
a los productos y servicios. Teniendo en cuenta que los productos de la clase 29
de la solicitante y de la oponente son los mismos, aplicando el principio jurídico
de interdependencia de los factores, la Sala concluye que existe un riesgo de
confusión. Respecto a los servicios de las clases 35 y 40, siendo estos disimilares,
cabe concluir en la ausencia de todo riesgo de confusión desde el punto de vista
del consumidor relevante.
30 La solicitante invoca asimismo la existencia de numerosas marcas comunitarias
registradas para los productos de la clase 29 y que empiezan por “–FRI”. Este
elemento no permite establecer un paralelismo con la marca en cuestión. Además
cada caso debe ser valorado por el examinador según sus propios méritos y
circunstancias, y no sobre la base de una práctica decisoria de la Oficina.
31 La solicitante alega también que es titular de la marca y del nombre comercial
español “FRIUSA” anterior a la marca española “FRINSA” de la oponente y que
coexisten en el mercado español. La Sala no precisa considerar este argumento
porque las marcas en conflicto son dos marcas comunitarias. Además la
solicitante invoca este argumento sin aportar pruebas de la eventual coexistencia
de estas marcas en el mercado español. El mercado pertinente en el caso de autos
no es el español sino el territorio comunitario. Aunque no existiera un riesgo de
confusión en España debido a la coexistencia de estas marcas nacionales, eso no
es suficiente para demostrar la ausencia de un riesgo de confusión en el territorio
comunitario entre las marcas en conflicto.
32 El recurso se estima en parte y la resolución impugnada se anula en parte ya que
existe riesgo de confusión con los productos de la clase 29. Cabe confirmar la
resolución impugnada para los servicios de la clase 35 y 40 porque no existe
riesgo de confusión con los productos de la oponente.
Costas
33 Cada parte debe soportar sus propias costas conforme con el artículo 81,
apartado 2 del RMC.
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Fallo
En virtud de todo lo expuesto,
LA SALA
resuelve:
1.
2.
3.
Anular en parte la resolución impugnada y rechazar la solicitud de marca
para los productos de la clase 29.
Confirmar en parte la resolución impugnada y aceptar la solicitud de marca
para los servicios de las clases 35 y 40.
Ordenar que cada parte pague sus propias costas sufragadas en los
procedimientos de recurso y oposición.
Th. Margellos
C. Rusconi
Ph. von Kapff
Secretario:
E. Gastinel
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