Poder Judicial de la Nación SALA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL II

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SALA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL II
Causa n° 2395/2008
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EXELENTHIA SA C/ ROEMMERS SAICF S/CESE DE OPOSICION AL
REGISTRO DE MARCA
En Buenos Aires, a los 29 días del mes de abril de 2013, se reúnen en
Acuerdo los señores jueces de la Sala II de esta Cámara para dictar
sentencia
en los autos del epígrafe. Conforme con el orden de sorteo efectuado, la
doctora GRACIELA MEDINA dice:
I.- La firma “Exelenthia S.A” solicitó el registro de la marca
“PEDILEX” (acta n°2.577.411, fs. 13) en la clase 5 del nomenclador
internacional y a su concesión se opuso el laboratorio Roemmers S.A.I.C.F.
por
estimarla confundible con su signo inscripto “PLIDEX” (acta n°1.614.280)
que identifica en forma exclusiva “un producto sedante y antiespasmódico,
que
excluye el área oftalmológica”(fs. 154), y con su marca “SEPTILEX”
(acta
n°2.409.946) (fs. 143) que cubre toda la clase 5 aludida. La peticionaria,
ante
esta protesta, limitó su pretensión a un “polvo pédico, cremas
antimicóticas,
lociones para el pie y cremas para el pie, de uso médico” (conf. fs.14); mas
la
oposición fue mantenida.
A fin de hacer cesar los efectos de aquella, “Exelenthia S.A.”
promovió la demanda de autos con la finalidad principal de que se
declarara
infundada la oposición (conf. fs. 34/36 y ampliación fs. 57/59vta.). Ello dio
lugar a la contestación de laboratorios “Roemmers S.A.”, en la que expuso
las
razones de la alegada confundibilidad (conf. fs 78/80vta.).
II.- Abierto el juicio a prueba, aportadas las que las partes
estimaron convenientes y agregados los respectivos alegatos, el señor
Magistrado de primera instancia, en el fallo de fs.267/269vta., tras recordar
con
acierto los principios jurisprudenciales aplicables para resolver este tipo de
conflictos, realizó un análisis pormenorizado de las marcas enfrentadas y
arribó
a la conclusión de que los signos presentaban suficiente fuerza
diferenciadora.
A ese fin, ponderó que las raíces -la parte mas fácil de memorizar- eran
distinguibles y que la semejanzas derivadas de las desinencias carecía de
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influencia para provocar un acercamiento indeseable de las voces en pugna,
sobre todo si se valoraba que la terminación “EX” es de uso común en el
renglón 5° del nomenclador. Consecuentemente el señor Juez hizo lugar a
la
demanda promovida por “Exelenthia S.A” declarando infundada la
oposición
deducida por “Roemmers S.A.I.C.F.”, al registro de la marca “Pedilex”
acta n°
2.577.411 para proteger “polvo pédico, cremas antimicóticos, lociones para
el
pie y cremas para el pie de uso medico” de la clase 5 del nomenclador, con
costas (art.68 del C.P.C.C) (fs.269 y vta)).
Apeló la vencida a fs. 276 y expresó agravios a fs.292/300,
contestados a fs. 303/305. Median, asimismo, recursos referentes a los
honorarios (fs.274, 277), los que serán examinados por la Sala en conjunto
al
finalizar el presente acuerdo.
Disconforme con lo resuelto por el señor magistrado de
primera instancia, el laboratorio “Roemmers S.A.I.C.F.”, expuso las
críticas
que le mereció el fallo y los fundamentos -que a su entender- justificarían
su
revocación. Critica sustancialmente que se le diera la razón a su adversaria
pese
a que las marcas en pugna, que carecen de sentido conceptual se presentan
como confundibles en los planos gráfico y auditivo del cotejo.
III.- Expondré a continuación, si la marca pedida y objetada
“PEDILEX” en la clase 5 del nomenclador internacional -referida a
medicamentos y fármacos- puede coexistir con alguno de los títulos
invocados
por la demandada: “PLIDEX”, “SEPTILEX” o si por el contrario,
corresponde
cohibir su concurrencia por el hecho de ser confundibles, afectando los
objetivos esenciales del régimen marcario establecido por la ley 22.362.
En esas condiciones, el criterio que debe aplicar el Juez en la
comparación de las marcas, como lo señala J. OTAMENDI, es el apropiado
a
las circunstancias del caso, dependiendo de la mayor o menor gravedad de
la
ingestión indebida del producto y de la naturaleza de las dolencias a que
están
destinados (J. OTAMENDI, “Derecho de Marcas”, ps.204/205 y
jurisprudencia
de las tres Salas de esta Excma. Cámara individualizada en la nota 259).
A mi juicio, no se justifica aplicar un criterio riguroso en la
confrontación de los signos, bastando en el presente caso seguir el habitual
en
su comparación, sin extremar la rigurosidad del cotejo, ni caer en una
flexibilidad tal como para afectar los fines esenciales de la Ley de Marcas
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(confr. Corte Suprema, Fallos: 272:290; 279:150, entre otros). Al respecto
tomo en cuenta que el comprador de un producto para aliviar o subsanar las
dolencias que afectan al pie, presta una relativa atención a la marca del
producto cuando se trata de un polvo, una crema o una loción, porque no es
un
fármaco que deba ser ingerido o que esté destinado a alguna dolencia
grave.
Partiendo de esa primera pauta directriz señalo que para
juzgar la confundibilidad de productos medicinales, el juez debe colocarse
en
la posición del público consumidor, procurando comprobar -con criterio
realista- si pueden provocan error o confusión en su adquisición, requisito
que
es particularmente exigible cuando la controversia se relaciona con
productos
vinculados con afecciones que pueden comprometer la salud del
consumidor.
Y desde el ángulo perceptivo del que adquiere el producto, en
una aprehensión fresca y espontánea de las voces en pugna practicada en
forma
sucesiva y no simultánea y sin incurrir en artificiales desmembraciones
tengo
presente una directiva que ha puesto de relieve la jurisprudencia
innumerables
veces, que como principio, y solo como principio las raíces revisten por lo
común mayor peso distintivo por ser el de mas fácil memorización.
De las planillas remitidas por el I.N.P.I. (surge a fs. 147/150,
157/159) que en autos las terminaciones “EX” y “LEX” son de muy
difundido
uso en la clase 5 del nomenclador -y por ello mismo insusceptibles de
monopolio- es indudable que la mayor preponderancia en los vocablos es
asumida por las raíces; porción esta a la que habitualmente se le ha
reconocido
un peso superior en su incidencia diferenciadora (causa 7918/94 del
4.7.97), y
en esas condiciones debo centrar la atención en ellas por su implicancia
distintiva. Y profundizando el análisis de las raíces, “PEDI” vs. “PLI” y
“SEPTI”, marginando lo referente a la terminación común precisamente
por su
calidad de tal, pronto se nota, sin ningún esfuerzo de atención que
constituyen
expresiones visiblemente distintas y que no hay entre ellas -aunque algunas
letras se repitan- un parecido con aptitud para provocar confusiones.
Esa desemejanza se refuerza notablemente, por el hecho de
que “PEDI” es por etimología y función prefijo de “PIE” disfrutando
entonces
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de cierto poder evocativo del producto a que se refiere, es decir una
medicina
para subsanar afecciones de los pies. Es indudable, como rasgo distintivo
importante, el hecho de que “Pedilex” posea -en parte de su extensión- un
sentido ideológico que evoca el producto, ausente por completo en las
marcas
oponentes.
La diversidad apuntada permite formar marcas que dan como
resultado vocablos dotados de originalidad suficiente para conferirles la
novedad necesaria que exige la ley marcaria y las circunstancias de que las
designaciones tengan letras o vocales coparticipadas y en posición casi
similar,
no es suficiente para dar lugar a situaciones de confundibilidad contrarias a
los
fines esenciales de la Ley de Marcas (Fallos: 279:150).
Desde otro enfoque, y antes de terminar este voto, debo
resaltar un aspecto definitorio de este conflicto, y que va mas allá del
problema
de la confundibilidad o inconfundibilidad de las marcas en pugna, y es la
circunstancia que la marca registrada “PLIDEX” está limitada a un solo
producto y la protección legal que pretende su titular, no puede ser
ampliada
prescindiendo del ceñido ámbito del signo registrado, al menos en tanto no
concurran circunstancias particulares que justifiquen prescindir del
principio de
especialidad.
Y en ese orden de ideas, el principio de especialidad y las
limitaciones que ostentan las designaciones son suficientes en la especie
para
autorizar una convivencia marcaria que en términos de razonabilidad no
puede
prestarse a errores de graves consecuencias.
En las condiciones expuestas, juzgo que en los vocablos en
pugna poseen mayor relevancia las diferencias que las semejanzas, de
manera
que las marcas pueden coexistir pacíficamente en el mercado de los
productos
medicinales sin que de ello se derive menoscabo alguno respecto de los
objetivos que persigue la Ley de Marcas.
Por consiguiente, no resultando confundible el signo que se
pretende inscribir, pierde toda proyección la antigüedad de la marca
registrada
y su explotación efectiva en el ramo o que su expendio no requiera
“receta”.
En las condiciones expuestas, voto por la confirmación de la
sentencia apelada en cuanto fue materia de recursos y agravios y se haga
lugar
al pedido formulado por “Exelenthia S.A.”, con costas a la recurrente
vencida
(art. 68, primera parte del Código Procesal).
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El doctor ALFREDO SILVERIO GUSMAN dice
I.- Al registro de la marca “PEDILEX” limitada para
distinguir “polvo pédico, cremas antimicóticas, lociones para el pie y
cremas
para el pie” dentro de la clase 5 del nomenclador internacional, solicitado
por
“EXELENTHIA S.A.” por acta nº 2.577.411, formuló oposición
“ROEMMERS S.A.I.C.F.” invocando confundibilidad con sus marcas:
“PLIDEX” Y “SEPTILEX”, inscriptas en la clase 5 (concedidas por acta nº
1.750.260 y acta n° 1.957.873, respectivamente). Como el conflicto de
intereses no pudo ser zanjado en la mediación previa obligatoria que prevé
la
Ley Nº 24.571, estimando que la objeción a la solicitud del acta nº
2.577.411
era infundada, por tratarse de signos inconfundibles y destinados a
distinguir
artículos diferentes, el peticionario del signo objetado promovió la
demanda de
autos desarrollando los argumentos que -en su criterio- demostrarían que
los
signos enfrentados resultaban inconfundibles (confr. escrito de inicio, fs.
6/8 y
ampliación obrante a fs. 57/59).
Al progreso de esa pretensión resistió la emplazada,
ROEMMERS SAICF, quien insistió en que el signo era confundible con
sus
marcas, desarrollando en defensa de su postura los argumentos ponderados
por
su parte para sostener la improcedencia del registro requerido (confr.
responde
de fs.78/80vta.
II.- El señor Juez, en el fallo de fs. 267/269, resolvió hacer
lugar a la demanda e imponer las costas a la vencida (art. 68 CPCCN). Para
arribar a dicha solución, consideró -entre otras cuestiones- que las marcas
enfrentadas eran gráfica y fonéticamente inconfundibles, que los productos
a
distinguir y los que ya estaban en explotación tenían muy distinta finalidad
terapéutica, hallándose en buena medida garantizado su correcto expendio
por
tratarse de productos con cualidades sustancialmente diferentes. Por último,
meritó la circunstancia de que la solicitud se encuentre limitada a la
protección
de “polvo pédico, cremas antimicóticas, lociones para el pie y cremas para
el
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pie”, extremo que apuntó de relevancia para alejar la posibilidad de
confusión
en el público consumidor.
III.- Contra esa decisión se alzó la accionada, quien formuló
sus quejas de manera oportuna en la pieza de fs. 287/293, sosteniendo en
síntesis: a) El “a quo” yerra al considerar que las marcas “PEDILEX” y
“PLIDEX” resultan inconfundibles, en tanto del cotejo gráfico y fonético
surge
que los signos no resultan claramente distinguibles; b) Discrepa con el
criterio
benévolo en que el “a quo” efectuó el análisis de las marcas enfrentadas,
pues,
sostiene que dada la antigüedad de sus productos y el destino medicinal de
aquellos, el cotejo debió realizarse de una forma más rigurosa; c)El
Magistrado
de la anterior instancia debió priorizar la marca registrada por sobre la
solicitada, pues ésta únicamente constituye un derecho en expectativa.
En la réplica de fs. 296/300, la actora postula la confirmación
de la sentencia en todas sus partes, con expresa imposición de costas.
IV.- Recordaré, por lo pronto, que es principio fundamental
en la materia que las marcas en pugna han de ser comparadas en forma
sucesiva y no simultanea, sin artificiales desmembraciones, tal como ellas
fueron solicitadas y concedidas, quedando reservada a quien se halle
investido
de interés legítimo la posibilidad de ejercitar las medidas pertinentes en la
hipótesis de que esos límites fueran desbordados. El Magistrado debe
colocarse
en el lugar de los potenciales adquirentes de los artículos de que se trata y
tener
presente que, en el estudio de supuestos como el sub lite, debe desde un
principio aceptarse como hecho real e indiscutible que las marcas tienen,
por
lógica, determinadas semejanzas que son, precisamente, las que dan lugar a
la
controversia.
También señalo que esta Sala (confr. causa n°1228/97
“Rhone Poulenc Rorer S.A. c/ Laboratorios Bago S.A. s/ cese de oposición
al
registro de marca” del 26.8.99, causa n°5086/08 “Laboratorios Bago S.A.
c/
Craveri S.A. s/ cese de oposición al registro de marca” del 28.02.12, causa
n°10.165/08 “Wyeth c/Gador S.A. s/ cese de oposición al registro de
marca”
del 19.06.12, entre muchas otras), ha resuelto en forma reiterada que, en
materia de marcas correspondientes a productos farmacéuticos -tal la
presente
hipótesis- corresponde aplicar un criterio circunstancial, que estará influido
por
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la mayor o menor gravedad de la ingestión de los productos a los cuales
son
aplicadas, de la confusión que pueda operarse entre ellos, del contralor que
exista para su expendio, etc. De allí que en algunos supuestos
corresponderá
actuar con criterio benévolo, en tanto que otros casos exigirán la aplicación
de
criterios normales o aún rigurosos. En definitiva, como en todos los
conflictos
marcarios, habrá de ponderarse el escenario en el cual se ambienta la
contienda
o “las circunstancias adjetivas de la causa”, sin que quepa limitar la
decisión a
un desnudo cotejo de los signos (confr. esta Sala, causa 310/04 “San Martín
Alejandro c/ Silvana ICFSA s/ cese de oposición al registro de marca” del
7.4.09).
V.- En el caso, el debate consiste en si se confunden o no las
expresiones “PEDILEX” (solicitada) y “PLIDEX”/”SEPTILEX”
(oponentes)
para funcionar como marcas registradas de productos de la clase 5 del
nomenclador referido, claro está, a productos medicinales.
La cuestión se traslada, entonces, a meritar la fuerza
diferenciadora de las raíces, que suelen ser la porción de la marca a la que
mayor atención se le presta, por ser la de más fácil memorización (causas
7245
del 29.5.79 y 3185 del 11.12.84, entre otras).
Acercándome de ese modo a las raíces en pugna (“PEDI” y
“SEPTI” por un lado, y “PEDI” y “PLI”, por el otro) no alcanzo a percibir
que
exista entre ellas ninguna similitud en los tres campos del cotejo.
En cuanto a las primeras de los signos enfrentados
(“PEDI”/”SEPTI”), un análisis pormenorizado de esas fracciones confirma
la
facilidad de individualizar cada raíz: de cuatro y cinco letras que las
forman,
sólo las dos vocales y una consonante son comunes y por completo
diferentes
las restantes dos consonantes (“D” por un lado y “S” y “T” por el otro).
Ello
trae, como resultado, que también las estructuras silábicas conservan su
fuerza
diferenciadora: PE-DI, SEP-TI. Y asociadas las sílabas, se mantiene la
distinción: PEDI-SEPTI.
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Cierto es, que en algunos supuestos, la comunidad de vocales
en similar secuencia suele provocar el parecido de las palabras. Mas ello no
es,
para nada, una regla de validez generalizada. Se podría hacer una extensa
lista
de voces que tienen las mismas vocales, en igual orden, y sin embargo el
resultado, por el efecto de estar unidas a consonantes muy distintas, no es el
parecido de las expresiones sino todo lo contrario: v.gr. cama-pava;
ruletacuneta;
etc.
Asimismo, no es atendiendo de manera exclusiva a la
coparticipación de las vocales que se puede arriesgar la conclusión de la
similitud de las raíces enfrentadas. Éstas, como ocurre con la marca como
totalidad, deben ser consideradas también como totalidades. Y así
contempladas, sea por el efecto de la aprehensión espontánea o por
consecuencia de un examen más detenido, tengo para mí que difícilmente
alguien incurra en confusión -en términos de razonabilidad- entre las
expresiones artificiales PEDI y SEPTI.
Con relación al cotejo gráfico entre las raíces “PEDI” y
“PLI”, su distinción no ofrece dificultad, porque los rasgos de las letras que
las
integran -salvo la consonante “P” y la vocal “I”, que comprenden los
respectivos conjuntos iniciales- son visiblemente diversos; conclusión que
se
refuerza si se atiende a la estructuración silábica de dichas raíces. Desde el
enfoque fonético, juzgo que tampoco se da un parecido capaz de provocar
errores. La sílaba PE no tiene nada que ver con la sílaba PLI y su sonoridad
es
indudablemente distinta, como diferentes son las sílabas restantes: PE-DI y
PLI. Y unidos esos fonemas dan como resultados, a mi juicio, dos
expresiones
de fantasía claramente diferenciables: PEDI y PLI.
Por último, no puedo dejar de advertir que mientras las raíces
de los signos oponentes constituyen vocablos de fantasía, aquella adoptada
por
la marca solicitada evoca al prefijo de “pie” (“PEDI”) que lo relaciona con
la
funcionalidad que se le atribuye a los productos a distinguir. En razón de
ello,
tampoco se da -desde el punto de vista conceptual o ideológicoacercamiento o
confundibilidad.
VI.- Así las cosas, la unión de esas raíces tan distintas a las
desinencias EX y LEX, ambas no susceptibles de monopolio por su calidad
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“común” o de “uso generalizado” dentro de la clase 5 (ver informes del
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial obrantes a fs. 147/150 Y
157/159)
contagia a los conjuntos rasgos singularizantes de fácil y rápida percepción,
al
punto que el único parecido -incomputable por lo antes dicho- sólo podría
provenir de las terminaciones. PEDILEX-PLIDEX y PEDILEXSEPTILEX
evidencian diferencias notorias. Y aunque la confrontación no debe ser
efectuada en forma simultánea, sino sucesiva, he puesto una marca junto a
la
otra para mostrar la incidencia que tienen las raíces dentro de los conjuntos.
Comparándola, se advierte que ellas exhiben un poder tal que -asociadas a
las
desinencias- diluyen toda posibilidad de confusión.
En tales condiciones, la diferencia entre los signos en
cuestión me parece de tal entidad que, por severo que sea el criterio que se
aplique en el cotejo, la conclusión antes expuesta no se altera.
Juzgo, en síntesis, que los conjuntos en conflicto son
claramente distinguibles en las tres esferas de la comparación marcaria, de
manera que su coexistencia no habrá de afectar los fines de la Ley de
Marcas,
esto es: la protección del público consumidor y la tutela de las sanas
prácticas
mercantiles (C.S.J.N., Fallos: 279:150, entre muchos otros).
VII.- La conclusión que propongo sobre la ausencia de
“similitud confusionista”, se reafirma si se tiene en cuenta las limitaciones
que
gozan los signos enfrentados “PEDILEX” y “PLIDEX” en el renglón cinco
del
nomenclador.
La primera fue limitada para polvo pédico, cremas
antimicóticas, lociones para el pie y cremas para el pie, en tanto “PLIDEX”
únicamente protege productos sedantes y antiespasmódico con exclusión
del
área oftalmológica (confr. fs. 78 del escrito de responde).
La marca “PEDILEX”, como referí, está destinada a “polvo
pédico, cremas antimicóticas, lociones para el pie y cremas para el pie” (de
allí
la adopción de la raíz “pedi”), en tanto que “PLIDEX” se halla indicado
para
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distinguir una medicación con efecto sedante o antiespasmódico. Se trata
de
ámbitos notoriamente distintos, por lo que las posibilidades de confusión se
diluyen. Resulta cuanto menos difícil que quien se dirige a una farmacia en
busca de un sedante, adquiera un polvo o una crema de pie, y menos
factible
aparece como hipótesis que quien requiere aquellos productos se retire del
local
de expendió con una pastilla antiespasmódica.
VIII.- Por los fundamentos que anteceden, propongo
confirmar el pronunciamiento de fs. 1008/1010 en todo lo que ha sido
materia
de recurso y agravios; con costas al apelante vencido (art. 68, CPCC).
El doctor Ricardo Víctor Guarinoni por razones análogas a
las expuestas por la doctora Graciela Medina adhiere a su voto.
En virtud del resultado que instruye el Acuerdo que antecede,
esta sala RESUELVE: confirmar la sentencia apelada en cuanto fue materia
de
recursos y agravios y se haga lugar al pedido formulado por “Exelenthia
S.A.”,
con costas a la recurrente vencida (art. 68, primera parte del Código
Procesal).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
GRACIELA MEDINA
ALFREDO SILVERIO GUSMAN
RICARDO VÍCTOR GUARINONI