4 MARCAS. Propiedad Industrial M ARCAS • Marcas. – Tipos de Marcas • Derecho de Marca. – Efectos de la Marca • Registro de Marcas. • Procedimiento Registral. • Direcciones de Interés. MARCAS Qué es, qué significa Se entiende por marca todo signo o medio que sirve para distinguir en el mercado los productos o servicios de una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. Individualizan los productos y los servicios Para qué sirven las MARCAS Indican a los consumidores el origen empresarial de dichos productos y servicios Informan que todos los productos y servicios identificados por la misma marca, tienen una calidad constante Condensan el prestigio o la buena fama que los productos y los servicios por ellas identificados, adquieren en el mercado Realizan y refuerzan una función publicitaria El signo o medio que se adopte como marca puede ser: abc Denominativo Gráfico M arcas. Mixto 4 Marcas Tridimensional Un vocablo Un dibujo abc Combinación de gráfico y denominación Un envase (por ej.) MARCAS Qué signos pueden ser registrados como una marca? Todos aquellos signos que sirvan para distinguir los productos o servicios, de otros idénticos o semejantes. Además, es preciso que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones establecidas en la Ley de Marcas (L.M.). Así, no podrán inscribirse como marca, entre otros: • Los signos que sean idénticos o semejantes a otros ya registrados, para individualizar productos o servicios idénticos o similares. • Los nombres habituales o genéricos de los productos o servicios que pretenda distinguir. • Los signos geográficos; salvo para las marcas colectivas y de garantía, que podrán estar integradas exclusivamente por estos registros geográficos. • Los signos contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres. • Los signos engañosos, que puedan inducir a error a los consumidores. • El color por sí solo. Sin embargo, podrá registrarse siempre que esté delimitado por una forma determinada. • Los que reproduzcan o imiten denominaciones, el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros emblemas de Estados u Organizaciones Internacionales de España, Comunidades Autónomas, municipios o provincias, a no ser que medie la debida autorización. En este caso, sólo podrán constituir un elemento accesorio del distintivo principal. • El nombre, imagen, retrato o cualquier otro elemento de identificación que no sean los del solicitante, a menos que medie la debida autorización. • Los signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios, ya registrados. M arcas. • Los que reproduzcan o imiten los signos y punzones oficiales de contraste y garantía, españoles o extranjeros. 4 Marcas TIPOS DE MARCA M M M Tipos. M M arcas. Marca derivada. Es aquélla que –solicitada por el titular de una marca ya inscrita, para idénticos productos o servicios que la marca previamente inscrita- conserva en su composición el distintivo principal de la marca ya registrada, modificando solamente los elementos accidentales. Se utilizan especialmente para “modernizar” las marcas anteriores ya inscritas, sin el riesgo de perder derechos previos. Marca colectiva. Es aquel signo que sirve para diferenciar en el mercado los productos o servicios de una asociación, de los productos o servicios de quienes no forman parte de la asociación. M 4 Marcas Marca de producto y Marca de servicio. Según individualicen productos o servicios. Estas marcas se conocen también como marcas tradicionales o principales. M Marca de garantía. Es aquel signo o medio que certifica las características comunes de los productos o servicios elaborados o distribuidos por personas, debidamente autorizadas y controladas por el titular de la marca (Art. 62 de la Ley de Marcas). Marca Notoria. Es aquella que, como consecuencia de su uso intensivo en el mercado y la publicidad, se ha difundido ampliamente sin perder su fuerza distintiva (Art. 3 L.M.). DERECHO DE MARCA La marca confiere un derecho de exclusiva que tiene un carácter relativo y es temporalmente ilimitado. Regla de la Especialidad • Aunque el derecho otorgado por la marca es exclusivo, nada impide que dos signos idénticos o parecidos puedan convivir en el mercado y estén registrados en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), cuando distinguen productos o servicios perfectamente diferenciados. • La marca es siempre un signo puesto en relación con un producto o un servicio. Así, un empresario podrá usar o registrar la marca “CALA” para distinguir productos alimenticios, y otro empresario distinto podrá usar y registrar una marca idéntica o semejante para distinguir ropas de vestir, ya que no existe “riesgo de confusión” entre las mismas. Cada clase comprende una pluralidad de productos o servicios normalmente relacionados entre sí, y una solicitud de marca sólo puede comprender una clase. Si se quiere proteger una marca en más de una clase, será necesario presentar tantas solicitudes como clases a las que se quiere extender la protección registral. Quién puede solicitar una marca? Puede solicitar y obtener el registro de marcas nacional todo español, bien sea persona natural o jurídica, y todo extranjero, persona naturale o jurídica, que resida habitualmente o tenga un establecimiento industrial o comercial, efectivo y real en España; o que, no teniéndolo, sea nacional de un Estado que permita a los españoles el registro de marcas en su territorio. M arcas. Derecho de Marca. Para facilitar la labor administrativa, a efectos del registro de marcas, los productos y servicios se encuentran agrupados en 45 clases diferentes en el NOMENCLATOR INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, establecido por el Arreglo de Niza de 15 de junio de 1957, cuya 8ª edición es la que está vigente en España desde el 2 de enero de 2002. 4 Marcas DERECHO DE MARCA. EFECTOS El derecho de exclusiva que otorga la marca se descompone en una pluralidad de facultades de carácter positivo y negativo, a favor del titular de la marca. POSITIVAS • Usar la marca en exclusiva en el tráfico mercantil sobre sus productos y servicios, en su correspondencia y documentación comercial, y en la publicidad. • Ceder la marca. La cesión de la marca puede hacerse incluso con independencia de la empresa, a excepción del nombre comercial, y supone la transmisión de la plena titularidad del signo del cedente al cesionario, que se convierte en su nuevo titular. M arcas. Derecho de Marca. Efectos. • Licenciar la marca. La licencia implica, una simple autorización de uso que el titular de la marca (licenciante) otorga a un tercero (licenciatario). El licenciante conserva el dominio sobre la marca y se limita a permitir a un tercero que la use, en las condiciones señaladas en el contrato. NEGATIVAS • Impedir que un tercero no autorizado use su marca u otro signo confundible, para distinguir productos o servicios idénticos o similares. La ley le confiere las necesarias acciones y medidas civiles y penales, para defender su derecho y evitar los actos de usurpación. • Oponerse a que se inscriba en la OEPM como marca, como nombre comercial o como rótulo de establecimiento, un signo que sea confundible con el que ha registrado previamente como marca. • Solicitar ante los Tribunales la nulidad de otras marcas inscritas en la OEPM con posterioridad a la suya, cuando estime que existe riesgo de confusión en el mercado. Además, en el ámbito internacional: • • 4 Marcas El titular de la marca registrada podrá utilizar la vía establecida en el Arreglo de Madrid sobre Registro Internacional de Marcas de Fábrica y de Comercio, en vigor en España, para proteger su signo en los 67 países que forman parte de este Arreglo. El titular de la marca registrada gozará en todos los países miembros del Convenio de la Unión de París de un conjunto de derechos consagrados en este Convenio (prioridad, etc.) DERECHO DE MARCA Duración del derecho El derecho sobre la marca durará 10 años, renovables ininterrumpidamente por periodos de tiempo también de 10 años (Art. 5 L.M.), y se extiende a todo el territorio nacional. Pagar la tasa de concesión de la marca Obligaciones del titular de la marca Usar la marca en el mercado Renovar la marca cada 10 años Defensa del derecho de marca El titular de una marca registrada podrá ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones civiles y penales previstas en la ley y exigir las medidas necesarias para su salvaguarda. – Acciones Civiles • Acción de cesación de los actos de violación. • Acción de indemnización por daños y perjuicios. • Publicación de la sentencia a costa del condenado. • Medidas cautelares. M arcas. – Acciones Penales • Acción por falsificación. • Acción por usurpación. • Acción por imitación. Derecho de Marca. El titular de la marca dispone de las siguientes acciones: 4 Marcas REGISTRO DE MARCAS El derecho sobre la marca se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la L.M. En consecuencia, el registro es absolutamente necesario para poder adquirir la exclusividad de la marca. Unicamente, la marca notoria no inscrita recibe cierta protección en España. Antes de presentar la solicitud para inscribir un signo, se puede solicitar en la OEPM o en el IMPIVA un informe previo, a fin de conocer “a priori” las posibilidades que tiene el signo elegido de ser protegido como marca, nombre comercial o rótulo de establecimiento. No es obligatorio. Se puede solicitar directamente el signo distinto deseado Características del informe No es vinculante para la Administración No presupone la concesión o denegación de la protección solicitada M arcas. Registro. El informe proporciona unos datos iniciales que reforzarán la pretensión de solicitar el registro o, por el contrario, indicará que puede existir algún impedimento que imposibilita el mismo. 4 Marcas O.E.P.M IMPIVA Solicitud de Informe Previo Solicitud de Marca REGISTRO DE MARCAS Documentos que integran la Solicitud • Una instancia dirigida al Director de la OEPM, por triplicado. • Una descripción -por mecanografiada. duplicado- y • Si la marca o los otros signos distintivos solicitados son gráficos o mixtos, ha de aportarse 12 reproducciones sobre papel, aptas para ser reproducidas en sistema “offset”, con una anchura y altura máximas de 6 x 8 cm. respectivamente. De estas pruebas, 7 irán sueltas y las restantes, 3 adheridas a la instancia, y 2 a la descripción. • Justificante del pago de la Tasa para el depósito de solicitud. • Otros documentos entre los que se incluirá, en su caso, la autorización al representante, certificado de prioridad alegada, escritura de constitución de la sociedad, copia compulsada del I.A.E., etc. Dónde presentar las solicitudes • En la Oficina española de Patentes y Marcas (OEPM). • En las Oficinas de Correos, para su envío a la OEPM por correo certificado y con acuse de recibo. (Deberá ir en sobre abierto y ser fechado sellado antes de la certificación) • En cualquier otro órgano administrativo y oficina pública autorizada, conforme a lo previsto en la Ley de Régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. M arcas. • En los Servicios Territoriales de Industria de la Conselleria de Innovación y Competitividad. Registro. • En las Comunidades Autónomas (IMPIVA). 4 Marcas PROCEDIMIENTO REGISTRAL MARCAS Presentación de la Solicitud La solicitud de marca se puede presentar, mediante formulario preimpreso y según los requisitos de forma establecidos por el Reglamento, en la OEPM, en las Comunidades Autónomas, por correo certificado o en cualquier órgano administrativo autorizado conforme a la LRJ-PAC. Examen de Admisibilidad Recae sobre el contenido mínimo de la solicitud y el pago de las tasas. El incumplimiento de estas condiciones provocará la inadmisibilidad de la solicitud. Publicación de la Solicitud Se publican las menciones sobre la solicitud que recoge el Art. 12 LM Plazo de Oposición Desde la fecha de publicación de la solicitud, en el plazo de 2 meses, los terceros pueden presentar Oposiciones. Examen de los requisitos formales de la solicitud. Licitud Se pretende evitar que en la solicitud, se persiga “un aprovechamiento abusivo de situaciones, hechos o signos de contenido atentatorio contra el Ordenamiento Jurídico”. Examen Sustantivo La OEPM efectúa de oficio el examen de la solicitud (análisis de las prohibiciones de los artículos 11, 12 y 13 de la Ley 32/88 de Marcas). Si existen defectos de forma, de fondo u oposiciones, se comunica al solicitante y se produce el SUSPENSO del procedimiento. Plazo para contestar: 1 mes desde la publicación en el BOPI. Concesión y Publicación Si no hay Oposiciones y no existen objeciones de oficio, se procederá a la CONCESION. Si hay oposiciones u objeciones de oficio se resolverá motivadamente sobre la CONCESION o DENEGACION. La Resolución se publica en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI). Desde la publicación de la resolución aún se puede presentar recurso de alzada contra la concesión o denegación en el plazo de 1 mes. Pago de Tasas M arcas. Procedimiento Registral. Examen de Forma 4 Marcas Publicada la concesión de la marca en el BOPI, el titular deberá pagar la tasa de registro. El plazo para el pago es de un mes, a contar de la publicación en el BOPI. Si en dicho plazo no abona las tasas, se dispone de hasta otros 6 meses para pagar con recargos que alcanzan el 50%. La falta de pago de tasas, en la forma, plazos y cuantía previstos legalmente, producirá la pérdida del derecho. (*) BOPI: Boletín Oficial de la Propiedad Industrial Nueva LEY DE MARCAS • LEY 17/2001, DE 7 DE DICIEMBRE, DE MARCAS (B.O.E. nº 294, 8 de diciembre de 2001) • Disposición final tercera. Entrada en vigor La presente Ley entrará en vigor el 31 de julio de 2002, salvo lo previsto en el Título V, artículo 85, disposiciones adicionales tercera, cuarta, octava, décima, undécima, decimotercera, decimocuarta y decimoquinta que entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”. • TITULO V. Contenido del derecho de marca. Capítulo I. Efectos del registro de la marca y de su solicitud. Capítulo II. Obligación de uso de la marca. Capítulo III. Acciones por violación del derecho de marca. Capítulo IV. La marca como objeto de derecho de propiedad. • Artículo 85. Declaración posterior de caducidad o nulidad • Disposición Adicional Tercera. Modificación de la Ley de Patentes. • Disposición Adicional Cuarta. Cumplimiento de trámites. • Disposición Adicional Octava. Utilización de medios electrónicos. • Disposición Adicional Décima. Régimen contractual y presupuestario de las consultas a bases de datos efectuadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas. • Disposición Adicional Undécima. Prestación de servicios información por medio de redes de comunicación telemática. • Disposición Adicional Decimotercera. Modificación de la Ley 7/1975, de 2 de mayo, sobre creación del organismo autónomo “Registro de la Propiedad Industrial”. • Disposición Adicional Decimocuarta. Prohibición de otorgamiento de denominaciones de personas jurídicas que pueden originar confusión con una marca o nombre comercial notorios o renombrados. • Disposición Adicional Decimoquinta. Cooperación de la Oficina Española de Patentes y Marcas con Organizaciones Internacionales y Oficinas extranjeras. de 4 Marcas DIRECCIONES DE INTERÉS • OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS (OEPM) C/ Panamá, 1 - 28071 MADRID Teléfono: 914 287 904 / 902 157 530 - Fax: 913 485 597 http://www.oepm.es • ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI) 34, Chemin des Colombettes P.O. Box 18 - CH 1211 GENEVE 20 - SUIZA Teléfono: 4122 338 91 11 - Fax. 4122 740 18 12 http://www.wipo.int • OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR (OAMI) Av. Aguilera, 20 (Edificio Europa) - 03006 ALICANTE Teléfono: 965 139 100 - Fax. 965 139 173 http://www.oami.eu.int • INSTITUTO DE LA MEDIANA Y PEQUEÑA INDUSTRIA VALENCIANA (IMPIVA) – VALENCIA. Plaza del Ayuntamiento, 6 - 46002 VALENCIA Tel.: 963 986 200 - Fax: 963 986 201 – ALICANTE. Av. Deportistas Hnos. Torres, s/n, esq. C/ Olimpo 03016 La Albufereta ALICANTE - Tel. 965 152 000 - Fax: 965 152 270 – CASTELLÓN. Av. Del Mar, s/n, esq. Ginjols - 12003 CASTELLÓN Tel.: 964 220 371 - Fax: 964 230 004. http://www.impiva.es Direcciones de Interés. • SERVICIOS TERRITORIALES DE INDUSTRIA. CONSELLERIA DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD (Generalitat Valenciana). – ALICANTE. Churruca, 29 - 03003 ALICANTE - Teléfono: 965 934 000 – CASTELLÓN. Caballeros, 8 - 12001 CASTELLÓN - Teléfono: 964 358 000 – VALENCIA. Gregorio Gea, 27 - 46009 VALENCIA - Teléfono: 963 866 000 • Area de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno Joaquín Ballester, 39- 4º - 46009 VALENCIA Teléfono: 963 881 254 - Fax: 963 881 081 Marcas 4 Primera edición: diciembre 2001 El contenido de esta publicación tiene exclusivamente carácter informativo. Sus textos han sido tratados con el máximo cuidado, no obstante, el IMPIVA no asume ninguna responsabilidad por cualquier error o inexactitud que haya podido producirse involuntariamente. El editor agradecerá cualquier sugerencia que sirva para mejorar próximas ediciones. www.impiva.es OTROS NÚMEROS DE ESTA COLECCIÓN: 1. Protección de las Innovaciones 2. Protección del Diseño 3. Patentes y Modelos de Utilidad © Impiva Depósito Legal: www.impiva.es Colabora: Comisión Europea. Programa Innovation