el superintendente delegado para la propiedad industrial

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Resolución Nº 64248 de 2010
Ref. Expediente Nº 07/79608
Por la cual se resuelve un recurso de apelación
EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 11 numeral 7 del decreto 3523
de 2009,
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que mediante Resolución Nº 12666 de 5 de marzo de 2010, la Dirección de
Signos Distintivos negó el registro como marca tridimensional del signo1 solicitado por la
sociedad C. JOSEPH LAMY GMBH, para distinguir productos comprendidos en la Clase
16ª de la Clasificación Internacional de Niza, por considerarlo incurso en las cuales de
irregistrabilidad contempladas en los literales b) y c) del artículo 135 de la Decisión 486
de la CAN.
SEGUNDO: Que mediante escrito presentado dentro del término y con el lleno de los
requisitos legales, el doctor Álvaro Correa Ordoñez, actuando en calidad de
apoderado de la sociedad solicitante, interpuso recurso de reposición y en subsidio de
apelación contra la resolución indicada en el considerando anterior, con fundamento
en los siguientes argumentos:
“(…) La marca TRIDIMENSIONAL solicitada consiste en la figura de un
bolígrafo; (i) donde la caña consiste en una forma cilíndrica que, en su parte
final, se angosta y se divide en tres figuras geométricas planas, con unas
terminaciones en curva; (ii) su puntera consiste en un cono que se desprende
de las terminaciones en curva de la caña; (iii) el clip, que es el mecanismo de
sujeción, consiste en una forma particular cilíndrica que se proyecta desde el
pulsador en curva sobre el contorno de la caña, parecido a una silueta y (iv) el
pulsador que consiste en un diseño de aros sobrepuestos, con un leve
parecido a un resorte, el cual se oprime para que salga la mina del esfero o
bolígrafo.”
“(…) Contrario a lo manifestado por el Despacho, la marca TRIDIMENSIONAL
es suficientemente distintiva y apta para registro. La interpretación realizada
es contraria a la legislación vigente en materia marcaria de signos que
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Resolución Nº
Ref. 07/79608
pueden ser registrados como marca. El artículo 134 de la Decisión 486 en su
literal f) afirma que pueden constituir marcas la forma de los productos, sus
envases o envolturas.”
“(…) El signo TRIDIMENSIONAL además de ser registrable como marca goza
de mayor distintividad por estar acompañado
de una disposición y
combinación de figuras geométricas particulares, que lo diferencian de
cualquier otro producto en el mercado y permiten que los consumidores
identifiquen un origen empresarial específico, el cual es LAMY.”
“(...) Resulta errado afirmar que la marca TRIDIMENSIONAL consiste en la
forma usual y común de estos productos (bolígrafos) toda vez que (i) no se
trata de una figura que resulta imprescindible para que un determinado
producto posea la naturaleza y cualidades que le son propias; (ii) no sirve
para la obtención de los resultados que con él se pretende; (iii )ni permite la
satisfacción de las necesidades que con el mismo se persiguen. La marca
TRIDIMENSIONAL, cuyo registro se pretende, goza de suficientes elementos
adicionales y distintivos que la hacen una figura no usada comúnmente para
hacer bolígrafos. En ese sentido, presenta una forma nueva mediante la
alteración de configuraciones ordinarias o comunes de bolígrafos y por
disposiciones geométricas que la conviertan en especial y característica.”
TERCERO: Que mediante Resolución Nº 20343 de 20 de abril de 2010, la Dirección
de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la
Resolución Nº 12666 de 5 de marzo de 2010, confirmándola y concediendo el recurso
de apelación presentado.
CUARTO: Que para resolver los recursos interpuestos, según el artículo 59 inciso 2º
del Código Contencioso Administrativo, es preciso resolver todas las cuestiones que
hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo de su presentación.
1. CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD EN ESTUDIO
1.1. Literal b) del artículo 135 de la Decisión 486:
“No podrán registrarse como marcas aquellos signos que:
b) carezcan de distintividad.
1.2. Concepto
La distintividad es el elemento diferenciador por naturaleza de un signo. Es aquella
característica que reviste al signo de aptitud para distinguir los productos de uno y
otro empresario en el mercado.
Es asi como, las marcas cumplen entre otras funciones la de ser distintivas, de
identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función
publicitaria y de fomento a la competencia. De ellas la función más relevante es la
distintiva, la cual permite al consumidor identificar los productos o servicios de una
empresa de los de otra. Las demás funciones, se encuentran subordinadas a la
capacidad distintiva del signo, pues sin esta no existiría el signo marcario.
En cuanto a la distintividad de signos constituidos por elementos figurativos, tales
como formas y/o colores, debe apreciarse si la combinación de elementos puede ser
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percibida por el público consumidor como una indicación de origen empresarial, para
lo cual se debe analizar la impresión de conjunto producida por esa combinación,
teniendo en cuenta si los elementos son corrientes y/o típicos de los productos a los
cuales se va a aplicar el signo. Así, determinadas formas y colores básicos pueden
formar parte de las variantes de la presentación típica o usual de ciertos productos o
servicios, pudiendo ser irregistrable como marcas cuando su impresión en conjunto
no permite que el público interesado, al momento de tener que elegir al hacer una
compra, pueda distinguir tales productos o servicios de otros productos o servicios
con distinto origen comercial.
2. CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD EN ESTUDIO
2.1. Literal c) del artículo 135 de la Decisión 486:
“No podrán registrarse como marcas aquellos signos que:
c) consistan en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o
características impuestas por la naturaleza o función de dicho producto o del servicio
de que se trate causal de irregistrabilidad que en el presente estudio va acompañada
con la transcrita y explicada en el numeral anterior.
2.2. Concepto.
En primer lugar, la causal en estudio hace referencia tanto a las formas
bidimensionales como las tridimensionales, ya que en ambos casos es posible la
representación de la forma usual del producto. Lo anterior, tiene su principal
fundamento en el hecho de que un empresario no puede ostentar un monopolio
marcario sobre una forma común utilizada en el mercado para presentar el producto o
su envase.
Si bien el literal f) del artículo 134 de la Decisión 486 establece que podrán constituir
marca aquellos signos consistentes en “la forma de los productos, sus envases o
envolturas;”, dicha disposición debe acompasarse con la causal de irregistrabilidad
antes transcrita.
Es así como en un principio las formas tridimensionales y bidimensionales pueden
registrarse como marcas, en tanto no se constituyan en la forma usual del producto o
de su envase. Entonces, para proceder al registro de una marca tridimensional deben
cumplirse los siguientes requisitos: i) no consistir en la forma propia, usual, común o
indispensable de los productos a los cuales pretende ser aplicado el signo, y ii) ser
distintiva, confiriéndole al consumidor un criterio suficiente para distinguir los
productos a los que se aplica de los productos de otros empresarios.
De esta manera, la forma o el empaque de un producto, para llegar a constituir
marca, deberá contar con los suficientes elementos que le impriman fuerza distintiva,
mutando así en una forma no típica o usual, derivando en un signo capaz de
identificar los productos respectivos en el mercado y su origen empresarial, y no
siendo de necesaria utilización por los demás empresarios del sector.
En conclusión, será la particular alteración, modificación o presentación de aspectos o
características ordinarias o comunes, logrando una diferenciación de lo típico y usual,
lo que permitirá obtener un monopolio marcario cuando el signo se configure a partir de
la forma, empaque o envoltura del producto.
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3. Caso concreto.
3.1 El signo solicitado
El signo solicitado es un signo tridimensional2, compuesto a partir de la forma usual
de un bolígrafo3 cilíndrico que, en su parte final, se angosta y se divide en tres figuras
planas con terminaciones curvas; su clip de sujeción consiste en una forma cilíndrica
que se proyecta desde el pulsador en forma ondulante sobre la parte superior de la
caña o el cuerpo del bolígrafo, y su pulsador se conforma por aros sobrepuestos
imitando la estructura de un resorte.
3.2 Análisis de registrabilidad.
El signo solicitado en registro como marca es el siguiente:
Corresponde en este caso determinar la registrabilidad del signo solicitado en registro
como marca tridimensional, dilucidando si en efecto se trata, en su conjunto, de un
signo distintivo en relación con los productos que pretende identificar en el mercado,
a saber: “papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras
clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería;
adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles;
máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción
o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no
comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés”, productos
comprendidos en la clase 16ª de la clasificación Internacional de Niza, o si por el
contrario no tiene la capacidad para identificar en el mercado dichos productos o
resulta la forma usual de su presentación.
Si bien el signo solicitado en registro se compone a partir de la estructura común de
un bolígrafo, nótese que el mismo contiene elementos adicionales que permiten que
sea percibido por el consumidor medio como una estructura particular y distintiva,
capaz de identificar los productos de la Clase 16ª en el mercado vinculando un origen
empresarial específico.
En efecto, el signo solicitado a registro como marca tridimensional se configura a
partir de la forma usual de un bolígrafo, pero incluye elementos adicionales sobre el
mismo que lo dotan de fuerza distintiva, a partir de la composición estructural de su
caña, su pulsador y su clip de sujeción, presentándose como un conjunto capaz de
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“…a la marca tridimensional se la define como un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio y que es perceptible no
solo por el sentido de la vista sino por el del tacto, es decir, como una clase de signos con características tan peculiares que
ameritan su clasificación como independiente de las denominativas, figurativas y mixtas” TJCA, PROCESO 33-IP-2005.
3
Bolígrafo: Instrumento para escribir que tiene en su interior un tubo de tinta especial y, en la punta, una bolita metálica que gira
libremente. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [en línea]. Vigésima Segunda Edición.
Disponible en www.rae.es. Consultado el 16 de noviembre de 2010.
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vincular un origen empresarial determinado al individualizar el producto de los otros
bolígrafos ofrecidos en el mercado.
Entonces, el signo solicitado en registro como marca tridimensional, no es la forma
usual o impuesta por la naturaleza de los productos que busca distinguir, ni es
imprescindible su utilización por los demás empresarios para identificarlos en el
mercado o proceder a su comercialización, aún cuando esté compuesto a partir del
concepto de un bolígrafo cilíndrico, pues su distintividad está dada por los elementos
adicionales añadidos y la disposición original de éstos, resultando en un signo que en
su conjunto, esto es, considerando de forma integral todos sus elementos
constitutivos, es apto para identificar en el mercado los productos a los que se
pretende aplicar.
Por lo tanto, el registro de la marca en estudio, no confiere el uso exclusivo de la
forma usual de un bolígrafo cilíndrico, y esta al valerse de esta forma del producto y
configurarse a partir de ella, será débil frente a otros signos que también hagan
utilización de la forma usual respectiva. Es decir, en este caso el registro de la marca
en estudio no le confiere a su titular la posibilidad de excluir a otros competidores o
empresarios del uso del concepto y la forma de un bolígrafo cilíndrico, pues este
elemento continúa siendo de libre disposición por parte de los empresarios del sector
pertinente.
En conclusión, este Despacho considera que el signo solicitado en registro, no se
encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 135,
literales b) y c), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. Revocar la decisión contenida en la Resolución Nº 12666 de 5
de marzo de 2010, proferida por la Directora de Signos Distintivos.
ARTÍCULO SEGUNDO. Conceder el registro de:
La marca
: Tridimensional.
(Según modelo adjunto)
Para distinguir
: Papel, cartón y artículos de estas materias, no
comprendidos en otras clases; productos de imprenta;
artículos de encuadernación; fotografías; papelería;
adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa;
material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y
artículos de oficina (excepto muebles); material de
instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias
plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases);
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caracteres de imprenta; clichés. Productos de la clase 16ª
de la Clasificación Internacional de Niza, novena edición.
Titular
: C. JOSEPH LAMY GMBH.
Domicilio
: HEIDELBERG, ALEMANIA.
Dirección
: 69123 HEIDELBERG, GRENZHOFER WEG 32.
Vigencia
: DIEZ (10) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
LA PRESENTE RESOLUCIÓN.
ARTÍCULO TERCERO. Asignar número de certificado al derecho concedido, previa
inscripción en los libros de la propiedad industrial.
ARTÍCULO CUARTO. Notificar personalmente al doctor ÁLVARO CORREA
ORDOÑEZ, apoderado de la parte solicitante, el contenido de la presente decisión,
entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella no procede recurso
alguno por haberse agotado la vía gubernativa.
Notifíquese y Cúmplase
Dado en Bogotá D.C., a los
El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial,
JOSÉ LUIS LONDOÑO FERNÁNDEZ
CCM
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