Breve análisis sobre la protección del Trade Dress y Diseños Industriales en Chile Durante el último tiempo se ha potenciado en Chile la promoción y protección de la innovación y el impulso competitivo. Con este objeto, se han realizado importantes esfuerzos en modernizar y actualizar nuestra normativa relativa a la protección de los derechos de propiedad industrial. En este sentido, durante el último año se han realizado modificaciones a la Ley N° 19039 de Propiedad Industrial (en adelante la “Ley”) y a su Reglamento y se ha abierto a consulta pública el documento de directrices de patentes, elaborado por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (en adelante “INAPI”), conforme las cuales se regula en detalle el procedimiento de análisis sustantivo de dichas solicitudes. Adicionalmente, con fecha 30 de Abril de 2013, se presentó el Proyecto de Ley Boletín N° 8907-03 (en adelante el “Proyecto de Ley” o el “Proyecto”), el cual busca modificar de forma íntegra la Ley de Propiedad Industrial y consecuentemente la forma como se conceden los privilegios industriales en nuestro país. Sin perjuicio de estos avances, existen ciertas materias que, o bien se encuentran con una regulación deficiente o derechamente no se encuentran reguladas en Chile. Lo anterior, abre la puerta a que producto de dichas debilidades o vacíos normativos, se vulneren derechos de propiedad industrial. 1. Trade Dress Una de las áreas no reguladas es la protección a la apariencia de los productos, conocida como “Trade Dress”. En efecto, si bien en Chile es posible obtener protección por vía de marcas, patentes y derechos de autor, ninguna de estas normas permite proteger el llamado look and feel de los productos. Así, características especiales y distintivas de productos y establecimientos que no pueden ser protegidas en virtud de otros privilegios, no están sujetas a ningún tipo de protección formal. De esta forma, envases, paquetes, formas de presentación de productos y staging de tiendas y comercios, entre tantas otras características distintivas, no se encuentran protegidas por la Ley, aun cuando dichos elementos sean distintivos de un producto o comercio. A este respecto, en el caso de los productos, la legislación en materia de propiedad industrial no sólo falla en proteger su apariencia, sino que también los excluye específicamente de su ámbito de protección como marcas. En efecto, el artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, establece que no podrán registrarse como marcas la forma o el color de los productos o de los envases. De esta forma, por regla general, cualquier intento de interpretación a favor de una protección más amplia de la apariencia de los productos se ve coartada por el contenido de la referida disposición. Si bien el Proyecto de Ley viene en modificar esta exclusión, incluyendo una definición más amplia del concepto de marcas, conforme la cual éstas pueden consistir, además de en palabras y elementos figurativos, en sonidos, olores y formas tridimensionales, como los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su presentación, este Proyecto se encuentra recién en su primer trámite legislativo, por lo que sin perjuicio del avance que esto podría suponer en materia de protección de trade dress (sujeto a la interpretación de los órganos competentes), por el momento esta norma no tiene ningún tipo de vigencia, aplicándose la regulación actual de opuesto contenido. Esta falta de certeza en la adopción de medidas protectoras del trade dress se refleja también a nivel reactivo, esto es, después de la configuración de una copia de la apariencia o diseño de un producto o comercio. En efecto, fruto de la inexistencia de una sede y de un procedimiento formal para hacer frente a casos de copia de la apariencia de productos y establecimientos, quienes se han visto afectados deben buscar alternativas de argumentación frente a la copia, las que no son suficientes ni idóneas para lograr el objetivo deseado. Las principales acciones tangenciales que se han intentado en materia de trade dress, a las cual haremos referencia en más detalle a continuación, son la interposición de una querella por infracción marcaria, una demanda por competencia desleal y/o una demanda por infracción a la libre competencia. Los resultados de estas medidas han sido más bien erráticas, toda vez que son muy pocos los casos en los que se ha obtenido un pronunciamiento favorable en esta materia. a. Querellas por infracción marcaria. Típicamente estas querellas se interponen en aquellos casos en donde existen marcas figurativas y/o mixtas, asociadas al producto copiado, pero son casos en los que la copia va mucho más allá de la marca propiamente tal, imitándose otros atributos de los productos. En este orden de cosas, es posible destacar la sentencia del octavo Juzgado de Garantía de Santiago, de fecha 12 de agosto de 2011, en el que se reconocen derechos sobre la apariencia de un producto. En este caso, se presentó una demanda por infracción de marcas por los representantes del ron Flor de Caña por la comercialización del ron denominado Full de Cuatro. Si bien de la lectura de las marcas de los licores referidos es posible identificar diferencias que, en principio permitirían su coexistencia en el mercado, el Tribunal acogió la tesis de que los acusados actuaron maliciosamente, toda vez que al diseñar su etiqueta se basaron en la etiqueta del producto “Flor de Caña Gold”, buscando confundir al público consumidor. Señala la sentencia que “esta semejanza fue querida y buscada, para ser usada, esto es, maliciosamente, se prueba desde el encargo de la confección de las etiquetas, frente, contra y collerines, exigiendo que fuera lo más parecida a la etiqueta de Flor de Caña, teniendo su etiqueta como modelo, hasta la puesta en venta del ron con la publicidad aparejada, creando la confusión en el comprador del ron de Flor de Caña”. 2 Si bien esta sentencia se constituye como un importante hito en la protección del trade dress en Chile, no es mérito para subsanar la dificultad basal que existe producto de la carencia normativa en esta materia. b. Demanda por competencia desleal. En un segundo orden de cosas, los titulares de derechos afectados por copia en la apariencia de sus productos han intentado enfrentar esta situación mediante la interposición de demandas de competencia desleal. La Ley N° 20.169 establece de manera expresa aquellas causales que dan origen a hipótesis de competencia desleal. En este sentido, el artículo 3 del referido cuerpo normativo sindica en términos amplios que “En general, es acto de competencia desleal toda conducta contraria a la buena fe o a las buenas costumbres que, por medios ilegítimos, persiga desviar clientela de un agente del mercado.” Posteriormente, en el artículo 4 de dicha Ley, se establecen ciertas causales específicas que, conforme al legislador, son consideradas como conductas de competencia desleal. De las causales referidas, las mencionadas en las letras a) y b) han sido utilizadas por quienes se han visto afectados por copia a la apariencia de sus productos para perseguir la responsabilidad de quienes han realizado dicha imitación. Lo anterior, en tanto la citada Ley señala que se considerarán actos de competencia desleal “a) Toda conducta que aproveche indebidamente la reputación ajena, induciendo a confundir los propios bienes, servicios, actividades, signos distintivos o establecimientos con los de un tercero; b) El uso de signos o la difusión de hechos o aseveraciones, incorrectos o falsos, que induzcan a error sobre la naturaleza, proveniencia, componentes, características, precio, modo de producción, marca, idoneidad para los fines que pretende satisfacer, calidad o cantidad y, en general, sobre las ventajas realmente proporcionadas por los bienes o servicios ofrecidos, propios o ajenos.” De la lectura de los citados preceptos es posible concluir que la Ley es enfática al sindicar como un acto contrario a la competencia leal aquellos que persiguen aprovecharse de la reputación de un tercero e inducir a posibles confusiones en los consumidores, con miras a obtener desviación de clientela. A este respecto, la copia de la apariencia de los productos y/o servicios, se circunscribe dentro de ambas hipótesis, toda vez que la intención de quien copia es tanto aprovecharse de la reputación del dueño de los productos/servicios imitados, como inducir a error al consumidor al intentar confundirlo respecto a su procedencia. Sin perjuicio de que la normativa citada permite de manera expresa perseguir actos de afectaciones al trade dress, los juzgados civiles, quienes son los tribunales competentes para conocer este tipo de demandas, no han sido proclives a resolver favorablemente este tipo de pretensiones, elevando el estándar de lo que constituye un acto de competencia desleal. De esta forma, la falta de una jurisdicción especializada en la materia influye en que la revisión de estos casos se realice desde la perspectiva de la competencia desleal y no desde las implicancias de afectaciones al trade dress. Consecuentemente, aun cuando se reconozca la copia de los productos, es posible que no se obtenga una sanción por no cumplirse con los estándares de infracción a la competencia desleal. 3 A este respecto, en sentencia de fecha 26 de octubre de 2009, el tercer Juzgado Civil de Santiago conociendo del caso Clarins S.A. versus Laboratorio S.I.C S, rechazó la demanda de competencia desleal interpuesta por Clarins S.A. por la comercialización por parte del demandado de productos (cremas) en envases, cuyos clores, diseños y apariencia general resultaban prácticamente idénticos a los utilizados por la demandante. El Tribunal desestimó la demanda considerando que para que se configure la competencia desleal se requiere de “una conducta contraria a las buena fe o a las buenas costumbre y por otra parte que la empresa demandada haya perseguido desviar clientela, lo que supone necesariamente que se trate de empresas que compitan en el mismo mercado, respecto a productos similares y que se dirijan al mismo público consumidor”. El Tribunal consideró que en este caso, si bien las empresas en litigio estaban presentes en el mercado de los cosméticos, estaban dirigidas a satisfacer necesidades distintas, ya que mientras el demandante comercializaba productos cosméticos en general de belleza, la demandada vendía productos destinados al cuidado de la piel de mujeres en etapa pre y post natal. De esta forma, el Tribunal consideró que los productos de ambas empresas, a pesar de ser ambos del mercado de las cremas de belleza, estaban dirigidos a consumidores distintos “por cuanto sus precios son totalmente desiguales”. El Tribunal específicamente analizó si se ha configurado un aprovechamiento de imagen y prestigio de la demandante en este caso y consideró que “si bien se puede apreciar similitudes en cuanto al color de letras y fondo, dichas similitudes no son suficientes como para inducir a un error o engaño en el público consumidor” Adicionalmente consideró que “no se trata de productos comparables por lo que no puede estimarse que se persiga o exista desviación de clientela, ya que ni siquiera se dirigen al mismo público consumidor (…). A mayor abundamiento la sola existencia de un producto que se comercialice en envases con algunas características similares a otro, no necesariamente va a generar una situación de competencia desleal, puesto que para ello es necesario se produzca una desviación de la clientela del uno al otro, lo que no ocurre en el presente caso, por que como ya se señaló se trata de productos dirigidos a satisfacer necesidades distintas y a consumidores diferentes” Por su parte, el Juzgado Civil apoyó su decisión en consideraciones marcarias, señalando que al no poderse registrar como marca la forma o el color de los productos o de los envases, no podría considerarse como competencia desleal la similitud del envase o de los colores utilizados. De esta manera, el Tribunal construye esta argumentación, sin atender a la necesidad de proteger la apariencia de los productos, enfocándose de forma aislada en causales de irregistrabilidad marcaria Así pues, el Tribunal decide rechazar los argumentos de la demandante en base a consideraciones referidas a la competencia desleal y a registrabilidad de marcas, lo que demuestra que el análisis no es realizado tomando en consideración la importancia del resguardo del trade dress sino que otras normativas conforme las cuales no es posible enfrentar este tipo de conflictos jurídicos. 4 Un criterio distinto ha sido acogido por el noveno Juzgado Civil de Santiago, al conocer de la demanda de competencia desleal presentada por Importadora y Distribuidora Santiago S.A. contra distribuidora Panamá City Ltda., en el caso de Flor de Caña versus Full de Cuatro, cuyos hechos han sido descritos precedentemente en este artículo. En sentencia de fecha 31 de enero de 2012, el Juzgado referido señaló que “la demandada realizó varios actos destinados a desviar la clientela de la demandante para capturarla para su producto, pues prácticamente copio la etiqueta y envase del ron Flor de Caña y ella misma distribuía los 2 productos con el fin que fueran exhibidos y vendidos en forma conjunta, haciendo más fácil con ello la confusión de ambos, con lo cual se configura la conducta descrita en la letra a) del artículo 4 de la Ley…” Si bien, el Tribunal realiza una interpretación favorable del alcance de la competencia desleal, acoge parcialmente la demanda, toda vez que considera que no se han acreditado perjuicios por parte del demandante. Así las cosas, se desprende de las sentencias revisadas, que la falta de regulación en materia de trade dress incide no sólo en una revisión parcializada de este tipo de casos, sino que también en la configuración de criterios no uniformes, cuestión que encarece la posibilidad de obtener pronunciamientos favorables en esta sede. c. Demanda por infracción a la libre competencia. Quienes han sido afectados por copia en la apariencia de sus productos han optado también por intentar dar resguardo al trade dress por medio de la normativa relativa a la libre competencia. El Decreto Ley N° 211 de 1973 establece el marco regulatorio de la libre competencia en Chile, estatuyendo en su artículo primero que “La presente ley tiene por objeto promover y defender la libre competencia en los mercados. Los atentados contra la libre competencia en las actividades económicas serán corregidos, prohibidos o reprimidos en la forma y con las sanciones previstas en esta ley”. Con miras a obtener protección del trade dress por medio de la legislación de libre competencia, se argumenta que la copia de la imagen global o de elementos distintivos de un producto con el propósito de asociar la imagen de éstos a otros productos de origen de un competidor que ha invertido tiempo y recursos en la creación de presentaciones comerciales nuevas, constituye una forma de apropiación desleal de ventajas desarrolladas por un competidor. Adicionalmente se ha expuesto que por medio de este tipo de prácticas se atenta contra la toma de decisiones libres y consientes por parte del público. Se apoyan dichos argumentos en lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto Ley N° 211 que señala que se consideran como actos que impiden, restringen o entorpecen la libre competencia “Las prácticas predatorias, o de competencia desleal, realizadas con el objeto de alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante”. No obstante la lectura de la norma admitiría una interpretación favorable de este tipo de pretensiones, es preciso tener en consideración que el artículo recién citado, puede ser interpretado de forma restrictiva, entendiendo que en el caso de copia de la imagen o diseño de un producto sin la intención de alcanzar, mantener o 5 incrementar una posición dominante no es posible incurrir en hipótesis de afectación a la libre competencia. Actualmente, el encargado de resolver estas disputas conforme la Ley N° 19.911 es el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, quien, de acuerdo a lo señalado precedentemente, al no constituirse como un ente especializado en materias de trade dress, ha supeditado la aceptación de este tipo de pretensiones más bien al cumplimiento irrestricto de aquellos elementos propios del derecho de libre competencia, en desmedro de la efectividad del acto de copia. Grafica lo señalado el caso de Laboratorio Especialidades Farmacéuticas Knop Ltda. contra Laboratorio Maver Ltda., fundado en que Laboratorio Maver Ltda. habría cometido actos de competencia desleal consistentes en actos de confusión y aprovechamiento de reputación ajena al haber comercializado los productos “jarabe de palto compuesto con miel”, “jarabe de palto compuesto” y “jarabe de palto infantil”, imitando además la denominación, forma del envase y la gráfica del rotulado del producto de Farmacéuticas Knop “paltomiel”. El Tribunal en sentencia 59/2007, de 9 de octubre de 2007, si bien reconoció un acto contrario a la libre competencia al imitar tanto la denominación como la forma del envase y la gráfica del rotulado del producto “paltomiel”, concluyó que dicha conducta no podía ser objeto de sanción dado que la demandada no gozaba de una posición dominante y los actos ejecutados carecerían de la aptitud para alcanzarla. Así pues señaló el Tribunal que “de esta manera, Maver, empresa que no detenta poder en ninguno de los mercados mencionados en la presente sentencia, habría imitado un producto que goza de gran prestigio, mediante el simple expediente de emular su denominación, la forma del envase y la gráfica de su rotulado, lo que a juicio de este Tribunal, no resulta apto para lograr alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante… Que, en consecuencia, resulta claro que las conductas de competencia desleal ejecutadas por Maver en contra de Knop no fueron realizadas por alguien que gozaba de una posición dominante, ni pueden ser estimadas como aptas para permitir a Maver alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante en ninguno de los escenarios de mercado relevante posibles, de modo que no puede considerarse que hayan sido ejecutadas con tal objeto o finalidad”. Posteriormente el 30 de enero de 2008, la Corte Suprema rechazó el recurso de reclamación deducido por Laboratorio Especialidades Farmacéuticas Knop Limitada, en contra de la sentencia referida. De esta forma, se desprende que en sede de libre competencia, lo verdaderamente relevante no es la afectación al trade dress, sino que la posición en el que se encuentra quien ha realizado el acto contrario a la libre competencia, de manera que aun cuando se reconozca el acto de copia si éste no ha sido realizado por quien ostenta una posición relevante en el mercado, no existirá aparejada una sanción. Consecuentemente, las posibilidades de obtener pronunciamiento favorable en caso de imitación de trade dress se complejizan en esta jurisdicción, debiendo cumplir con requisitos adicionales. Conforme a todo lo aquí analizado, queda de manifiesto la urgente necesidad de una regulación del trade dress en nuestro país, toda vez que la falta tanto de una 6 regulación específica, como de una sede especializada en esta materias, se traduce en la desprotección patrimonial de los titulares legítimos de derechos de trade dress en Chile. 2. Diseño Industrial Si bien existe una regulación específica en materia de diseños industriales, la concepción que existe en Chile de estos privilegios no responde a las necesidades de los creadores de diseños de carácter industrial. En efecto, el tratamiento que se le otorga a este privilegio es coincidente con la regulación para la concesión de patentes de invención o modelos de utilidad, lo que se traduce en requisitos elevados para la obtención del privilegio, tiempos prolongados de tramitación e imposibilidad de renovación de la protección. A este respecto, la Ley de Propiedad Industrial establece que para que un diseño industrial sea registrable éste debe ser nuevo, esto es, debe diferir de manera significativa de dibujos o diseños industriales conocidos o de combinaciones de éstos. La Ley establece específicamente que los envases quedarán comprendidos entre los artículos que pueden protegerse como diseños industriales, siempre que reúnan la condición de novedad referida. Consecuentemente, para que un diseño sea protegido, será necesario acreditar a la Oficina de Patentes que éste cumple con el requisito de novedad. Para esto, será necesario que se nombre un experto a cargo de la realización un análisis sustantivo de la solicitud, conforme al cual se determinará su concesión o rechazo. Este análisis, por regla general demora en la actualidad un periodo no inferior a 2 años. Como es posible advertir, el hecho de que la regulación de diseños industriales se circunscriba a la normativa de patentes o modelos de utilidad, se traduce en un complejo escenario para los titulares, toda vez que el tiempo de tramitación, muchas veces supera enormemente el tiempo real de vigencia de un determinado diseño, lo que en muchos casos conlleva a que el diseño quede obsoleto o sea superado por una nueva versión del mismo, antes de su concesión. Por su parte, en el caso de aquellos diseños que se han orientado al posicionamiento de un producto, por ejemplo, la forma particular de una botella o de un producto de limpieza, se enfrentan al enorme problema de que el diseño (producto) no pueda ser renovado, de manera que una vez que su protección legal como diseño prescribe, esto es luego de 10 años contados desde la fecha de la presentación de la solicitud, el diseño pasa a ser de dominio público y puede ser utilizado por cualquier tercero e incluso un directo competidor, lo que abre la puerta a nuevas copias, ahora dentro del marco jurídico permitido. Teniendo en consideración algunas de las dificultades que se generan en torno a la regulación actual de diseños industriales, a través del Proyecto de Ley que actualmente de discute en el Congreso, se busca modificar de manera sustantiva la 7 protección y tramitación de este tipo de privilegios. En efecto, este Proyecto incorpora una tramitación más expedita de las solicitudes de diseño industrial, conforme al cual, para conceder el privilegio, se realiza sólo una revisión del cumplimiento de los requisitos formales de la solicitud, transformándose el análisis sustantivo en una etapa eventual y posterior del procedimiento, lo que permite subsanar aquellas dificultades provenientes de la extensa duración de la tramitación de la solicitud. En este sentido, luego de la presentación de la solicitud, se realizará un examen preliminar para verificar el cumplimiento de los requisitos de forma. En caso de que éstos sean cumplidos o, una vez subsanados las omisiones o errores, en conformidad a la Ley, el diseño será concedido a registro. Una vez concedida la solicitud se procederá a publicar un extracto en el Diario Oficial. Dentro de los 60 días contados a partir de dicha publicación, cualquier interesado podrá solicitar se realice un examen de fondo del diseño industrial, con el objeto de verificar si éste cumple con los requisitos sustantivos (novedad y carácter singular) exigidos para su concesión. En caso de rechazarse el registro de diseño en el examen de fondo, se declarará de oficio la nulidad del registro. Finalmente, el Proyecto de Ley incorpora la posibilidad del titular de solicitar la renovación del plazo de protección del diseño por un periodo de cinco años adicionales al originalmente concedido, cuestión que es particularmente favorable en los casos de diseños orientados al posicionamiento de productos, ya que permite mantener la exclusividad en su comercialización por un término adicional. Finalmente, es importante hacer presente que el Proyecto también incorpora la posibilidad de solicitar marcas tridimensionales, lo cual en caso de ser incluido en el texto final de la nueva Ley, representará otra imporatante alternativa de protección a la forma de los productos. 8