CÁMARA TERCERA DE LO CIVIL DE LA PRIMERA SECCIÓN DEL

50-CQCM-12
CÁMARA TERCERA DE LO CIVIL DE LA PRIMERA SECCIÓN DEL CENTRO: San
Salvador, a las diez horas de treinta de abril de dos mil doce.
Habiéndose concluido el trámite del recurso de apelación de la sentencia pronunciada
por el señor Juez Quinto de lo Civil y Mercantil, a las quince horas treinta minutos de veintiuno
de febrero del presente año, en el PROCESO COMÚN DECLARATIVO DE INFRACCIÓN
DE MARCA REGISTRADA, DE ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL Y DE
INFRACCIÓN A ORDEN JUDICIAL, promovido por “KRAFT FOODS GLOBAL
BRANDS LLC”, del domicilio de Three Lakez Drive, Northfield, lllinois, Estado Unidos de
América, por medio de sus apoderados abogados Danilo Rodríguez Villamil y Pedro Alejandro
Mendoza Calderón, contra “MOLINOS DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE”, que se abrevia “MOL, S.A. DE C.V.”, de este domicilio.
La sentencia venida en apelación en lo pertinente de su fallo EXPRESA: “1) Declárase
la infracción al derecho de marca registrada “OREO Y DISEÑO” por parte de MOLINOS DE EL
SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en perjuicio de KRAFT
FOODS GLOBAL, BRANDS LLC. 2) Declárase la existencia de actos de competencia desleal
de parte de MOLINOS DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE, en perjuicio de la sociedad KRAFT FOODS GLOBAL, BRANDS LLC., por la
comercialización de GALLETAS BLACKZ presentación azul (código PTGBLACKZ BLACKZ
MOLSA CHOVAI 24X 12X4 36GR). 3) Manténgase de forma definitiva el cese de competencia
desleal, de las GALLETAS BLACKZ arriba especificadas prohibiéndosele por tanto su
comercialización, tanto a nivel nacional como también a través de exportación. 4) Declárase no
establecida la violación a la orden de cese de actos de competencia desleal dictada por el Juzgado
Primero de lo Civil y Mercantil de San Salvador, entre los meses de Julio a noviembre de dos mil
once. 5) Con base en el artículo 272 Inc. 2° del CPCM, no hay condenación en costas. 6) De
conformidad con lo establecido en el Art. 78 ordinal 3° de la Ley Orgánica Judicial, procédase a
la corrección de la numeración de los folios que conforman el expediente judicial y el
administrativo, por haberse alterado erróneamente alguno de ellos. 7) De no recurrirse de la
presente sentencia en el término legal previsto para ello, téngase por firme la misma.
NOTIFÍQUESE.” (fs. 331 p.p.)
Han intervenido en ambas instancias, como actora-apelada “KRAFT FOODS GLOBAL
BRANDS LLC”, por medio de sus apoderados licenciados Danilo Rodríguez Villamil y Pedro
Alejandro Mendoza Calderón, mayores de edad, abogados, del domicilio de Antiguo Cuscatlán,
departamento de La Libertad, el primero, y de este domicilio el segundo; y como demandadaapelante “MOLINOS DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE”, que se abrevia “MOL, S.A. DE C.V.”, por medio de sus apoderados licenciados
Eduardo Antonio Arias Rank y Raúl José Díaz Ventura, quienes son mayores de edad, abogados,
de este domicilio.
LEÍDOS LOS AUTOS; Y,
CONSIDERANDO:
I. SUSTANCIACIÓN DEL PROCESO.
1. PRIMERA INSTANCIA.
El licenciado DANILO RODRÍGUEZ VILLAMIL, en la demanda MANIFESTÓ: “La
sociedad KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC., es legítima propietaria de la Marca de
Fábrica y de Comercio consistente en la palabra OREO Y DISEÑO, inscrita desde el nueve de
noviembre de dos mil cuatro bajo el número 90 del Libro 25 de Marcas, amparando galletas que
se encuentran clasificadas en la clase 30 internacional. (…) VIOLACIÓN DE MARCA
REGISTRADA. La sociedad demandada MOLINOS DE EL SALVADOR S.A. de C.V. que
puede abreviarse MOL, S.A. de C.V. del domicilio de San Salvador, está comercializando
galletas en El Salvador con la marca BLACKZ, los cuales compiten con las galletas OREO Y
DISEÑO fabricadas y comercializadas por mi poderdante. (…) La utilización de parte de la
sociedad demandada de un empaque casi idéntico a las de mi mandante, generan una obvia
confusión o riesgo de asociación entre los consumidores, con la agravante de que la imitación
abarca la presentación (etiquetas y disposición de colores) de los productos amparados con la
misma, tal como se explica a continuación. (…) Mi poderdante desde hace casi cien años
comercializa las galletas OREO convirtiéndose dicha marca en la líder de galletas a nivel
mundial. Las galletas OREO son reconocidas a nivel mundial por ser dos galletas circulares de
chocolate unidas por un dulce relleno blanco y por su característico empaque azul fuerte con
franja celeste claro en el medio que la ha distinguido de cualquier otra galleta desde hace casi
cien años. La sociedad MOLINOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. lanza al mercado bajo la
marca BLACKZ, un producto casi idéntico cuyas similitudes se pueden apreciar a simple vista, y
las cuales son las siguientes: a) El color azul fuerte del empaque dividido por una franja azul
celeste en el medio con el mismo tono de color que la marca OREO; b) La marca BLACKZ está
escrita en la misma posición que la marca OREO dentro de la franja celeste. c) Las letras con las
que está escrita la marca BLACKZ son del mismo color, en el borde de las mismas es un azul
fuerte y por dentro son blancas. La perspectiva de las letras van en disminución si se visualizan
de derecha a izquierda. d) El diseño de la galleta en el empaque es idéntica a la de la marca
OREO y encontrándose posicionada de la misma forma que el empaque de la marca OREO. La
galleta se encuentra por debajo de la marca en la esquina inferior derecha en ambos empaques. e)
En la esquina superior izquierda de la marca OREO se encuentra una figura triangular de color
rojo donde se encuentra la palabra Nabisco en letras blancas insertada dentro de un óvalo. De
igual manera la sociedad demandada ha imitado dicha figura al introducir la palabra MOLSA
dentro de un óvalo de color blanco y letras rojas. Con una simple observación de los productos
antes referidos, podemos apreciar que existe de parte de la sociedad MOLINOS DE EL
SALVADOR, S.A. DE C.V. que puede abreviarse MOL, S.A. DE C.V. una obvia imitación de la
presentación global y del concepto mercadológico del producto OREO y DISEÑO, y en ese
sentido es evidente la intención de la sociedad demandada de aprovecharse de los beneficios de
imitar la presentación del producto amparado bajo la marca OREO Y DISEÑO, y usar sin
autorización alguna, el empaque característico de la marca de mi mandante, tomando en
consideración que OREO tiene un gran reconocimiento en el público consumidor y es el producto
líder del mercado. (…) De lo expuesto, se concluye: a) Que el producto amparado bajo la marca
BLACKZ ha imitado la forma, colores y disposición de elementos del empaque del producto
OREO Y DISEÑO, propiedad de mi mandante; (…) De las disposiciones legales citadas, no cabe
duda alguna que los actos que la empresa MOLINOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. está
ejecutando en perjuicio de mi mandante, encajan en lo establecido en nuestra legislación como
competencia desleal, en vista de imitar la imagen comercial del producto OREO Y DISEÑO, así
como la marca registrada propiedad de mi poderdante, siendo además ambos productos
competidores en el mercado de galletas y en ese sentido, es necesario declarar, a través de
sentencia judicial, tales actos desleales. Las acciones legales de competencia desleal tienen como
objetivo general hacer cesar esas actividades ilícitas que van en perjuicio de una sana
competencia y de la seguridad jurídica consagrada en la Constitución, seguridad necesaria para
que los afectados por actos ilícitos recurran a la ley para hacer valer el derecho que poseen, tal es
el caso del derecho de propiedad que se tiene sobre la marca. (…) Con expresas instrucciones de
mi poderdante, vengo a demandar a la sociedad MOLINOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
que puede abreviarse MOL, S.A. DE C.V. en JUICIO DECLARATIVO COMÚN DE
INFRACCIÓN DE
MARCA REGISTRADA Y DECLARATIVO DE ACTOS
DE
COMPETENCIA DESLEAL, a fin de que, previos los trámites legales y basándose en la prueba
que presentaré y presento con la presente demanda, así como en las disposiciones pertinentes de
la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Convenio de París y Acuerdo sobre Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), en sentencia
definitiva, se declare la violación de marca registrada y los actos de competencia desleal, se
ordene la cesación de los mismos y se la condene en las costas derivados de este proceso. (…) En
consecuencia señor Juez, a usted con todo respeto PIDO: (…) En sentencia definitiva se declare
la violación de marca registrada y los actos de competencia desleal de parte de MOLINOS DE
EL SALVADOR, S.A. DE C.V. que puede abreviarse MOL, S.A. de C.V. y se ordene la cesación
de los mismos; (…) Se condene a la sociedad MOLINOS DE EL SALVADOR, S.A. de C.V.
que puede abreviarse MOLSA (SIC) S.A. de C.V. a las costas procesales causadas en esta
instancia.” (fs. 1 a 8 p.p.)
Los documentos presentados obran de folios 9 a 70 de la p.p.
Mediante resolución de fs. 74 a 75 p.p., se tuvo por parte a “KRAFT FOODS GLOBAL
BRANDS LLC”, por medio de su apoderado licenciado Danilo Rodríguez Villamil, se admitió la
demanda y se ordenó emplazar a la parte demandada “Molinos de El Salvador, Sociedad
Anónima de Capital Variable”, para que contestase la demanda en el término de veinte días. Acto
de comunicación procesal que obra diligenciado a fs. 80 p.p.
Según proveído de fs. 172 a 173 p.p., se tuvo por parte a la demandada “Molinos de El
Salvador, Sociedad Anónima de Capital Variable”, por medio de su apoderado licenciado
Eduardo Antonio Arias Rank, por contestada la demanda en sentido negativo y se convocó a las
partes para la audiencia preparatoria, quedando agregada la documentación presentada por la
demandada de fs. 97 a 171 p.p.
El resultado de la audiencia preparatoria obra en acta de fs. 180 a 187 p.p.
Por auto de fs. 199 p.p., se nombró a los licenciados Patricia Elizabeth Zavaleta de
Gómez y Javier Atilio León Deras, para que sirvan como peritos contables para el
reconocimiento judicial de los libros contables de MOLSA, señalándose hora y fecha para la
práctica del mismo. A fs. 207 p.p., se encuentra agregada el acta de juramentación de los
referidos peritos.
A fs. 210 p.p., se tuvo por autorizada la intervención del licenciado Raúl José Díaz
Ventura, como apoderado de “Molinos de El Salvador, Sociedad Anónima”, para actuar conjunta
o separadamente con el licenciado Arias Rank; y a fs. 218 p.p., se autorizó la intervención del
licenciado Pedro Alejandro Mendoza Calderón, en su calidad de apoderado de “KRAFT FOODS
GLOBAL BRANDS, LLC”, para que actuase conjunta o separadamente con el licenciado
Rodríguez Villamil.
De fs. 221 a 223 p.p., obra el resultado del reconocimiento judicial, practicado en las
instalaciones de “Molinos de El Salvador, Sociedad Anónima de Capital Variable”; y los
informes extendidos por los peritos de fs. 226 a 276 p.p.
En acta de fs. 288 a 310 p.p., se consignó el resultado de la audiencia probatoria.
Finalmente, de fs. 311 a 331 p.p. obra la sentencia de la cual se recurre.
A fs. 353 p.p. se tuvo por presentado el escrito de apelación interpuesto por el licenciado
Eduardo Antonio Arias Rank, como apoderado de “MOLINOS DE EL SALVADOR,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE”.
2. SEGUNDA INSTANCIA.
Por auto de fs. 21 se admitió el recurso ordinario de apelación interpuesto, se tuvo por
parte a “MOLINOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.” por medio de su apoderado licenciado
Arias Rank, como apelante, señalándose lugar, hora y fecha para la práctica de la audiencia
especial a que se refiere el Art. 513 CPCM.
El resultado de la audiencia obra en acta de fs. 24 a 35.
II. ANTECEDENTES DE HECHO.
1. PRETENSIONES DE LA ACTORA:
La parte demandante “KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC”, por medio de sus
apoderados abogados Danilo Rodríguez Villamil y Pedro Alejandro Mendoza Calderón, pretende
que en en sentencia se declare la violación a la marca registrada “Oreo y Diseño” y la existencia
de actos de competencia desleal por parte de “Molinos de El Salvador, S.A. de C.V.”
2. PRETENSIÓN DE LA PARTE DEMANDADA.
La demandada “Molinos de El Salvador, S.A. de C.V.” pretende que se le absuelva de
cualquier responsabilidad que pudiera devenir del presente proceso, y se condene a “KRAFT”
por los daños y perjuicios causados por la no comercialización de las galletas BLACKZ, y a las
costas procesales.
III. DE LOS AGRAVIOS EN QUE FUNDAMENTA LA APELACIÓN.
Los agravios alegados por la apelante se contraen a la actividad razonadora de la
resolución impugnada, específicamente la forma en cómo se han valorado las pruebas, en síntesis
son los siguientes:
1. Existe violación al principio de aportación del Art. 7 inciso 3° CPCM, en relación
a la prueba pericial, a la cual el Juez A quo le restó valor probatorio a los dos peritajes, ya que
debió haber ordenado diligencias para mejor proveer a fin de esclarecer los aspectos técnicos y
determinar si existió o no confusión o riesgo de asociación en los consumidores acerca de la
procedencia empresarial de Blackz y Oreo. En razón de ello, no contó con las pruebas pertinentes
y útiles que comprobasen la pretensión de Kraft, razón por las que de conformidad al Art. 321
CPCM, debió declarar sin lugar las pretensiones.
2. Se admitió indebidamente como prueba los empaques primario y secundario de
Blackz y Oreo, ya que no guarda relación con los hechos controvertidos dentro del proceso, al no
haberse determinado cual era su objeto, el juez a quo unilateralmente le asignó un objeto,
manifestado que con ellos se han probado los diseños de cada uno, sus colores, forma, tamaño de
la letra, figuras y en general el acondicionamiento de la misma, colocando en indefensión a
Molsa.
3. El juez unilateral e ilegalmente modificó el objeto del proceso porque su sentencia
versó sobre la “similitud de empaques”, cuando en la demanda y contestación se estableció que
era la confusión o riesgo de asociación de la procedencia empresarial de las galletas.
4. Violación al objeto técnico de la prueba pericial, pues el cotejo de marcas para
determinar si existe confusión o riesgo de asociación acerca de la procedencia empresarial de las
galletas es complicado, por lo que es inconcebible que el Juez bajo el pretexto de ser un
conocedor del derecho se haya abrogado indebidamente conocimientos e idoneidad técnica que
no poseía, al haber elaborado un cotejo de marcas (empaques) necesariamente era un cotejo de
carácter técnico y no legal, pues son hechos los que se discutían. Todo lo anterior violenta los
principios de seguridad jurídica y debido proceso.
IV. FUNDAMENTO DE LA OPOSICIÓN AL RECURSO.
La recurrida en síntesis manifestó en la audiencia especial celebrada en esta Cámara que:
“Que se opone a la apelación porque sus pretensiones fueron dos puntos: uno, violación de marca
registrada, OREO y DISEÑO, la dos, es la declaratoria de actos de competencia desleal por el uso
en el comercio del empaque similar al que ocupa su mandante. Quiero reiterar que esas
pretensiones son dos independientes pero relacionadas entre sí, basadas en una violación de
marca registrada de un derecho subjetivo específico. Se opone primero, uno de los puntos están
plasmados en el 3.2 del escrito de apelación relativo a los actos de competencia desleal, relativo a
que para que exista competencia desleal tienen que concurrir tres aspectos fundamentales, que
son, que los actos sean realizados en el mercado, dos, con fines comerciales y tres, que los actos
violenten la buena fe, sobre este punto de la competencia desleal a que se ha referido en el literal
3.2, (…) está vinculada a como se utiliza el signo en el comercio, y en ese sentido hay muchos
autores que manifiestan que no es necesario los requisitos de probar si ha habido o no mala fe, y
en ese sentido yo me opongo a esa afirmación, porque existen muchos tratadistas y autores que
sostienen que no es necesario probar la mala fe, ni siquiera que existe un perjuicio, la
competencia desleal al final lo que regula es el comportamiento correcto del mercado (…) Otro
punto que quiero oponer en la apelación es el hecho de la incorporación del nombre comercial de
MOLSA a la derecha del empaque, inscrito en el Registro y habla que no genera confusión. El
hecho que esté incorporado un elemento como MOLSA dentro de la etiqueta, no es suficiente
para desvanecer las similitudes que ya las marcas tienen per se. En la página 8, se habla que de un
plumaso Kraft logró sacar del mercado a las galletas Blackz; las galletas BLACKZ salen a la
venta en junio de dos mil diez y mi mandante empieza a tener comunicación extrajudicial con la
titular de estas empresas Blackz desde diciembre, y es hasta en julio de dos mil once en que se
presentan las acciones, haciéndose unas diligencias preliminares de cese de actos de competencia
desleal y una medida cautelar a la que mi mandante tenía derecho, existió una orden de la Jueza
Primero de lo Mercantil, por lo que no ha sido ni arbitraria, ni prepotente, ni maliciosa la
actuación de Kraft, ha defendido un derecho de propiedad, conforme al Art. 26 de la Ley de
Marcas, nuestra pretensión es válida. En la página 10 en lo relativo a la venta de galletas
BLACKZ, porcentajes de venta el apelante manifiesta que el precio al no tener el mismo precio
no estaban en competencia, el hecho que las ventas de Blackz tengan una cantidad específica, que
vendan pocas o muchas no inciden en el tema legal de competencia desleal, esto se sale de la
aseveración, posteriormente, siempre en la página 10 se habla de perjuicios por la
comercialización de la Marca BLACKZ, que mi poderdante debería de probarlo, yo no tengo que
probar nada, tradicionalmente cuando analizamos la violación de una marca registrada, (…) es el
juez en el caso concreto que fija los parámetros, la semejanza es un tema que ha estado aplicando
por años y por décadas de la forma como se ha hecho hasta ahora, yo no necesito presentar una
encuesta de consumidores para saber si existe confusión y si les ha afectado o no para el tema de
semejanza marcaria, (…) posteriormente en la página 24, 4.2.1. dice que el peritaje de parte que
yo presenté, sobre el riesgo de asociación de las galletas (…) es un tema que el Juez va a decidir
al momento de dictar sentencia, con todos los criterios y doctrina legales que existen, yo me
centré en demostrar un análisis de similitud de empaques, porque me servía para demostrar el
artículo 101 letra “g”, que era la declaratoria de actos de competencia desleal, mi peritaje de parte
es para ver similitudes de empaque, obviamente en las repreguntas algunas pertinentes y otras
que tenían que ver con derecho de competencia, el juez no consideró los peritajes de ninguna de
las partes, pero la gran diferencia del peritaje que presentó el suscrito, por el que presentó el
apelante, es que el Juez consideró que existía parcialidad del perito, cuando se le dijo que el
empaque de Oreo no tenía protección legal, es un perito que demostró tener calificación en la
materia, eso entre otras cosas, es importante este punto porque el apelante dice que al no existir
peritaje el juez debió y a el se refiere en el 5.3 página 32 –lo lee- el peritaje de parte se da por los
dos, es más hubo contra interrogatorio, hubo un gran debate y el juez en la sentencia considera de
alguna forma esos peritajes, los utiliza a la hora de tomar una decisión, si se necesitara peritaje en
todos los casos de similitudes que son miles en el Registro de Marcas, el Juez o la autoridad no
necesita un peritaje técnico para tomar la decisión, aplica la norma. En la página 24 menciona
que las facturas y muestras del producto, no dije cual era el objeto de esas muestras, quiero
reiterar que esas muestras y facturas probaban la comercialización, todo quedó debidamente
establecido en la audiencia preparatoria (…), no hubo oposición y no se porque el apelante viene
a decir que ha cambiado la pretensión; y también se dice en la página 30 –lo lee-, no ha habido
ningún cambio en mi pretensión siempre fue la misma desde el día de la presentación de la
demanda, en las audiencias, donde se decía cada una de las pretensiones.”
V. FUNDAMENTOS DE DERECHO.
1. DEL DERECHO DE MARCA.
Una marca, es cualquier signo que permite distinguir, en el mercado, los bienes o
servicios producidos o prestados por una persona, de otros bienes o servicios similares. Por lo
tanto, la persona que quiera distinguir sus productos, atendiendo a su calidad o su procedencia, o
ambas, tiene que diferenciar sus productos de los demás, similares, que existen en el mercado,
mediante un signo distintivo, y que sea creación propia, con los requisitos esenciales que
establecen las leyes y convenios que regulan la materia.
2. DE LOS ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL.
A. La competencia es el modo natural de manifestarse la libertad económica y la
iniciativa del empresario. El comerciante actual tiene arraigada en su voluntad la idea de la
competencia y la considera como un bien adquirido, que es preciso defender, por un lado, contra
los procedimientos de competencia desleal, y, por otro, contra los monopolios y los pactos
restrictivos de la competencia libre. Los juristas se han preocupado, especialmente de este
aspecto defensivo de la competencia.
B. La competencia mercantil, puede definirse como la actuación independiente de varias
empresas para conseguir cada una de ellas, en el mercado, el mayor número de contratos con una
misma clientela, ofreciendo precios, calidades o condiciones contractuales más favorables. La
base de la competencia es la libertad de actuación económica, de manera que los empresarios han
de decidir libremente respecto al precio, calidad y condiciones del producto o servicios que
ofrecen, del mismo modo los adquirentes han de tener libertad de elección respecto de cada uno
de esos elementos. En esa línea no cabe concebir una competencia libre en el sentido de
competencia ilimitada, sin más norma que la voluntad de los competidores, porque la
competencia es un fenómeno jurídico aunque los móviles sean económicos, y es que toda forma
de convivencia humana está sometida al Derecho y éste supone siempre una limitación dentro de
la libertad, en una frase, libre competencia significa, igualdad de los competidores ante el
Derecho.
C. En ese orden, los actos que constituyen competencia desleal, se identifican cuando la
actividad económica que se lleva a cabo es, en sí misma, lícita y permisible, y lo que la hace
incurrir en ilicitud es ejercitarla con determinados medios reñidos con los usos y prácticas
honrados o bien con las leyes aplicables. Así por ejemplo, desviar hacia sí la clientela de un
competidor, aún cuando causa daño a ese competidor no es sancionable porque esa es la finalidad
de la competencia en el mercado; pero hacerlo con medios deshonestos como la utilización de
signos que pueden crear confusión en el público respecto al origen de los productos, sí constituye
una práctica desleal.
D. Virtualmente es imposible compilar en un catálogo todas las actividades que pueden
llegar a constituirla. Desde el acuerdo de varios productores para vender sus productos a un
precio inferior al de costo para eliminar a un tercero, hasta el acto unilateral de usurpar o imitar
una marca con el fin de atraerse la clientela de su dueño; desde la presentación de los productos
maliciosamente parecida a los del competidor para aprovecharse de su prestigio, hasta la
publicidad encaminada a destruir la reputación de un comerciante o de sus productos, todo cae en
el ámbito de la competencia desleal. Vale decir que la deslealtad en la competencia, su efectiva
calificación dependerá exclusivamente de la legislación positiva.
E. Nuestro ordenamiento jurídico al respecto es amplio, pues no trata de proteger
solamente al competidor directo, sino también a los consumidores y al funcionamiento correcto
del sistema competitivo, no es ya preciso que una actuación se produzca dentro de una relación
de competencia entre varios empresarios para que pueda considerarse incorrecta y por tanto,
constitutiva de competencia desleal. Para que esa deslealtad exista basta que la actuación en
cuestión sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado, por
ejemplo a los consumidores, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema
competitivo.
F. Como se observa, la prohibición de competencia desleal ha pasado a ser la prohibición
de actuar incorrectamente en el mercado a la vigencia del principio de corrección en el tráfico
económico.
G. Lo que la normativa sobre competencia desleal reprime, es la conducta incorrecta
porque distorsiona el mercado. Por tanto, para la prohibición de la conducta incorrecta, no es
requisito necesario ni la mala fe de su autor, ni el hecho de que se pruebe que esa conducta ha
causado un perjuicio cierto. Estos datos serán normalmente relevantes para la eventual cesación.
3. LÍMITES DEL RECURSO.
A. Los límites de esta sentencia se rigen por el Principio de Congruencia, que en materia
impugnativa
contiene
dos
sub
principios:
“TANTUM
DEVOLUTUM,
QUANTUM
APELLATUM”, es decir, tanto se devuelve como cuanto se apela. Y la “NEC REFORMATIO
IN PEJUS”, la prohibición para el tribunal de alzada de reformar la sentencia recurrida en
perjuicio del apelante.
B. La sentencia se pronuncia exclusivamente sobre los puntos y cuestiones planteadas en
el recurso, todo en estricto cumplimiento a lo ordenado en el inciso segundo del artículo 515
CPCM y, en su caso, en los escritos de adhesión. Si al revisar las normas o garantías del proceso
aplicables a la sentencia impugnada se observara alguna infracción, pero hubiera elementos de
juicio suficientes para decidir, el tribunal anulará la sentencia apelada y resolverá sobre la
cuestión o cuestiones que sean objeto del proceso. Si careciera de dichos elementos, anulará las
actuaciones, devolviéndolas al momento procesal oportuno. Si al revisar los hechos que se
declaran probados en la sentencia impugnada o las razones de derecho aplicadas en la misma el
tribunal observara alguna infracción, revocará la sentencia y resolverá sobre la cuestión o
cuestiones que fueran objeto del proceso.
VI. ANÁLISIS DE LOS AGRAVIOS
1.
VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE APORTACIÓN.
A.
En relación a este agravio, es preciso establecer lo regulado en el inciso tercero del
Art. 7 CPCM, el que a su letra reza: “La proposición de la prueba corresponde exclusivamente a
las partes o terceros; sin embargo, respecto de prueba que ya fue debida y oportunamente
aportada y controvertida por las partes, el juez podrá ordenar diligencias para mejor proveer con
el fin de esclarecer algún punto oscuro o contradictorio, de conformidad a lo dispuesto en este
Código.” (Subrayado es nuestro)
B. De la lectura de la norma transcrita se evidencia, que la potestad que se le concede al
juzgador de ordenar diligencias para mejor proveer es discrecional, la que no implica que la
autoridad no esté sometida a la Ley, pues en un Estado de derecho debe de actuarse, por el límite
del principio de legalidad, sino que tiene la facultad de poder decidir si es necesario esclarecer las
proposiciones de las partes, a fin de ilustrar mejor su criterio sobre los hechos controvertidos, lo
que jamás podría considerarse como una obligación del juzgador, por lo tanto, no es posible
acoger este agravio en base a las consideraciones hechas.
2. ADMISIÓN INDEBIDA DE PRUEBA.
A. Dentro de sus agravios manifestó el apelante que se admitió indebidamente como
prueba los empaques primario y secundario de Blackz y Oreo, ya que no guarda relación con los
hechos controvertidos dentro del proceso, al no haberse determinado cual era su objeto, siendo el
juzgador el que le asignó el objeto.
B. Sobre ello, es oportuno hacer referencia a lo consignado en la demanda de mérito,
específicamente en el Romano VI, 6.2, donde el licenciado Rodríguez Villamil, manifestó: “Con
el fin de sustentar la obvia similitud existente entre los empaques de las marcas BLACKZ
(Sociedad demandada) y OREO (mi mandante) presento prueba pericial emitida por la licenciada
Sara Elizabeth Martínez abogada especializada en la rama de propiedad intelectual, basándose
para dicho cotejo en los principios, normas y demás criterios que regula le Ley de Marcas y Otros
Signos Distintivos, la Doctrina y los tratados aplicables a la materia. El peritaje ha versado sobre
el cotejo marcario entre el empaque de la marca BLACKZ y el empaque de la marca registrada
OREO (…)” (Subrayado es nuestro) Asimismo, dentro de la audiencia preparatoria, el actor
señaló que el peritaje ha versado sobre el cotejo de los empaques, de lo que indubitablemente
aflora que los empaques primario y secundario son precisamente el objeto del proceso, pues sobre
ellos versa el fondo del asunto, ya que a través de dichas muestras es que se podrá determinar si
existe similitud y si hay posibilidad de confusión o no, de ahí que no se pueda ver de manera
aislada la incorporación de los mismos como prueba, ni que su objeto no esté determinado, pues
desde la demanda se estableció cual era su finalidad, en consecuencia, tampoco es posible acoger
este agravio.
3. MODIFICACIÓN DEL OBJETO DEL PROCESO.
A. El apelante continúa expresando que el Juez unilateral e ilegalmente modificó el
objeto del proceso, pues éste versó únicamente sobre la similitud de empaques.
B. Al respecto, es preciso aclararle al recurrente que la demanda se basó –según
expresó el actor en la misma- en la infracción de marca registrada, por el uso de un empaque casi
idéntico al de la marca OREO Y DISEÑO, lo que genera una confusión o riesgo de asociación
entre los consumidores, con la agravante de que la imitación abarca la presentación (etiqueta y
disposición de colores) de los productos amparados con la misma, lo que provoca que con su
comercialización se realicen actos de competencia desleal; lo que significa que para poder
determinar si existe confusión o riesgo de asociación acerca de la procedencia empresarial de las
galletas Blackz y Oreo, es preciso determinar la similitud o no de los empaques, pues es a partir
de ello que se podrá establecer si existe la infracción de marca y los actos de competencia desleal
denunciados, por lo tanto, la semejanza de los empaques es un tema que está íntimamente
vinculado con las pretensiones del actor, por lo que deberá rechazarse este agravio.
4. VIOLACIÓN AL OBJETO TÉCNICO DE LA PRUEBA PERICIAL.
A. Argumentando el apelante que el cotejo de marcas para determinar si existe confusión
o riesgo de asociación acerca de la procedencia empresarial de las galletas es complicado, por lo
que es inconcebible que el Juez bajo el pretexto de ser un conocedor del derecho se haya
abrogado indebidamente conocimientos e idoneidad técnica que no poseía, al haber elaborado un
cotejo de marcas (empaques).
B. Sobre este punto es preciso determinar que no se acreditó a lo largo del proceso que
“OREO Y DISEÑO”, fuera una marca notoria –entendida como, "la que ha adquirido un nivel de
conocimiento tal, que está presente en la mayoría de las personas que componen el universo de
consumidores del bien de que se trate, en cuanto referida a una fuente individuable. Este
conocimiento implica la existencia de una publicidad que representa un esfuerzo y un riesgo
financiero, además de su tiempo de planificación, y que debe ser tutelado por el Estado." (Víctor
Bentata, "MARCA NOTORIA Y SUPERMARCA", Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas
y Políticas N° 110, Pág. 84) Asimismo, las disposiciones sugeridas por la Organización Mundial
de Propiedad Intelectual (OMPI) para la tutela de marcas notoriamente conocidas, preceptúan
que, para determinar si una marca ha de protegerse como marca notoria, bastará con que sea
notoriamente conocida en el sector pertinente del público y en el territorio en el que ha de
protegerse como tal-, por lo tanto, no es válido que el Juez utilice su conocimiento privado para
aplicarlo al proceso, ya que en este caso está sometido a las reglas generales del derecho procesal
y a la prohibición de un juez de aplicar el conocimiento particular a los procesos; así como
tampoco es válido que el juzgador se avoque el conocimiento especializado de una técnica,
utilizándola sobre los objetos vertidos al proceso como pruebas, más aún, cuando existen sendos
dictámenes periciales por personas con conocimientos especializados en esa disciplina, por estas
razones, este Tribunal acepta los señalamientos realizados por el apelante, debiendo acoger este
agravio.
C. No obstante lo antes expuesto, esta Cámara está llamada a analizar los dictámenes
periciales, a fin de decidir el fondo de la pretensión, dividiendo su análisis así:
a)
En relación al peritaje realizado por el licenciado JOSÉ EMILIO TAMAYO
AGUILERA, es pertinente aclarar que en su dictamen agregado de fs. 119 a 121 p.p., fue
categórico en concluir que: “a) Que respecto de los empaques cotejados, no existe infracción de
marca alguna, ya que Nabisco no se reservó ni reivindicó características especiales del empaque,
dado que la única reserva efectuada fue la de utilizar el empaque tal cual fue registrado; y b) Que
ambos empaques cotejados, poseen claros elementos diferenciadores entre ellos, tales como:
Procedencia Empresarial y marca denominativa completamente diferente, elementos que evitan la
confusión entre ellos;” no obstante ello, en la realización de la audiencia probatoria donde fue
interrogado por el licenciado Arias Rank, y contrainterrogado por el licenciado Rodríguez
Villamil, no fue categórico en responder las preguntas que se le realizaron, mostrando -tal como
lo dijo el Juez A quo- parcialidad en sus respuestas; además, se desprende de la lectura del acta
de fs. 288 a 310 p.p., que fue contradictorio al expresar en un primer momento que el envoltorio
de la marca “Oreo y Diseño” no estaba protegido por el derecho marcario, y a repreguntas del
licenciado Villamil, evadió responderla, pues contestaba algo diferente a lo que se preguntaba,
por lo tanto, tal como manifestó el Juez A quo, su dictamen no merece fe.
b)
Ahora bien, tenemos otro informe pericial elaborado por la licenciada Sara
Elizabeth Martínez de Peña, quien concluyó en el mismo que: “En el análisis de los dos
empaques y de los dos paquetes de galletas proporcionados, se han encontrado más similitudes
que diferencias. Las similitudes y diferencias se han analizado a la luz del Derecho de Propiedad
Intelectual, competencia desleal, y la responsabilidad que los fabricantes tienen frente a los
consumidores. Los signos distintivos en general que se utilizan para presentar al consumidor
productos y servicios, deben de permitir a este identificar el producto de su preferencia. Existe
identidad en las presentaciones del empaque y paquete, lo que puede causar confusión a primera
impresión en el consumidor. Las diferencias son mínimas y no desvanecen la fuerte similitud que
existe entre las imágenes comerciales de ambos productos. Existe identidad en los colores
utilizados AZUL, CELESTE y BLANCO para la marca. Existe identidad en el contenido del
empaque, creando una similitud dimensional, siendo otro elemento de confusión para el
consumidor. Existe identidad en el contenido del paquete, creando una similitud dimensional,
siendo otro elemento de confusión para el consumidor. Existe un alto riesgo de confusión entre
los consumidores de las galletas OREO, que se encuentra en el mercado con anterioridad; ya que
entre la imagen comercial, que presenta la marca BLACKZ, a través de su empaque y paquetes
de galletas, no existe diferencias que le imprima individualidad y diferenta frente a la imagen
comercial que las galletas OREO ha presentado tradicionalmente a sus consumidores. La marca
BLACKZ no le permitiría al consumidor identificar, individualizar y distinguir su producto, ya
que por la identidad en los elementos de su imagen comercial en relación a la imagen comercial
de OREO, provocaría error.” Asimismo en las declaraciones que dio dentro de la audiencia
probatoria, fue conteste en sus respuestas, dando su conclusión en el mismo sentido que su
informe escrito. No obstante ello, el juez de la causa le restó credibilidad, pues según dijo en su
sentencia, fue desacreditada en relación a su idoneidad, en relación sobre este punto es oportuno
referirnos a lo siguiente:
b.1. En El Salvador no puede exigirse la tenencia de un título en materia de competencia
desleal, porque no existen instituciones que acrediten conocimientos especializados en esta
materia. Las credenciales y certificados que presentó la licenciada Martínez de Peña, son
suficientes para acreditar la idoneidad de la perito, por lo tanto esa no es una razón válida para
desacreditarla.
b.2. En relación a la forma como se realizó el cotejo, pues lo hizo “simultáneo y no
sucesivo”, ello representa dos técnicas diferentes de hacer una experticie, así algunos autores
señalan que las marcas deben ser cotejadas en forma sucesiva y no simultánea. Esto resulta ser
lógico en los casos en que el consumidor no tendrá frente a sí a las marcas en pugna, y que
probablemente las verá separadas en el tiempo y en el espacio. No obstante ello, ésta técnica
parece estar desfasada, pues, con las ventas de mostrador, que existen en los súper mercados y
marketing, el consumidor tendrá a la vista una gama de productos entre los cuales podrá elegir,
por lo tanto, la técnica del cotejo simultáneo parece ser más atinada en la actualidad. Sin
embargo, ésta Cámara no se inclina con ninguna de las técnicas, pues dependerá del producto que
se esté cotejando, cual técnica resulte ser más efectiva, y en ese sentido, siendo que la forma del
cotejo se refiere a los métodos, éste no es un motivo para restarle credibilidad al cotejo realizado
por la licenciada Martínez de Peña.
b.3. Además, se impugnó que la perito Martínez de Peña, no incluyó en el peritaje las
diferencias de los empaques, sino que partió de las similitudes. Sobre este punto, es preciso
aclarar que del informe agregado de fs. 56 a 61 p.p., se desprende que se señalaron tres
diferencias, y que muy atinadamente partió de las similitudes para hacer el análisis, pues, el
objetivo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es el de evitar la coexistencia
de marcas confundibles. Por ello, en el cotejo "debe estarse más a las semejanzas que a las
diferencias", ya que éstas han de provocar la confusión. Como explica Breuer Moreno, "la
similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas,
sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos". Por lo tanto,
si el peritaje buscaba determinar si existía confusión entre una y otra marca, debía partirse
precisamente de las similitudes; en consecuencia, este tampoco es un elemento que desacredite el
cotejo realizado por la licenciada Sara Elizabeth Martínez de Peña.
b.4. Finalmente, el licenciado Arias Rank, dentro del examen de la perito Martínez de
Peña, realizó una serie de preguntas relacionadas con conceptos de mercado relevante, y sobre
esa línea de interrogatorio que sirvió de fundamento para desacreditar a esta perito, esta Cámara
quiere señalar que dichos conceptos se refieren al derecho de competencia, el cual se encuentra
inserto en una rama especializada del derecho administrativo, y no al tema de competencia
desleal, el cual es una institución del derecho privado, pudiendo señalar entre ellas las siguientes
diferencias: “Las prácticas anticompetitivas se prohíben para proteger la competencia y los actos
de competencia desleal para resguardar la lealtad comercial. (…) Las prácticas anticompetitivas
son conductas que distorsionan a todo el mercado, mientras que los actos de competencia desleal,
si bien perjudican a un comerciante, no llegan a afectar al mercado en conjunto. Por eso, mientras
que la prohibición de las primeras se hace para proteger un interés público, los segundos se
refieren a la afectación de intereses particulares. Es por eso que el Derecho de Competencia es
una rama del Derecho Público y la competencia desleal se desarrolla en el Derecho Privado.”
(“Competencia desleal y prácticas anticompetitivas”, Daniel Olmedo, Especialista en
competencia.) Por lo tanto, no puede exigírsele el conocimiento del derecho administrativo
especializado a un perito cuya experticia versa en el derecho marcario como medio para la
competencia desleal.
En consecuencia, esta Cámara considera que no existen razones válidas que desacrediten
la idoneidad de la perito Martínez de Peña, asimismo dentro del contenido del dictamen, se
desprende que se ha confirmado lo alegado por el actor en su demanda, y que es “la utilización de
parte de la sociedad demandada de un empaque casi idéntico al de la marca OREO Y DISEÑO lo
que genera una obvia confusión o riesgo de asociación entre los consumidores…”, en
consecuencia y no obstante existir dos peritajes de parte, contradictorios entre sí, en base a lo
establecido en el Art. 389 CPCM, el legislador adoptó un sistema que favorece la existencia de
tales hechos, pues permite valorar los dictámenes periciales en base a la sana crítica, esto es, al
convencimiento del juzgador, tomando en cuenta los criterios que se han adoptado en el presente
análisis, a saber, idoneidad de la perito, el contenido del dictamen, que como ya se dijo acreditó
lo alegado por el actor, y la declaración vertida en la audiencia probatoria, la cual fue coincidente
con su informe escrito, por lo tanto, éste Tribunal se estará a las conclusiones vertidas por la
licenciada Sara Elizabeth Martínez de Peña, en su informe escrito, agregado de fs. 56 a 61 p.p., y
a las explicaciones en acta de fs. 288 a 310 p.p., para resolver el fondo de la cuestión debatida, y
ello implica reconocer conductas que propician una competencia no leal entre dos fabricantes de
galletas, ya que se ha establecido a lo largo del proceso que dicha conducta es realizada por la
sociedad MOL, S.A. de C.V. fabricante de galletas BLACKZ, en perjuicio de KRAFT FOODS
GLOBAL BRANDS LLC, fabricante de galletas OREO, además la infracción de marca
registrada Oreo y Diseño.
CONCLUSIONES.
Esta Cámara concluye que en el caso de que se trata, la parte actora ha acreditado los
extremos para acceder a las pretensiones incoadas en la demanda de mérito, pues se ha
demostrado la similitud gráfica existente entre los empaques de las Galletas BLACKZ y OREO,
lo que puede generar confusión a primera impresión del consumidor, lo que redunda en
infracción de marca y actos de competencia desleal, resultando procedente confirmar la sentencia
recurrida por encontrarse dictada a derecho en base a las razones expuestas en la presente.
POR TANTO: de conformidad a lo antes expuesto, disposiciones citadas y artículos 1,
2, 11, 15, 18, 172 Inc. 3º, 181 Cn.; 1, 2, 3, 14, 15, 216, 217, 514 y 515 CPCM, EN NOMBRE
DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR ESTA CÁMARA FALLA:
1°) CONFÍRMASE la sentencia venida en apelación pronunciada por el señor Juez
Quinto de lo Civil y Mercantil a las quince horas treinta minutos de veintiuno de febrero del
presente año; en el Proceso Común Declarativo de Infracción de Marca Registrada y de Actos de
Competencia Desleal, promovido por “KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC”, por medio
de sus apoderados abogados Danilo Rodríguez Villamil y Pedro Alejandro Mendoza Calderón;
contra “MOLINOS DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE”,
que se abrevia “MOL, S.A. DE C.V.”
2°) CONDÉNASE en las costas de ley a la parte recurrente, por haber sucumbido en su
recurso. Art. 272 y 275 CPCM.
3°) Oportunamente, devuélvase el proceso con la certificación respectiva al lugar de
origen para los fines de rigor. HÁGASE SABER.
PRONUNCIADA POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LA SUSCRIBEN.