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Nº de Resolución:
Procedimiento:
Ponente:
Tipo de Resolución:
28079330022008101335
Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
Madrid
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1319/2005
567/2008
PROCEDIMIENTO ORDINARIO
FRANCISCO JAVIER CANABAL CONEJOS
Sentencia
T.S.J.MADRID CON/AD SEC.2
MADRID
SENTENCIA: 00567/2008
Recurso 1319/05
SENTENCIA NÚMERO 567
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
----Ilustrísimos señores:
Presidente.
D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez
Magistrados:
Dª. Elvira Adoración Rodríguez Martí
D. Francisco Javier Canabal Conejos
Dª. Sandra María González de Lara Mingo
D. Marcial Viñoly Palop
----------------En la Villa de Madrid, a veinticinco de marzo de dos mil ocho.
Vistos por la Sala, constituida por los señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los
autos del recurso contencioso-administrativo número 1319/05, interpuesto por la mercantil LIDL STIFTUNG
& CO. KG, representada por el Procurador de los Tribunales don Jaime Gafas Pacheco, contra
resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 11 de marzo de 2.005, confirmada en
alzada por acuerdo del mismo órgano de fecha 5 de septiembre de 2.005. Siendo parte la Oficina Española
de Patentes y Marcas, representado por el Abogado del Estado.
ANTECEDENTES DE HECHO
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PRIMERO.- Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos en la ley, se emplazó a la
demandante para que formalizara la demanda, lo que verificó dentro de plazo, mediante escrito en el que se
suplica se dicte sentencia declarando no ajustada a derecho la resolución administrativa objeto de
impugnación.
SEGUNDO.- El Abogado del Estado contesta a la demanda mediante escrito en el que suplica se
dicte sentencia en la que se confirme la resolución recurrida por encontrarse ajustada a derecho.
TERCERO.- No habiéndose solicitado el recibimiento del presente proceso a prueba ni la celebración
de vista o trámite de conclusiones prevenido en el art. 78 de la Ley de la Jurisdicción , quedaron los autos
pendientes para votación y Fallo.
CUARTO.- En este estado se señala para votación el día 13de marzo de 2008, teniendo lugar así.
Siendo Ponente el Magistrado Iltmo. Sr. D. Francisco Javier Canabal Conejos.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- A través del presente recurso jurisdiccional la mercantil LIDL STIFTUNG & CO. KG
impugna resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 11 de marzo de 2.005,
confirmada en alzada por acuerdo del mismo órgano de fecha 5 de septiembre de 2.005, por la que se
deniega el registro de la marca nacional núm. 2.583.979 UVAS DOURADAS para la clase 33 del
Nomenclátor.
SEGUNDO.- La resolución del presente litigio requiere el previo análisis de los siguientes hechos:
a) Con fecha 2 de marzo de 2.004 la mercantil recurrente presentó solicitud de registro de la marca
nacional núm. 2.583.979 UVAS DOURADAS para "bebidas alcohólicas 8excepto cervezas), especialmente
vinos" en la clase 33 del Nomenclátor.
b) Publicada la solicitud de la marca en el Boletín oficial de la Propiedad Industrial, se acordó la
suspensión del expediente por:
La marca solicitada se halla incursa en la prohibición del artº 5.1.c) de la Ley de Marcas (Ley 17/2001,
de 7 de diciembre ) al estar compuesta exclusivamente de signos o indicaciones descriptivas, toda vez que
el distintivo solicitado consiste en la denominación "Uvas Douradas" que se asemeja a un tipo de uva "uva
dorada" que es descriptivo en relación a los productos solicitados.
La marca solicitada se halla incursa en la prohibición del artº 5.1.g) de la Ley de Marcas (Ley 17/2001,
de 7 de diciembre ) al poder inducir al público a error sobre la calidad de los productos: Vinos, toda vez que
el distintivo solicitado consiste en la denominación "Uvas douradas" que se asemeja a un tipo de uva "uvadorada" y la marca solicitada se pretende registrar para vinos producidos con todo tipo de uvas.
c) En el expediente el solicitante presentó contestación al suspenso en fecha 11 de marzo de 2.005.
d) La Oficina Española de Patentes y Marcas dicta resolución de fecha 25 de enero de 2.005
mediante la que deniega el registro de la marca solicitada.
e) La mercantil recurrente, considerando que la misma no era ajustada a derecho, la recurre en
alzada, siendo resuelto el recurso por acuerdo desestimatorio del mismo órgano de 5 de septiembre de
2.005.
TERCERO.- La parte recurrente fundamenta su impugnación tanto en la existencia de precedente al
tener concedida la marca UVAS DOURADAS VINHO ESPUMANTE NATURAL en la clase 33; no estar
incursa en las prohibiciones expresadas dado u carácter original y distintivo; y, no inducir a error entre los
consumidores.
Señala la resolución recurrida que el artículo 5.1 c) de la Ley 17/01, de Marcas , establece que no
podrán registrarse como marca los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan
servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia
geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del
producto o del servicio. Que esta prohibición se refiere a los llamados signos descriptivos, es decir, aquellos
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que transmiten información de forma directa sobre cualquier rasgo de los productos o servicios que se
pretenden distinguir, lo que les inhabilita para desempeñar la función de distinguir los productos o servicios
de una empresa de los de otras empresas así como la de identificar la procedencia empresarial, y fuerza la
necesidad de que permanezcan a la libre disposición de todos. En efecto, la "ratio legis" de esta prohibición
es evitar que se otorgue un derecho exclusivo de utilización sobre denominaciones o gráficos que por
designar la especie, calidad, cantidad, destino, valor, etc., son necesarios en el tráfico mercantil para la
descripción, etiquetaje o publicidad, y deben quedar a disposición de todos sin que puedan ser apropiados
por un solo empresario en perjuicio de los demás. Que el art. 5. 1 g) de la Ley de Marcas 17/2001 dispone
que no podrán registrarse como marcas los signos que puedan inducir al público a error por ejemplo sobre
la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio. Que esta norma abarca tanto
las denominaciones o signos falsos como aquellos que, aún siendo veraces, pueden sin embargo inducir a
error o engaño al ciudadano medio o a los operadores del mercado, siendo preciso, para la aplicación de
esta norma prohibitiva, examinar en primer lugar si puesto en relación con el ámbito aplicativo reivindicado,
proporciona información errónea con respecto a los productos, y en segundo lugar, si resulta engañosa para
el público destinatario de la marca. Que en el presente caso y de acuerdo con los criterios legales
anteriormente reseñados, el signo solicitado n° 2580977 "UVAS DOURADAS", meramente denominativo,
puesto en relación con los productos reivindicados en clase 33, "bebidas alcohólicas (excepto cervezas),
especialmente vinos", resulta incurso en la prohibición de registro del art. 5.1 c) antes citado por cuanto está
exclusivamente compuesto de signos e indicaciones que sirven en el comercio para designar las
características de los productos que pretende proteger. En efecto, el consumidor medio al enfrentarse a la
denominación "UVAS DOURADAS" va a pensar que se trata de una mera indicación de las características
(naturaleza, calidad) y procedencia geográfica de las uvas utilizadas para la elaboración de las bebidas
alcohólicas (especialmente vino) cuya protección reivindica, sin que el hecho de que los términos estén en
portugués dote de mayor peculiaridad al signo, ya que su significado es asequible para el ciudadano medio
actual, en el sector reivindicado, sin que tenga que realizar un especial esfuerzo intelectual. Que resulta
también de aplicación el art. 5.1 g) reseñado por cuanto no se especifica que las bebidas alcohólicas
(especialmente vinos) están compuestas por el tipo de uva reivindicada ni que proceda de Portugal. Que por
lo tanto el signo solicitado proporciona información errónea con respecto a la naturaleza, calidad y
procedencia geográfica de dichas bebidas alcohólicas, resultando engañosa para el público destinatario.
Que en relación con la marca citada por el recurrente de su titularidad n° 2591218 "UVAS DOIRADAS
VINHO ESPUMANTE NATURAL" (mixto), es preciso señalar que cada expediente es independiente y se
examina con arreglo a las circunstancias que en él concurren, prevaleciendo el principio de legalidad sobre
cualquier otro criterio basado en el valor del precedente administrativo.
CUARTO.- Por consiguiente, ante el planteamiento expuesto, la cuestión a dilucidar es si la leyenda
propuesta como marca exclusivamente denominativa, es genérica al estar compuesta por dos palabras que
ostentan aparentemente ese carácter y sobre el tema, la Jurisprudencia del Tribunal Supremo de la que son
exponente, entre otras, las Sentencias de 23 de diciembre de 1987, 1 de octubre de 1978 y 15 de octubre
de 1985 (RJ 1985\4560), con las que en ellas se citan y las de 25 de junio y 22 de septiembre de 1987 (RJ
1987\4919 y RJ 1987\6296 ) que las reiteran, se ha pronunciado en el sentido de que el carácter genérico
de una denominación compleja como la de autos, no se aprecia en razón de la genericidad de los
elementos que la integran, sino de su totalidad, puesto que varios vocablos genéricos unidos pueden
originar un conjunto con propia sustantividad y suficiente carga expresiva de su finalidad identificadora que
es lo característico de la marca, de modo que con esta visión se ha de enjuiciar el problema sometido a
decisión y tal sucede en el caso de autos en el que el conjunto de los términos otorgan ese sentido ajeno a
la genericidad que determinan una carga expresiva suficientemente identificadora a los efectos del registro
de la marca.
QUINTO.- Dadas las circunstancias examinadas y las conclusiones a que se ha llegado, no aprecia
este Tribunal la concurrencia de los requisitos necesarios para la imposición de las costas a ninguna de las
partes, a tenor de lo preceptuado en el art. 139 de la Ley de la Jurisdicción .
VISTOS.- los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.
FALLAMOS
Que ESTIMAMOS el presente recurso contencioso administrativo interpuesto por la mercantil LIDL
STIFTUNG & CO. KG, representada por el Procurador de los Tribunales don Jaime Gafas Pacheco,
contra resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 11 de marzo de 2.005, confirmada
en alzada por acuerdo del mismo órgano de fecha 5 de septiembre de 2.005 las cuales anulamos y
declaramos el derecho de la recurrente a la inscripción de la marca nacional núm. 2.583.979 UVAS
DOURADAS para la clase 33 en los productos solicitados.
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No ha lugar a hacer especial pronunciamiento sobre las costas causadas en esta instancia.
Así, por esta nuestra sentencia, contra la que cabe interponer recurso de casación dentro del plazo
legalmente establecido, juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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