Estrategias de protección de la Propiedad Intelectual en el espacio

From the SelectedWorks of Rodolfo C. Rivas
Spring May 1, 2014
Estrategias de protección de la Propiedad
Intelectual en el espacio virtual
Rodolfo C Rivas Rea
Serah Mutheu Mati
Available at: http://works.bepress.com/rivas_rodolfo/19/
PRÁCTICA
CORPORATIVA
Estrategias de protección
de la Propiedad Intelectual
en el espacio virtual
El objetivo de las estrategias que se comentan en este artículo es el lograr la eficiente administración de nuestros derechos de propiedad intelectual en la red. Es una realidad que los nombres de
dominio siguen y probablemente seguirán formando una parte importante del valor de un negocio.
La importancia de ellos es tal, que por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos de América (EUA)
incluye cláusulas relativas a la solución de controversias tipo UDRP (Uniform Domain-Name DisputeResolution Policy - Política de Resolución de Disputas de Nombres de Dominio Uniformes) en la mayoría de sus acuerdos comerciales internacionales
Autor: Rodolfo Rivas, es Licenciado en
Derecho por la Universidad Panamericana,
Magister Lvcentinvs por la Universidad
de Alicante y LL.M. por la Universidad de
Stanford. Árbitro y panelista de nombres de
dominio; ha trabajado como abogado en la
OMC, OMPI y actualmente se desempeña en
temas de comercio internacional y propiedad
intelectual ante la OMC en Ginebra, Suiza
Autora: Serah Mutheu Mati, es abogada in-house
especialista en temas corporativos, propiedad
intelectual y arbitraje. Cuenta con grados de LL.B.
y LL.M., ambos por la Universidad de Londres y
está admitida por la Barra de Abogados de Kenia.
Trabajó en la OMPI desde el 2007 hasta el 2014
y actualmente se desempeña como abogada en
la Organización Internacional de Normalización
(ISO) en Ginebra, Suiza
Mayo - Junio 2014
69
Estrategias de protección de la Propiedad Intelectual en el espacio virtual
INTRODUCCIÓN
ROBO/FRAUDE DE UN NOMBRE DE DOMINIO
n un artículo anterior (“Lo que siempre quiso saber
sobre... Nombres de Dominio pero nunca se atrevió a
preguntar”,
Nov.-Dic. 2013) describimos brevemente el sistema de nombres de dominio
bajo los gTLDs y los ccTLDs. También discutimos los nuevos gTLDs, algunos de los cuales ya han sido lanzados para
su uso público. Finalmente, nos referimos a los recursos de
solución de disputas existentes cuando se está frente a un
caso de ciberocupación1 (o cybersquatting).
En el presente artículo2 abordaremos algunas estrategias
de protección de derechos de propiedad intelectual en el espacio virtual; las cuales en opinión de los autores, son esenciales para la eficiente administración de nuestros derechos
de propiedad intelectual en la red.
Debe recordarse que los nombres de dominio son activos
importantes para muchas instituciones, sin importar su tamaño. En muchas ocasiones la identidad corporativa de una
empresa es dictada por el nombre de dominio,3 aunque en
la mayoría de los casos la identidad corporativa es la que
dicta el nombre de dominio.
Más aún, el nombre de dominio es el principal punto de
referencia de una institución en la red, utilizándose en el comercio electrónico, así como en todo tipo de comunicaciones a través de la red con clientes, proveedores, medios de
comunicación y empleados.4
Aunque en la mayoría de los casos cuando hay un problema con los nombres de dominio estaremos frente a una
ciberocupación, lo cierto es que habrá también situaciones
en las cuales enfrentaremos un posible robo de nombres de
dominio, una violación contractual o una violación flagrante
de propiedad intelectual.
También es posible que en ciertos casos estemos hablando de situaciones en las que se refiere a un crimen o incluso
un atentado a la seguridad nacional.5 Las estrategias para
cada una de estas situaciones son distintas y es importante
conocerlas.
El robo6 de un nombre de dominio ocurre cuando un tercero se apodera de éste, sin derecho y sin consentimiento
del titular. En muchas ocasiones, el delito se asemeja más
al fraude,7 pues se utilizan medios para engañar o aprovecharse del error en que se halla un titular de un dominio, con
la finalidad de obtener ilícitamente un nombre de dominio o
alcanzar un lucro indebido.
El robo puede ocurrir cuando un atacante obtiene acceso a una cuenta ajena para administrar los dominios. Esto
lo puede lograr al burlar la contraseña y con esto obtener
acceso al servicio de administración. Una vez dentro del
sistema, el atacante puede cambiar las credenciales y convertirse en el administrador de la cuenta o puede transferir
ilícitamente el dominio a una tercera cuenta.
El fraude puede ocurrir cuando se utilizan medios como
el phishing8 (o suplantación de identidad). Sea cual sea el
mecanismo utilizado o la forma en la cual se haya hecho, lo
relevante para nosotros es que se pierde el control sobre el
nombre de dominio.
Cuando esto sucede, debe determinarse el valor del nombre de dominio, pues esto determinará la estrategia. Si el
dominio se considera suficientemente valioso, se recomienda acudir directamente con las autoridades e iniciar un procedimiento penal.
De manera paralela, se puede continuar con otras estrategias y, en ese caso, quizás sea recomendable utilizar el procedimiento existente bajo la UDRP.9 Es importante tener en
cuenta que los objetivos de cualquier solución deberán tener
en cuenta, tanto la rapidez, el costo y la eficacia jurídica, así
como crear estrategias de prevención para futuros casos.
A continuación se presenta una secuencia de las posibles
medidas que pueden utilizarse. Dependiendo de la situación, puede que no sea necesario recurrir a todos los pasos
enumerados.
Como primer paso es necesario comunicarse con el registrar (proveedor de servicios de registro y administración
E
1 La competencia de la UDRP es exclusiva para temas de ciberocupación. En casos de interpretación contractual, como lo es una licencia, las decisiones de los
expertos han repetidamente desestimado las demandas, argumentando que la disputa está fuera de la competencia del proceso contemplado bajo la UDRP.
Un ejemplo reciente de éste puede verse en la decisión FA1209001462781 del National Arbitration Forum en relación a los nombres de dominio <grief.net> y
<grief-recovery.com> (véase: http://domains.adrforum.com/domains/decisions/1462781.htm)
2 Las opiniones y comentarios expresados en el presente artículo son de los autores y no reflejan las de la Organización Internacional de Normalización (ISO)
3 La start-up <art.sy> creó su imagen corporativa alrededor de su peculiar nombre de dominio, el cual tuvo que cambiar a <artsy.net> después de que los EUA
impusieran sanciones económicas a Siria. El ccTLD <.sy> fue asignado a Siria
4 Facebook adquirió el nombre de dominio <fb.com> por USD $8.5 millones en 2010. La intención detrás de dicha transacción fue para utilizar el dominio <fb.com>
como el nombre de dominio corporativo de Facebook, y así, diferenciarlo del dominio <facebook.com>, el cual puede ser utilizado por los usuarios de la red social
5 Silk Road (o Ruta de la seda: http://silkroad6ownowfk.onion) era un mercado negro en línea desde un sitio de Internet operado como uno de los servicios
ocultos de la red Tor, conocido en términos informáticos como Internet profunda. El pasado 2 de octubre de 2013 fue cerrado por el Federal Bureau of
Investigation (FBI), y su fundador, conocido por su alias “Dread Pirate Roberts”, fue identificado como Ross William Ulbricht
6 Artículo 367 del Código Penal Federal
7 Artículo 386 del Código Penal Federal
8 Un tipo de abuso informático que se comete mediante el uso de un tipo de ingeniería social, caracterizado por intentar adquirir información confidencial de
forma fraudulenta
9 Debido a que la ciberocupación y el robo/fraude tienen mucho en común, la UDRP puede ofrecer una solución viable. Ver: Caso OMPI No. D2013-1144
relacionado con el nombre de dominio <thompsonisland.org>, en donde el experto Richard G. Lyon resolvió transferir el nombre de dominio robado al
demandante
70
Mayo - Junio 2014
Estrategias de protección de la Propiedad Intelectual en el espacio virtual
de dominios) tan pronto como sea
posible, con la finalidad de determinar con exactitud lo sucedido, y ver si
existe alguna forma de solucionar ese
problema.
Cabe mencionar que algunos registrars tienen procedimientos internos
para solucionar este tipo de casos. Sin
embargo, si el dominio ha sido transferido a otro registrar, las posibilidades
de solución que puede ofrecer el proveedor de servicios original se reducen
considerablemente.
Como estrategia preventiva será necesario utilizar un registrar que ofrezca métodos de seguridad avanzados.
Dentro de los servicios que se deben
buscar, están: atención técnica las 24
horas del día; notificaciones de transferencia pendiente (los registrars no
están obligados a hacerlo y hay muchos que no lo hacen); notificaciones
paralelas (no sólo por medio de correos electrónicos) de cambios al registro, así como métodos adicionales
de autenticación y autorización para
levantar el “candado” a las transferencias.10
No obstante lo anterior, la protección recae principalmente en el titular
de los dominios. Para esto será necesario incorporar la protección de los
nombres de dominio a nuestro plan y
políticas de seguridad. Asimismo, se
necesita realizar un estudio de riesgos
e identificar los posibles incidentes y
los planes de acción para responder a
ellos.
A su vez, en caso de requerirse, se
puede contratar un seguro empresarial para cubrir las pérdidas en caso de
interrupción a la operación del negocio. De igual manera, es necesario contar con datos de registro y de contacto actualizados, y guardarlos de una
forma segura, permitiendo el acceso
sólo a las personas autorizadas. Finalmente, el nombre de dominio siempre
deberá estar bajo un “candado” que
impida la fácil transferencia.11
Como segundo paso será necesario
investigar y comprobar la identidad del
atacante, dado que esto será información muy valiosa para cualquier eventual procedimiento. En caso de que el
atacante tenga antecedentes previos
en este tipo de conductas o de ciberocupación, esto podrá facilitar un proceso penal o un proceso bajo la UDRP.
Una vez identificado el atacante, el
siguiente paso será notificarle por medio de una carta de “cese y desista”, informando al atacante del carácter ilícito de su conducta y las consecuencias
legales que ésta puede acarrear. En
ese documento se debe hacer referencia a todas las legislaciones aplicables,
tanto nacionales como extranjeras. En
muchos casos, el problema se resuelve
en esta etapa.
También es recomendable considerar en esta etapa una solución amistosa. Llegar a un acuerdo con un atacante puede resultar más barato que
un largo proceso judicial o un relativamente costoso procedimiento administrativo.
En caso de optar por la solución
amistosa, es necesario tomar las medidas pertinentes para no “invitar” a la
repetición de este tipo de conductas, a
manera de “extorsión”.
Como un tercer paso, se puede considerar hacer uso de un procedimiento
administrativo bajo la UDRP o la política de solución de disputas aplicable.
Será importante elegir al proveedor de
servicios de solución de disputas adecuado para lo que se busca obtener.12
Una vez iniciado el procedimiento,
existe la posibilidad de encontrar una
solución amistosa que puede ser más
rápida y económica que obtener una
eventual resolución.
En ciertos casos, cuando existe una
violación de ciertos contenidos pro-
tegidos bajo derechos de autor en un
sitio web, es posible invocar la Ley de
Derechos de Autor Digitales del Milenio (Digital Millennium Copyright Act
- DMCA, por sus siglas en inglés), con
la finalidad de remover los contenidos
violatorios de la página web.
El último recurso consiste en la posibilidad de iniciar una acción judicial
por daños y perjuicios, así como un
procedimiento penal en los casos en
los que haya habido un delito. Cabe
señalar que estas últimas opciones
pueden acarrear un proceso complejo,
largo y costoso.
ESTRATEGIAS GENERALES
DE REGISTRO Y GESTIÓN DE
NOMBRES DE DOMINIO
Una estrategia exitosa debe estar
bien informada, para obtener la máxima protección de la propiedad intelectual disponible, balanceando los riesgos legales y el costo.
Cuando un negocio tiene una cartera considerable de nombres de
dominio se recomienda el reducir al
máximo el número de registrars. Esto
facilita el control de la cartera, además
de reducir los costos por manejo de
volumen. También, se debe establecer una base de datos para monitorear
los registros de nombres de dominio,
misma que, de preferencia, debe crear
notificaciones para dar seguimiento a
los registros.
Por otra parte, existe un gran número de herramientas en línea para monitorear la actividad de los nombres
de dominio y consultar su historial.
Algunas de éstas son gratis y proporcionan grandes beneficios. También
existen servicios de monitoreo para
proteger las marcas en la red. Estos
servicios usualmente requieren de una
suscripción, pero proporcionan información detallada de la actividad en
línea, dando la oportunidad al cliente
10 Algunos de estos servicios han sido recomendados en el reporte de 2005 del Comité Asesor de Seguridad y Estabilidad de ICANN (Internet Corporation for
Assigned Names and Numbers) (http://archive.icann.org/en/announcements/hijacking-report-12jul05.pdf)
11 Algunas de estas estrategias fueron recomendadas por el reporte de 2010 del Comité Asesor de Seguridad y Establidad de ICANN (http://www.icann.org/
en/groups/ssac/documents/sac-044-en.pdf)
12 Hasta la fecha existen cinco proveedores de servicios bajo la UDRP, localizados en diferentes regiones del mundo, quienes ofrecen una gran variedad de
servicios con diferentes precios
Mayo - Junio 2014
71
Estrategias de protección de la Propiedad Intelectual en el espacio virtual
de determinar qué tipo de acciones se
desean tomar, cuando existe un registro abusivo.
Otra recomendación es que los registros y las renovaciones deben ser
pactados por los periodos máximos
posibles, en lugar de un periodo anual.
Existe también la posibilidad de establecer la renovación automática, con
la finalidad de evitar la expiración de
los mismos y el eventual registro por
terceros, quienes utilizan servicios
automatizados para aprovecharse de
este tipo de situaciones.
Con el lanzamiento de nuevos
gTLDs es posible beneficiarse de periodos de registro avanzados (sunrise
periods), los cuales permiten registrar los dominios relevantes antes de
su lanzamiento público. De la misma
forma se pueden registrar las marcas
con la Trademark Clearinghouse,13 para
beneficiarse de una proteccion extendida con el lanzamiento de los nuevos
gTLDs.
Finalmente, cuando se permite el
uso de ciertos nombres de dominio a
un tercero por medio de una licencia, es
imperante regular su uso a través de directrices claras. Determinar qué se puede hacer y cómo se puede hacer puede
evitar muchos dolores de cabeza.14
CONCLUSIÓN
Los nombres de dominio siguen y
probablemente seguirán formando
una parte importante del valor de un
negocio. La importancia de ellos es
tal, que el gobierno de los EUA incluye cláusulas relativas a la solución
de controversias tipo “UDRP”, en la
mayoría de sus acuerdos comerciales
internacionales, siendo el Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación
Económica (Trans-Pacific Partnership,
TPP) uno de los más recientes ejemplos de ello.
Sin embargo, el marco de regulación
actual de los mismos se encuentra en
una etapa de transición. Esto es evi-
dente a partir de la reciente decisión
por parte del Departamento Comercial de la Administración Nacional de
la Información y las Telecomunicaciones de los EUA, que hace poco anunció
que no renovará el contrato, después
de su vencimiento en 2015, con ICANN
(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), el órgano que administra el sistema internacional de los
nombres de dominio.
Se espera que el nuevo órgano que
se encargará de la administración del
sistema internacional de los nombres
de dominio tenga una composición
global, e incluya la participación del
sector privado y no exclusivamente el
sector público.
Esto, sin duda, ofrecerá una oportunidad para las empresas de tener
una injerencia directa en el sistema.
Así, una entidad con una política que
sepa implementar estrategias exitosas
para la protección de su Propiedad Intelectual en Internet tendrá una gran
ventaja.
Rodolfo Rivas
es Árbitro y panelista
Labora en la OMC en Ginebra, Suiza
rodolfo@rodolforivas.com
Serah Mutheu Mati
es abogada in-house.
Labora en la ISO en Ginebra, Suiza
mutheumati@yahoo.com
13 http://newgtlds.icann.org/en/about/trademark-clearinghouse
14 Aunque no está directamente relacionado con esto, es importante señalar un error común que se comete cuando se contratan los servicios de un diseñador
de páginas web. Usualmente, los diseñadores registran los nombres de dominio como titulares, y nunca transmiten el registro a sus clientes
72
Mayo - Junio 2014