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Nº de Recurso:
Nº de Resolución:
Procedimiento:
Ponente:
Tipo de Resolución:
28079330092007100631
Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
Madrid
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29/2004
475/2007
PROCEDIMIENTO ORDINARIO
JUAN MIGUEL MASSIGOGE BENEGIU
Sentencia
T.S.J.MADRID CON/AD SEC.9
MADRID
SENTENCIA: 00475/2007
SENTENCIA Nº 475
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION NOVENA
Ilmos Sres.:
Presidente:
Don Ramón Veron Olarte:
Magistrados:
Dª. Angeles Huet Sande
Juan Miguel Massigoge Benegiu.
Dª. Berta Santillán Pedrosa.
José Luis Quesada Varea.
Dª. Margarita Pazos Pita
D. Juan Ignacio González Escribano
-----------------------------------------------------En la Villa de Madrid a doce de abril del año dos mil siete.
Visto por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, el presente recurso contencioso-administrativo nº 29/2004, interpuesto por la
Procuradora de los Tribunales Sra. Rodríguez Pechín en nombre y representación de la entidad "Major
League Baseball Properties INC", contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de
fechas 5 de diciembre de 2002 y 20 de diciembre de 2002, confirmadas en alzada por resoluciones de fecha
8 de octubre de 2003, ha sido parte la Administración demandada, representada por la Abogacía del
Estado.
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos en la ley, se emplazó a la
demandante para que formalizara la demanda, lo que verificó dentro de plazo, mediante escrito en el que se
suplica se dicte sentencia declarando no ajustada a derecho la resolución administrativa objeto de
impugnación.
SEGUNDO.- El Abogado del Estado contesta a la demanda, mediante escrito en el que suplica se
dicte sentencia en la que se confirme la resolución recurrida por encontrarse ajustada a derecho.
TERCERO.- No habiéndose recibido el presente proceso a prueba, se emplazó a las partes para que
evacuasen el trámite de conclusiones prevenido en el artículo 78 de la Ley de la Jurisdicción y, verificado,
quedaron los autos pendientes para votación y fallo.
CUARTO.- En este estado se señala para votación el día 12 de abril de 2006, teniendo lugar así.
QUINTO.- En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones legales.
Siendo Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. Juan Miguel Massigoge Benegiu.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- El presente recurso contencioso-administrativo tiene por objeto determinar la
conformidad o no con el ordenamiento jurídico de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y
Marcas de fecha 8 de octubre de 2003, desestimatorias de los recursos de alzada interpuestos contra las
resoluciones de fecha 5 de diciembre de 2002, y 20 de diciembre de 2002.
Dichas resoluciones conceden respectivamente el Rótulo de Establecimiento nº 272 840 con la
denominación "MARLINS" para negocio destinado a "Servicios de café bar y restaurante" y la Marca nº
2470721 constituida por la denominación "MARLINS", para proteger en la clase 43 del Nomenclator
"Servicios de Café bar y restaurante.
La parte actora formuló oposición en vía administrativa en base a las marcas de su titularidad
comunitaria nº 166 652 "MARLINS" que protege en la clase 41 del Nomenclator Servicios de "Educación,
formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales.....", y números 1650119 y 2039889 "Florida
Marlins" de las clases 41 y 25 del Nomenclator.
Las resoluciones impugnadas se fundamentan en esencia en las consideraciones siguientes:
"CONSIDERANDO: Que la aplicación al presente caso de estas pautas legales pone de manifiesto que no
concurren en él los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el artº. 12.1 citado, por
cuanto ponderando ambos factores de confundibilidad, la existencia de notas diferenciales entre los
distintivos en pugna: "FLORIDA MARLINS" y "MARLINS", marcas mixtas registradas y "MARLINS", rótulo
de establecimiento mixto solicitado, unida a la falta de coincidencia entre sus respectivos campos aplicativos
lleva a la conclusión de su recíproca compatibilidad registral, sin que de ella se derive riesgo de confusión
en el mercado. Si bien es cierto, que el signo solicitado reproduce un vocablo integrante de las marcas
prioritarias, en su conjunto, dadas sus peculiaridades gráficas y su ámbito aplicativo, tan dispar con respecto
a las marcas oponentes, en su percepción conjunta el consumidor medio no sufrirá riesgo alguno de
confusión o de asociación".
SEGUNDO.- La actora alega en esencia en apoyo de su pretensión la infracción de la prohibición
contenida en el artº. 12.1 a) de la Ley 32/88 de Marcas dada la identidad del vocablo "Merlins", que figura en
las marcas opuestas, identidad fonética que no se desvirtúa por ligeras diferencias de carácter gráfico y
asimismo por la relación existente entre los Servicios protegidos por cuanto los servicios de "café bar y
restaurante" se relacionan claramente con los de "esparcimiento y actividades culturales", lo que ha de
provocar la existencia de riesgo de confusión en el mercado. Con aprovechamiento de la reputación de las
marcas oponentes, lo que determina asimismo la infracción del art. 13 c) de la Ley de Marcas dado además
el carácter notorio de las mismas, y del art. 6 bis del Convenio de la Unión de París, resultando asimismo
procedente la aplicación de la norma prohibitiva del art. 11. 1 f) de la Ley de Marcas .
La Administración demandada se opone a las alegaciones de la actora solicitando la desestimación
del presente recurso contencioso-administrativo.
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TERCERO.- Examinando en primer lugar la resolución por la que se concede la inscripción de la
marca nº 2470721 debe tenerse en cuenta que conforme a reiterada Jurisprudencia "es doctrina de esta
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, expresada en las sentencias de 18 de
noviembre de 2005, (RC 2084/2003), de 25 de enero de 2006 (RC 3857/2003) y de 12 de julio de 2006 (RC
10199/2003 ), a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas por los órganos jurisdiccionales,
en el ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben
ponderar, globalmente y de forma interdependiente, todos los factores del supuesto concreto que resulten
pertinentes y, en particular, tener en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos
enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los
productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado, y a la asociación
que puede hacerse con el signo registrado".
Y en relación con el principio de especialidad que se desprende del art. 12. 1 a) de la Ley 32/88 de 10
de noviembre de Marcas "como se refiere en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de
octubre de 2004 (RC 5288/2001 ), "exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro
de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza
fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b)
que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca
precedente, o que guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o
solicitado", y que requiere en el órgano juzgador que enjuicia la validez de las resoluciones de la Oficina
Española de Patentes y Marcas la expresión de un juicio concreto y pormenorizado sobre el alcance de la
coincidencia de los campos aplicativos, sin que sean adecuados meros pronunciamientos abstractos, que
no valoren las circunstancias concurrentes ni examinen la documentación acompañada par fundamentar la
pretensión de nulidad.
En estas prohibiciones generales, se afirma en las sentencias de esta Sala de 29 de junio, 13 de julio
y 28 de septiembre de 2004 , "a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta
que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso
al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud
de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en
segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la
prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo
puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidades de la marca). Como
señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera
marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en
torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos".
(Sentencia TS entre otras de 16 de octubre de 2006 ).
CUARTO.- Aplicando la anterior doctrina al caso examinado con la comparación entre las marcas
enfrentadas números 1650119 y 2039889 "Florida Marlins" y nº 166652 "MARLINS" marcas oponentes, y la
marca concedida nº 2470721 "MARLINS", se desprende que si bien podría apreciarse cierta diferenciación
con las dos primeras por la inclusión del vocablo "Florida" la marca concedida resulta idéntica a la oponente
nº 166652 incluyendo ambas el único vocablo "MARLINS".
Por otra parte los servicios amparados por la marca concedida "Servicios de café bar y restaurante",
pueden incluirse sin forzar su tenor literal en los servicios de "esparcimiento" amparados por la marca
oponente al resultar perfectamente posible que entre estos puedan ofrecerse los servicios amparados por la
marca concedida.
Así pues entiende la Sala que concurre en el caso examinado una identidad fonética entre las marcas
en litigio unida a una similitud de servicios amparados por las mismas, lo que determina el riesgo de
confusión entre el público consumidor prohibido por el art. 12. 1 a) de la Ley de Marcas , lo que obliga a la
estimación del presente recurso contencioso-administrativo, sin necesidad de entrar en otras
consideraciones relacionadas con la notoriedad de las marcas oponentes alegada por la actora, por cuanto
las marcas notorias son aquellas en que el general conocimiento que de ellas existe se circunscribe al
sector al que pertenecen los productos o servicios que distinguen, circunstancias que no cabe apreciar en
nuestro país en relación con las mismas sin poner en duda su notoriedad en otros países.
QUINTO.- En lo que se refiere a la resolución impugnada por la que se concede la inscripción del
Rótulo de Establecimiento nº 272840 constituido por idéntica denominación "MARLINS", ha de tenerse en
cuenta que el mismo se conceptúa como el signo o denominación que sirve para dar a conocer al público un
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establecimiento y para distinguirlo de otros destinados a actividades idénticas o similares, tal y como
dispone el artículo 82.1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre de Marcas , resultan aplicables a los rótulos
de establecimientos las normas que dicha Ley establece para las marcas, en la medida en que no sean
incompatibles con su propia naturaleza, como prevé su artículo 85 , hasta el punto de que, tal y como
expresa el artículo 86 , "no podrá registrarse como rótulo de establecimiento un signo que no se distinga
suficientemente de una marca o un nombre comercial o de otro rótulo registrado para el mismo término
municipal".
Ahora bien, la jurisprudencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo, en interpretación del citado artículo
86 de la Ley de Marcas y del artículo 212 del derogado Estatuto de la PropiedadIndustrial , sustancialmente
coincidente con aquel, ha precisado que la denegación de un rótulo no requiere una simple semejanza,
como ocurre en el caso de las marcas, sino que la semejanza debe ser cualificada y de un grado superior, a
la que pudiera exigirse para denegar una marca, pues cabe aplicar un criterio más permisivo en cuanto a
aquellos.
Han de reiterarse en consecuencia los razonamientos expuestos anteriormente en relación con las
marcas enfrentadas, dada la identidad denominativa apreciable y la similitud entre los Servicios amparados
con idéntica conclusión estimatoria del recurso contencioso-administrativo.
SEXTO.- No se aprecian circunstancias para efectuar una expresa condena en costas a tenor de lo
dispuesto en el art. 139 LJ .
FALLAMOS
Que estimando el presente recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora de los
Tribunales Sra. Rodríguez Pechín en nombre y representación de la entidad "Major League Baseball
Properties, INC", contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 5 de
diciembre de 2002, y 20 de diciembre de 2002, confirmadas en alzada por resoluciones de fecha 8 de
octubre de 2003, debemos declarar y declaramos la disconformidad de las mismas con el ordenamiento
jurídico, anulándolas en consecuencia. Sin Costas.
Así, por esta nuestra sentencia, juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACION: Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ilmo. Sr. D. Juan
Miguel Massigoge Benegiu, Ponente que ha sido para la resolución del presente recurso, estando
celebrando audiencia pública esta Sala, de lo que, como Secretario de la misma doy fe.
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