Marcas - Unican.es

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Régimen jurídico de las
marcas como signos
distintivos en el tráfico
económico europeo
Prof. Dr. Julio Álvarez Rubio
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SIGNOS DISTINTIVOS DE LA EMPRESA
• Marcas (bienes y servicios)
• Nombre comercial (empresarios)
• Rótulos de establecimiento (locales
donde se ejerce la actividad)
• Hoy se apuesta por reducir la
protección registral a las marcas al
surgir las marcas de servicio
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OTROS SIGNOS DISTINTIVOS EN EL
TRÁFICO ECONÓMICO
• Indicaciones de procedencia o geográficas
(referencia al lugar donde ha sido elaborado
el producto o de donde procede y al que
debe su reputación)
• Denominaciones de origen
(lugar+características
específicas+cumplimiento de normas
procedimentales expresas)
• La marca, por el contrario, no hace
referencia al origen geográfico y sólo
puede ser usada por su titular
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La marca no protege al signo en
abstracto sino la relación entre el
signo y los productos o servicios que
pretende distinguir
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CLASES DE MARCAS
• Por su configuración-percepción: denominativas
(identificativa, conceptual o descriptiva o de
fantasia), gráficas o emblemáticas, auditivas y
olfativas. Cabe la combinación.
• Por su relación: principales o derivadas
(“constelaciones”).
• Por su titularidad: individuales y colectivas.
• Por la actividad empresarial distinguida: de
fabrica, de comercio y de servicio (posible
acumulación).
• Por su grado de difusión: notorias y
renombradas.
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REQUISITOS OBJETIVOS ABSOLUTOS DE LA
MARCA (I)
• Los ha de cumplir el signo en
abstracto
• Responden a exigencias de interés
público
• Su apreciación se realiza de oficio
• La acción para denunciarlos no
prescribe y la legitimación para
ejercerla es más amplia
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REQUISITOS OBJETIVOS ABSOLUTOS DE LA
MARCA (II)
• Representación gráfica+fuerza distintiva
• Autonomía intelectual del signo: aptitud diferenciadora
en abstracto (genericidad: casos Eurohealth y
Cineaction). Posibilidad de secondary meaning.
Posibilidad de combinar genéricos.
• Autonomía material del signo: evitar monopolio del
titular sobre soluciones técnicas o características
utilitarias de un producto
• No inducción a error (STS de 23 de noviembre de 2010
–”herencia cubana”-; indicaciones de procedencia
como marca…).
• No signos “oficiales”, ni “ilegales” o “inmorales”.
Jurisprudencia sobre autonomía intelectual
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•
•
•
•
STS de 9 de mayo de 2002 (“puente aéreo”)
STS de 26 de febrero de 2004 (“multiactive”)
STPi de 7 de junio de 2001 (“Eurohealth”)
STPi de 31 de enero de 2001 (“Cine Action”)
• STS de 14 de mayo de 2011 (“doughnuts”)
• STS de 19 de diciembre de 2008 (“Mc”)
• STJCE de 7 de julio de 2005 (“Have a break”)
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Autonomía intelectual: secondary meaning o
distintividad sobrevenida
• La marca “El Periódico” para identificar periódicos, como es
obvio, es un genérico puesto que consiste en la palabra que
designa al objeto que identifica. Lógicamente la concesión de
esta marca ofrecería a su titular un monopolio de uso de dicha
marca para identificar periódicos, hecho que sería altamente
perjudicial para el resto de periódicos puesto que no podrían
utilizar el término periódico en sus marcas.
No obstante, la denominación “El Periódico” ha adquirido un
grado de distintividad notable en ciertas regiones y por lo tanto
el nombre que inicialmente era genérico se ha convertido en
distintivo y por lo tanto es susceptible de ser registrado.
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Genericidad sobrevenida
(“vulgarización de la marca”)
La vulgarización de las marcas es una causa de nulidad establecida por
la Ley de Marcas. Esta circunstancia tiene lugar cuando la marca
registrada se ha convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en
la designación usual del producto o servicio protegidos.
Este fenómeno es motivado, por una parte, por el público que se encarga
de convertir la marca en el término genérico para identificar el producto,
destruyendo de esa manera su capacidad distintiva. De otra parte, esto
resulta atribuible al propio titular de la marca quien no evita esta situación
(fácil de evitar: “marca registrada”), y se ve expuesto a que su marca sea
cancelada por esta razón.
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Autonomía material:
• “Caso Lego”
• Caso Philips contra Remington: STJCE de 18
de junio de 2002, asunto C-299/99,
«representación del plano superior de una
máquina de afeitar, compuesta por tres
cabezas circulares con cuchillas rotatorias»).
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Signos contrarios al orden público o a las
buenas costumbres
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REQUISITOS RELATIVOS DE LA MARCA (I)
• Se ponderan en referencia a la
relación signo-producto
• Protegen intereses particulares (“que
no perjudique derechos anteriores
sobre ese mismo signo”)
• Su apreciación se realiza a instancia
de parte
• La acción para denunciarlos prescribe
y la legitimación para ejercerla es
más restringida
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REQUISITOS RELATIVOS DE LA MARCA (II)
• En relación con otros signos distintivos de
la empresa:
– Evitar riesgo de confusión: doble comparación.
Atención a la prioridad y a la notoriedad.
Comparación entre productos al margen de su
clasificación administrativa (caso HarleyDavidson). Comparación entre signos: fonética,
gráfica o conceptual y atendiendo a la
percepción del “consumidor medio”.
– Evitar riesgo de asociación (marcas notorias) y
aprovechamiento indebido de la fama ajena
(marcas renombradas):
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REQUISITOS RELATIVOS DE LA MARCA (III)
• En relación con otros derechos de
propiedad industrial o intelectual: modelos
o dibujos industriales, títulos de obras
literarias o musicales, denominación de
personajes de ficción, etc.
• Derechos de la personalidad: nombre,
seudónimo o imagen de una persona.
Análisis casuístico.
• Nombre comercial y denominación o razón
social notorios.
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DERECHO COMUNITARIO
• Directivas sobre la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros en
lo relativo a marcas
• Reglamento (CE) No 207/2009 del
Consejo de 26 de febrero de 2009 sobre
la marca comunitaria (codifica el de 1994
y posteriores)
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La Marca Comunitaria
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Puede adoptarse como marca comunitaria todo signo susceptible de
representación gráfica, que sirva para distinguir en el mercado los
productos o servicios de una empresa de los productos o
servicios idénticos de otra empresa.
El signo que se elija podría ya existir antes de su adopción o ser un
signo de fantasía creado por quien pretende usarlo como marca.
En todo caso, el signo que se adopte como marca:
•Debe servir para individualizar un producto o servicio,
distinguiéndolo de los otros productos o servicios idénticos o
similares que concurran en el mercado. A este requisito se le
denomina “fuerza distintiva”.
• No debe estar inmerso en ninguna de las prohibiciones legales
contenidas en el Reglamento sobre la Marca Comunitaria.
• Debe ser susceptible de representación gráfica.
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El signo o medio que se adopte como marca puede ser:
Denominativo
Un vocablo
Figurativo
Un dibujo
Marca de color
Color “per se”
Tridimensional
Un envase (por ej.)
Marca sonora
Un sonido o melodía
Marca olfativa
Un olor
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MARCAS CROMÁTICAS
• Caso Libertel Groep contra Benelux :
pretensión de registrar como marca:
superficie rectangular de color
naranja con mención “naranja”
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MARCAS CROMÁTICAS
• 1) Un color por sí solo, sin delimitación espacial, puede tener,
para determinados productos y servicios, un carácter distintivo a
condición, principalmente, de que pueda ser objeto de una
representación gráfica clara, precisa, completa en sí misma,
fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva. Este último
requisito no puede satisfacerse mediante la simple
reproducción en papel del color de que se trate, pero puede
cumplirse mediante la designación de este color con un
código de identificación internacionalmente reconocido.
• 2) Para apreciar el carácter distintivo como marca de un color
determinado, es necesario tener en cuenta el interés general en
que no se restrinja indebidamente la disponibilidad de los
colores para los demás operadores que ofrecen productos o
servicios del mismo tipo que aquellos para los que se solicita el
registro.
• 3) Cabe la posibilidad de reconocer que un color por sí solo
tenga carácter distintivo, siempre que, en relación con la
percepción del público pertinente, la marca sea apropiada para
identificar el producto o servicio para el que se solicita el registro
atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y para
distinguir este producto o servicio de los de otras empresas.
MARCAS CROMÁTICAS
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Si el color rojo supone un valor adicional desde el punto de vista estético entonces
resultaría “funcional” y no meramente diferenciador y no sería susceptible de ser
protegido vía derecho de marca…
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MARCAS CROMÁTICAS
• Caso Viking-Umwelttechnik GmbH
contra Oficina de Armonización del
Mercado Interior: La marca cuyo
registro se solicitó consiste en una
yuxtaposición de dos colores, como
tal, constituida por un rectángulo
verde, que corresponde a la
referencia de color Pantone 369c,
colocado encima de un rectángulo
gris, que corresponde a la referencia
de color Pantone 428u.
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MARCAS CROMÁTICAS
• En lo que atañe al color verde, debe señalarse que se utiliza
habitualmente para los productos de que se trata (cortacéspedes,
etc.) y, por consiguiente, no constituye un elemento que pueda
considerarse y memorizarse, desde un principio, como indicador
del origen comercial. Por lo demás, la tonalidad de verde
empleada en la yuxtaposición cuyo registro se solicita no implica
una diferencia suficientemente perceptible en relación con las
tonalidades de verde comúnmente utilizadas en el sector de los
productos designados.
• Por consiguiente, en la yuxtaposición del verde y el gris el
consumidor no percibirá un signo indicativo de que los productos
proceden de una misma empresa, sino que la percibirá más bien
como un mero elemento de acabado de los productos de que se
trata.
• En consecuencia, debe inferirse que el signo solicitado no
permitirá que el consumidor correspondiente reconozca dicho
signo como signo distintivo cuando deba elegir con motivo de una
adquisición posterior de los productos de que se trata.
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•
•
MARCAS CROMÁTICAS
Marca comunitaria de Jean Henaff S.A
(patés…) concedida el 03/01/2012 para
clases 29 y 30
LA MARCA REPRESENTA UN RECTÁNGULO DE COLOR AZUL. EN PARALELO A LA
TOTALIDAD DE LAS LONGITUDES DEL RECTÁNGULO, ARRIBA Y ABAJO,
ENCONTRAMOS UN TRAZO GRUESO DE COLOR AMARILLO, SEPARADO DEL
RECTÁNGULO PRINCIPAL POR UN LIGERO ESPACIO
AZUL: CÓDIGO PANTONE 2748 CÓDIGO CMJN: CIAN 100% MAGENTA 88% NEGRO
14% AMARILLO: CÓDIGO PANTONE 109 CÓDIGO CMJN: AMARILLO 100%.
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MARCAS TRIDIMENSIONALES
– Solicitud reciente de marca tridimensional
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MARCAS SONORAS
• Caso Shield Mark BV contra Memex: pretensión
de registrar como marca: “las nueve primeras
notas de para Elisa tocadas al piano”, “mi, re,
mi, re mi, si…”, “representación gráfica en el
pentagrama de la melodía”, “onomatopeya que
imita el canto de un gallo”, “kukelekuuuu”.
MARCAS SONORAS
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• El artículo 2 de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido
de que puede constituir una marca un signo que en sí mismo no
puede ser percibido visualmente, a condición de que pueda ser
objeto de representación gráfica, en particular, por medio de
figuras, líneas o caracteres, que sea clara, precisa, completa en
sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva.
Por lo que se refiere a un signo sonoro, no se cumplen dichos
requisitos cuando el signo se representa gráficamente por medio
de una descripción escrita como la indicación de que el signo está
formado por notas que componen una obra musical conocida o la
indicación de que es el canto de un animal, por medio de una
simple onomatopeya sin mayor precisión, o por medio de una
sucesión de notas musicales sin ninguna otra precisión. En
cambio, se cumplen los requisitos referidos cuando el signo se
representa por medio de un pentagrama dividido en compases y
en el que figuran, en particular, una clave, algunas notas musicales
y silencios cuya forma indica el valor relativo y, en su caso, las
alteraciones.
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MARCAS OLFATIVAS
• Caso Ralf Sieckmann contra Deutsches
Patent- und Markenamt: «Se solicita el registro
de la marca olfativa depositada en la Deutsches
Patent- und Markenamt para la sustancia química
pura cinamato de metilo (éster metílico del ácido
cinámico), cuya fórmula estructural se reproduce a
continuación. También se pueden obtener muestras
de esta marca olfativa dirigiéndose a los laboratorios
locales a través de las páginas amarillas de Deutsche
Telekom AG o, por ejemplo, en la empresa E. Merck
en Darmstadt.
C6H5-CH = CHCOOCH3»
• Junto a su solicitud de registro, el Sr. Sieckmann
presentó una muestra de olor en un recipiente, y
añadió que el aroma se describe habitualmente como
«balsámico-afrutado con ligeras reminiscencias de
canela».
MARCAS OLFATIVAS
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•
•
•
•
•
Por lo que se refiere a la fórmula química, tal como el Gobierno del Reino
Unido ha observado con acierto, pocas personas serían capaces de
reconocer, en una fórmula de ese tipo, el olor en cuestión. Tal fórmula no
resulta suficientemente inteligible. Por otro lado, tal como dicho Gobierno
y la Comisión han indicado, una fórmula química no representa el olor de
una sustancia, sino la sustancia en cuanto tal, y, por lo demás, tampoco
resulta suficientemente clara y precisa. Por lo tanto, la fórmula química no
es una representación a efectos del artículo 2 de la Directiva.
La descripción de un olor, por su parte, aun cuando sea gráfica, no resulta
suficientemente clara, precisa y objetiva.
En lo que atañe al depósito de una muestra de un olor, es preciso señalar
que no constituye una representación gráfica a efectos del artículo 2 de la
Directiva. Por otro lado, una muestra de un olor no es lo suficientemente
estable ni duradera.
En el caso de un signo olfativo, si una fórmula química, una descripción
por medio de palabras o el depósito de una muestra de un olor no
cumplen por sí mismos los requisitos de la representación gráfica,
tampoco la combinación de tales elementos puede cumplir dichos
requisitos, especialmente los de claridad y precisión.
Habida cuenta de las precedentes consideraciones, procede responder a
la segunda cuestión que, en el caso de un signo olfativo, el requisito de
la representación gráfica no se cumple mediante una fórmula
química, una descripción con palabras escritas, el depósito de una
muestra del olor en cuestión ni una combinación de dichos
elementos.
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PROHIBICIONES
• Signos que no son susceptibles de representación gráfica.
• Signos que carezcan de carácter distintivo, o que constituyan nombres
habituales o genéricos de los productos o servicios que pretenda distinguir.
•Signos que describan o designen exclusivamente la naturaleza, calidad o
cualquier otra característica de los productos o servicios a individualizar.
• Signos geográficos, salvo para las marcas colectivas que podrían estar
integradas exclusivamente por estos signos geográficos.
• Signos contrarios al orden público o a las buenas costumbres.
• Signos engañosos, que puedan inducir a error público de los consumidores,
entre otros, respecto de la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica
del producto o servicio.
• Signos que estén constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la
naturaleza misma del producto, por la forma del producto necesaria para
obtener un resultado técnico o por la forma que da un valor sustancial al
producto.
• Signos que reproduzcan o imiten la denominación, el escudo, la bandera, las
condecoraciones y otros emblemas de Estados u Organizaciones
Internacionales a no ser que medie la debida autorización.
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Contenido, ámbito y duración del derecho
La marca comunitaria confiere a su titular un derecho de
exclusiva, referido al uso en el tráfico económico de la
relación signo-productos.
Este derecho se adquiere por el registro efectuado de
conformidad con las disposiciones del RMC. En consecuencia,
el registro es absolutamente necesario para adquirir la marca
(Art. 6 RMC). Se incrementa la seguridad jurídica en relación
con sistema USA.
El ámbito territorial será el de toda la Unión Europea
El derecho sobre la marca durará 10 años, a partir de la fecha
de
la
presentación
de
la
solicitud,
renovables
ininterrumpidamente por periodos de tiempo de también 10
años.
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EFECTOS POSITIVOS:
• Usar una marca en exclusiva en el tráfico mercantil sobre los
productos y servicios, en su correspondencia y documentación
comercial, y en la publicidad.
• Ceder la marca. Incluso con independencia de la empresa.
Supone la transmisión de la plena titularidad del signo del cedente
al cesionario, que se convierte en su nuevo titular.
• Licenciar la marca. La licencia implica, una simple autorización
de uso que el titular de la marca (licenciante) otorga a un tercero
(licenciatario). El licenciante conserva el dominio sobre la marca y
se limita a permitir a un tercero a que la use, en las condiciones
señaladas en el contrato.
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EFECTOS NEGATIVOS
Impedir que un tercero no autorizado use su marca u otro signo
confundible, para distinguir productos o servicios idénticos o similares.
El RMC le confiere las necesarias acciones y medidas para defender su
derecho y evitar los actos de usurpación. Concretamente, el titular de la marca
podrá prohibir a un tercero no autorizado:
- Poner el signo en los productos o en su presentación
- Ofrecer los productos o servicios
- Comercializarlos o almacenarlos con este fin
- Importar los productos, exportarlos o someterlos a cualquier otro
régimen aduanero
- Utilizar el signo en los documentos comerciales y la publicidad, en redes
telemáticas y como nombre de dominio
- Reproducir la marca como un término genérico en un diccionario,
enciclopedia u obra de consulta
- Suprimir la marca del producto o de su presentación
- Sustituir el producto al que se aplica la marca
- Alterar o modificar el producto “marcado” tras su comercialización y antes de
su adquisición por el destinatario final
- Oponerse a que se inscriba en la OAMI como marca comunitaria, un
signo que sea confundible con el que ha registrado previamente
- Presentar ante la Oficina una solicitud de caducidad o nulidad a una
marca comunitaria
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LIMITACIONES OBJETIVAS AL USO
EXCLUSIVO
El monopolio sólo se justifica en la medida
necesaria para que la marca cumpla su
función.
• Impedir que se utilice la marca cuando ésta
sea necesaria para indicar el destino de un
producto o servicio (caso BMW).
• Impedir que se incluya en un diccionario o
enciclopedia.
• “Agotamiento del derecho”.
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LIMITACIONES SUBJETIVAS AL USO
EXCLUSIVO
- Falta de uso.
- Tolerancia durante 5 años en el uso de
una marca confundible con la propia.
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CARGAS SOBRE EL TITULAR DE LA MARCA
• Usar la marca (5 años). Uso efectivo y real
en el ámbito territorial afectado y con los
fines mercantiles previstos (“El Cordobés”).
• Ejercitar las acciones por violación contra
quienes ataquen el derecho exclusivo
(tolerancia de 5 años…)
• Renovar la marca (10 años).
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CLASIFICACIÓN
La marcas se registran en relación con productos o
servicios.
Para facilitar la labor administrativa, los productos y servicios
han sido agrupados en 45 clases diferentes a los efectos del
registro de las marcas (Nomenclátor Internacional de Productos
y Servicios, establecido por el Arreglo de Niza de 15 de junio de
1957).
Cada clase comprende una pluralidad de productos o servicios,
normalmente relacionados entre sí, y una solicitud de marca
puede comprender una o más clases del Nomenclátor
Internacional.
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LEGITIMACIÓN
• Podrán ser titulares de marcas
comunitarias las personas físicas o
jurídicas, incluidas las entidades de
derecho público.
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DEFENSA DEL DERECHO DE MARCA
El titular de una marca comunitaria podrá ejercer
ante los tribunales de marcas comunitarias la
acción pertinente para defender su signo, contra
los actos de usurpación o violación de un
tercero.
Las resoluciones sobre validez y violación de marcas
comunitarias producirán efecto y se extenderán al
conjunto de la Unión Europea.
Las normas que se aplicarán a todas las acciones
legales relativas a las marcas comunitarias serán las
del Convenio de Bruselas, relativo a la competencia
judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en
materia civil y mercantil.
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ACCIONES POR VIOLACIÓN DE LA MARCA
• Acción de cesación.
• Acción de indemnización por daños y
perjuicios (posible daño moral, posibles daños
punitivos, diferentes maneras de reparar).
• Intervención aduanera de retención
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TRIBUNALES DE MARCAS COMUNITARIAS
Con el fin de ocuparse de la defensa de la marca
comunitaria el RMC prevé la creación de Tribunales de
marcas comunitarias.
Estos Tribunales de primera y segunda instancia
serán designados entre los Tribunales nacionales
de los Estados miembros (en España, Juzgados de
lo Mercantil de Alicante).
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CADUCIDAD Y NULIDAD
Si la causa de nulidad o caducidad existe únicamente
para parte de los productos o de los servicios para los
que esté registrada la marca comunitaria, la nulidad o
caducidad de la marca sólo podrá declararse para los
productos o los servicios de que se trate (“parcial”).
Corresponde declarar la nulidad o la caducidad bien a
la OAMI, bien a los Tribunales, en una demanda de
reconvención en una acción de violación de marcas.
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CAUSAS DE NULIDAD ABSOLUTA
Cuando la marca se hubiera registrado
contraviniendo
las
prohibiciones
absolutas
previstas en el Art. 7 RMC, (a no ser que como
consecuencia de su uso en el mercado la marca
haya adquirido carácter distintivo en relación con
los productos o servicios que individualiza).
•
• Cuando el solicitante hubiere actuado de mala fe.
• En el caso de las marcas comunitarias colectivas,
también podrán anularse cuando incumplan las
condiciones establecidas en el Art. 66 RMC.
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CAUSAS DE NULIDAD RELATIVA
• Cuando se hubiera concedido contraviniendo las
prohibiciones relativas previstas en el Art. 8 RMC.
• Cuando su uso pueda prohibirse sobre la base
de derechos anteriores que se fundamenten en el
derecho al nombre, a la propia imagen, o sobre
derechos de propiedad industrial e intelectual.
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CAUSAS DE CADUCIDAD
• Cuando en un periodo ininterrumpido de 5 años la marca no ha sido
objeto de uso efectivo en la Comunidad para los productos o servicios
para que se registró y no existan causas justificativas de la falta de uso.
• Cuando la marca se ha convertido en la designación usual del
producto o servicio para el que está registrada.
• Cuando a consecuencia del uso que haga el titular de la marca, la
misma pueda inducir a error al público, sobre la naturaleza, calidad o
procedencia geográfica de los producto o servicios designados.
• Renuncia.
• Falta de renovación.
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MARCAS NOTORIAS Y RENOMBRADAS
• Si están registradas la protección se amplia,
prescindiendo del principio de especialidad.
• Si no están registradas, tienen protección legal
pero reducida a los productos o servicios
similares a los identificados con esa marca.
• La notoriedad o renombre se tiene en cuenta
también para:
– “Secondary meaning”
– Apreciar riesgo de confusión más estrictamente
– Imputar la responsabilidad por daños a todos los
infractores, al presumirse “iuris et de iure” la culpa o
negligencia.
– Valorar especialmente en la indemnización el daño
causado al prestigio
– Considerar que el registro de una marca ajena notoria o
renombrada se realiza de mala fe, lo que implica
nulidad
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MARCAS COLECTIVAS Y DE GARANTÍA
• Marcas destinadas a ser usadas por
personas distintas al titular de las mismas
• La marca de garantía implica el
cumplimiento de un reglamento de uso
previamente acreditado.
• La marca colectiva tiene una legitimación
restringida.
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Ventajas de la marca comunitaria
• Naturaleza unitaria
• Simplificación procedimental (1 oficina, 1
idioma)
• Reducción de costes
• Posibilidad de reivindicar la antigüedad de las
marcas nacionales
• Derecho de prioridad
• Sencilla obligación de uso
• Posible ampliación
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Comparativa de costes
Sistema
nacional (5
países)
1649 €
(registro)
1500 € * 5 =
= 7500 €
(honorarios
representante)
9149 €
(Total)
Sistema
1177 €
internacional (registro)
(5 países)
1500 € * 5 =
= 7500 €
(honorarios
representante)
8675 €
(Total)
Sistema
1600 €
3000 €
Comunitario (registro) (honorarios
representante)
(28 países)
4600 €
(Total)