TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Proceso 188-IP-2007 Interpretación Prejudicial, de Oficio, de los artículos 134 y 136 literal b), 190 y 191 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con base a lo solicitado por la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú, en el Proceso Interno N° 877-06. Actor: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Marca: “NESTLÉ GOOD FOOD, GOOD LIFE” (MIXTA). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los cinco días del mes de marzo del año dos mil ocho. VISTOS La Cédula de Notificación, de fecha 10 de abril del 2007, recibida en este Tribunal el 31 de octubre del 2007, a través de la cual la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, remite solicitud de interpretación prejudicial, con motivo del Proceso Interno Nº 877-06. Que, la mencionada solicitud fue admitida a trámite mediante auto dictado el día 13 de febrero del 2008. 1. Las partes. Demandante: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Demandado: Instituto Nacional de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, INDECOPI). Litisconsorte : GOOD FOODS S.A. (de Perú). 2. Determinación de los hechos relevantes 2.1. Hechos. El 11 de febrero del 2004, la demandante SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. (Suiza) solicitó el registro del signo mixto NESTLÉ GOOD FOOD, GOOD LIFE y figura en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. El 30 de abril del 2004, GOOD FOODS S.A. formuló oposición manifestando ser titular del nombre comercial GOOD FOODS registrado en la misma Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. -2- Mediante Resolución Nº 12323-2005/OSD-INDECOPI, de 13 de septiembre del 2005, la Oficina de Signos Distintivos del Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), declaró fundada la oposición interpuesta y denegó el registro del signo solicitado NESTLÉ GOOD FOOD, GOOD LIFE y figura en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, por considerar confundibilidad entre los signos en cuestión y debida acreditación del uso del nombre comercial GOOD FOODS para distinguir actividades económicas relacionadas con productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Ante la apelación de la demandante, el 08 de marzo del 2006, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI emite Resolución Nº 0303-2006/TPI-INDECOPI, de 8 de marzo de 2006, confirmando la resolución de la primera instancia administrativa. El 14 de junio del 2006, SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. formula demanda contencioso administrativa ante la Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Lima, República del Perú, argumentando la suficiente distintividad del signo solicitado NESTLÉ GOOD FOOD, GOOD LIFE y figura, la falta de confundibilidad con el nombre comercial de GOOD FOODS S.A. y la coexistencia en el mercado peruano de signos que contienen la expresión GOOD FOOD a nombre de distintos titulares. 2.2 Fundamentos de la Demanda. La demandante SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. señala que, si bien los signos confrontados guardan relación respecto de los productos y actividades económicas que distinguen, debe señalarse que la protección brindada al nombre comercial GOOD FOODS está referida únicamente a la venta de cacao y no de todos los productos alimenticios de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Los signos confrontados son diferentes entre sí ya que el signo solicitado NESTLÉ GOOD FOOD, GOOD LIFE y figura es uno de tipo mixto, conformado por una denominación y la reconocida figura de un nido, signo distintivo tradicional de los productos NESTLÉ. Por su parte, el nombre comercial registrado GOOD FOODS es uno de tipo meramente denominativo. La demandante agrega que, la denominación GOOD FOODS no es de titularidad exclusiva de la opositora GOOD FOODS S.A. y que, en efecto, coexiste con la marca GOOD FOOD y logotipo en la misma Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, sin que por ello se hayan suscitado problemas de confusión entre ambos signos. CONSIDERANDO: Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con esta competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno. Que, basándose en la notificación enviada por el Juez Consultante, procede la interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 134 y 136 literal b) 190 y 191 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. -3- El texto de las normas de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 486. “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. (…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…) b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; (…) Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. -4- Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir. Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa. (…)”. En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno, así como, de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: 1. DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL Y SUS REQUISITOS. Este Tribunal considera pertinente reiterar las condiciones y requisitos para la formulación de la consulta de interpretación prejudicial, de conformidad con el artículo 125 del Estatuto del Tribunal. La solicitud de interpretación que los jueces nacionales dirijan al Tribunal deberá contener: a) El nombre e instancia del juez o tribunal nacional consultante; b) La relación de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina cuya interpretación se requiere; c) La identificación de la causa que origine la solicitud; d) El informe sucinto de los hechos que el solicitante considere relevantes para la interpretación; y, e) El lugar y dirección en que el juez o tribunal recibirá la respuesta a su consulta. 2. CONCEPTO DE MARCA Y REQUISITOS ESENCIALES PARA SU REGISTRO. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. Para Chavanne y Bursa marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”. (BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp 15-16). La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a -5- fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio. La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. Los elementos constitutivos de una marca El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios. La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. 3. LOS NOMBRES COMERCIALES, SU PROTECCIÓN Y PRUEBA. En el presente caso, se observa que el día 30 de abril del 2004, GOOD FOODS S.A. formuló oposición contra la solicitud de registro del signo mixto NESTLÉ GOOD FOOD, GOOD LIFE y figura en la Clase 30 de la Clasificación Internacional, manifestando ser titular del nombre comercial GOOD FOODS registrado en la misma Clase 30 de la Clasificación Internacional. Al respecto, el artículo 191 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se refiere a la protección del nombre comercial, expresando que el derecho exclusivo sobre él “se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa”, y que, en caso de que la legislación interna contemplase un sistema de registro, se aplicarán las normas pertinentes del capítulo sobre marcas de la Decisión 486. -6- En este sentido, el nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro, es decir, que no es necesario el registro para tener la protección de exclusividad. Este Organismo, por su parte, ha expresado en este contexto, que “un nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica dentro del giro comercial o industrial y lo distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo”. La protección de un nombre comercial puede darse por dos medios: la vía del uso del nombre comercial y, aquélla de su inscripción o registro ante la Oficina Nacional Competente. Las dos vías tienen absoluta validez, sin existir prelación o privilegio alguno entre la una y la otra. La prueba del uso del nombre comercial corresponderá, en todo caso, a quien invoque la existencia de su derecho. Debe comprobarse, no obstante, que el nombre haya sido utilizado con anterioridad a la solicitud de registro de la marca o, de otro nombre, de ser el caso. Esta figura se encuentra protegida por la normativa comunitaria, impidiendo el registro de signos distintivos idénticos o similares, en tal sentido, los criterios para establecer la irregistrabilidad, son los mismos a los señalados para las marcas. 4. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS: RIESGO DE CONFUSIÓN Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO MARCARIO. Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. El literal b) de dicho artículo prohíbe que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, siempre que pudiera inducirse al público a riesgo de confusión o de asociación. Todo esto en concordancia con los artículos 190, 191, 192 primera parte y 193 de la misma Decisión 486. De la prohibición citada se desprende, también, que no se exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo de confusión o de asociación para que se configure aquella prohibición. El nombre comercial, al igual que la marca, cumple una función distintiva, pero relacionada con una actividad económica efectuada en un establecimiento comercial o industrial por cuya razón, una causal de prohibición para otorgar el registro a un signo como marca sería la existencia de semejanza o identidad al punto de producir confusión con un nombre comercial anteriormente registrado, solicitado para registro, depositado o usado. Para establecer la existencia de dicho riesgo de confusión o de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos, servicios o actividad económica distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos, servicios o actividad económica de que se trate. En el juicio sobre la semejanza entre una marca y un nombre comercial protegido, corresponderá al consultante hacer la comparación a partir de la naturaleza de los signos, tomando en cuenta los elementos fonético, gráfico y conceptual de cada uno. Al -7- igual que en la comparación entre signos marcarios, el cotejo entre una marca y un nombre comercial deberá ser conducido por la impresión unitaria que los signos habrán de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario a que están destinados. Por ello, la valoración deberá llevarse a cabo sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. En relación a este tema, el Tribunal ha indicado que: “De existir identidad o semejanza entre el signo (...) y el nombre comercial protegido, de modo que el consumidor o el usuario relacione y pueda confundir los productos o servicios que pretende amparar aquel signo con la actividad económica que realiza el titular del nombre comercial, el signo en cuestión no será suficientemente distintivo (...)”. (Proceso 05-IP-2003, marca mixta: “EAN INTERNATIONAL”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 914, de 01 de abril de 2003). Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza. 5. DE LOS SIGNOS DENOMINATIVOS Y MIXTOS. En lo que concierne a la estructura de los signos sub materia, y a propósito del caso en estudio, el Tribunal estima necesario hacer referencia a los signos denominativos y mixtos. Los primeros, llamados también nominales o verbales, utilizan un signo acústico o fonético y están formados por una o varias letras que, integrados en un todo pronunciable, pueden hallarse provistos o no de significado conceptual. A la vez, en este tipo de signos se distinguen los sugestivos —provistos de una connotación conceptual relativa a la evocación de las cualidades o funciones del producto designado por la marca— y los arbitrarios, desprovistos de conexión entre su significado y la naturaleza, cualidades o funciones del producto a identificar. Y los segundos, los signos mixtos, se encuentran integrados por dos elementos que forman parte del conjunto: una denominación, semejante a la clase de signos arriba descritos, y un gráfico, definido como un signo visual que evoca una figura con una forma externa característica. En relación con la comparación entre dos signos, caso que uno de ellos o ambos pertenezcan a la clase de signos mixtos, la jurisprudencia de este Tribunal ha puesto de relieve lo siguiente: “(…) el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de -8- mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 04-IP-88, caso: “DAIMLER”, publicado en la Gaceta Oficial N° 39, del 29 de enero de 1989). A propósito de la prioridad del elemento en referencia, la doctrina ha señalado que procede determinar la “situación y el relieve del componente gráfico en el conjunto de la marca mixta; y sobre todo, la notoriedad del componente gráfico común a las marcas comparadas. En cambio, si el elemento gráfico no evoca concepto alguno, el denominativo desplazaría en principio al gráfico, siendo en ese caso, y en definitiva, aquel elemento el predominante, y en el cual debe centrarse el análisis comparativo” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “Fundamentos de Derecho de Marcas”. Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, p. 240). 6. CONEXIÓN COMPETITIVA. En el presente caso, la demandante SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. señala que, si bien los signos confrontados guardan relación respecto de los productos y actividades económicas que distinguen, debe señalarse que la protección brindada al nombre comercial GOOD FOODS está referida únicamente a la venta de cacao y no de todos los productos alimenticios de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Al respecto, este Tribunal ha señalado que el objetivo de la regla de especialidad consiste en evitar el riesgo de confusión, prohibiendo el registro de signos distintivos que posean denominaciones idénticas o similares a las previamente protegidas, para amparar productos, servicios o actividades económicas idénticas o similares. Carlos Fernández Novoa señala al respecto que: “La consecuencia más palpable de la regla de especialidad de la marca es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos (pertenecientes a distintos titulares) siempre que cada una de estas marcas autónomas sea utilizada en relación con una clase o variedad diferente de productos o servicios” (FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. Ob. Cit. Pág. 278.). Deduciendo que pueden existir en el mercado marcas con denominaciones idénticas o similares y que pertenezcan a distintos titulares, siempre y cuando, estas denominaciones se encuentren amparando productos, servicios o actividades económicas distintas. En el caso concreto, con el propósito de verificar la existencia de semejanza entre los signos en conflicto y entre los productos y actividades económicas que distinguen, el Juez Consultante debe tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos y actividades económicas en las solicitudes correspondientes y su ubicación en la Clasificación Internacional de Niza. Se deberá analizar el grado de conexión competitiva existente entre los productos y actividades económicas a que se refieren ambos signos confrontados, para cuyo efecto, el Tribunal ha acogido los siguientes factores de análisis: -9- a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés en el caso subjudice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general –radio, televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine - 10 - el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir).” Proceso N° 114-IP-2003. Marca: “EBEL”. Publicado en la Gaceta Oficial N° 1028, de 14 de enero del 2004. Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: PRIMERO: La solicitud de interpretación prejudicial que los jueces nacionales dirijan al Tribunal deberá contener: a) El nombre e instancia del juez o tribunal nacional consultante; b) La relación de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina cuya interpretación se requiere; c) La identificación de la causa que origine la solicitud; d) El informe sucinto de los hechos que el solicitante considere relevantes para la interpretación; y, e) El lugar y dirección en que el juez o tribunal recibirá la respuesta a su consulta. SEGUNDO: Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos. TERCERO: La Decisión 486, en su artículo 191, fundamenta la protección del nombre comercial en el uso y no en el registro. El uso de un nombre comercial no se refiere únicamente al conocimiento que el público tenga del mismo, sino al ejercicio real de la actividad comercial amparada o protegida por ese nombre. Así, un nombre comercial puede impedir el registro de una marca o de otro nombre comercial, siempre que hubiere sido usado con anterioridad a la solicitud respectiva, y que dicho uso sea debidamente probado. CUARTO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente a un derecho de tercero y que, en relación con estos, los signos que se pretenden registrar, sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido respecto al cual el uso de la marca pueda inducir al público a riesgo de confusión o de asociación, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión o asociación a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. QUINTO: Al comparar un signo mixto y un nombre comercial denominativo, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante - 11 - de aquél será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto o servicio, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo. Asimismo, el elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto. En el caso de que prevalezca el elemento denominativo, debe procederse conforme a las reglas establecidas para el cotejo de signos denominativos. SEXTO: Para llegar a determinar la similitud entre dos signos distintivos, se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos y las actividades económicas amparadas por los mismos. Deberá tenerse en cuenta, en ese contexto, que al no existir conexión entre los productos o las actividades económicas que protegen, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá, asimismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Oswaldo Salgado Espinoza PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Jaime Carlos Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA