Informe Especial El Registro de la Marca Comercial Y su protección legal como signo distintivo I. Introducción La propiedad industrial actualmente representa un papel importante en toda actividad empresarial, debido a que últimamente el valor de las transacciones comerciales de los bienes inmateriales tiene una mayor ventaja frente a los bienes materiales. Una vez que las personas llegan a constituirse o formalizarse como empresas de acuerdo a la legislación vigente, estas comienzan a operar ofreciendo sus productos y/o brindando sus servicios, para eso deben proteger su marca y los derechos que de ella se deriven registrándola; así tenemos por ejemplo a la marca D'onofrio o Alicorp y Coca Cola, siendo esta última un claro ejemplo de lo que representa el valor (utilidad) de una marca famosa para el empresario titular de ella. En nuestro medio la norma encargada de la materia es el Decreto Legislativo Nº 823 publicado el 24.04.1996 en el diario oficial El Peruano, (en adelante la Ley) ésta se aplica a todos los sectores de la actividad económica, pues se reconoce el derecho a acceder a sus beneficios a las personas naturales o jurídicas organizadas en cualquiera de sus formas permitidas por la Constitución. Además, un punto importante es tener en cuenta que las personas adquieren el derecho a la marca no con el uso de ella sino únicamente con el registro por eso es de vital importancia saber como inscribir su marca. Una herramienta a usar para registrar un signo distintivo es la Clasificación Internacional de Productos y Servicios de Niza del 15 de julio de 1957 con sus actualizaciones y modificaciones. II.Entidad competente El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, es el encargado de proteger la calidad de los productos, la eliminación de prácticas restrictivas de competencia y los derechos de propiedad intelectual; para ello cuenta con Comisiones y Oficinas, siendo estas últimas las encargadas de velar por la protección de la propiedad industrial en todas sus manifestaciones, y específicamente a cargo de la Comisión de Signos Distintivos quien tiene la competencia sobre marcas de productos y servicios, colectivas y de certificación, nombres y lemas comerciales, denominaciones de origen o geográficas. INFORMATIVO CABALLERO BUSTAMANTE La Oficina de Signos Distintivos está organizada en Areas: Área de Marcas: donde se tramitan las solicitudes de registro de los signos distintivos mencionados precedentemente. Área de Registros, Renovaciones y Archivo: otorga los certificados de los signos y realiza la inscripción en los libros de registro. Tramita las solicitudes de los signos inscritos de renovación y modificaciones de diversa índole. Siendo su obligación brindar información sobre el curso de los expedientes. III. Los signos distintivos Dentro de los signos distintivos se encuentran las marcas, los nombres comerciales, los lemas comerciales y las denominaciones de origen. No es necesario que la marca cumpla con un criterio de novedad porque no implica ningún esfuerzo mental sino sólo que sea disponible a menos que otro ya la esté usando. 3.1.Las marcas son los signos con los que se identifican a los productos y/o servicios para diferenciarlos del resto que están en el mercado. Dichas marcas serán identificables a través de la publicidad que hará el titular. 3.2.Las denominaciones o nombres comerciales son los signos con los cuales se distingue a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad comercial, la diferencia con la marca es que ésta no distingue al producto o al servicio que ofrece sino únicamente diferencia a las personas naturales o jurídicas, por ejemplo CNN en español. 3.3.Los lemas comerciales se dicen que son complementarios a las marcas, éstas tienen la finalidad de asociar frases publicitarias con los productos o servicios, por ejemplo "llamagas el moradito rendidor". 3.4.Las denominaciones de origen son los signos que utilizan el nombre de una región o lugar geográfico de un país para designar a un producto originario del mismo, debido a que sus características se deben exclusivamente a factores humanos o naturales del lugar, claro ejemplo de ello es el pisco como producto peruano. IV. Regulación de Marcas Comerciales 4.1.Consideraciones sobre las marcas La marca es un signo cuya función es diferenciar los productos o servicios de una persona de otros de una misma clase. Dicho signo debe ser perceptible, suficientemente distintivo, susceptible de representación gráfica, pueden conformarlo palabras, letras, números, dibujos, imágenes, combinación de colores, o la forma de presentación de envase del producto, o la combinación de los anteriores. En principio no es necesario contar previamente con una marca para que las personas comiencen sus actividades empresariales; por eso es que el registro de una marca no es obligatorio sino que es voluntario. Pero si lo que quieren es proteger la posición de su marca en el mercado entonces deben obligatoriamente registrarlo; de esta forma el registro convierte al titular de una marca en el único autorizado para aprovecharse de ella pudiendo él autorizar a otros para su explotación. Sistema constitutivo de Derechos Teóricamente el derecho podría nacer con la primera utilización del signo en el mercado. Sin embargo, por la publicidad y seguridad jurídica que trae consigo el registro, la mayoría de los países han optado por un sistema atributivo para el nacimiento del derecho de marca, como también ocurre con el derecho peruano de marcas. Res. N° 289-1998/TPI-INDECOPI (23.03.1998) Delicias Caxamarquinas /La Cajamarquina. Para registrar una marca ésta debe referirse a un solo producto o servicio y su protección se rige por el principio de especialidad, mediante el cual se protege a una marca dentro del ámbito del producto o servicio en que fue registrada; a la vez respecto de sus similares o complementarios y; frente a aquellos en que pueda establecerse un nexo competitivo, es decir, que pueda sustituirlos; también se la protege territorialmente dentro del país donde se registró. Un aspecto a tener en cuenta es que las partes en un procedimiento podrán acordar la coexistencia de signos idénticos o semejantes, siempre que a opinión de la Oficina competente, dicha situación no afecte el interés general de los consumidores (Art. 158º de la Ley). Fuente: www.caballerobustamante.com.pe Derechos Reservados Principio de especialidad El principio de la especialidad es derivación de la finalidad esencial de la marca: la distinción en el mercado de los productos o servicios de un agente económico de los productos o servicios idénticos o similares de otro. Por ello, este principio limita con carácter general la posibilidad de oponer una marca (registrada o solicitada) frente al registro de otra que tiene por objeto un signo idéntico o similar sólo para productos o servicios idénticos o similares. Res. N° 363-1998/TPI-INDECOPI (08.04.1998) Tequila Rock /T’Quila 4.2.Conflictos entre marcas Puede suceder que dos empresas inscriban una marca en un mismo día, para esta situación opera la buena fe de la inscripción registral, mediante el cual se preferirá al que primero tenga el derecho de propiedad inscrito teniendo en cuenta el día y, si fuere el caso, la hora de presentación de la solicitud de registro. La oficina de signos distintivos debe tener en cuenta los siguientes criterios: La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto, y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias. El grado de percepción del consumidor medio. La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente. El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado y si el signo forma parte de una familia de marcas. Denegatoria de oficio La inacción del titular de una marca registrada no determina la inexistencia del riesgo de confusión entre los signos, ya que la Autoridad Administrativa tiene la obligación de analizar íntegramente cada nueva solicitud y en defensa del interés público puede denegar de oficio una solicitud de registro si considera que es confundible con una marca registrada anteriormente para distinguir los mismos o similares productos. Res. N° 048 - 1999/TPI-INDECOPI (20.01.1999) BLUE’S CLUE’S /BLUES CLUB Las empresas requieren de marcas que distingan sus productos o servicios de sus competidores para lograr imponerlos en el mercado, por eso una marca debe ser útil tanto para distinguir productos o servicios estandarizados como para aquellos que signifiquen una innovación tecnológica; por eso si la marca “kola real” ya está registrada para gaseosa no se podrá registrar la marca “kola real” de un competidor de gaseosa. Incluso pueden darse también conflicto entre marcas que sean similares o idénticas que distingan productos similares, complementarios o competitivos (sustitutos), por ejemplo si se ha registrado la marca “pilot” para lapiceros los consumidores podrían confundirse si se registra la marca Fuente: www.caballerobustamante.com.pe Derechos Reservados “pilot” para borradores. Otro caso es que aún cuando se trate de productos no similares si se acepta el registro de marcas idénticas puede darse el caso que una de ellas pierda su fuerza distintiva, esto sucede muchas veces en los casos de marcas notoriamente conocidas, por ejemplo cuando se registre la marca "nissan" para lavadoras. En los casos mencionados la Oficina de Signos Distintivos es la competente para resolver los conflictos respecto al registro o no de una marca. Otros casos suceden cuando algunas empresas (la mayoría informales) utilizan una marca para sus productos de menor calidad aprovechándose del prestigio de otra o, cuando se usa una marca mundialmente conocida que aún no está registrada en el país, produciéndose conductas fraudulentas e infracciones a los derechos de propiedad industrial. V.Trámite de Registro de Marca 5.1.Solicitud de registro La solicitud de registro se inicia a pedido de parte ante la Oficina de Signos Distintivos, es decir, por la persona interesada en el registro de la marca de su producto o servicio que pertenezca a una sola clase pudiendo cubrir uno o varios productos dentro de la misma (Art. 156º). Para esto previamente tiene que realizar una búsqueda para efecto de saber si la marca que piensa inscribir se encuentra ya inscrita o en trámite de inscripción, la búsqueda es fonética y figurativa a fin de que pueda determinarse todos los elementos configurativos de la marca y pueda realizarse las variaciones para que se acepte su solicitud. Una vez que la solicitud es admitida la oficina tiene un plazo de quince (15) días para evaluar si aquella ha cumplido con todos los requisitos formales señalados. El solicitante podrá variar su solicitud sólo en aspectos secundarios; en algunos casos la oficina le puede obligar a variarla cuando de la evaluación realizada se observa que no se está cumpliendo con los requisitos formales, otorgando al solicitante un plazo de treinta (30) días para que pueda subsanar dichas irregularidades, siendo prorrogable por otros treinta (30) días adicionales, de lo contrario la solicitud será rechazada (art. 142° de la Ley). 5.2.Requisitos para la presentación de una solicitud de marcas a) Identificación del peticionario; si éste constituyera una persona jurídica los documentos que acrediten su existencia y su representación legal. b) descripción clara y completa de la marca que se piensa registrar. c) indicación de los productos o servicios de la clase en la que solicita el registro de marca y d) el comprobante de pago de la tasa respectiva. e) los poderes que fueran necesarios debidamente legalizados. f) si la marca se constituyera por elementos gráficos entonces una reproducción de la misma. g) y los documentos que la oficina competente determine. En casos que los documentos fueran expedidos en el extranjero, éstos deberán contar con la respectiva visación consular. 5.3. Publicación de la solicitud de registro Luego que la oficina competente evalúa que la solicitud ha cumplido con los requisitos formales, se ordena al solicitante la publicación de la misma en el diario oficial El Peruano, por una sola vez y por cuenta de éste. 5.4.Observaciones Una vez que se publicó la solicitud cualquier persona interesada y que tenga legitimo interés, porque crea que su derecho de marca está siendo afectado puede presentar oposición dentro de treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de publicación. No se aceptará las observaciones formuladas fuera del plazo señalado, ni aquella que se fundamente en convenios o tratados donde el Perú no forma parte integrante. Si dentro de ese plazo no se presenta alguna observación puede admitirse inmediatamente el registro, de lo contrario en caso se formule observación, se otorga un plazo adicional de treinta (30) días hábiles para los descargos correspondientes. Requisitos: a) Identificación del expediente. b) El nombre y domicilio del observante. c) Poder que acredite la representación que se invoca. d) Los fundamentos de la oposición. e) Ofrecimiento de pruebas que hagan valer su oposición. f) El comprobante de pago de los derechos respectivos. g) Cuando se trate de signos gráficos o mixtos, deberá adjuntarse una reproducción exacta y nítida de los mismos, tal como fueron registrados o solicitados. 5.5.Otorgamiento o denegación de la marca Luego de cumplirse con el procedimiento señalado anteriormente si no se han presentado observaciones se procede a realizar el examen de registrabilidad mediante el cual se puede otorgar o denegar el registro. En caso se hayan presentaron observaciones la Oficina de Signos Distintivos puede acogerlas o no, a través de una resolución debidamente motivada. INFORMATIVO CABALLERO BUSTAMANTE Informe Especial / Apunte Es con el registro que se adquiere la titularidad del derecho de la marca. 5.6.Vigencia y Renovación Según la Ley, la vigencia que se otorga a la titularidad del derecho de una marca es diez (10) años, el cual puede ser renovable por el mismo plazo a pedido de la parte interesada. Para tal efecto se le otorga un primer plazo de seis (6) meses anteriores a la fecha de vencimiento, y en caso omitiera realizarlo en dicha fecha se le otorga un plazo de gracia de seis (6) meses posteriores a la fecha de vencimiento; plazos en que se mantiene la vigencia de la marca. En caso que, una persona no realice la renovación de su registro dentro de los plazos señalados en la Ley, éste pierde automáticamente el derecho a la titularidad de la marca (Art. 154º). Para el procedimiento de la renovación no será necesario que el titular demuestre con documentos el uso de la marca porque la renovación se entrega automáticamente. 5.7.Implicancias del registro A)Exclusividad en el uso: Respecto de su titular le otorga el uso exclusivo de los derechos derivados del registro de una marca. Pudiendo, hacer valer sus derechos frente a terceros, en el caso que alguno esté usando su marca respecto a productos o servicios similares o idénticos mediante los cuales induzca a error al público; para esto es necesario INFORMATIVO CABALLERO BUSTAMANTE que las marcas se usen de acuerdo como fueron registradas. Dicho acto lo reclamará mediante una denuncia por escrito ante la Oficina de Signos Distintivos alegando que su derecho de propiedad industrial está siendo afectado. El derecho de exclusiva El derecho exclusivo sobre una marca tiene dos dimensiones: una positiva y una negativa. La primera implica que el titular de la marca está facultado para usarla, cederla o conceder una licencia sobre ella. La segunda supone que el referido titular está facultado para prohibir que terceros la registren o usen. Res. N° 833-1998/TPI-INDECOPI (05.08.1998) GUIA SHOPPING TIME /SHOPPING NEWS B)Transferencia de marca: Incluso este derecho puede ser objeto de licencias, en cuyo caso quien actúa como licenciante responde ante los consumidores por la calidad e idoneidad de los productos o servicios. Dicho acto debe ser notificado ante la oficina competente en cuyo caso deberá presentarse el contrato de transferencia del signo registrado. C) Cancelación del registro: Se debe tener en cuenta que en el caso que una marca registrada no esté siendo usada por su titular o por su licenciatario por un tiempo de tres (3) años, se podrá accionar la cancelación de su registro, a solicitud de la persona interesada. 5.8.Nulidad del registro de una marca Puede accionarse de oficio o a pedido de parte, la solicitud se tramita ante la Oficina de Signos Distintivos y deberá formularse de acuerdo con los requisitos de las observaciones. Procede cuando las personas procuran registrar una marca contraviniendo las disposiciones de la Ley, u otorguen documentación falsa o inexacta siendo necesarias en el trámite o cuando obren de mala fe en la obtención del registro. También se declara nula la inscripción de una marca en la cual la persona solicitante sabía o se presumía que conocía que la marca pertenecía a un tercero. No procederá la solicitud de nulidad de una marca si el asunto fue materia de observación por los mismos fundamentos entre las mismas partes o la que de ellas derivan su derecho (Art. 182º de la Ley). La nulidad del registro de una marca tiene efectos retroactivos, es decir, que deja sin efecto los actos que se realizaron en base al derecho anulado. Nulidad La nulidad procesal está referida a los defectos o vicios procesales en la tramitación de un procedimiento que acarrean la nulidad de un determinado acto procesal o de todo lo actuado a partir del momento en que se incurre en tal defecto. La nulidad sustantiva está referida a un hecho, acto, derecho o situación jurídica que se considera inexistente por haber incurrido en un vicio de invalidez o en una causal de nulidad vigente al tiempo de su constitución. Res. N° 820-1998/TPI-INDECOPI (03.08.1998) La Cigüeña /La Cigüeña. n Fuente: www.caballerobustamante.com.pe Derechos Reservados