Sentencia del Tribunal Supremo. Recurso nº 1222/2004. 17 de julio

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Nº de Recurso:
Nº de Resolución:
Procedimiento:
Ponente:
Tipo de Resolución:
28079130032006100259
Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
Madrid
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1222/2004
CONTENCIOSO
FRANCISCOTRUJILLOMAMELY
Sentencia
Voces:
• x PROPIEDAD INDUSTRIAL (IP) x
• x MARCAS x
Resumen:
Incompatibilidad entre las marcas "TV Carrusel Carrusel TV" y "Carrusel Deportivo", ambas
para la clase 41 del Nomenclátor Internacional. En primer lugar, se aprecia error de derecho en la
Sentencia de instancia al establecer que si bien ambas marcas protegen idénticos productos, el
ámbito aplicativo de la marca aspirante no resulta coincidente con aquel en que opera la marca
oponente. Por otro lado, el elemento predominante e idéntico en ambas denominaciones es
CARRUSEL, porque tanto TV como DEPORTIVO constituyen un bloque accesorio a la parte principal
de la denominación. Es, por tanto, CARRUSEL y no otro el vocablo que ha de tenerse en cuenta en la
comparación, en cuanto tiene un acusado relieve de elemento dominante y distintivo que es el que
está dotado de especial eficacia individualizadora, que además ha alcanzado notoriedad en los
servicios de radiodifusión por el uso que de su marca ha venido haciendo la recurrente. Existiendo,
por tanto, cuasi identidad denominativa y conceptual e identidad de productos, la incompatibilidad
entre las marcas enfrentadas hace imposible la convivencia entre ambas, para que no se produzca el
error o confusión.
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a diecisiete de Julio de dos mil seis.
VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección
Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 1222 de 2004, interpuesto
por la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, S.A., representada procesalmente por el Procurador
D. ARGIMIRO VAZQUEZ GUILLÉN, contra la sentencia dictada el día 12 de noviembre de 2003 por la Sala
de lo Contencioso Administrativo ( Sección 6ª ) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso
número 1316 de 2001 , que declaró ajustadas a derecho las Resoluciones de la Oficina Española de
Patentes y Marcas de 5 de septiembre de 2000 y 23 de julio de 2001 por las que se concedió el registro de
la marca nacional nº 2.286.479 " TVCARRUSEL CARRUSELTV ", denominativa, para la clase 41ª del
Nomenclátor internacional, " servicios de educación y esparcimiento, incluyendo particularmente, montaje
de programas radiofónicos y de televisión ".En este recurso es parte recurrida, LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, con la
representación procesal que le es propia.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Con fecha 12 de noviembre de 2003, la Sala de lo Contencioso Administrativo ( Sección
6ª ) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor
literal: " FALLAMOS: Que desestimando el recurso contencioso- administrativo interpuesto por el Procurador
Sr. Vázquez Guillén, en representación de SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN S.A contra
resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 23 de julio de 2001, que desestimó recurso
contra resolución de 5 de septiembre de 2000, debemos declarar y declaramos que las mismas son
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ajustadas a Derecho. No procede hacer declaración sobre costas ".SEGUNDO.- Contra dicha sentencia, preparó recurso de casación, a través de su representante
procesal, la mercantil SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, S.A., amparado en el artículo 88.1.d)
de la Ley Jurisdiccional al considerar que la sentencia infringía determinadas normas de derecho estatal,
comunitario europeo y jurisprudencia aplicable. Dicho recurso se tuvo por preparado en resolución del día
diecinueve de diciembre de dos mil tres.
TERCERO.- Emplazadas las partes ante este Tribunal, la recurrente, a través de su Procurador Sr.
VAZQUEZ GUILLÉN, presentó escrito interponiendo recurso de casación con base a dos motivos. El
primero, formulado al amparo del artículo 88.1.d), por infracción del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas , en
relación con los artículos 1 y 11.1.a) del mismo texto legal y demás normas concordantes de derecho estatal
y comunitario europeo, así como de la jurisprudencia que resulta de aplicación a dichas normas, al consentir
la sentencia recurrida la coexistencia de las marcas enfrentadas, permitiendo el fallo el riesgo de confusión.
El segundo, también al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional , por infracción de los artículos
12.1.a) y 13.1.c) de la Ley 32/1988, de Marcas y demás normas concordantes de derecho estatal y
comunitario europeo, así como de la jurisprudencia que resulta de aplicación a dichas normas al no proteger
la sentencia recurrida, la marca de su representada a pesar de reconocer su notoriedad. Terminó suplicando
a la Sala que se dictase sentencia estimándolo y declarando la anulación de la sentencia recurrida con
declaración de no ser conforme a derecho la concesión de la marca nacional nº 2.286.479 " TVCARRUSEL
CARRUSELTV ", para los servicios de la clase 41 del Nomenclátor internacional, con imposición de las
costas del recurso a la Administración demandada.
CUARTO.- La parte recurrida, LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, a través del Sr.
ABOGADO DEL ESTADO, en escrito correspondiente formuló su oposición a los motivos de casación, y
finalmente suplicó a la Sala que en su día se dictase sentencia desestimatoria del recurso interpuesto,
confirmando íntegramente la recurrida e imponiendo las costas a la recurrente.
QUINTO.- El día 23 de noviembre de 2006, la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, S.A.,
presentó escrito ante esta Sala al que acompañaba copia de la sentencia dictada por la Sección Tercera de
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso
contencioso administrativo nº 1.189/2001 , interpuesto por ella misma contra la inscripción de la marca nº
2.286.476/8 " TEUVE CARRUSEL " en la clase 38 del Nomenclátor , a favor de la compañía Media Park,
S.A. Alegaba que dicha sentencia, dictada el día 13 de diciembre de 2004 , podía ser de interés en este
recurso al existir identidad de partes litigantes, del objeto del litigio y en relación con los argumentos de
Hecho y Fundamentos de Derecho planteados en ambos procedimientos ( especial protección que merece
la notoriedad y renombre del signo distintivo " CARRUSEL DEPORTIVO ", para las clases 38 y 41 del
Nomenclátor internacional. De todo ello, se dio traslado a la parte recurrida, por plazo de cinco días.
SEXTO.- Posteriormente, se acordó señalar para deliberación y fallo de este recurso el día once de
Julio corriente en que han tenido lugar dichos actos procesales.Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Francisco Trujillo Mamely, Magistrado de Sala
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Constituye el objeto de este recurso de casación la sentencia dictada con fecha 12 de
noviembre de 2003, por la Sala de lo Contencioso Administrativo ( Sección Sexta ) del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid , que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la mercantil hoy
recurrente en casación, contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 23 de Julio de
2001 que concedió el registro de la marca nacional número 2.286.479 " TVCARRUSEL CARRUSELTV ",
denominativa, para la clase 41ª del Nomenclátor internacional.
Con fecha 28 de Enero de 2.000, la mercantil MEDIA PARK, S.A., solicitó de la Oficina Española de
Patentes y Marcas, el registro de la marca número 2.286.479, denominativa, en clase 41ª del Nomenclátor
internacional, para " servicios de educación y esparcimiento, incluyendo particularmente, montaje de
programas radiofónicos y de televisión".
A tal petición se opuso, fuera de plazo, la hoy recurrente en casación, dictando la Oficina Resolución
de 5 de Septiembre de 2.000, concediendo el registro de la marca solicitante al no haberse formulado
oposición en la forma y plazo establecido y no haberse detectado de oficio ningún reparo a la solicitud de
registro de la marca.
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Interpuesto recurso ordinario contra esta decisión, la oponente reiteró los argumentos aducidos en el
escrito presentado fuera de plazo para formular oposición, consistentes, en esencia, en la incompatibilidad
entre la marca solicitada y la marca prioritaria número 1.280.516, "CARRUSEL DEPORTIVO" , para
proteger los mismos productos que la aspirante, pues las marcas enfrentadas coincidían en el vocablo
"CARRUSEL" mientras que las letras TV constituían un bloque accesorio a la parte principal de la
denominación, coincidiendo, además, el destino de los distintivos contrapuestos ( ambos para la misma
clase de servicios ). Añadía que dicha coincidencia perseguía un intento de aprovechamiento indebido del
hecho notorio de la reputación obtenida por la marca oponente como consecuencia de las profusas
campañas publicitarias que había efectuado, y efectuaba, de sus productos en todos los medios de
comunicación social, reputación que le hacía merecedora de una especial protección, para evitar el
aprovechamiento indebido del prestigio obtenido por la oponente. Señalaba también, la existencia de otras
marcas ( marca nº 993.746, " CARRUSEL DEPORTIVO ", clase 38; marca nº 1.985.262, " CARRUSEL
DEPORTIVO ", clase 16; y marca nº 1.280.515, " CARRUSEL DEPORTIVO ", clase 35 ) en las que
igualmente fundamentaba el recurso.
Finalmente, la Oficina Española de Patentes y Marcas, con fecha 23 de Julio de 2.001, dictó
Resolución desestimando el recurso interpuesto y confirmando la resolución recurrida al considerar que " la
compatibilidad de las marcas en conflicto, pasa por su convivencia pacífica en el mercado evitando el error
entre los consumidores, y que, en el caso que ahora nos ocupa, del examen de sus distintivos,
"TVCARRUSEL CARRUSEL TV" y "CARRUSEL DEPORTIVO", se desprende una disimilitud de conjunto,
esto es, contemplándolos sin disecciones, que, aún con confluencia en el mismo sector y en idénticos
servicios, no da lugar a error; por lo que la norma prohibitoria del art. 12.1.a) no debe ser aplicada ".
SEGUNDO.- Interpuesto recurso contencioso- administrativo contra esta Resolución, la Sala de
Instancia pronunció la sentencia ahora recurrida en casación, basada en las consideraciones:
[...] "Se enfrentan aquí dos marcas denominativas TVCARRUSEL CARRUSEL TV y CARRUSEL
DEPORTIVO. Ambas marcas protegen idénticos productos. La comparación de las mismas debe ser
efectuada en su conjunto, como ha puesto de relieve el TS, y así resulta que de la denominación se
desprenden elementos diferenciadores, puesto que ambas emplean la palabra CARRUSEL, no es este el
único elemento de la denominación, siendo así que la marca CARRUSEL DEPORTIVO se diferencia
suficientemente, aunque ambas empleen la palabra CARRUSEL, palabra que por lo demás en sí misma no
puede ser apropiable en exclusiva. Por ello, aunque exista una palabra coincidente, y suficientemente
identificativa como CARRUSEL, las marcas son diferentes y pueden convivir sin riesgo de error o confusión
entre los consumidores...".
[...] " Existe identidad entre los productos, y la Sala está obligada a efectuar la comparación con un
examen riguroso de los elementos semejantes, para decidir si estas marcas pueden convivir sin riesgo de
error o confusión. Efectivamente protegen productos de la Clase 41, pero en este punto existe un dato
relevante que es la clara notoriedad de la marca oponente, CARRUSEL DEPORTIVO, así como la
diferencia entre ambas que ya se ha puesto de relieve pueden permitir la convivencia.
El objeto de la marca es un signo que debe ponerse en relación con los productos protegidos, y en
este caso, la identidad de los productos cede ante las diferencias de conjunto, pero sobre todo sobre un
extremo que es el de la notoriedad de la marca oponente".
[...] " Efectivamente, la marca CARRUSEL DEPORTIVO ha adquirido clara notoriedad, siendo
plenamente identificada con el programa radiofónico, que desde hace años tiene en antena la Cadena SER,
aquí recurrente.
En el supuesto de marcas renombradas, se produce una situación que se ha examinado por el
Tribunal Supremo, y que esta Sala viene reiterando, y es que la notoriedad de unos productos se convierte
en un factor determinante que permite al consumidor medio diferenciar claramente las marcas, al distinguir
perfectamente los productos protegidos con la marca renombrada. Como señala la doctrina, esta asociación
de signo y producto se transforma de esta manera en una verdadera marca cuando la contemplación del
signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad
y, en su caso, buena fama de los productos (goodwill).
La Jurisprudencia del Tribunal Supremo es constante en el sentido de proteger la marca renombrada
o notoria, siempre que los productos sean idénticos y se pueda producir un riesgo de aprovechamiento del
crédito y buen nombre de la marca renombrada. Así y todo, considera también que la marca notoria da lugar
a que sea mejor conocida por los consumidores y evita el riesgo de error o confusión.
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En este caso, la marca CARRUSEL DEPORTIVO es notoria y conocida sobradamente, por sus
programas radiofónicos emitidos los domingos por la tarde y referidos al ámbito deportivo. Esta dato no le
convierte en marca absolutamente renombrada como se pretende, y sobradamente conocida en todos los
ámbitos, si bien se ha acreditado que es marca suficientemente conocida, con amplia publicidad y número
de oyentes.
La sociedad titular de la marca impugnada, tiene por objeto social según la prueba practicada a
instancia de la recurrente, a) la compraventa y alquiler no financiero de instalaciones y equipos para la
filmación, grabación, montaje de películas y cintas de vídeo, así como la producción de programas; b)
organización de ferias y exposiciones, incluido a tal fin, la realización de edificaciones, ejecución de
estructuras metálicas, carpintería, pintura, etc.; y c) presentación de servicios de acceso a INTERNET, entre
los cuales se incluyen el servicio de correo electrónico, acceso a base a datos, albergamiento telemático y
servicios de noticias"
Con estos datos no resulta ser un ámbito coincidente con aquel en que opera la marca oponente, por
lo que, teniendo en cuenta las diferencias denominativas ya puestas de relieve, la notoriedad de la marca
oponente, muy conocida en el ámbito deportivo y de programas sobre la materia, y la diferencia entre éste
ámbito y el objeto social de la titular de la marca impugnada, la Sala concluye que las resoluciones
impugnadas son ajustadas a derecho, sin apreciar en consecuencia los preceptos citados".
TERCERO.- El recurso de casación se interpone por dos motivos, ambos formulados al amparo del
apartado d) del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional . El primero, por infracción de los artículos 12.1.a) de la
Ley de Marcas , en relación con los artículos 1 y 11.1.a) del mismo texto legal , derecho comunitario
europeo concordante ( artículo 4 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988,
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de Marcas, en relación
con los artículos 2 y 3 de la misma ; artículo 15.1 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, Anexo 1.C del Acuerdo por el que se establece la
Organización Mundial del Comercio ( ADPIC ) - BOE de 24 de enero de 1995 - y el artículo 6 bis del Acta de
Estocolmo de 14 de julio de 1967, ratificada por Instrumento de 13 de diciembre de 1971 ; y modificación del
Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883, revisado en
Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en la Haya el 6 de noviembre de
1925, en Londres el 2 de junio de 1934 y el Lisboa el 31 de Octubre de 1958 ( CUP ) - BOE de 1 febrero de
1974 -), y de la jurisprudencia que resulta de aplicación a dichas normas, al consentir la sentencia recurrida
la coexistencia de las marcas enfrentadas, permitiendo el fallo el riesgo de confusión. El segundo, también
al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional , por infracción de los artículos 12.1.a) y 13.1.c) de la
Ley 32/1988, de Marcas , del derecho comunitario europeo concordante ( artículo 4 de la Directiva
89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 , relativa a la aproximación de las legislaciones de los
Estados Miembros en materia de Marcas, en relación con el artículo 5.2 de la misma ; artículos 15.2 y 16.3
del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio ,
Anexo 1.C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio ( ADPIC ) - BOE de
24 de enero de 1995 - y el artículo 6 bis del Acta de Estocolmo de 14 de julio de 1967, ratificada por
Instrumento de 13 de diciembre de 1971 ; y modificación del Convenio de París para la protección de la
Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en
Washington el 2 de junio de 1911, en la Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934
y el Lisboa el 31 de Octubre de 1958 ( CUP ) - BOE de 1 febrero de 1974 ), así como de la jurisprudencia
que resulta de aplicación a dichas normas al no proteger la sentencia recurrida la marca de su
representada, a pesar de reconocer su notoriedad.
El examen conjunto de ambos motivos de casación ha de llevar a la estimación del recurso.
CUARTO.- En efecto, el artículo 12.1.a) de la Ley 32/1.988, de 10 de Noviembre, de Marcas , dispone
que " no podrán registrarse como marcas los signos o medios: a) Que por su identidad o semejanza
fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos
o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación
con la marca anterior ". Por tanto, coincide con el antiguo artículo 124.1º del Estatuto en lo que se refiere a
la prohibición de acceso al Registro de marcas semejantes fonética o gráficamente con otros signos ya
registrados, e introduce dos elementos que constituyen una innovación: añade a aquellas la semejanza
conceptual, y se refiere, concretamente, a marcas que designen productos o servicios idénticos o similares,
lo que antes constituía, según la propia jurisprudencia, un elemento adicional a tener en cuenta para
acentuar o disminuir el peligro de confusión en el mercado.
Así pues, tal precepto exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de
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una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias cumulativas: a), que el nuevo signo resulte
idéntico o semejante, desde el punto de vista fonético, gráfico o conceptual, con una marca o nombre
comercial anteriormente solicitado o registrado; y b), que el nuevo signo trate de distinguir productos o
servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad
amparada en el nombre comercial ya registrado o solicitado.
En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales, basta que no se
dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro
de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos,
no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo
término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si
no existe similitud en los signos.
QUINTO.- Pues bien, la sentencia de instancia incurre en un error de derecho al establecer que
ambas marcas, la aspirante y la opuesta, protegen productos idénticos pero que su ámbito aplicativo es
diferente, de una parte, porque la identidad de los productos cede ante las diferencias de conjunto y, de
otro, porque en atención al objeto social de la entidad mercantil que solicita el registro de la marca, resulta
un ámbito aplicativo no coincidente con aquel en que opera la marca oponente. Si los servicios son
idénticos, siguiendo la lógica del razonamiento humano, parece evidente que el ámbito aplicativo debe ser
coincidente; los productos y servicios idénticos van dirigidos siempre al mismo mercado.
Por otro lado, llegar a la conclusión como llega la sentencia de instancia de que, en atención al objeto
social de la entidad solicitante, resulta un ámbito aplicativo no coincidente con aquel en que opera la marca
oponente, supone crear un nuevo criterio para comparar el ámbito aplicativo de productos o servicios entre
marcas enfrentadas - la utilización del teórico objeto social de las compañías titulares de aquellas - que
excede de lo dispuesto en el artículo 12.1.a), de la Ley de Marcas . Evidentemente, con el término " objeto
social " se denomina la actividad o conjunto de actividades que una sociedad se propone llevar a cabo
distinguiéndose, asimismo, como bien se argumenta en los motivos examinados, entre objeto o actividad
real, aquel que desarrolla efectivamente, y objeto estatutario, aquellas actividades que los socios acuerdan
incluir pero que no necesariamente desarrollan. Por ello, aunque la mercantil solicitante de la marca
impugnada tenga en su objeto social, además de los servicios que pretende proteger: producción de
programas televisivos y radiofónicos, otras actividades, no puede ser considerado como el elemento
determinante de la diferencia aplicativa de las marcas enfrentadas.
Es decir, que si bien en términos generales, no puede afirmarse que por sí mismo la inclusión en una
misma Clase del Nomenclátor sea determinante de la identidad de ámbitos aplicativos, en este caso lo que
el titular de la marca recurrida ha intentado proteger tiene un ámbito aplicativo concreto: los servicios de
educación y esparcimiento, incluyendo particularmente el montaje de programas radiofónicos y de
televisión. Lo que lleva a considerar que los canales de distribución de los productos y servicios enfrentados
son los mismos, los medios de comunicación convencionales, porque a través de estos los titulares de las
marcas enfrentadas hacen llegar al público consumidor sus servicios. Esto es, dentro de la misma Clase del
Nomenclátor, tienen el mismo destino en cuanto que los servicios radiofónicos y televisivos se ofrecen al
público en general, la audiencia.
Por todo ello ha de concluirse en el error de derecho del Tribunal de Instancia al establecer que si
bien ambas marcas protegen idénticos productos, el ámbito aplicativo de la marca aspirante no resulta ser
coincidente con aquel en que opera la marca oponente.
SEXTO.- Aún cuando con lo anterior sería suficiente para la estimación de los motivos de casación
que conjuntamente examinamos y, con ello el recurso de casación, ha de señalarse que, además, la
sentencia impugnada incurre en otro error de derecho, cuando afirma que la identidad de productos cede
ante las diferencias de conjunto, "pero sobre todo ante un extremo que es el de la notoriedad de la marca
oponente". Es cierto que, como dato de hecho reconoce que la marca no es renombrada, si bien establece
que la marca oponente ha adquirido una clara notoriedad, siendo plenamente identificada con el programa
radiofónico, que desde hace años tiene en antena la Cadena SER, notoriedad que le hacer ser
sobradamente conocida con amplia publicidad y número de oyentes, lo que sirve para que puedan convivir
en el mercado sin riesgo de error o confusión.
Tal conclusión es contraria a nuestra jurisprudencia que, de un modo reiterado lo que excusa
cualquier cita concreta, ha afirmado que, tratándose de productos o servicios iguales o similares, la
notoriedad de una marca previamente registrada por los sectores afectados no puede servir de elemento
para minimizar ni excluir, antes al contrario, el riesgo de confusión que se generaría al admitir su
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coexistencia con otras marcas, siendo preciso en ese caso extremar las precauciones al examinar y valorar
los elementos que la diferencian y las que aumentan el riesgo o peligro de error o confusión, tratando
siempre de evitar que la marca que pretende el acceso al Registro no pueda aprovecharse de la fama o
notoriedad reconocida por las que ya se encuentran inscritas en el, estableciendo la sentencia de 21 de
Junio de 2.002 , en un examen exhaustivo del alcance de la notoriedad, que "incluso sin esta protección
ultrareforzada, que sólo a partir de la Ley 17/2001 ha tomada carta de naturaleza, esto es, colocándose en
el momento temporal al que se refiere el presente litigio, vigente la Ley 32/1998 , los preceptos de esta no
se compadecen ya con la doctrina jurisprudencial en la que se inspira esta parte del motivo de casación,
doctrina que debe reputarse superada por la nueva norma legal". Estaba con ello rechazando precisamente
la doctrina errónea que se sostiene en la sentencia de instancia, recogida de la jurisprudencia a la vigente
Ley de Marcas de que la notoriedad de una marca precedente puede contribuir a evitar la confusión
generada por la marca aspirante similar, constituyéndose en un acusado elemento diferenciador de ambas.
SÉPTIMO.- La estimación de los motivos examinados con la consecuente estimación del recurso de
casación y la anulación de la sentencia impugnada, nos obliga con plenitud de jurisdicción a resolver lo que
corresponda dentro de los términos en que apareciera planteado el debate, conforme a lo dispuesto en el
artículo 95.2.d), de la Ley Jurisdiccional .
La cuestión planteada se ciñe a determinar si es posible la convivencia en el mercado sin que se
produzca riesgo de confusión o asociación entre los consumidores entre la marca aspirante "TVCARRUSEL
CARRUSELTV" y "CARRUSEL DEPORTIVO", ambas para la Clase 41 del Nomenclátor Internacional, en
los términos expuestos.
Pues bien, antes nos hemos referido que el artículo 12.1.a), de la Ley de Marcas requiere para que
opere la prohibición relativa que contiene, la doble coincidencia entre la identidad o semejanza de los signos
y productos o servicios. En el presente supuesto, existe identidad entre los servicios, que están no sólo
incluidos en la misma Clase 41 del Nomenclátor Internacional, sino que tienen el mismo destino, por lo que
concurre uno de los supuestos para la entrada en juego de la prohibición.
OCTAVO.- Se trata ahora de examinar si concurre el otro requisito: el de la identidad o semejanza
fonética, gráfica o conceptual entre la marca aspirante y la oponente. Y el examen en su conjunto de los
signos enfrentados lleva a la consideración de una cuasi identidad denominativa entre la aspirante y la
oponente.
Aun cuando el criterio general dominante para efectuar el examen comparativo entre las marcas
enfrentadas es el de que lo que forma la marca o distintivo es el conjunto de sus elementos, por lo que la
comparación debe hacerse del conjunto denominativo, en su impresión general, sin descomposiciones
artificiosas, este criterio, no tiene carácter absoluto, precisamente por el casuismo imperante en la materia,
por lo que deberá atenderse a las circunstancias del caso concreto, como es el ahora examinado de marcas
denominativas constituidas por dos o mas vocablos denominativos en los que uno de ellos destaca de
manera preponderante, relegando a los demás a un segundo término.
Así, si tenemos en cuenta, por un lado, que el término TV (indicador del vocablo Televisión) de la
aspirante que precede y finaliza el elemento denominativo, es genérico en relación con los servicios que se
intentan proteger con el (Clase 41," servicios de educación y esparcimiento, especialmente, montaje de
programas radiotelevisivos") y que el término DEPORTIVO (referente al tipo de contenido del programa) de
la marca prioritaria es descriptivo, también en relación con los mismos servicios de la Clase 41, excluyendo
el primero por genérico y el segundo por descriptivo ( artículo 11.1.a) y c) de la Ley de Marcas ) porque
carecen de fuerza diferenciadora, conforme a la jurisprudencia de este Tribunal ( sentencias entre otras de
22 de Septiembre y 17 de Diciembre de 1.997 y 20 de Julio de 2.001 ), hay que concluir que el elemento
predominante e idéntico en ambas denominaciones es CARRUSEL, porque tanto TV como DEPORTIVO
constituyen un bloque accesorio a la parte principal de la denominación. Es, por tanto, CARRUSEL y no otro
el vocablo que ha de tenerse en cuenta en la comparación, en cuanto tiene un acusado relieve de elemento
dominante y distintivo que es el que está dotado de especial eficacia individualizadora, que además ha
alcanzado notoriedad en los servicios de radiodifusión por el uso que de su marca ha venido haciendo la
recurrente.
Concurre así el otro requisito para que entre en juego la prohibición, y por tanto, existiendo cuasi
identidad denominativa y conceptual e identidad de productos, la incompatibilidad entre las marcas
enfrentadas hace imposible la convivencia entre ambas, para que no se produzca el error o confusión que el
artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas trata de prevenir.
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Por todo ello, reiterando las razones expuestas anteriormente en relación con el examen de la
notoriedad, que merece especial protección sobre la base del contenido del artículo 13.c) de la Ley de
Marcas ("No podrán registrarse como marcas: c) Los signos o medios que supongan un aprovechamiento
indebido de la reputación de otros signos o medios registrados") para evitar el aprovechamiento de modo
indebido de la reputación de que goza la misma, ha de concluirse en la estimación del recurso
contencioso-administrativo interpuesto.
NOVENO.- Todo ello comporta, conforme a lo dispuesto en el artículo 95.3 en relación con el artículo
139.1 y 2 de la Ley Jurisdiccional , que en cuanto a las costas de este recurso cada parte haya de satisfacer
las suyas y en cuanto a las de instancia, no procede hacer expresa imposición de las mismas.
Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey, y en ejercicio de la potestad de juzgar que
emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,
FALLAMOS
Primero.- Haber lugar a la estimación del recurso de casación interpuesto por la representación
procesal de la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, S.A., contra la sentencia dictada con fecha 12
de Noviembre de 2.003, por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 6ª, del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid que desestimó el recurso contencioso-administrativo número 1.316/2.001 , interpuesto
por aquella contra las Resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 5 de
Septiembre de 2.000 y de 23 de Julio de 2.001 que mantuvo en vía administrativa la anterior, cuya
sentencia se casa y anula.
Segundo.- Estimar el recurso contencioso administrativo interpuesto por la mercantil expresada contra
las Resoluciones citadas de la Oficina Española de Patentes y Marcas que concedieron el registro de la
marca número 2.286.479, "TVCARRUSEL CARRUSELTV" para la Clase 41 del Nomenclátor Internacional,
Resoluciones que se anulan por no conformes a derecho; y por consiguiente se deniega el registro de la
marca solicitada.
Tercero.- Respecto de las costas, en cuanto a las de este recurso de casación cada parte satisfará
las suyas y respecto de las de instancia no ha lugar a su expresa imposición a ninguna de las partes.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la
publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos,
mandamos y firmamos .Fernando Ledesma Bartret.- Oscar González González.- Manuel Campos
Sánchez-Bordona.- Francisco Trujillo Mamely.- Eduardo Espín Templado.- José Manuel Bandrés SánchezCruzat.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente de esta
Sala Excmo. Sr. D. Francisco Trujillo Mamely, todo lo cual yo, el Secretario, certifico.
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