Tema 8 La patentabilidad: Teoría general. Los requisitos de patentabilidad. El concepto de invención. Sus clases. Reglas que no se consideran invenciones. La aplicabilidad industrial. Invenciones no susceptibles de aplicación industrial. Otras excepciones a la patentabilidad. La protección jurídica de los programas de ordenador. El marco legal vigente en España en materia de propiedad industrial está formado por Ley 11/1986, de 20 de marzo, de régimen jurídico de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad (LP). Convenio sobre concesión de Patentes Europeas hecho en Munich el 5 de octubre de 1973 (CPE). Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), tratado anexo que acompañó a la fundación de la OMC en 1994 y al que se adhirió poco después España. Tanto la LEP como el CPE establecen que son patentables las invenciones nuevas, que impliquen actividad inventiva y que sean susceptibles de aplicación industrial (LEP artículo 4, CPE artículo 52). Sin embargo, la ley no establece qué es una invención. En efecto, el concepto de invención no se encuentra definido en la ley de manera explícita. No obstante, la ley cita algunos ejemplos de las reglas que no se consideran invenciones. Es decir, establece una delimitación negativa del concepto de invención. Esta delimitación tiene la forma de una lista no exhaustiva. Así, la LEP establece (artículo 4.4) que no se consideran invenciones, en particular: a) Los descubrimientos, las teorías científicas, los métodos matemáticos. b) Las obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética, las obras científicas. c) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos, actividades económicocomerciales, los programas de ordenadores. d) Las formas de presentar informaciones. Para algunos autores los elementos de esta lista comparten una característica común, su carácter abstracto. O de otra manera, dicha delimitación negativa indicaría que sólo lo concreto es patentable. Así, se consideraría que las invenciones se llevan a la práctica mediante dispositivos o procedimientos, haciendo uso de la técnica, y por lo tanto son concretos. Por ejemplo, las teorías o los métodos matemáticos se refieren a ideas o conceptos abstractos y por lo tanto no serían patentables. Esta visión no es compartida por otros autores que cuestionan que “el carácter abstracto” sea la característica común de los elementos de la lista. Este hecho, que se traduce en la ausencia de un criterio claramente definido para la identificación de las no-invenciones, dificulta la identificación de tales reglas. La expresión “en particular” incluida en el texto del artículo, convierte a la lista en una enumeración no exhaustiva. Interpretación de la exclusión Al margen de la dificultad que pueda entrañar la consideración de una regla no contemplada en la lista anterior como invención o no-invención por los motivos aludidos, surge la cuestión, paralela, sobre el modo en que debe interpretarse la exclusión definida en el artículo 4. En efecto, la interpretación más limitante impediría la patentabilidad en los casos en los que la solicitud se refiriera a uno de los casos enumerados. Así, una solicitud que divulgara un método matemático, entre otros contenidos, no podría dar lugar a una patente de acuerdo con esta interpretación. En el caso que nos ocupa, una solicitud que se refiriera a un dispositivo considerado como una invención, sería excluida de la patentabilidad si las reivindicaciones se refirieran en su texto a un programa de ordenador. Es decir, la mera presencia del programa de ordenador impediría la patentabilidad de la invención, “contaminaría la solicitud”, proporcionando a la exclusión un carácter absoluto. El artículo 4.5 trata de disipar las dudas sobre el modo de llevar a la práctica esta interpretación, estableciendo que “Lo dispuesto en el apartado anterior excluye la patentabilidad de las invenciones mencionadas en el mismo solamente en la medida en que el objeto para el que la patente se solicita comprenda una de ellas.” Desafortunadamente, este texto da lugar a nuevas interpretaciones, como señalan algunos autores. De inicio, la expresión “invenciones mencionadas en el [apartado anterior]” resulta contradictoria, puesto que en el texto de dicho apartado se define que aquéllas reglas no se consideran invenciones. Sin embargo, la confusión tiene su origen en las expresiones “solamente en la medida en que” y “comprenda una de ellas”, como veremos a continuación. En primer lugar, se aprecia que “el objeto para el que la patente se solicita”, de acuerdo con el artículo 26, resulta ser el texto de las reivindicaciones. Por claridad, se reproduce de nuevo el texto sustituyendo esta expresión y eliminando el contenido superfluo: “excluye la patentabilidad… solamente en la medida en que las reivindicaciones comprendan una de ellas.” Es decir, si las reivindicaciones comprenden alguna de las reglas indicadas en el artículo 4.4 entonces se aplicaría la exclusión y se consideraría que no es una invención, y por tanto no sería patentable. Si la solicitud contuviera una invención la sola presencia de una de las reglas consideradas como no invención en las reivindicaciones anularía la posibilidad de obtener una patente. Este caso es contrario a la práctica que llevan a cabo las oficinas de patente, que realizan una interpretación de este artículo de un modo menos limitante, y que se traduce en que sólo si las reivindicaciones consisten en las reglas consideradas como no invenciones en el artículo 4.4 entonces se considera que no hay una invención. De acuerdo con esto, una invención no es excluida de la patentabilidad aunque en su definición la reivindicación incluya uno o más de los elementos considerados como no invenciones en la Ley. En esta misma línea se pronuncia la Ley de Propiedad Intelectual, cuando se refiere a la protección dispensada a los programas de ordenador, donde realiza una interpretación acorde con la que se acaba de exponer: Los programas de ordenador que formen parte de una patente o de un modelo de utilidad gozarán, sin perjuicio de lo dispuesto en la presente Ley, de la protección que pudiera corresponderles por aplicación del régimen jurídico de la propiedad industrial. (Art. 96.3 Ley de Propiedad Intelectual) Patentes de Software vs Invenciones Implementadas en Ordenador Una patente de software, o una solicitud de patente de software, es un documento que divulga una innovación relacionada con al menos una de estas categorías de datos La Oficina norteamericana (USPTO) clasifica las patentes de software en función del tipo de procesamiento de datos realizado. La siguiente lista resume esta clasificación e ilustra cada caso con un ejemplo: Modificación de datos. Compresión de datos utilizando la transformada de Chebyshev Transmisión de datos. Método para transmitir datos y red para ejecutar el método Recogida de datos. Sistemas para recoger datos de consumo Visualización de datos. Visualización de información para indicar tanto la importancia como la urgencia de la información. Clasificación de datos. Identificación de unidades semánticas dentro de una consulta de búsqueda Utilización de datos. Producto programa de ordenador y sistema informático ¿Cuándo es patentable una “patente de Software? Cuando cumple los cuatro requisitos de patentabilidad: 1. las invenciones 2. nuevas 3. que impliquen una actividad inventiva y 4. sean susceptibles de aplicación industrial Como se ha visto el primer requisito es que sea una invención según establezca la Ley pero el concepto de invención no se encuentra definido de manera explícita en la Ley; no obstante, el texto en varios artículos de la Ley y de su Reglamento de ejecución proporciona diversas indicaciones que delimitan el concepto de invención. En particular, el artículo 5.2.d del Reglamento aporta la idea central: La descripción debe contener “una explicación de la invención, tal y como es caracterizada en las reivindicaciones que permita la comprensión del problema técnico planteado, así como la solución al mismo…” Por tanto, una invención, en el sentido de la Ley, debe superar un problema técnico. O de otro modo, el inventor se enfrenta a una dificultad técnica y la puesta en práctica de la invención, tal como es definida en la solicitud de patente, permitiría la superación de dicha dificultad técnica. Las invenciones que cumplen esto pero se lleván a cabo mediante un programa de ordenador se denominan “invenciones implementas en ordenador” Aquella invención que para su puesta en práctica requiere la utilización de un ordenador, una red informática u otro aparato programable en los que la ejecución de, al menos, un programa informático produce un efecto técnico que forma parte de la solución al problema técnico planteado. A nivel Internacional En Europa, tanto la Oficina Europea de Patentes, como la Oficina Española de Patentes y Marcas, admiten la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador, que es un subconjunto de las Patentes de Software. La Oficina de patentes norteamericana (USPTO) no exige requisitos particulares a los programas de ordenador, al margen de los que debe cumplir cualquier otra invención: novedad, actividad inventiva y utilidad. NOTA: También se debería mencionar que la protección es acumulable y por lo tanto una invención implementada en ordenador se puede proteger por la Ley de Propiedad Intelectual y por la Ley de Patentes