Año XXXIII – Número 2808 Lima, 13 de setiembre de 2016

Año XXXIII – Número 2808
Lima, 13 de setiembre de 2016
SUMARIO
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
Pág.
PROCESO 71-IP-2016
Interpretación Prejudicial. Consultante: Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de
la República de Colombia. Expediente interno del
Consultante: 2011-00412. Referencia: Marcas
involucradas ORTOFLEX (mixta) y ORTHOBED
(mixta) ........................................................................................ 2
PROCESO 75-IP-2016
Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección
Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado de la República de Colombia.
Expediente interno del Consultante: 2008-00381.
Referencia: Marca involucrada FRUTA (mixta) ...................... 12
Para nosotros la Patria es América
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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
Quito, 6 de julio de 2016
Proceso
71-IP-2016
Asunto
Interpretación Prejudicial
Consultante
Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado de la República de
Colombia
Expediente interno
del Consultante
2011-00412
Referencia
Marcas involucradas ORTOFLEX (mixta) y
ORTHOBED (mixta)
Magistrado Ponente
Hugo Ramiro Gómez Apac
VISTOS
El Oficio 0345 recibido el 4 de febrero de 2016, mediante el cual la Sección
Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial del Articulo
134 y del Literal a) del Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la
Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2011-00412; y,
El auto del 15 de marzo de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a
trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES
1.
Partes en el Proceso Interno:
Demandante
Orthobed S.A.
Demandado
Superintendencia de Industria y Comercio de la
República de Colombia
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Tercero interesado: Beatriz Elena Ospina de Betancur
2.
Hechos relevantes:
2.1. El 3 de marzo de 201O, Beatriz Elena Ospina de Betancur (en adelante,
Beatriz Ospina) solicitó ante la Dirección de Signos Distintivos de la
Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) el
registro del signo ORTOFLEX (mixta) para distinguir productos de la
Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza. (Expediente N º 1024837).
;A�
ORTOFLEX
2.2. Orthobed S.A. (en adelante, Orthobed) y Paradise Colombia S.A. (en
adelante, Paradlse Colombia) formularon oposición sobre la base de
las marcas ORTHOBED (mixta) y ORTOLIFE (denominativa),
respectivamente, alegando la similitud existente entre el signo
solicitado y sus marcas registradas. Adicionalmente, Paradise
Colombia señaló que la marca ORTOFLEX era descriptiva.
2.3. Por Resolución 4384 del 31 de enero de 2011, la Dirección de Signos
Distintivos de la SIC declaró infundadas las oposiciones y concedió el
registro de la marca ORTOFLEX (mixta) para distinguir productos de la
Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza 1 .
2.4. Orthobed interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación
en contra de la Resolución 43842•
2.5. Por Resolución 13352 del 15 de marzo de 2011, la Dirección de Signos
Distintivos de la SIC confirmó la resolución recurrida y concedió el
recurso de apelación.
2.6. Por Resolución 38900 del 26 de julio de 2011, el Superintendente
Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC resolvió el recurso de
Clase 20: Para distinguir muebles, espejos, marcos: productos, no comprendidos en otras clases
de madera, corcho, cal\a, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar,
espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas.
2
De la documentación obrante en el expediente, no se advierte que la empresa Paradise
Colombia S.A. haya presentado recurso en contra de la Resolución 4384 del 31 de enero de
2011, asl como tampoco alguna acción judicial posterior.
2
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apelación, confirmando la decisión contenida en la Resolución 4384 y,
por tanto, concediendo el registro de la marca ORTOFLEX (mixta).
2.7. Orthobed presentó demanda de nulidad y de restablecimiento del
derecho ante el Consejo de Estado de la República de Colombia.
2.8. La Sección Primera del Consejo de Estado admitió la demanda
mediante Auto del 13 de diciembre de 2011, mediante el cual ordenó
notificar a la SIC, al Procurador Delegado para la Conciliación
Administrativa y a Beatriz Ospina.
2.9. Mediante Oficio 0345, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia
decidió suspender el proceso a fin de solicitar interpretación prejudicial
al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
3.
Argumentos de la demandante Orthobed:
3.1. La SIC violó el Artículo 134 de la Decisión 486 por cuanto fa marca
ORTOFLEX (mixta) no cumple con los requisitos exigidos por las
normas comunitarias para que sea procedente su registro.
3.2. El signo ORTOFLEX (mixto) es similar a la marca registrada
ORTHOBED (mixta), y además identifican los mismos productos, por lo
que son susceptibles de producir confusión.
3.3. En el signo solicitado ORTOFLEX (mixta) como en la marca
previamente registrada ORTHOBED (mixta) predomina el componente
denominativo.
3.4. Los actos administrativos demandados contravienen el Artículo 134 y el
Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la
Comunidad Andina.
4.
Argumentos de la contestación de la SIC:
4.1. La SIC ha actuado de manera razonada y motivada, con la finalidad de
garantizar que el signo solicitado cumpliera con los requisitos
establecidos en el Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad
Andina. No se ha incurrido en ninguna de las prohibiciones de los
Artículos 135 y 136 de la mencionada norma.
4.2. Asi, desde el punto de vista visual y ortográfico, los signos
confrontados, si bien comparten algunas vocales y consonantes,
presentan una pronunciación disimil.
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4.3. Las marcas enfrentadas contienen un diseño diferente en su
conformación, no presentando semejanza alguna, siendo posible su
coexistencia en el mercado.
4.4. Se debe tener en cuenta que en la comparación tiene gran influencia el
hecho de que ORTHOBED (mixta) contiene un significado conceptual,
lo que impide que el consumidor la confunda con el signo ORTOFLEX
(mixto).
4.5. Los signos en conflicto se encuentran conformados por una palabra de
uso común (ORTO), la cual se encuentra acompañada de otras
partículas, tales como, FLEX en el caso de la marca solicitada, y, BED
y LIFE en el caso de las marcas opositoras, lo que genera que sean
diferentes, y evoquen distintos conceptos.
5.
Argumentos de la tercera interesada Beatriz Ospina:
No obra en el expediente la contestación de Beatriz Ospina.
B.
NORMAS A SER INTERPRETADAS
1.
La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial del Articulo
134 y del Literal a) del Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión
de la Comunidad Andina.
2.
No procede la interpretación del Articulo 134 de la citada normativa
por no resultar pertinente, debido a que los requisitos para constituir
una marca, a los que se refiere la norma citada, no son materia de la
controversia discutida ante la Corte consultante.
3.
En ese sentido, solo procede la interpretación del Literal a) del Articulo
136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
C.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN
1.
lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica,
fonética, ideológica y gráfica. Riesgo de confusión directa, indirecta y
de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.
Comparación entre marcas mixtas.
Palabras de uso común en la conformación de marcas. Marca Débil
2.
3.
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D.
ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN
1.
lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud
ortográfica, fonética, ideológica y gráfica. Riesgo de confusión
directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de
signos distintivos
1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si los signos
ORTOFLEX (mixta) y ORTHOBED (mixta) son confundibles o no, es
pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de
la Comunidad Andina, específicamente la causal de irregistrabilidad
prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente:
"Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos
cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero,
en particular cuando:
a)
(...)"
sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente
solicitada para registro o registrada por un tercero, para los
mismos productos o se,vicios, o para productos o se,vicios
respecto de /os cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo
de confusión o de asociación;
1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que
sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con
anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de
fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando
puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de
asociación en el público consumidor. 3
3
a)
El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero,
riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad
de que el consumidor al adquirir un producto o servicio
determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo
de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye
a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un
origen empresarial diferente al que realmente posee.
b)
El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el
consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen
empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de
dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación
económica.
Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 470-IP-2015 de fecha 19 de mayo
de 2016, 466-lP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.
5
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En el presente caso, se deberá examinar si entre los signos
confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si
esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de
asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta
valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 4
a)
Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos
en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros
elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia
en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse
también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de
determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los
signos confrontados.
b)
Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos
en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es,
tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las
palabras, el número de sílabas, las ralees, o las terminaciones
comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en
mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u
obvio.
c)
Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocan
una idea y/o valor idéntico y/o semejante.
d)
Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementos
gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos
del dibujo o el concepto que evocan.
Igualmente, se deberá al cotejar los signos en conflicto se deberá
observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: 5
a)
La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos
que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir,
cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en
cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y
conceptual o ideológica.
b)
En la comparación se debe emplear el método del cotejo
sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No
es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor
dificilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo
hará en momentos diferentes.
lbldem.
5
lbldem.
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c)
El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las
diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede
percibir el riesgo de confusión o asociación.
d)
Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del
consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo
el producto o servicio es percibido por el consumidor. El criterio
del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya
que estamos frente a productos que se dirigen a la población en
general.
1.5 Al analizar el caso concreto, es importante determinar las similitudes de
los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que
pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor
podría o no incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.
2.
Comparación entre marcas mixtas
2.1. Como existirf a confusión entre el signo solicitado ORTOFLEX (mixto) y
ORTHOBED (mixta), es necesario que se comparen teniendo en
cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno
gráfico.
2.2. En el análisis de una marca mixta se deberá determinar qué elemento,
sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la
mente del consumidor. Asl, la autoridad competente deberá determinar
en el caso concreto si el elemento denominativo de la marca mixta es
el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo
en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y
colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son
susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos
abstractos. 6
2.3. Al realizar el cotejo entre marcas mixtas, se deberá tomar en cuenta lo
siguiente 7:
a)
Si el elemento predominante es el denominativo en los signos
confrontados, el cotejo entre signos debe realizarse de
conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre
signos denominativos:
(i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin
descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante
6
Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 472-IP-2015 de fecha 10 de junio
de 2016 y 418-IP-2015 de fecha 13 de junio de 2016.
7
Ibídem.
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tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que
poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a
que esto ayudarla a entender cómo el signo es percibido en el
mercado.
(ii) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a
comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy
difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podrla ser
evidente.
(iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se
encuentran en el mismo orden asumirán una importancia
decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.
(iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera
más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostrarla
cómo es captada la marca en el mercado.
b)
c)
Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es
el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los
signos figurativos:
(i)
Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, toda
vez que la posibilidad de confusión puede generarse no
solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud
de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca
figurativa suscite en la mente de quien la observe.
(ii)
Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el
trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele
prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir
diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar
una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de
confusión.
Si al realizar la comparación se determina que en las marcas
mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no
habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas
coexistir pacificamente en el ámbito comercial, salvo que puedan
suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir
en riesgo de confusión.
2.4. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el
elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente,
proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los
criterios señalados en los puntos precedentes.
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Palabras de uso común en la conformación de marcas. Marca
Débil
3.1. En el presente caso, la SIC señaló que los signos en conflicto se
encuentran conformados por una palabra de uso común ORTO
acompañada de otras partículas, tales como, FLEX en el caso de la
marca solicitada, así como BED y LIFE en el caso de las marcas
opositoras, lo que generaría que sean diferentes y evoquen distintos
conceptos. Por lo tanto, es pertinente analizar el tema de las palabras
de uso común en la conformación de marcas y la marca débil.
3.2. El Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la
Comunidad Andina dispone:
"Articulo 135.- No podrán registrarse como marcas /os signos
que:
( .. .)
consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una
g)
designación común o usual del producto o servicio de que se
trate en el lenguaje corriente o en la usanza del pafs;
(. )"
..
3.3. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados
exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o
partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar
signos completamente distintivos y proceder a su registro. En este
último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las
expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros
empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una
fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso
común se deben excluir del cotejo de la marca.8
3.4. En tal virtud, se deberá establecer si existe algún elemento de uso
común en las denominaciones de los signos en conflicto en la Clase 20
de la Clasificación Internacional de Niza, para de esta manera
establecer su carácter distintivo y, posteriormente, se deberá realizar el
cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su
presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el
conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de
distintividad suficiente.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por
la Corte consultante al resolver el proceso interno 2011-00412, la que
e
Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 536-IP-2015, de fecha 23 de junio de 2016.
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deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo
dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero
de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que
participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo
del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal.
Martha R éla Merchán
STRADA
M
Hugo Ramiro
z
MAGISTRADO
De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la
presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Notifiquese a la Corte consultante y remltase copia de la presente
Interpretación Prejudicial a la Secretarla General de la Comunidad Andina
para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
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Quito, 25 de julio de 2016
Proceso
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Asunto
Interpretación Prejudicial
Consultante
Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado de la República de Colombia
Expediente Interno
del Consultante
2008-00381
Referencia
Marca involucrada FRUTA (mixta)
Magistrado Ponente:
Hugo Ramiro Gómez Apac
VISTOS
El Oficio 0439 del 8 de febrero de 2016, recibido vía correo electrónico
el mismo dia, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de
Colombia solicita Interpretación Prejudicial del Articulo 134 y de los
Literales a), b) y e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión
de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 200800381; y,
El Auto del 10 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió
a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES
1.
Partes en el Proceso Interno:
Demandante
: The Coca-Cola Company
Demandado
: Superintendencia de Industria y Comercio
de la República de Colombia
1
b
I
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Tercero interesado : S.M. Jaleel & Company Limited
2.
Hechos relevantes:
2.1. El 11 de septiembre de 2007, S.M. Jaleel & Company Limited (en
adelante, Jaleel & Company) solicitó ante la Superintendencia
de Industria y Comercio de la República de Colombia (en
adelante, la SIC) el registro de la marca FRUTA (mixta) para
distinguir jugos de frutas; bebidas carbonatadas con sabores a
frutas; bebidas no alcohólicas; preparaciones para hacer bebidas
no alcohólicas, de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de
Niza (Expediente 07-93482).
2.2. The Coca-Cola Company (en adelante, Coca-Cola) formuló
oposición contra el registro del signo solicitado alegando que
dicho signo carece de distintividad y que tiene carácter
descriptivo.
2.3. Por Resolución 11137 del 16 de abril de 2008, la Dirección de
Signos Distintivos (antes División de Signos Distintivos) de la SIC
declaró infundada la oposición formulada por Coca Cola y
concedió el registro de la marca FRUTA (mixta) para identificar
productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza
a favor de Jaleel & Company 1. Dicha instancia consideró que si
bien el signo solicitado incorpora la expresión genérica "FRUTA",
es registrable en la medida que es analizado de manera conjunta
con todos los elementos adicionales.
2.4. Coca-Cola interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de
apelación contra la Resolución 11137.
2.5. Por Resolución 19747 del 17 de junio de 2008, la Dirección de
Signos Distintivos de la SIC resolvió el recurso de reposición
interpuesto confirmando la Resolución 11137.
2.6. Por Resolución 28695 del 11 de agosto de 2008, el
Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC
Cabe precisar que la sociedad Productora de Jugos S.A. también fonnul6 oposición
contra el registro del sígno solicitado FRUTA (mixto), la cual fue declarada infundada, no
habiendo interpuesto dicha empresa recurso impugnativo alguno.
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resolvió el recurso de apelación interpuesto confirmando la
Resolución 11137.
2.7. Coca-Cola presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho ante el Consejo de Estado, a fin de que se declare la
nulidad de las Resoluciones 11137, 19747 y 28695.
2.8. Mediante Auto del 29 de enero de 2009 la Sección Primera de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de
la República de Colombia admitió la demanda, ordenó notificar a
la SIC, al Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa
y al tercero interesado Jaleel & Company.
2.9. La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado de la República de Colombia suspendió el
proceso y solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina.
3.
Argumentos de la demanda de Coca-Cola:
3.1. La SIC incurrió en error al otorgar el registro del signo solicitado,
teniendo en cuenta que los elementos gráficos adicionales
dotaban al signo de suficiente distintividad, cuando lo cierto es
que los elementos adicionales serian tan irrelevantes y accesorios
que el conjunto de la marca carece de capacidad distintiva, por lo
que se estarf a contraviniendo lo dispuesto en el Articulo 134 y en
los Literales a), b) y c) del Articulo 135 de la Decisión 486.
3.2. Al analizar la marca FRUTA (mixta), es evidente que el elemento
denominativo predomina en el conjunto, de tal manera que el
elemento gráfico que lo acompaña es decorativo y está
subordinado al elemento denominativo.
3.3. El signo FRUTA (mixto) informa sobre un ingrediente común en
los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de
Niza. Es decir, las bebidas pueden tener sabor a ªfruta". El signo
FRUTA (mixto) evoca o hace mención a una calidad esencial de
los productos que pretende distinguir.
3.4. Los consumidores perciben una relación directa entre el signo y el
producto, toda vez que sus características hacen mención a que
el producto está hecho o sabe a fruta, circunstancia que no se ve
modificada por la presencia de elementos gráficos que para el
caso serian irrelevantes.
3
t
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Argumentos de la contestación de la SIC:
4.1. Si bien el signo solicitado incorpora una expresión genérica como
lo es NFRUTA·, este es registrable en la medida que el referido
signo sea analizado en conjunto teniendo en cuenta todos los
elementos adicionales que contiene.
4.2. A pesar de que el signo solicitado incluya la expresión
inapropiable "FRUTA", también se incluyen elementos gráficos
distintivos, como las letras de la expresión FRUTA en mayúsculas
y con un diseno especial en la letra inicial F y en sus extremos
tanto superior como inferior. Todo ello hace que el conjunto de la
marca tenga la suficiente distintividad para constituir una marca
registrable debiendo aclararse que sobre la expresión FRUTA
como tal no se otorga un derecho exclusivo, ni la posibilidad de
oponerse con un resultado positivo.
4.3. La marca solicitada FRUTA (mixta) es distintiva y, por lo tanto,
susceptible de ser registrada como marca por la oficina nacional
competente.
5.
Argumentos de la contestación de Jaleel & Company:
No obra en el expediente la contestación de Jalee! & Company.
B.
NORMAS A SER INTERPRETADAS
1.
El Juez consultante solicita la interpretación prejudicial del Artículo
134 y de los Uterales a), b) y e) del Artículo 135 de la Decisión
486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
2.
No procede la interpretación prejudicial del Artículo 134 referente
a los requisitos para constituir una marca, ni del Literal a) del
Artículo 135 sobre irregistrabilidad de un signo que no cumpla con
los requisitos establecidos en el primer párrafo del Artículo 134 de
la norma antes citada2 , por no corresponder a la materia
controvertida en el presente caso.
2
Si bien la Corte consultante ha solicitado la interpretación del Articulo 134 y del Literal a)
del Articulo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de la
revisión de los hechos materia del presente caso se advierte que la demandante Coca­
Cola ha pretendido basar su demanda en la no dislintividad y carácter descriptivo del
signo solicitado, por lo que este Tribunal considera que no corresponde interpretar
prejudicialmente los articulas mencionados.
4
I;
I
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3.
Por lo tanto, sólo procede la interpretación prejudicial de los
Literales b) y e) del Articulo 135 de la Decisión 486 de la Comisión
de la Comunidad Andina3 •
C.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN
1.
2.
La irregistrabilidad de signos por falta de distintividad.
Signos descriptivos y genéricos.
D.
ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN
1.
La irregistrabilidad de signos por falta de distintividad
1.1. En el proceso interno se ha señalado que la marca solicitada
FRUTA (mixta) carece de distintividad.
1.2. La distintividad es la capacidad que tiene un signo para
individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos
o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los
seleccione. Es considerada como caracterlstica esencial que debe
reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el
presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función
principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso
incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión
y/o asociación. 4
1.3. Es importante advertir que la distintividad tiene un doble aspecto:
(i) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la
capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o
servicios en el mercado; y, (ii) distintividad extrínseca, mediante la
cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros
signos en el mercado.5
3
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna.­
·ArtJcu/o 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:
(...}
b) Carezcan de distintividad;
(...)
e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio
para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica,
la época de producción u otros datos, caracterfsticas o informaciones de los
productos o de /os servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación,
incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
,...r
De modo referencial, ver Procesos 50-IP-2014, de fecha 26 de agosto de 2014 y 122-IP2013 de fecha 16 de julio de 2013.
5
I
De modo referencial, ver Proceso 69-IP-2015, de fecha 21 de agosto de 2015, p.6.
5
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1.4. La falta de distintividad intrinseca está contemplada en el Literal
b) del Articulo 135 de la Decisión 486. En este articulo se
establece que no podrán registrarse como marcas los signos que
carezcan de distintividad.
1.5. En consecuencia, en el presente caso se debe analizar si el signo
solicitado FRUTA (mixto) se encuentra o no dentro de la causal de
irregistrabilidad prevista en el Literal b) del Articulo 135 de la
referida Decisión.
2.
Signos descriptivos y genéricos
2.1. En el presente caso se alegó que la denominación "FRUTA"
posee carácter descriptivo. Por otro lado, se determinó que si bien
el signo solicitado incorpora una expresión genérica como lo es
"FRUTA", este es registrable en la medida que el referido signo
sea analizado en conjunto teniendo en cuenta todos los
elementos adicionales que contiene.
2.2. Los signos descriptivos o conformados por expresiones
descriptivas son aquellos que informan a los consumidores sobre
las caracteristicas, calidad, cantidad, destino, etc. de los
productos o servicios que buscan identificar.
2.3. El Literal e) del Articulo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la
Comunidad Andina dispone:
•Articulo 135.- No podrán registrarse como marcas /os signos
que:
(. . .)
e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda
servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el
destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de
producción u otros datos, caracterlsticas o informaciones de
los productos o de /os servicios para los cuales ha de usarse
dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias
referidas a esos productos o servicios;
(. . .)"
2.4. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un
signo conformado por designaciones o indicaciones descriptivas.
Sin embargo, los signos compuestos, fonnados por uno o más
vocablos descriptivos o con elementos gráficos o figurativos
adicionales, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que
fonnen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo
con dichas caracterlsticas no puede impedir la utilización del
6
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elemento descriptivo y, por tanto, su marca serla considerada
débil. 6
2.5. Teniendo en cuenta que en el presente caso se está frente a una
marca mixta, conformada por un elemento denominativo y uno
gráfico o figurativo, es importante determinar qué elemento
predomina o resulta más caracterlstico en dicho signo, si el
denominativo o el gráfico, o ambos.
2.6. Si bien el elemento denominativo suele ser el más caracterlstico
en los signos mixtos dado que las palabras impactan más en la
mente del consumidor, puede suceder que el elemento que le
otorgue mayor distintividad no sea éste, sino el gráfico, ya sea por
su diseño, elementos cromáticos u otras caracterlsticas, de
acuerdo con las particularidades de cada caso.
2. 7. Por su parte, el Literal f) del Articulo 135 de la Decisión 486 de la
Comisión de la Comunidad Andina dispone:
"Articulo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos
que:
{...)
f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el
nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se
trate.
{...)"
2.8. Como se advierte de la disposición antes citada, se prohibe el
registro de signos genéricos, pero ello no impide que palabras
genéricas conformen un signo compuesto. La denominación
genérica determina el género del objeto que identifica; no se
puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la
utilización de esa palabra, toda vez que se crearla una posición
de ventaja injusta frente a otros empresarios. El aspecto genérico
de un signo, debe ser apreciado en relación directa con los
productos o servicios de que se trate. 7
2.9. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la
pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio
designado, se responde empleando la denominación genérica.
Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico
cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para sei'lalar el
producto o servicio que desea proteger, o cuando por si sólo
pueda servir para identificarlo. e
8
De modo referencial, ver Proceso 110-IP-2015 de fecha 25 setiembre de 2015.
1
De modo referencial, ver Proceso 110-IP- 2015 de fecha 5 de sepliembre de 2015, p.8.
8
lbldem.
7
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2.10. Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos
o servicios, puede utilizarse en un sentido distinto a su significado
inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso cuando
se usa para distinguir determinados productos o servicios que no
tengan relación directa con la expresión que se utiliza.e
2.11. Ahora bien, lo que es genérico o descriptivo en una clase
determinada puede no serlo en otra. Es pertinente tener en
cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha
relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto,
analizando la mencionada conexión se podrfa establecer si el
estatus descriptivo o genérico en una clase afecta la
registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Ello
resulta importante, porque en productos o servicios con Intima
conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que
hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que
en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser
utilizado por los comerciantes de productos o servicios
intimamente relacionados.10
2.12. En tal sentido, se deberá determinar si la denominación "FRUTA"
de la marca solicitada es genérica o descriptiva en la Clase 32 de la
Clasificación Internacional de Niza, asi como como en las clases
conexas competitivamente, para de esta manera establecer el
carácter distintivo y proceder o no al registro de la marca solicitada
FRUTA (mixta}, teniendo en consideración además los elementos
adicionales que conforman dicha marca.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser
aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 200800381, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de
conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación
del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con
el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que
participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último
párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal.
f
9
De modo referencial, ver Proceso 110-IP· 2015 de fecha 5 de septiembre de 2015, p.8.
10
lbldem.
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Cecilia
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20 de 20
}Ji�.
MAGISTRADA
ero Zambrano
AGISTRADO
Hugo Ramiro Gómez Apac
MAGISTRADO
De acuerdo con el Artf culo 90 del Estatuto del Tribunal, firman
igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el
Secret · �-. ---
Notifíquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente
Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad
Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena.
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