JUZGADO DE LO MERCANTIL NUM UNO DE ALICANTE JUZGADO DE MARCA COMUNITARIA C/Pardo Gimeno,43 Tlno.965936093-4-5-6 Alicante Procedimiento:MEDIDAS CAUTELARES 403/2005 A Parte demandante: SOLE TECHNOLOGY Inc y Pierre Andre Senizergues Procurador: TORMO MORATALLA Abogado: Prat Masip Parte demandada: TEJANO`S JEAN`S SL AUTO En Alicante, a 16 de MAYO de 2005 ANTECEDENTES DE H E C H O Único - Por el/la Procurador/a Sr/a. TORMO MORATALLA obrando en nombre y representación de SOLE TECHNOLOGY Inc y Pierre Andre Senizergues presento en Decanto el 11 de mayo solicitud de medidas cautelares contra al sociedad importadora que figura en el DUA num 41415308019 en materia de marca comunitaria, demanda que se tuvo por presentada y se registró con el num 403/2005 acordándose el 12 de mayo requerir a la actora que subsanara la falta de tasa y aportara originales o copias de fotografías visibles del material intervenido y librar oficio a las Dependencias de Aduanas de Sevilla para que facilitara la identificación de la empresa importadora que aparece en el DUA referido, siendo identificada y subsanados los defectos en escrito presentado en Decanato el 13 de mayo FUNDAMENTOS JURIDICOS Primero: Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 91, 92, 97 y 99 del Reglamento (CE) Núm. 40/1194 el tribunal de marcas comunitaria es competente para acordar medidas provisionales y cautelares respecto de las marcas comunitarias, y que serán las previstas por la legislación nacional respeto de las marcas nacionales, con aplicación de las normas procesales españolas que serán aplicables al mismo tipo de acciones en materia de marca nacional. La Disposición Adicional Primera de la Ley de Marcas de 7 Dic. 2001 se remite a la Ley 11/1986, de Patentes, que establece el régimen aplicable en los artículos 129 y siguientes, completados, en lo que no resulte contrario, por las reglas generales previstas en los artículos 721 y siguientes de la LEC , que en el art 728 exige para su adopción con carácter general : a) el fumus bonis iuris : esto es, la probabilidad cualificada de que su demanda va a ser estimada, por lo que deberá presentar los datos, argumentos y justificaciones documentales que conduzcan a fundar, por parte del tribunal, sin prejuzgar el fondo del asunto, un juicio provisional e indiciario favorable al fundamento de su pretensión, y b) el periculum in mora, esto es, que podrían producirse durante la pendencia del proceso, de no adaptarse las medidas solicitadas, situaciones que impidieren o dificultaren la efectividad de la tutela que pudiere otorgarse en una eventual sentencia estimatoria; y c) en caso de que se solicite su adopción sin oír a la otra parte, que es regla excepcional frente al sistema ordinario de previa audiencia, deberá acreditar que concurren razones de urgencia o que la audiencia previa puede comprometer el buen fin de la medida cautelar ( art 733 LEC) Segundo: Los solicitantes, Pierre Andre Senizergues como titular y SOLE TECHNOLOGY Inc como licenciataria de la marca comunitaria grafica registrada con num 3.452.166 en la OAMI para las clase 18 y 25 ( calzados entre otros), exponen que la demandada ha infringido sus derechos exclusivos sobre la misma al importar, sin su autorización, productos (en concreto, zapatillas) con la marca comunitaria para los mismos productos que los que comercializa la actora o terceros con su autorización, siendo importaciones que proceden de países ajenos al Espacio Económico Europeo , ya que proceden de EEUU. -1- En cuanto al fumus bonis iuris, de la documental aportada se desprende, en este momento y a los meros efectos cautelares y sin prejuzgar la decisión de fondo, que: i) los actores solicitantes están legitimados al ser titular y licenciataria de las marca comunitaria antedicha ( doc num 5 a 8) para productos y servicios de la clase 18 y 25 (entre otros,calzados ) ii) el demandado se identifica por los actores como importador en el DUA num 41415308019 de una partida de 1124 pares de zapatillas( doc 12 y 13) iii) estas zapatillas llevan incorporado como elemento distintivo un signo que, a estos cautelares aparece como idéntico o quasiidentico al registrado por el actor ( la marca comunitaria de la actora referida) ( doc num 13) iv) la mercancía procede de un país ajeno al EEE ya que su procedencia es EEUU y destino España ( don 13 y 14) Prima facie y a los solos efectos cautelares, constituye el comportamiento del demandado una vulneración del ius prohibendi del titular de la marca comunitaria consagrado en el art 9 del Reglamento 40/1994 que le permite prohibir a terceros usar en el tráfico económico, sin su autorización, un signo que, por ser idéntico o similar a la marca comunitaria y por ser los productos o servicios protegidos por la marca comunitaria y por el signo idénticos o similares, implica un riesgo de confusión por parte del público y , en concreto, la importación de productos con el signo ( art 9.2 c) si procede de una país ajeno al EEE, al consagrar el art 13 RMC el agotamiento comunitario y no internacional, permitiendo al titular de una marca comunitaria comercializar su productos fuera de la zona EEE sin que tal comercialización agote su derechos dentro del EEE ( STJCE de 8 de abril de 2003, Van Doren y otros con cita de las sentencias Segabo , Zino Davidoff y Levi Strauss) Tercero: En cuanto al periculum in mora, procesal la comercialización de productos idénticos a los que incorpora la marca protegida conlleva que de no adoptarse la medida cautelar, la tutela judicial definitiva pudiera verse impedida en la práctica al perpetuarse durante la pendencia del litigio la infracción, con merma evidente de los derechos del titular marcario y quebranto de su prestigio en el mercado y del respeto que precisan los consumidores, que asimismo quedan protegidos al impedir que se perpetúe la situación de confusión y engaño que se denuncia; denuncia que, prima facie, aparece fundada Cuarto: En el caso presente concurren circunstancias que justifican la adopción de la medida inaudita parte, como permite el art 734.2 LEC ( razones de urgencia o que la audiencia previa puede comprometer el buen fin de la medida cautelar) ya que la propia dinámica de los hechos denunciados y la facilidad de comercialización de los productos a través de canales de distribución inadecuados, exige que la respuesta judicial no pueda demorarse a la celebración de una audiencia, ya que de no adoptarse esta solución, de hecho, ello conllevaría el mantenimiento de una situación presuntamente infractora durante varios meses, pues debe tenerse en cuenta el lapso temporal derivado de la tramitación del auxilio judicial y el impuesto por las leyes procesales para la celebración de vista Quinto: Del conjunto normativo aplicable antes expuesto se desprende que se podrá acordar como medida cautelar las enumeradas en el art 134 LP y en el art 727 LEC o cualquiera actuación, directa o indirecta, exclusivamente conducente a hacer posible la efectividad de la tutela judicial que pudiere otorgarse en una eventual sentencia estimatoria, de modo que no pueda verse impedida o dificultada por situaciones producidas durante la pendencia del proceso correspondiente y se estime necesaria para asegurar la efectividad de la tutela judicial (art 134 LP y art 726.1 y 727.11ª), incluidas las que consistan en órdenes y prohibiciones de contenido similar a lo que se pretenda en el proceso, sin prejuzgar la sentencia que en definitiva se dicte (art 726.2), que constituyen, junto a las clásicas medidas cautelares de fines estrictamente conservativos una especie de tutela judicial sumaria, anticipada, que se lleva a cabo con unas medidas conocidas como anticipadoras, que implican colocar al actor en la posición que tendría de haberse aquella dictado, habiendo el legislador procurado una identificación plena entre los dos tipos de medidas, considerándose que reúnen estas notas las interesadas por la actora, siendo instrumentales y homogéneas con la tutela de fondo interesada, adecuadas y proporcionadas para evitar que prosiga la violación presunta, así como las indispensables para asegurar su efectividad, constando ya retenidas las mercancías en Aduanas en aplicación del Reglamento ( CE) 1382/2003 -2- Sexto: De conformidad con el artículo 735 de la ley procesal civil, se fija la caución de 12.000 euros que deberá prestar el peticionario en la forma prevista en el art 64.2 LEC en el plazo de 15 días con carácter previo a la ejecución de las medidas, para responder de los daños y perjuicios que eventualmente puedan ocasionarse y que se estima adecuada a la vista de la entidad de la pretensión que se quiere asegurar, el fundamento indiciario del derecho invocado y los eventuales daños que se pueden derivar de la ejecución de las medidas, que en todo caso no impiden la realización de otras actividades lícitas del demandado ajenas a este litigio Séptimo: No se efectúa pronunciamiento en costas Visto los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación PARTE DISPOSITIVA Que estimado la solicitud formulada por SOLE TECHNOLOGY Inc y Pierre Andre Senizergues contra TEJANO`S JEAN`S SL debo acordar las medidas cautelares siguientes: -la demandada debe abstenerse de importar y realizar cualquier acto de comercio o de disposición en España o demás países de la Unión Europea respecto de los productos provistos del marca comunitaria num 3.452.166 que se hallan en el recinto aduanero de Sevilla identificados en el DUA 414153080194 -la retención y deposito de estos productos en almacenes de la demandada, previa relación de los mismos, sin que pueda la demandada en calidad de depositaria realizar cualquier acto de comercio o de disposición en España o demás países de la Unión Europea de los productos Notifíquese las medidas cautelares al Organismo administrativo aduanero a fin de que adopte lo que proceda en relación con el expediente administrativo de retención incoado No se efectúa especial pronunciamiento en costas Con carácter previo, el solicitante deberá prestar la caución de euros en el plazo de 15 días Contra esta resolución no cabe recurso pudiendo el demandado formular oposición en el plazo de 20 días ante este Juzgado de conformidad con lo dispuesto en el art 739 LEC Así lo acuerda manda y firma D. RAFAEL FUENTES DEVESA; Juez Titular del Juzgado de Marca Comunitaria -3-