módulo 2 - Centro de Asesoramiento Empresarial

MÓDULO 2
REGISTRO DE SIGNOS DISTINTIVOS: MARCAS, NOMBRES
COMERCIALES Y DENOMINACIÓN SOCIAL
MÓDULO 2 | REGISTRO DE SIGNOS DISTINTIVOS:
MARCAS, NOMBRE COMERCIALES Y DENOMIZACIÓN
SOCIAL
TEMA 1 | LAS MARCAS
Una de las primeras cosas que debes realizar cuando inicias una actividad de negocio es darle
una identidad a tu idea o proyecto, es decir, un nombre para que tus clientes te identifiquen.
Mucha gente cree que registrando su dominio en Internet o constituyendo su Sociedad bajo
determinada denominación social en el Registro Mercantil, su “nombre” quedará
automáticamente protegido como Marca. Lo anterior es falso y se trata de un error bastante
común. Ahora, vas a conocer bien todos estos conceptos para que eso no te ocurra.
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¿Por qué registrar una Marca?
Aunque el registro de la marca o nombre comercial no es obligatorio, imagina que comienzas
tu negocio bajo un nombre y no lo registras. Después llega otra persona y lo hace. Esta
persona se aprovecha de todo el camino que has andado en materia de difusión de ese
nombre. Sin contar con los problemas que te puede causar el tener que quitar el nombre por
el que tanto has trabajado y es parte de tu identidad corporativa.
El caso es, que hay cantidad de empresas que llevan bastantes años trabajando con un nombre
que no tienen registrado y es algo sorprendente debido a lo fácil que resulta a día de hoy
registrar una marca. Para que eso no te ocurra, vas a seguir con atención las explicaciones
que te doy.
El éxito de una marca reside en la credibilidad que transmite y en la afectividad que consigue.
El proceso se resume así: cuando una persona identifica una marca, identifica también los
valores y atributos que percibe de ella. Tu marca transmite la trayectoria de tu empresa, su
prestigio, se fija en la memoria de tus clientes y los fideliza.
Las marcas proporcionan la identidad del producto. Y ello es fundamental: que se perciba el
artículo de modo diferente a la competencia. Cuando una marca es fuerte, es muy difícil que
los consumidores olviden los valores con los cuales la identifica. Los productos de la marca
pueden cambiar, pero siempre se les asociará con esos valores.
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¿Qué es una marca?
Según define la vigente Ley de Marcas, Ley 17/2001, de 7 de diciembre, marca es ”todo signo
susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o
servicios de una empresa de los de otras”.
Las marcas se denominan también signos distintivos y son derechos de propiedad industrial
que se conceden para un territorio determinado y permiten a tu empresa distinguir en el
mercado tus productos o servicios de los de otra empresa, otorgándote el derecho exclusivo
a utilizar la marca en el desempeño de tu actividad.
Esto quiere decir que como titular de una marca puedes impedir a otros su utilización, en su
mismo sector de actividad o en uno similar, de marcas y nombres comerciales que sean
idénticos o similares al tuyo.
Las marcas pueden ser:
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 Gráficas: compuestas exclusivamente por un logotipo, como por ejemplo el caballito
de Ferrari o el cocodrilo de Lacoste.
 Denominativas: compuestas únicamente por una o varias palabras números Las letras,
las cifras y sus combinaciones (BMW, CR-7, ...)
 Mixtas: compuestas tanto por elementos gráficos como denominativos.
 Tridimensionales: marcas que se presentan en tres dimensiones, entre las que se
pueden incluir envases, envoltorios o forma de presentación de productos (Las
botellas de coca cola o la forma de la chocolatina Toblerone).
 Sonoras: aquellas composiciones musicales que se representen a través de
pentagramas.
¿Cuál es la duración de una marca?
Su duración inicial es de diez años a partir de la fecha de la solicitud y pueden ser mantenidos
indefinidamente, aunque para ello es preciso el pago de tasas de renovación cada diez años.
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¿Qué no puedes registrar como marcas?
Existe prohibición de registrar como marcas:
 Los signos idénticos o semejantes a los ya registrados para productos o servicios
similares.
 Los signos idénticos o semejantes a una marca -o nombre comercial- notoria o
renombrada anteriormente registrada. Su acceso al registro está prohibido además
para productos, servicios o actividades distintos de los protegidos por dicha marca
notoria o renombrada, si ello puede implicar un aprovechamiento indebido de la
misma o un menoscabo en su carácter distintivo, notoriedad o renombre.
 Las imágenes o nombres de tercero sin autorización.
 Signos contrarios a la Ley o al orden público, por ejemplo, cualquier marca xenófoba o
sexista.
No podrán registrarse tampoco como marcas, salvo que exista autorización:
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 Cuando consista en el nombre, seudónimo, apellidos, etc. o en la imagen que para la
generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante.
 Los signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de
otros signos o medios registrados.
 Cuando se preste a confusión con el nombre comercial, denominación o razón social
que identifique en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante.
 Cuando se preste a confusión con una marca no registrada, pero que sea
notoriamente conocida en España.
¿Existe la obligatoriedad de usar una marca registrada?
El titular de la marca estará obligado en el plazo de 5 años desde la fecha de publicación de la
concesión a hacer uso efectivo y real en España de la marca para los productos o servicios
para los que hubiera sido registrada. Si no lo hiciese caducará, es decir perderás todos los
derechos adquiridos.
¿Qué es la Clasificación de Niza y cómo debo tenerla en cuenta?
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El primer paso que has de dar a la hora de registrar tu marca es comprobar que no esté ya
registrada en la clase correspondiente. Muy importante es saber que el registro de una marca
se circunscribe a una clase de productos o de servicios pertenecientes a la Clasificación de
Niza que es una clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las
marcas. Esta clasificación incluye 34 clases de productos y 11 de servicios. Por ejemplo si
deseas proteger con la marca “Aquiles” productos como indumentaria y bolsos o carteras,
debo presentar una solicitud para “indumentaria” en la clase 25 y otra para “bolsos y
carteras” en la clase 18. De esta forma, tendrás la propiedad en exclusiva “Aquiles” para
utilizarlo en esas clases, pero cualquiera puede registrar esa misma marca para el resto de
productos y servicios.
Así, cuando presentes tu solicitud de marca, la lista de productos y servicios debes formularla
de tal modo que indique claramente la naturaleza de los mismos y haga posible que cada
artículo esté clasificado preferiblemente en una sola clase de la Clasificación de Niza.
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En el momento de la presentación, e incluido en la tasa de solicitud, puedes indicar el número
de clases que desees. Sin embargo, si eliges más de tres, habrá de pagar una tasa por cada
clase a partir de la tercera.
¿Cuánto cuesta obtener una marca o nombre comercial en España?
Una marca nacional cuesta alrededor de 150 € una sola clase y 400€ tres clases. Las
renovaciones son cada 10 años y el importe 150€.
¿Cuánto tarda la concesión de una marca?
Por lo que respecta a la duración del trámite, el tiempo que transcurre hasta la concesión de
un derecho de propiedad industrial depende de cada modalidad pero el plazo medio hasta la
concesión de una marca suele durar unos nueve meses.
TEMA 2 | MARCA COMUNITARIA Y MARCA INTERNACIONAL
Según el Reglamento de Marca Comunitaria, sus efectos se extienden al territorio de la
Unión Europea; y se puede solicitar ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (en
adelante la OAMI), o, directamente, ante la OEPM que se encargará de remitir la solicitud a la
OAMI. Una tercera opción es solicitar una marca internacional, designando la Unión Europea,
como el ámbito territorial de protección de la marca.
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Por lo que respecta a la Marca Internacional se integra en un sistema de registro de marcas
para países que están integrados en el del Sistema de Madrid (que data de 1891) y comprende
dos tratados internacionales el Arreglo de Madrid (1891) y el Protocolo de Madrid (1989).
La Marca internacional tiene efectos en todos los países que designe el solicitante, de forma
expresa, y la marca quede registrada. Como paso previo, a solicitar la marca internacional, es
preciso tener una marca nacional registrada. La solicitud, se tramita ante el organismo
nacional de cada estado miembro; así en España se efectúa ante la OEPM, que lo remite a la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (en adelante, la OMPI), tiene sede en
Ginebra (Suiza). Tras ser recibida en la OMPI, la solicitud es enviada a los países designados
en los que comienza su tramitación nacional, pudiendo ser concedida o denegada,
independientemente, en cada uno de ellos.
En relación con las marcas nacionales, comunitarias e internacionales, te muestro a
continuación caracteres comunes a todas ellas; a saber, duración, renovación y caducidad de
las marcas:
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 Duración: Las marcas se conceden por un plazo de diez (10) años, desde la fecha de
la solicitud.
 Caducidad: La caducidad de la marca, puede deberse a tres motivos; a saber, falta de
renovación con la consiguiente renuncia de su titular, falta de pago de la tasa
correspondiente (que en el caso de la marca nacional y de la comunitaria, se abonará
en Euros, y en el de la Marca Internacional en francos suizos, según los importes
vigentes en el momento de la solicitud). El tercer motivo, en virtud del cual puede
caducar la marca, es por falta de uso. Para impedir que se insten acciones de
caducidad por falta de uso, se impone al titular la carga de usar la marca concedida en
el plazo de los cinco (5) años a partir del registro. Con anterioridad a esa fecha, no es
exigible que el titular de la marca acredite el uso de la marca. Por otra parte, debemos
considerar que el uso de la marcas con el consentimiento del titular, se considerará
como efectuado por él mismo.
 Renovación: Transcurridos diez (10) años desde la fecha de la solicitud, las marcas
deben renovarse. Dicha renovación, siempre que se efectúe cumplimentando el
procedimiento establecido por el organismo que corresponda, y se abone la tasa
establecida, se podrá efectuar con carácter indefinido.
¿Qué es lo más importante antes de solicitar una marca o un nombre comercial?
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Lo más difícil es elegir cuál va a ser tu marca. Tienes que tener presente que va a ser tu seña
de identidad y que conviene que sea fácil de pronunciar o fácil de memorizar o de vincular
al producto o servicio.
Entra aquí: http://sitadex.oepm.es/Localizador/homeLocalizador.jsp
Para evitar gastos y trámites innecesarios tienes que comprobar que no exista ya la
denominación que pretendes registrar. Para ello puede consultar, si se trata de una
denominación, el localizador de marcas de la página web de la OEPM (Oficina española de
patentes y marcas ) y efectuar la búsqueda correspondiente. Una vez que compruebas que el
nombre de tu marca no se le ocurrió anteriormente a nadie, estamos en condiciones de
proceder al registro.
Entra aquí: http://sitadex.oepm.es/Localizador/buscarDenominacion.jsp
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Si como resultado de la búsqueda localizas un registro anterior de denominación idéntica a la
que pretendes inscribir y destinado a distinguir productos idénticos o similares deberás tener
en cuenta que, si el titular anterior se opone, tu solicitud puede ser denegada.
Si no localizas un signo idéntico te recomiendo que encargues una búsqueda de solicitudes o
derechos anteriores por semejanza fonética, ya que el localizador de marcas no realiza
este tipo de búsquedas y los titulares de signos anteriores semejantes pueden así mismo
oponerse a tu solicitud. Se trata de un servicio que se realiza por esta Oficina previo pago de
una tasa.
En cuanto a las tasas, el coste es muy asequible si te ocupas directamente de su tramitación,
ya que el precio de la inscripción de una marca o nombre comercial por término medio se
sitúa alrededor de 150€ por clase solicitada 0 400€ si solicitas el registro en tres clases.
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También existen empresas especializadas que te asesorarán y gestionarán todo el proceso de
registro por un precio variable que puede oscilar entre 400 y 800 euros.
Para mantener estos derechos recuerda que tienes que hacer frente a las renovaciones cada
diez años. El importe de estas tasas se actualiza anualmente.
TEMA 3 | ¿CÓMO SE REGISTRA UNA MARCA?
Aunque una de las recomendaciones que te hago reside en ponerse en contacto con un
experto en gestión y registro de la Propiedad Intelectual, si no cuentas con los conocimientos
adecuados, la facilidad con la que puedes registrarse una marca es tal que tan sólo debes
seguir los siguientes pasos:
1º Solicitar un certificado digital. Las solicitudes pueden presentarse en papel, de forma
presencial, aunque la OEPM ha desarrollado diversos trámites electrónicos.
Para efectuar una presentación telemática es preciso disponer de una serie de requisitos y,
entre ellos, de una firma electrónica expedida por cualquiera de los Organismos pertinentes.
Este certificado te permite realizar gestiones en los que es imprescindible tu presencia desde
tu propio ordenador. El proceso para conseguir el certificado digital es simple y gratuito.
2º paso: Comprobar si la marca está registrada:
Tal y como te hemos comentado con anterioridad, accediendo aquí: Búsqueda de marcas,
podrás comprobar si la marca que pretendes registrar ya está o no registrada.
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3º paso: Solicitar el registro de la marca.
Entras en la oficina española de patentes y marcas (OEPM) y solicitas tu registro de marca
desde este apartado: https://sede.oepm.gob.es/eSede/es/index.html
Ahí detectará que tienes el certificado digital instalado en tu ordenador y podrás realizar la
solicitud de registro fácilmente.
En este formulario tendrás que indicar en que clase depositas el registro de la marca que, tal y
como hemos comentado anteriormente.
4º paso: Pagar.
Puedes realizar el pago telemáticamente o bien ir a una oficina bancaria de “La Caixa” (sólo se
puede hacer en esta entidad) a realizar el correspondiente ingreso para que te sellen la
solicitud.
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Para una mayor información te aconsejo que visites la guía del solicitante de marcas editada
por la Oficina Española de Patentes y Marcas:
guía del solicitante de marcas
(1065 KB)
TEMA 4 | ¿QUÉ ES UN NOMBRE COMERCIAL?
El nombre comercial es el signo o denominación que identifica a una empresa en el tráfico
mercantil y que sirve para identificarla, individualizarla y distinguirla de las demás empresas
que desarrollan actividades idénticas o similares.
Se trata de un título que concede el derecho exclusivo a la utilización de cualquier signo o
denominación como identificador de una empresa. Es importante que sepas que los
nombres comerciales son independientes de los nombres de las sociedades inscritas en los
Registros Mercantiles.
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¿Cuánto dura la protección de un nombre comercial?
La duración de la protección conferida por los Signos Distintivos es de diez años a partir de la
fecha del depósito de la solicitud y pueden ser renovados indefinidamente. Para el
mantenimiento en vigor de los Signos Distintivos es preciso el pago de tasas.
¿Cuáles pueden ser nombres comerciales?
Pueden ser nombres comerciales:
1. Los nombres de la empresa
2. Las denominaciones de fantasía.
3. Las denominaciones alusivas al objeto de la actividad empresarial.
4. Los anagramas y logotipos.
5. Las imágenes, figuras o dibujos
6. Cualquier combinación de los signos mencionados.
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¿Cuáles son las diferencias entre una marca y un nombre comercial?
La diferencia entre una marca y un nombre comercial reside en que la marca es un signo que
sirve para distinguir productos o servicios en el mercado, mientras que el nombre comercial
sirve para identificar y diferenciar a una empresa respecto de otras empresas del mismo o
diferente sector. La marca es el signo distintivo por excelencia y puede extenderse
internacionalmente por procedimientos establecidos, de hecho existe la marca comunitaria
pero no el nombre comercial comunitario, que sólo podría protegerse país por país y de
acuerdo con las normas nacionales de cada Estado.
El régimen y trámites para la protección las marcas y los nombres comerciales es muy similar
pero existen diversas peculiaridades del nombre comercial:
1. Cada empresa sólo puede registrar un nombre comercial, puesto que éste identifica a
la empresa.
2. El nombre comercial sólo puede transmitirse con la totalidad de la empresa (no cabe
pues su cesión ni licencia independiente de la transmisión de la empresa).
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3. A la hora de presentar tu solicitud, si el nombre comercial o marca que has elegido,
incluye algún elemento gráfico, una determinada tipología de letra o colores tendrás
que tener un diseño elaborado dado que te van a exigir presentar
4. Reproducciones del distintivo de tu nombre o marca.
TEMA 5 | ¿QUÉ ES UNA DENOMINACIÓN SOCIAL?
La denominación social es el nombre que identifica a una persona jurídica en el tráfico
mercantil como sujeto de relaciones jurídicas y, por tanto, susceptible de derechos y
obligaciones.
El nombre comercial de tu empresa no es preciso que coincida con la denominación social y
puede elegirse, por tanto, un nombre comercial diferente de la denominación social. Una
misma persona natural o jurídica puede tener, si lo desea, varios nombres comerciales para
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identificar actividades empresariales pertenecientes a diferentes sectores del tráfico
económico.
En un símil con la persona física la denominación social sería el “nombre civil” de la persona
física y el nombre comercial sería el “nombre artístico” con que dicha persona se presenta a
sus clientes en el mercado. Por ejemplo, la denominación social de esa empresa de pantalones
puede ser “Pantalones José Luis, S.L.”, mientras que el nombre comercial puede ser “Pepe
Luis Jeans”.
Por último indicar que las marcas y nombres comerciales se inscriben en la Oficina Española
de Patentes y Marcas, las denominaciones sociales en el Registro Mercantil
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Para proteger los derechos de propiedad industrial en el extranjero sería necesario ir a cada
uno de los países donde quiere obtenerse la protección. Existen acuerdos y tratados
internacionales que facilitan las solicitudes y las concesiones de derechos de propiedad
industrial con efectos a nivel comunitario o internacional:
 Marca Comunitaria
 Marca Internacional
 Patente Europea
 Solicitud de Patente Internacional PCT
 Diseños Comunitarios
 Diseños Internacionales
En cuanto a la exclusividad se refiere al uso o explotación comercial exclusiva de los objetos
protegidos, es decir, el titular de la propiedad tiene la libertad de utilizarla como desee
siempre y cuando ese uso no infrinja la ley, de manera que tiene la facultad exclusiva o
monopolio de explotación, que se traduce a su vez en un derecho a impedir a terceros la
fabricación, ofrecimiento, utilización en el mercado o importación/exportación de productos
que incorporen o reproduzcan la modalidad inventiva o signo distintivo protegido.
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Por último, la temporalidad se relaciona con la duración de la protección, la cual se limita en
el tiempo, de manera que el monopolio de explotación en el caso de las patentes de
invención y modelos de utilidad tiene una duración de veinte y diez años respectivamente. Por
el contrario, en la las marcas la exclusividad de uso, posee una duración indefinida, si bien han
de ser renovadas cada diez años, tanto en el ámbito nacional como en el comunitario.
Estas características permiten crear estrategias para el desarrollo de la competitividad en las
empresas, teniendo el otorgamiento de estos derechos legales fomentar en las empresas el
mejoramiento de sus procesos de producción, productos y formas de comercialización, de tal
manera que el incremento de la competitividad y de beneficios económicos sea la principal
contribución de la propiedad intelectual.
TEMA 6 | ¿QUÉ PUEDES PROTEGER Y CÓMO?
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Los títulos de Propiedad Industrial se refieren a las Invenciones, los Diseños Industriales, los
Signos Distintivos y las Topografías de Productos Semiconductores. Conócels de forma
resumida:
 Marcas y Nombres Comerciales (Signos Distintivos): protegen combinaciones
gráficas y/o denominativas que te ayudan a distinguir en el mercado unos productos o
servicios de otros similares ofertados por otros agentes económicos.
 Patentes y modelos de utilidad: protegen invenciones consistentes en productos y
procedimientos susceptibles de reproducción y reiteración con fines industriales
 Diseños industriales: protegen la apariencia externa de los productos.
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 Topografías de semiconductores: protegen el (esquema de) trazado de las
distintas capas y elementos que componen un circuito integrado, su disposición
tridimensional y sus interconexiones, es decir, lo que en definitiva constituye su
"topografía".
Para cada uno de estos derechos hay una legislación aplicable, siendo los textos básicos los
siguientes:
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 Patentes y Modelos. Ley 11/86 de 20 de marzo, de patentes de invención y modelos
de utilidad
 Signos Distintivos Ley 17/2001 de 7 de diciembre de marcas
 Diseños Industriales Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño
industrial
 Topografías de semiconductores Ley 11/1988, de 3 de mayo de protección jurídica de
las topografías de los productos semiconductores
Los derechos de Propiedad Industrial te permiten decidir quién puede usarlos y cómo puede
usarlos.
Dichos derechos se otorgan mediante un procedimiento por el organismo competente (en
España la Oficina Española de Patentes y Marcas) y la protección que dispensan se extiende a
todo el territorio nacional.
Por otra parte, aunque pertenecientes a la propiedad intelectual podrías catalogar la
protección de los nombres de dominio y del software de las empresas.
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