D2000-1018

Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI
DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Caspro, S.A. v. D. Juan Palacio Bañeres
Caso No. D2000-1018
1.
Las partes
1.1.- Demandante: Caspro, S.A., con domicilio social en c/ del Sol 1, de la localidad
barcelonesa de L'Ordal - España
1.2.- Demandado: D. Juan Palacio Bañeres, de nacionalidad española, residente en
Avda. Puerta Sancho, 21, 50003 Zaragoza - España.
2.
El Nombre de Dominio y el Registro
2.1.- La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <tres.com>.
2.2.- La entidad registradora de ese nombre de dominio es NETWORK SOLUTIONS,
INC., con domicilio en 505 Huntmar Park Drive, Hurndon, Virginia, 20170 - 5139,
USA.
3.
Iter procedimental
3.1.- Una demanda, de acuerdo con la "Política Uniforme de Solución de Controversias
en materia de Nombres de Dominio", en lo sucesivo denominada "Política Uniforme",
según fue adoptada por ICANN el 24 de Octubre de 1999, y de acuerdo con el
Reglamento igualmente adoptado por ICANN para esa Política Uniforme, en lo
sucesivo "el Reglamento ", fue presentada ante el Centro de Mediación y Arbitraje de la
OMPI, en lo sucesivo "El Centro de Arbitraje", el día 11 de Agosto de 2000.
3.2.- Una copia de la demanda fue enviada por correo electrónico a la entidad
registradora y al demandado, quien contestó a la demanda con fecha 11 de Septiembre
de 2000.
3.3.- Con fecha 11 de Octubre, de acuerdo con la petición del demandado de que la
disputa fuera decidida por un panel compuesto de un solo miembro, la OMPI designó a
Luis H. de Larramendi como panelista, haciéndole llegar el siguiente día 13 de ese
mismo mes copia completa de la documentación.
4.
Antecedentes de hecho
4.1.- La demandante es la entidad española Caspro, S.A., que manifiesta ser entidad
matriz de dos subsidiarias, Grifería Tres, S.A. y Trescomercial, S.A.
Invoca como propia la marca TRES registrada en España al número 1.702.370 para
aparatos sanitarios, grifos y otros productos de la clase 11 del Nomenclátor
Internacional de productos y servicios, aportando como elemento probatorio copia de un
título de propiedad de esa marca que señala como titular a la firma Grifería Tres, S.A.
Invoca igualmente la titularidad de otras marcas TRES, TRES con tipografía
característica y GRIFERIA TRES con tipografía y gráfico característico, en diversos
países del mundo, aportando listados alusivos, sin adveración ninguna.
Igualmente se invoca la titularidad del registro internacional 597.601, adjuntando copia
del certificado de registro del mismo que, al menos a este panel, le ha sido remitido de
forma incompleta, y que igualmente muestra como titular de esa marca TRES a la firma
Grifería Tres, S.A.
4.2.- El demandado es una persona física, D. Juan Palacio Bañeres, de nacionalidad
española, que profesionalmente despliega su actividad en el mundo de la informática y,
concretamente, de la informática vinculada a la red, en el campo de la edición y
publicación de páginas Web en Internet.
4.3.- A los efectos de este procedimiento arbitral son de tener en cuenta los siguientes
hechos:
- La entidad demandante no reclama ni acredita notoriedad especial para su marca
TRES.
- Al acceder a la dirección <tres.com> se observa la reproducción de la
publicación "PERL páginas Web interactivas" de Juan palacio, titular de su
copyright, y con fecha de publicación en Marzo de 1998, así como un vínculo bajo
la denominación-código PERL por el que se accede a la dirección <tres.com/perl>
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en la que, sin ningún contenido de tipo publicitario, se ofrece información sobre
aspectos varios de la preparación de páginas Web interactivas.
- El panel ha accedido igualmente a la base de datos Sitadex de la Oficina
Española de Patentes y Marcas, comprobando que desde 3 de Febrero del año
2000 es titular del registro de marca 1.702.370 TRES la firma Caspro, S.A., por
transferencia de su anterior titular.
5.
Pretensiones de las partes
5.1.- Demandante
El demandante afirma:
- que es titular de marcas españolas y extranjeras para la denominación TRES, que
son idénticas al nombre de dominio <tres.com>,
- que el demandado no tiene ningún derecho legítimo para ese nombre de
dominio, careciendo de toda relación con la demandante, que en ningún momento
ha autorizado su utilización,
- que no hay prueba del uso por el demandado de su nombre de dominio de buena
fe en el ofrecimiento de productos o servicios, ni de preparativos serios para ello,
así como que el demandado no está haciendo uso legítimo del nombre de dominio,
- que el dominio debe considerarse que ha sido solicitado y registrado de mala fe
ya que al accederse a la página <tres.com> -aportándose un extracto de haber
efectuado dicha consulta el día 20 de Enero del año 2000- se direcciona a
<greatdomains.com>, donde aparece dicho dominio ofrecido en venta por la cifra
de 150.000 $.-, lo que acredita que el propósito de venderlo al solicitante, o a sus
competidores, fue el objetivo principal de la obtención del dominio.
- que el único uso que está haciendo el demandado del dominio <tres.com> es a
efectos de su venta, impidiendo así al demandante la utilización legítima de su
propio dominio, forzándole a su adquisición.
Que como consecuencia de la falta de interés legítimo y del uso y registro de mala fe, el
demandante solicita la transferencia a su favor del dominio <tres.com>.
5.2. El demandado
El demandado ha contestado a las alegaciones del demandante señalando:
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- que el demandante carece de legitimación, pues las pruebas que aporta indican
que el titular de la marca TRES es persona distinta de la firma Caspro, que inicia
el procedimiento,
- que la palabra TRES es una palabra de uso común en español por lo que no
puede existir un monopolio a favor de la demandante,
- que ha utilizado ininterrumpidamente de buena fe la denominación <tres.com>
en relación con sus actividades en el mundo de la informática y la preparación de
páginas web,
- que la presencia temporal del dominio <tres.com> en la página
<greatdomains.com> a efectos de su venta se debió a una pura experiencia, sin
resultado práctico, considerando que es legítima la venta de un derecho legalmente
adquirido,
- que la utilización, no comercial, de un dominio .com, es legítima,
- que la adquisición del dominio fue legítima, como lo está siendo su uso, donde la
falta de un espíritu lucrativo se acredita con la inexistencia de mensajes móviles u
otro material publicitario en sus páginas,
- que no ha tenido conocimiento nunca, hasta el momento de la demanda, de la
existencia de las marcas "TRES", ni de la identidad de su propietaria,
- que nunca ha sido contactado por la firma Caspro, S.A. antes de iniciar el procedimiento arbitral,
- que nunca ha ofrecido a la entidad demandante la venta de su dominio,
- que en el dominio <tres.com>, en la dirección y <tres.com/perl> se ofrece un
valor añadido a la comunidad Internet, a través de su obra, que goza de la
relevancia que le otorga el estar preparada por una personalidad de primer orden
en la comunidad de programadores Perl de habla hispana.
Además de otras consideraciones el demandante solicita que se desestime la demanda y
se decrete la continuidad a su favor en el uso del nombre de dominio <tres.com>.
6.
Debate y conclusiones
6.1.- Reglas aplicables
En cuanto a las reglas aplicables desea el panel efectuar unas consideraciones previas,
que son las siguientes:
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- la regla básica para el registro de nombres de dominio en el sistema de ICANN
es la conocida en inglés como "first come, first served", que responde al principio
de derecho español "prius in tempus, potior in iure",
- la Política Uniforme de Resolución de Conflictos de ICANN, que fue aprobada
con fecha 26 de Agosto de 1999, supone una excepción a ese principio general
que, como todas las excepciones debe aplicarse, conforme al derecho español, con
las debidas cautelas en una interpretación no extensiva.
- que el elemento esencial de esa política es la determinación o no de la existencia
de mala fe en la conducta del demandado al adoptar un nombre de dominio, pues
sobre esa mala fe radica toda la construcción de la Política Uniforme, ya que
cuando ella concurre difícilmente puede haber derecho legítimo al registro, y
difícilmente también puede estarse produciendo un uso de buena fe,
- que aún cuando en la determinación de la existencia de mala fe, de la falta de
derechos legítimos, y el uso de mala fe, el panel ha de considerar las conductas
que, de manera no limitativa, se señala en la "Política Uniforme" como
constitutivas de las mismas, igualmente el panel puede tener en cuenta otras
conductas o circunstancias para formar su criterio,
- que sin perjuicio de la facultad del panel para comprobar datos o hechos, y en
especial acudir a la red Internet para obtener información adicional (como ya han
acreditado las decisiones de los casos D2000-0076 / D2000-0140 / D2000-0383),
en principio la carga de la prueba corresponde a quien afirma, conforme al
principio general del derecho de que: "incumbit probatio qui dicit, non qui negat",
sin perjuicio de la facultad de evaluación de las circunstancias que se concede al
panel.
6.2.- Examen de los presupuestos de admisibilidad de la demanda contenidos en el
apartado 4 a) de la política uniforme.
Estos son:
- que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idéntico, u ofrezca
semejanza que produzca la confusión, con una marca de productos o servicios
anterior sobre la que el demandante tenga derechos,
- que el demandado carezca de derechos o interés legítimo en relación con el
nombre de dominio, y
- que el nombre de dominio haya sido registrado y se utiliza de mala fe.
6.2.1.- Análisis de la identidad o semejanza entre marca y dominio
Aún cuando el demandante no ha probado con la debida diligencia su titularidad sobre
la marca TRES, el panel en su búsqueda de la verdad material, ha comprobado su
titularidad sobre la marca española TRES que invoca.
Esa marca es idéntica al dominio <tres.com>, eliminada de la comparación la partícula
correspondiente al nivel superior de dominio genérico.
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Hay que tener en cuenta, no obstante, en la comparación de la marca y el dominio TRES
y <tres.com> el carácter restrictivo con que la jurisprudencia del Tribunal Supremo
español considera la exclusiva que se otorga al titular de una marca consistente en
elementos de la numeración decimal, en su transcripción fonética o en su representación
numérica como ha declarado, entre otras, la sentencia del Tribunal Supremo de 13 de
Febrero de 1987, donde se decía: ..."sin olvidar -finalmente- que no cabe apropiación de
elementos genéricos como son aquéllos que forman parte de la numeración decimal en
su escritura arábiga". La marca existe, pero su ámbito de exclusión es limitado, lo que es
una circunstancia también a considerar cuando ese ámbito de exclusión pretende
trasladarse al cinberespacio, y no se esgrime ni acredita una notoriedad que refuerce la
singularidad y atribución a un origen del signo que se invoca.
6.2.2.- Análisis de la existencia o inexistencia de derechos o intereses legítimos por
parte del demandante en el nombre de dominio controvertido.
Analizando esta cuestión se observa que el demandado:
- ha obtenido el dominio <tres.com> en fecha tan veterana como el 6 de
Diciembre del año 1996,
- que ese dominio, de manera directa, o a través de la dirección <tres.com/perl> ha
estado presente desde entonces en la red, gozando de reconocimiento y presencia,
como acredita la referencia al mismo de los más importantes buscadores, y la
publicación del demandado, Juan Palacio, de Marzo de 1988 con el título "PERL
Páginas Web Interactivas",
- que el demandado no tiene motivo especial para haber conocido, en Diciembre
de 1996, ni con posterioridad, la existencia de la marca TRES, que no es una
marca que pueda considerarse con una notoriedad que hiciera difícil la falta de su
conocimiento para un residente en España.
- que la palabra "tres" es una palabra común de la lengua española.
Como consecuencia de esas razones, y de la prueba general que se desprende de la
respuesta del demandado, el panel estima que ha existido interés legítimo por parte del
demandante en la adopción del dominio controvertido.
6.2.3.- Análisis de la existencia o no de mala fe en el registro del nombre de
dominio <tres.com>, y análisis de la existencia o no de uso de mala fe de ese
nombre de dominio.
Corolario indiscutible de la existencia de un interés legítimo en la adopción del nombre
de dominio <tres.com> es el que éste no pueda considerarse que ha sido registrado de
mala fe.
En cuanto al uso de mala fe hay dos aspectos que el panel desea tratar:
- el uso no comercial, pero que indudablemente presta un servicio a la comunidad
Internet, de la página <tres.com>, y
- la oferta de venta en la página <greatdomains.com>.
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En cuanto al primer aspecto considera válido un uso de la naturaleza del efectuado por
el demandado, en línea con la doctrina sentada en la decisión del panel en el caso
D2000-0161.
En cuanto a la oferta de venta del dominio a través de la página <greatdomains.com>,
esta parte considera, con otras decisiones de panelistas de WIPO, que comienzan con la
D2000-001, que es un indicio importante de la existencia de falta de interés legítimo en
el registro, del registro de mala fe, y de uso igualmente de mala fe.
Pero para que una decisión definitiva sobre este particular pueda adoptarse, ha de
ponerse en consonancia dicha conducta con otros aspectos que consten y que hayan sido
sometidos al panel. Todo ello desde la consideración de que, "per se", la venta de un
nombre de dominio no puede considerarse una actividad ilícita, como no lo es la
transferencia o cesión de cualquier derecho, concesión administrativa, etc., (para no
entrar a analizar la naturaleza jurídica de los nombres de dominio) legítimamente
adquirido.
En este caso la antigüedad del dominio, la efectiva utilización del mismo en relación
con una actividad honorable, hacen que no pueda considerarse constitutiva de mala fe la
oferta no consumada de venta del dominio.
7.
Decisión
El Panel Administrativo decide que el demandante, por las razones precedentemente
expresadas, no ha probado, de acuerdo con el párrafo 4 a) (i), (ii) y (iii) que concurren
los tres elementos en ellos contemplados y, consiguientemente, el Panel Administrativo
desestima la demanda.
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Luis H. de Larramendi
Panelista único
26 de Octubre de 2000
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