D2000-0843

Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI
DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Advanced Media, S.A. v. Lullaby Software Design - David Díez
Caso No. D2000-0843
1.
Las partes
Demandante: Advanced Media, S.A., con domicilio en Carretera de Irún, Km. 11,700,
28049 - Madrid - España.
Demandado: Lullaby Software Design - David Díez, con domicilio en Cerdeña, 549 - 8º
- 08024 Barcelona - España.
2.
El Nombre de Dominio y el Registro
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio, NOSOLOMUSICA.COM.
La entidad registradora es Register.com, Inc., con domicilio en 575 Eighth Avenue, 11th
Floor, New York, NY 10018, Estados Unidos de América.
3.
Curso del Procedimiento
Una demanda, de acuerdo con la "Política Uniforme de Solución de Controversias en
materia de Nombres de Dominio", en lo sucesivo denominada "Política Uniforme",
según fue adoptada por ICANN el 24 de Octubre de 1999, y de acuerdo con el
Reglamento igualmente adoptado por ICANN para esa Política Uniforme, en lo
sucesivo "el Reglamento ", fue presentada ante el Centro de Mediación y Arbitraje de la
OMPI, en lo sucesivo "El Centro de Arbitraje", el día 21 de Julio de 2000.
Una copia de la demanda fue enviada por correo electrónico a la entidad registradora y
al demandado, quien contestó a la demanda con fecha 29 de Agosto de 2000.
Con fecha 25 de Septiembre, de acuerdo con la petición del demandado de que la
disputa fuera decidida por un panel compuesto de un solo miembro, la OMPI designó a
Luis H. de Larramendi como panelista, haciéndole llegar el siguiente día 26 copia
completa de la documentación.
4.
Antecedentes de hecho
La demandante, Advanced Media, S.A., es una entidad productora de programas de
televisión, titular desde el 3 de Abril de 2000, de diversos registros de marca, entre ellos
los registros 2.197.323/4 NO SOLO MUSICA en clases 38 y 41 del Nomenclátor
Internacional, para "servicios de telecomunicación por radio y televisión, servicios de
difusión de programas de radio y televisión, servicios de edición y producción de
programas de radio y televisión; servicios de espectáculos; servicios de organización de
diversiones radiofónicas y televisadas".
La anterior propietaria de esas marcas es la firma Gestivisión Telecinco, S.A., que
explota en España un canal de televisión que emite en abierto, bajo la marca TELE5.
La entidad Advanced Media, S.A. se subrogó, con fecha 2 de Mayo de 2000, en los
derechos y obligaciones de la sociedad Publiespaña, S.A. relativas a la producción del
programa "NO SOLO MUSICA", que emite Tele5.
El demandado aunque no ofrece su identificación completa al registrar el dominio
NOSOLOMUSICA.COM, pues señala como titular de éste una denominación
aparentemente comercial, seguido de un nombre personal incompleto, que no incluye su
segundo apellido (extremos que tampoco aclara en la contestación a la demanda) parece
tratarse de una persona física de nacionalidad española.
La página a la que se accede a través de la dirección NOSOLOMUSICA.COM se
encuentra activa, vinculada a la dirección galeon.com/nsmusica/publisub.html,
ofreciéndose información sobre las percepciones y mensajes subliminales, y su
utilización en diversos ámbitos.
El dominio NOSOLOMUSICA.COM fue registrado con fecha 21 de Diciembre de
1999.
5.
Pretensiones de las partes
A.
Demandante
El demandante afirma:
-
que el demandado ha registrado un nombre de dominio que es idéntico a una
marca y al nombre de un programa de televisión propiedad del demandante,
-
que la denominación de esa marca goza de reconocimiento comercial, como
consecuencia de la audiencia del programa, que dice haber tenido una media
de telespectadores de 309.000 personas en 1999 y 421.000 en el año 2000,
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-
-
-
B.
que el demandado no posee intereses legítimos sobre el dominio
NOSOLOMUSICA.COM por haber sido adquirido con posterioridad al
registro de la marca y al comienzo de la utilización del programa,
que el demandado ha registrado el dominio con el fin de aprovechar en
beneficio propio el grado de conocimiento de las marcas y el título del
programa NO SOLO MUSICA, y
que el dominio NOSOLOMUSICA.COM está siendo utilizado de mala fe,
al estar redireccionado a otro dominio, en beneficio del titular del mismo.
El demandado
El demandado ha contestado a las alegaciones del demandante señalando:
6.
-
que adoptó de forma casual una denominación de fantasía para su página
web,
-
que en la página web a la que se accede a través de esa dirección no se lleva
a cabo ninguna actividad comercial,
-
que no hay riesgo de asociación entre la marca y el dominio,
-
que no puede calificarse de notoria o de renombrada a la marca "NO SOLO
MUSICA", cuya existencia el demandado ignoraba cuando solicitó el
registro del dominio,
-
que no puede considerarse probada la audiencia que reivindica el programa
NOSOLOMUSICA.COM al ser la información correspondiente originada
en el propio demandante, o su entorno,
-
que la expresión NOSOLOMUSICA carece de originalidad, por lo que
tampoco goza de protección al amparo de la Ley de Propiedad Intelectual,
-
que el dominio fue registrado por azar, sin mala fe,
-
que no se obtiene beneficio económico ninguno de la utilización del
dominio, y que esta es una utilización en absoluto de mala fe, y
-
que debe primar el principio "first come first served" ("prius tempus, potior
iure").
Debate y conclusiones
Reglas aplicables
El apartado 15 a) del "Reglamento" encomienda al panel la decisión de la demanda
sobre la base de:
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-
las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,
lo dispuesto en la "Política Uniforme" y en el propio "Reglamento", y
de acuerdo con cualesquiera reglas y principios de derecho que el panel considere
aplicables.
Teniendo en cuenta la común residencia en España de demandante y demandado son de
especial atinencia, junto con las reglas de la política uniforme, las leyes y principios del
derecho nacional español.
Examen de los presupuestos de admisibilidad de la demanda contenidos en el
apartado 4 a) de la política uniforme
Estos son:
-
que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idéntico, u ofrezca
semejanza que produzca la confusión, con una marca de productos o servicios
anterior sobre la que el demandante tenga derechos,
-
que el demandado carezca de derechos o interés legítimo en relación con el
nombre de dominio, y
-
que el nombre de dominio haya sido registrado y se utiliza de mala fe.
Análisis de la identidad o semejanza entre marca y dominio
No ofrece ninguna duda que la marca NO SOLO MUSICA y el dominio
NOSOLOMUSICA.COM, ofrecen, eliminada de la comparación la partícula
correspondiente al nivel superior de dominio genérico "COM", una absoluta identidad.
Dícese que hay identidad cuando una cosa es la misma que otra con la que se compara,
lo que ciertamente ocurre en este caso, donde la marca y el dominio de segundo nivel
son intercambiables sin que pueda apreciarse diferencia ninguna.
Análisis de la existencia o inexistencia de derechos o intereses legítimos por parte
del demandante en el nombre de dominio controvertido.
No es posible alcanzar la conclusión de que el registro del dominio
NOSOLOMUSICA.COM haya sido realizado de mala fe, ya que:
-
Aceptándose como válida la reivindicación de audiencia que se formula no parece
suficiente como para que pueda pretenderse un general conocimiento de la
existencia del nombre del programa NO SOLO MUSICA por la generalidad de los
consumidores.
-
Las características de la palabra NOSOLOMUSICA, que tiene innegables
connotaciones descriptivas, (sin discutirse con esta afirmación su originalidad a
efectos de su registro como marca), hace posible que pueda haberse producido un
hallazgo casual e independiente de la misma por parte del demandado.
-
Del contenido de la página web a la que se accede a través de la dirección
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NOSOLOMUSICA.COM puede establecerse una cierta evocación con esa
denominación, sin que pueda, por el contrario, establecerse conexión con un
programa televisivo de carácter musical como el que se describe en el documento
de creación de éste entre PUBLIMEDIA y GESTEVISION, que se acompaña a la
demanda.
Todo lo anterior lleva a concluir hay interés legítimo por parte del demandado en la
adopción del dominio controvertido.
Todo lo anterior dentro del marco de la Política Uniforme de resolución de controversia
en materia de nombres de dominio adoptada por ICANN, y sin prejuzgar las acciones
que conforme a la jurisdicción española, en ejercicio del derecho de exclusiva que
concede la vigente Ley de Marcas, y el que pueda conceder la nueva Ley de Marcas
cuyo proyecto se encuentra en avanzado estado de tramitación en este momento
(pendiente de informe del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial)
sobre la posibilidad de que el titular de una marca impida la adopción como dominio de
un signo equivalente.
Análisis de la existencia o no de mala fe en el registro del nombre de dominio
NOSOLOMUSICA.COM, y análisis de la existencia o no de uso de mala fe de ese
nombre de dominio.
De acuerdo con el párrafo 4 (a)(iii) de la Política Uniforme se trata de dos supuestos, lo
que hace preciso, por tanto, considerar la concurrencia de mala fe en el registro y
también un uso de mala fe, para que la política uniforme pueda ser aplicada.
Aún cuando podría excluirse el análisis de estos apartados, al considerarse que el
solicitante del dominio tiene interés legítimo, parece necesario efectuar algunas
consideraciones sobre ese particular, y sobre la concurrencia o no de los dos requisitos
adicionales, registro de mala fe y uso de mala fe.
En relación con el registro del dominio, ninguna de las circunstancias probadas en el
expediente de arbitraje permite considerar que el solicitante haya actuado de mala fe en
la adopción del registro.
Si bien es cierto que no ha identificado su personalidad jurídica de manera adecuada y
exacta (lo que en caso de enmascaramiento podría constituir un elemento acreditativo de
la mala fe) lo cierto es que proporciona datos suficientes de contacto, que confirma
como ciertos al contestar a la demanda, volviendo a señalar los mismos como
coordenadas de notificación.
Sin embargo no queda acreditado que:
-
El titular del dominio lo haya adquirido con el propósito primordial de su venta,
comercialización o transferencia al titular de la marca o a un competidor.
-
Tampoco se ha acreditado que se haya adquirido el dominio para evitar que el
titular de la marca pudiera reflejar ésta en el domino correspondiente, aún cuando
ese sea el resultado que la adopción de su dominio, conforme el principio "prius
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tempus, potior iure" se produce.
-
Tampoco se ha acreditado que el demandando haya registrado el dominio con el
objetivo de perjudicar o dificultar de alguna manera las actividades comerciales de
un competidor, ya que no entra en relación de competencia con el titular de la
marca NO SOLO MUSICA.
Además, como quiera que el titular del dominio NOSOLOMUSICA.COM no utiliza el
dominio de manera comercial, no puede pretenderse que el registro, ni la utilización del
dominio NOSOLOMUSICA.COM, tengan como objetivo la atracción de los usuarios de
Internet hacia su web, creando confusión con el titular de la marca en cuanto al origen
de los hipotéticos productos o servicios de naturaleza comercial que hubieran podido
darse en la página.
7.
Decisión
El Panel Administrativo decide que el demandante, por las razones precedentemente
expresadas, no ha probado, de acuerdo con el párrafo 4 a) (i), (ii) y (iii) que concurren
los tres elementos en ellos contemplados y, consiguientemente, el Panel Administrativo
rechazada la demanda de transferencia del dominio NOSOLOMUSICA.COM
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Luis H. de Larramendi
Panelista único
6 de Octubre de 2000
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