D2001-1104

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Freixenet S.A. v. L&T
Caso No. D2001-1104
1.
Las partes
El Demandante es Freixenet, S.A., con domicilio social en C/Joan Sala, 2, Sant Sadurni
d’Anoia, 08770-Barcelona, España.
El representante autorizado en este proceso es D. Javier del Valle Sánchez, Pintó
Ruiz&del Valle, con domicilio en C/Velázquez, 146, 1º derecha, 28002-Madrid, España.
Demandado: L&T, con domicilio social en C/Balmes, 319, 7º-B, 08006-Barcelona,
España.
El representante autorizado en este proceso es D. Félix Bermejo Márquez, con domicilio
en C/Balmes, 319, 7º-B, 08006-Barcelona, España
2.
El Nombre de Dominio y el Registro
El nombre de dominio controvertido, objeto de la presente demanda, es
<cartanevada.com>.
La entidad registradora del citado nombre de dominio es Namesecure.com. El nombre de
dominio objeto de la controversia se encuentra registrado a nombre de L&T.
3.
Iter procedimental
El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante, el “Centro”) recibió el 6 de
septiembre de 2001, por correo electrónico, y el 10 de septiembre de 2001, en formato
papel y por correo urgente, una demanda (en adelante, la “Demanda”), de acuerdo con la
“Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio”
(en adelante, la “Política Uniforme”), aprobada por la Corporación de Asignación de
Nombres y Números de Internet el día 24 de octubre de 1999.
El Centro verificó el cumplimiento en la Demanda de los requisitos formales de la
Política Uniforme, el Reglamento de la Política Uniforme de Solución de Controversias
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en materia de Nombres de Dominio (en adelante, el “Reglamento”) y el Reglamento
Adicional de la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres
de Dominio (en adelante, el “Reglamento Adicional”).
Tras la verificación registral correspondiente, recibida de la Entidad Registradora el día 5
de octubre de 2001, la Demanda fue notificada con fecha 12 de octubre de 2001 al
Demandado, dándose por iniciado el procedimiento.
El Demandado envió un fax al Centro el 31 de octubre de 2001, alegando que había
estado de viaje, por lo que no pudo leer hasta el día 30 de octubre de 2001 el escrito de
notificación de la Demanda, cuya recepción, por lo demás, se había producido el
18 de octubre de 2001, por lo que solicitaba la concesión de una ampliación del plazo
inicialmente otorgado para contestar la Demanda hasta el 10 de noviembre de 2001. El
Demandante, advertido de este hecho, remitió a su vez al Centro, asimismo con fecha de
31 de octubre de 2001, otro fax oponiéndose a tal concesión. Finalmente, el Centro
resolvió la ampliación del período de presentación del escrito de contestación hasta el
6 de noviembre de 2001, mediante comunicación que fue remitida a las partes por correo
electrónico el 1 de noviembre de 2001.
El Centro recibió el escrito de contestación el 6 de noviembre de 2001, por correo
electrónico.
El día 22 de noviembre de 2001 se notificó a las partes el nombramiento de Dª. Paz Soler
Masota, Panelista único.
4.
Antecedentes de hecho
El Demandante ha acreditado documentalmente ser titular de las siguientes marcas
registradas, las cuales se encuentran en vigor:
-
“CARTA NEVADA” en la Clase 33 del Nomenclator Internacional, para distinguir
“vinos espumosos”, registrada el 28 de febrero de 1977 (marca española número
705.695).
-
“CARTA NEVADA” en la Clase 33 del Nomenclator Internacional, para distinguir
“vinos, vinos espumosos, espirituosos y licores”, registrada el 30 de septiembre de
1998 (marca comunitaria número 32.573).
-
“CARTA NEVADA” en las Clases 32 y 33 del Nomenclator Internacional, para
distinguir, respectivamente, tanto cervezas, bebidas no alcohólicas, siropes y otras
preparaciones para hacer bebidas, como vinos espumosos, registrada el
2 de septiembre de 1980 (marca internacional nº 454.658).
A juicio del Panel, en el presente procedimiento merecen ser también tenidas en cuenta
las siguientes circunstancias fácticas:
-
El dominio controvertido fue registrado el 12 de junio de 2000 y expira
inicialmente el 12 de junio de 2002.
-
El Demandado también registró, simultáneamente al dominio controvertido, otro
nombre de dominio, <annadecodorniu.com>, asimismo coincidente con otra marca
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de la Demandante para distinguir vinos espumosos, según queda acreditado por el
Acta Notarial levantada por el notario Sr. D. Pablo de la Esperanza Rodríguez, a la
vista de la información contenida en el sitio web de la Entidad Registradora,
visitada al efecto el día 28 de junio de 2001, copia de la cual ha sido aportada a la
Demanda.
5.
-
La Demandante remitió una carta al Demandado, el 29 de junio de 2001,
advirtiéndole de que, a su entender y amparada en su derecho sobre las marcas ya
mencionadas y, sobre lo anterior, en el carácter notorio de las mismas, el registro
del nombre de dominio ahora controvertido tuvo lugar de mala fe, requiriéndola en
consecuencia para que, en un plazo máximo de cinco (5) días, accediese a transferir
el nombre de dominio objeto de controversia a la Demandante, y a no solicitar en lo
sucesivo ningún otro signo distintivo, nombre de dominio o denominación social
idéntico o similar a las marcas de la Demandante y, en particular, a la marca “Carta
Nevada”.
-
No consta que el Demandado haya hecho uso del dominio controvertido como
tampoco consta que haya llevado a cabo actos preparatorios que muestren su
voluntad de usarlo. No es posible acceder a ningún sitio web
<www.cartanevada.com>.
Pretensiones de las partes
5.1
Demandante
La Demandante afirma en su Demanda:
-
Que es titular de las marcas españolas anteriormente indicadas y que todas
ellas protegen la denominación “CARTA NEVADA”.
-
Que la denominación protegida por las anteriores marcas es absolutamente
idéntica a los elementos identificativos del nombre de dominio
<cartanevada.com>, de lo que se extrae la confusión entre aquéllas y éste.
-
Que el Demandado carece de derechos e intereses legítimos sobre el nombre
de dominio controvertido, en tanto que no posee ningún derecho de propiedad
industrial sobre la denominación “carta nevada”, ni ofrece servicio o producto
alguno con la misma.
-
Que el nombre de dominio <cartanevada.com> se registró de mala fe, lo que
se deduce, siempre a su juicio, de la absoluta identidad con las marcas de su
titularidad, cuyo carácter notorio, por lo demás, no podía desconocer el
Demandado a la vista de su domiciliación en Cataluña ni, tanto menos, tras la
recepción de un requerimiento en el que se le advertía de estos extremos.
-
Que el dominio controvertido no ha sido usado para hacer oferta alguna de
bienes o servicios, tenencia pasiva ésta que ha de tenerse como causa
acreditativa de un uso de mala fe, en especial por cuanto con ello se estaba
impidiendo a la Demandante la posibilidad de usar su signo distintivo como
nombre de dominio.
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Como consecuencia de todo ello el Demandante solicita la transferencia del
dominio controvertido a su favor.
5.2
Demandado
El Demandado alega en su escrito de contestación:
6.
-
que su empresa se dedica al diseño de estampados y que, en previsión de que
un día pudiera disponer de capital para realizar confección registró nombres
“que sonaran al público, pero que en realidad no tuvieran nada que ver con
el producto (en este caso son vinos espumosos y yo haría ropa)…en la
etiqueta de la ropa pondría <cartanevada.com>, bordando por ejemplo una
carta con unos copitos de nieve encima…y, denominando a la colección: el
correo del zar (…)”;
-
que la actual reclamación de la Demandante, a la vista de su pasividad
pretérita, resulta en un aprovechamiento del esfuerzo ajeno, en este caso del
suyo, en los siguientes términos: “¿Cómo que ahora le interesa tanto el
<cartanevada.com>? Si, con los demás puntos ya puede tener su página de
marca si le interesa, puesto que yo nunca le haré competencia a sus
productos. Además, lo tuvieron mucho tiempo a su disposición, pues hasta la
Cámara de Comercio de Barcelona, indicó varias veces, que las empresas
que tuvieran marcas y le (sic) interesara, que las registraran. ¿A ellos le (sic)
interesaba?…por qué ahora esto no lo exponen en su demanda. (…)”, para
añadir más tarde, “(e)stos señores deben tener muchos beneficios, pero se
deben gastar poco en asesores competentes, por lo menos en el campo de
internet, pues no registraron las marcas (sic), cuando debían, y ahora vienen
reclamando el trabajo de los demás”.
-
En cuanto al resto de alegaciones, el escrito contiene sólo afirmaciones
metajurídicas que son inatendibles al objeto del presente procedimiento
administrativo.
Debate y conclusiones
6.1
Reglas aplicables
El apartado 15 a) del Reglamento encomienda al Panel la decisión de la Demanda
sobre la base de:
-
las manifestaciones y los documentos presentados por las partes;
-
lo dispuesto en la Política Uniforme y en el propio Reglamento; y
-
de acuerdo con cualesquiera reglas y principios de Derecho que el Panel
considere aplicables.
Teniendo en cuenta la común residencia y domicilio en España de Demandante y
Demandado son de especial relevancia, junto con las reglas de la Política Uniforme,
las leyes y principios del Derecho nacional español.
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6.2
Examen de los presupuestos para la estimación de la Demanda contenidos en
el apartado 4 a) de la Política Uniforme
Estos son:
-
que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idéntico, u ofrezca
semejanza que produzca confusión, con una marca de productos o servicios
sobre la que el demandante tenga derechos;
-
que el demandado carezca de derecho e interés legítimo en relación con el
nombre de dominio; y
-
que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.
6.2.1 Identidad o semejanza entre marca y dominio
Es indiscutible que existe plena identidad entre el dominio controvertido y las
marcas registradas de la Demandante, descontando obviamente en la confrontación
el sufijo “com” (sobre la genericidad de las partículas TLD sirva confrontar
recientemente la decisión del Panel en el caso OMPI D2001-0017), y siendo por
otra parte irrelevante que en el nombre de dominio se haya suprimido el espacio
entre los términos “carta” y “nevada” que sí está presente en las marcas, por ser
evidente la coincidencia en la dicción de aquél y éstas (como se ha declarado en
decisiones precedentes del Panel: en los casos OMPI D2000-0098 y D2000-0239).
No es ocioso recordar, a la vista de las alegaciones del Demandado, que la
confrontación entre el nombre de dominio y la marca de la Demandante se
desenvuelve estrictamente entre uno y otra, y no alcanza por lo tanto el ámbito de
productos y servicios para los que la marca esté concedida [arg. ex artículo 4 a) i) de
la Política Uniforme, en línea con lo mantenido por el Panel en su decisión relativa
al caso OMPI D2000-0239).
Así pues, el Panel considera probada la concurrencia del requisito exigido por el
artículo 4 a) i) de la Política Uniforme.
6.2.2 Posible existencia de derechos o intereses legítimos a favor del Demandado,
titular del dominio controvertido
En su escrito de contestación, el Demandado no ha logrado, a juicio del Panel,
justificar ningún interés en el que amparar el válido registro de su nombre de
dominio. Por el contrario, y como ha quedado reseñado, el Demandado admite
expresamente que el registro del dominio vino precisamente motivado por mor de
la familiaridad del término para el público. En cuanto a la alegación de que el
registro del dominio se pretendía para, en un futuro, distinguir productos textiles, de
ella se extrae precisamente sin ningún esfuerzo que el dominio se ha mantenido
inactivo a la espera de tal eventualidad. Por lo demás, la credibilidad de esta
afirmación queda mermada, a la vista del otro registro solicitado y obtenido por el
Demandado, en igual fecha, también coincidente con otra marca de la Demandante,
de lo que se sigue que la conducta del Demandado no es casual ni esporádica, sino
sistemática, lo que a su vez desmiente que haya venido motivada por reservarse
para el ámbito de Internet el posible recurso al concepto de composición con nieve
que evocan las marcas de la Demandante. Por lo demás, la alegación del
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Demandado relativa al registro del dominio para un distinto ámbito de productos
resulta irrelevante, si se repara:
-
en la notoriedad de los signos de la Demandante, que el Demandado no podía
en absoluto desconocer, en particular debido a su domiciliación en la ciudad
de Barcelona (la atención al domicilio del Demandado es criterio relevante a
estos efectos para el Panel, como se demuestra de la lectura de sus decisiones
en los casos OMPI D2001-0017, D2000-0239, D2001-0437, D2001-0438,
D2001-0497 y D2001-0801, entre otras);
-
que en ningún momento se solicitó la autorización de la Demandante para la
utilización de sus marcas (circunstancia ésta que fue tenida en cuenta por el
Panel, entre otras, en sus decisiones en los casos OMPI D2000-0003,
D2000-0022, D2000-0464, D2001-0017, D2001-0024, y D2001-0905); y
-
sobre lo anterior y principalmente, si se repara en el hecho de que el dominio
no ha sido utilizado desde la fecha de su registro en relación con una oferta de
productos o servicios, no habiéndose tampoco acreditado la realización de
actos preparatorios en este sentido. El Panel ha comprobado, después de
varios intentos para acceder al sitio que corresponde al dominio en
controversia (el último de ellos realizado el 5 de diciembre de 2001), que el
Demandado ni siquiera dispone de un sitio web en construcción
(circunstancia ésta que ha sido tenida por relevante al efecto por múltiples
decisiones del Panel: entre otras, en los casos OMPI D2001-0017,
D2001-0028, D2001-0173, D2001-0215, D2001-0399, D2001-0977,
D2001-0801 y D2001-1054).
El Demandado no ha conseguido, pues, demostrar sus derechos o sus legítimos
intereses sobre el nombre de dominio, conforme a lo establecido en el párrafo 4 c)
de la Política Uniforme.
Y, en consecuencia, el Panel considera probada la concurrencia del requisito
exigido por el artículo 4 a) ii) de la Política Uniforme.
6.2.3 Posible existencia de mala fe en el registro y uso del dominio controvertido
A)
Registro de mala fe
Las alegaciones y pruebas presentadas por la Demandante permiten concluir que
concurren las evidencias de mala fe previstas en el apartado artículo 4 b) ii) de la
Política Uniforme.
Y ello es así, por cuanto la denominación “Carta Nevada” goza de notoriedad
incuestionable en el territorio del domicilio del Demandado. La Demandante ha
acreditado suficientemente, y así lo reconoce el Panel, su amplia implantación en el
mercado, muy en particular en el ámbito español. De esta circunstancia ha de
seguirse fiablemente que el Demandado registró el dominio siendo plenamente
consciente de estar perjudicando los derechos de la Demandante y siendo además
consciente de que la adopción del dominio podría ser susceptible de inducir a error
a los usuarios de internet acerca de la verdadera identidad del titular del dominio.
Por lo demás, y atendida la elevada reputación del signo, no parece atendible la
alegación de que el registro se pretendía para comercializar productos diversos,
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alegación que, de acogerse, conduciría derechamente a demostrar el carácter
oportunista del registro del dominio (en línea con lo mantenido por el Panel en
numerosas decisiones: entre otras, en los casos OMPI D2000-0163, D2000-0226,
D2000-1157, o más recientemente OMPI D2001-0128). En todo caso, el hecho de
que el Demandado no contestase a las alegaciones que le realizó la Demandante en
fecha 29 de junio de 2001 relativas a la notoriedad y violación de sus derechos
marcarios, y aunque bien es cierto que no existe una obligación de contestar a una
intimación, autoriza a extraer alguna conclusión siquiera indiciaria al respecto (en
línea con lo mantenido por el Panel en el caso OMPI D2001-0003). Todavía en esta
línea de consideraciones, resulta rechazable de plano la atribución del mérito o
esfuerzo con la que se inviste el Demandado, consistente en la ocupación de un
dominio vacante largo tiempo. De la atenta observación de la conducta del
Demandado no puede sino extraerse que si de alguna de las contendientes puede
predicarse el haber actuado con aprovechamiento indebido de la reputación ajena,
es justamente del Demandado. En este sentido, del hecho de que la Demandante no
hubiese registrado como dominio una denominación coincidente con la propia de
sus marcas no puede deducirse en este caso una actitud de tolerancia o permisividad
o, si se prefiere, una renuncia a hacer valer sus derechos en el ámbito virtual.
Obviamente, la mera adquisición de un nombre de dominio no es circunstancia que,
por sí sola, acredite el interés legítimo del Demandado (en este sentido, se ha
pronunciado el Panel con ocasión, entre otras, de sus decisiones OMPI
D2000-0003, o más recientemente, OMPI D2001-0001). Es más, y en línea con lo
mantenido por el Panel en su decisión en el caso OMPI D2001-0017, la notoriedad
de signos distintivos previos instaura, a efectos de demostrar la buena fe del titular
del dominio controvertido por lo que hace al registro y uso del mismo, una suerte de
inversión de carga de la prueba en perjuicio, precisamente, del titular del dominio,
que es quien en mejor posición se halla para probar la buena fe que le es exigible y,
por lo tanto, su legitimidad, prueba que sería diabólica para el titular de un derecho
o interés previo y prevalente. Por lo demás, ha quedado comprobado que el
Demandado ha registrado otra marca ajena de la Demandante como nombre de
dominio, circunstancia ésta que contribuye a reforzar el reproche a la conducta del
Demandado, por responder a un patrón de conducta claro en perjuicio de los
intereses de tercero (en este sentido se ha manifestado el Panel, entre otras, en las
decisiones dictadas con ocasión de los casos OMPI: D2000-0464, D2000-0469 y
D2001-0204).
Sólo resta apostillar en este sentido que la anterior comprensión es apreciable en el
Proyecto de Ley de marcas español (manejo el texto aprobado por el Senado el 5 de
noviembre, a sabiendas de que ha sido ya ratificado en sus mismos términos por el
Congreso el pasado 22 de noviembre de 2001). En efecto, el artículo 34, apartado 2
letra c) en relación con el 3 letra e), ambos del Proyecto, confiere al titular de una
marca registrada que sea notoria o renombrada en España la facultad de prohibir
que el referido signo se use como nombre de dominio, “cuando ese uso pueda
implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de
la notoriedad o renombre de dicha marca registrada”.
De todo lo anterior que pueda inferirse que el propósito del registro fue impedir que
la Demandante, titular de varias marcas notorias con la denominación “Carta
Nevada”, pudiera reflejarla en un nombre de dominio idéntico.
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B)
Uso de mala fe
Conforme con la doctrina mantenida por el Panel en anteriores ocasiones (entre
otras, con motivo de las decisiones OMPI D2000-0239, D2000-1354, D2001-0397,
D2001-0773 y D2001-0780), cabe presumir que, en buena lógica, quien registró el
dominio de mala fe y sin interés legítimo, lo usará probablemente también de mala
fe. Partiendo de esta premisa y, sobre todo, una vez atendido que el Demandado ha
mantenido completamente inactivo el dominio, puede constatarse sin esfuerzo el
uso de mala fe requerido por el artículo 4 a) iii) de la Política Uniforme. La tenencia
puramente pasiva, con falta de toda actividad en el sitio web ha sido reputada por
numerosas decisiones del Panel causa justificativa de la mala fe tanto en el registro
como en el uso. Como quedó dicho, del análisis de todas las circunstancias
concurrentes en la conducta del Demandado, cabe inferir que la inactividad
equivale, por sus efectos, a una acción positiva de mala fe, consistente en este caso
en impedir a la Demandante el registro del dominio coincidente con las marcas
“Carta Nevada” de las que es titular (entre muchas otras, decisiones dictadas en los
casos OMPI D2000-0001, D2000-0003, D2000-0022, D2000-0098, D2000-0464,
D2000-0239, D2000-1401, D2000-1402, D2001-0003, D2001-0007, D2001-0128,
D2001-0173, D2001-0438, D2001-0496 y D2001-0801). Por todo lo anterior,
ningún indicio permite al Panel presumir que el Demandado pueda hacer en el
futuro un uso legítimo del dominio controvertido sin dañar los derechos marcarios
de la Demandante.
Por consiguiente, el Panel concluye que también concurre en el presente supuesto el
requisito exigido por el artículo 4 a) iii) de la Política Uniforme.
7.
Decisión
El Panel, considerando probado que el nombre de dominio <cartanevada.com> es
idéntico a las marcas de la Demandante, que el Demandado carece de derechos o intereses
legítimos respecto del nombre de dominio y que éste fue registrado y se usa de mala fe,
resuelve que procede estimar la Demanda y requiere que el registro del nombre de
dominio <cartanevada.com> se transfiera a la Demandante.
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Paz Soler Masota
Panelista Único
Fecha: 5 de diciembre de 2001
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