DMX2007-0001

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Sullair Corporation v. Ricardo Ramírez Hernández
Caso Nº DMX2007-0001
1.
Las Partes
La Promovente es Sullair Corporation, representada por Goodrich, Riquelme y
Asociados, A.C., México.
El Titular es Ricardo Ramírez Hernández, con domicilio en Distrito Federal, México.
2.
El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <sullair.com.mx>
El Registrador del citado nombre de dominio es NIC-México.
3.
Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
(el “Centro”) el 29 de enero de 2007. El 1 de febrero de 2007 el Centro envió a
NIC-México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación
con el nombre de dominio en cuestión. El mismo día NIC-México envió al Centro, vía
correo electrónico, su respuesta informándole que el Titular del nombre de dominio en
controversia recaía en la persona del Titular en tanto contacto técnico y administrativo
registrado. Atendiendo a una prevención del Centro en el sentido de que la Solicitud
era administrativamente deficiente, el Promovente presentó una modificación a la
Solicitud el 13 de febrero de 2007. El Centro verificó que la Solicitud modificada
cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de
nombres de dominio para .MX (la “Política”), el Reglamento de la Política de solución
de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (el “Reglamento”), y el
Reglamento Adicional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual relativo
a la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio
(el “Reglamento Adicional”).
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De conformidad con los Artículos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó
formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el
15 de febrero de 2007. De conformidad con el Artículo 5.a) del Reglamento, el plazo
para contestar la Solicitud se fijó para el 7 de marzo de 2007. El Titular no contestó a
la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y
ausencia de contestación a la Solicitud el 13 de marzo de 2007.
El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo
Administrativo de Expertos el día 21 de marzo de 2007, previa recepción de su
Declaración de Aceptación, Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el
Artículo 8 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las
normas del procedimiento.
4.
Antecedentes de Hecho
El Promovente es una empresa estadounidense reconocida internacionalmente en el
segmento de compresoras de aire, así como en el de maquinaria y sistemas para uso
industrial general y de aplicación especial en el ramo de la construcción.
Para identificar sus productos en el mercado doméstico, el Promovente registró en
México desde 1972 y mantiene vigente hasta el día de hoy, la marca SULLAIR en la
clase 23 para amparar específicamente compresoras y barrenas, y en general toda clase
de cuchillería o aparatos, herramientas y sus partes, accesorios y aditamentos para
tractores, máquinas y trituradoras.
Con el objeto de anunciar sus productos y ofrecer información corporativa, el
Promovente mantiene desde 1997 un portal de Internet bajo el nombre de dominio
<sullair.com>
Por su parte, el Titular registró el nombre de dominio en litigio el 12 de julio de 2005.
Actualmente el portal vinculado al nombre de dominio en cuestión se agota en una
página de inicio con la imagen de unos engranes como trasfondo, en la que única y
exclusivamente se menciona una distribución exclusiva en México, aunque no se dice
respecto de qué tipo de productos o servicios, por parte de Mayorista en Diseño
Industrial, S.A. de C.V., indicándose al efecto los datos de contacto de este último.
Al percatarse del uso del nombre de dominio en controversia y sin que existan registros
de que se haya producido contacto previo entre las partes, el Promovente inició el
procedimiento administrativo que nos ocupa, en contra del Titular.
5.
Alegaciones de las Partes
A.
Promovente
Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que el Promovente apoya la
procedencia de su acción son los siguientes:
(i)
Del análisis comparativo de la marca registrada SULLAIR por un lado y el
nombre de dominio <sullair.com.mx> por el otro, es claro que en vista de la
identidad del elemento “sullair”, existe semejanza en grado de confusión entre
ambos signos;
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(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
(x)
(xi)
(xii)
(xiii)
B.
El Promovente no tiene derecho o intereses legítimos respecto del nombre de
dominio en disputa, ya que no cuenta con marcas registradas que tengan por
objeto la denominación “Sullair” para proteger productos relacionados con la
maquinaria;
Resulta imposible que el Titular pudiera haber registrado la marca SULLAIR en
México debido a que la marca registrada del Promovente se lo hubiera impedido;
El Titular no ha utilizado ni ha efectuado preparativos para la utilización del
nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o
servicios relacionados con la maquinaria;
El Titular no ha sido conocido corrientemente por el nombre “sullair”, tan es así
que en el sitio web se ostenta con la denominación social Mayorista en Diseño
Industrial, S.A. de C.V.;
El Titular tampoco hace uso legitimo o no comercial del nombre de dominio,
resultando obvia la intención de desviar a los consumidores de manera
equivocada o de empañar el buen nombre y prestigio de las marcas del
Promovente;
El Titular no cuenta con la autorización del Promovente para comercializar
productos bajo la marca SULLAIR, ni es su distribuidor autorizado, como el
Titular lo pretende hacer creer al incluir unos engranes, que son alusivos a
máquinas o a la industria en general, en el sitio de Internet relacionado al nombre
de dominio en controversia y ostentar la leyenda “Distribuidor en México”;
La existencia del registro de la marca del Promovente y el uso ininterrumpido de
esta última desde 1972 permite concluir que la adopción de la denominación
“SULLAIR” como parte del nombre de dominio en litigio se hizo con el fin de
inducir al publico consumidor a error o confusión;
Es difícil suponer mera coincidencia en la incorporación de la marca registrada
del Promovente, que es conocida mundialmente en la industria de la maquinaria
en general y de compresoras y barrenas en particular;
El Titular pretende atraer de manera ilegitima la atención de los usuarios de
Internet al llevarlos a su pagina web, en donde realiza actos de competencia
desleal al ostentarse como distribuidor en México de productos de la marca
SULLAIR, sin gozar de un vínculo, asociación o relación con el Promovente que
legitime el uso de la marca SULLAIR, creando claramente la posibilidad de que
exista confusión con la marca registrada del Promovente;
En vista de la presencia y promoción de la marca registrada del Promovente en el
mercado con mas de treinta años de antelación al registro del nombre de dominio
en disputa, es innegable que el Titular efectivamente tuvo conocimiento de la
existencia de la marca del Promovente y por tanto resulta inconcebible que haya
registrado el nombre de dominio en controversia para otro propósito que
aprovecharse indebidamente del prestigio y reconocimiento de las marcas del
Promovente, habiendo propiciado la confusión de los usuarios de Internet
respecto del origen, patrocinio, afiliación o aprobación del sitio o los servicios del
Titular con aquellos del Promovente, actualizándose al efecto el supuesto previsto
en el artículo 1(b)(iv) de la Política;
Asimismo, las acciones del Titular se traducen en mala fe en términos del artículo
1(b)(iii) de la Política, en tanto que el nombre de dominio en controversia se
registró con el fin de perturbar la actividad comercial del Promovente;
Se puede concluir que la conducta del Titular tiene como objetivo impedir que el
Promovente refleje su marca en un nombre de dominio.
Titular
El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente, oponiendo las excepciones y
defensas que a su derecho pudiese haber convenido.
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6.
Debate y conclusiones
General
De conformidad con lo preceptuado por el artículo 1(a) de la Política, para prevalecer
en su acción de transferencia o cancelación de registro de nombre de dominio, el
Promovente tiene la carga de la prueba respecto de todos y cada uno de los extremos
siguientes:
(i)
El nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con
respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial
registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el
Promovente tiene derechos; y
(ii)
El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de
dominio; y
(iii) El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
Preliminar
Si bien múltiples Grupos Administrativos de Expertos han reiterado que la falta de
contestación a una Demanda fundada en la Política UDRP no se traduce
automáticamente en una Decisión en favor del Demandante (como se confirma en el
párrafo 4.6 del reporte intitulado “WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected
UDRP Questions”), de igual forma se ha aceptado tomar como válidas todas las
alegaciones e inferencias aducidas por el Demandante, siempre y cuando el Panel
Administrativo las estime razonables y fundadas. Ver Charles Jourdan Holding AG v.
AAIM, Caso OMPI N° D2000-0403 (considerando apropiado que el Panel realizara
inferencias negativas con motivo de la falta de contestación de la demanda); y también
Vertical Solutions Mgmt., Inc. v. webnet-marketing, Inc., Caso NAF N° 95095
(resolviendo que la omisión del Demandado en contestar la demanda faculta al Panel a
tener por ciertas todas aquellas manifestaciones de hecho vertidas por el Demandante
que se estimen razonables).
A.
Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
Como es de explorado derecho, el quid en este apartado de la Política no es determinar
si existe la posibilidad de que se produzca confusión entre los usuarios de Internet en
la forma que están expuestos los consumidores en los mercados locales tradicionales
(esto es, confusión en cuanto a la procedencia comercial de los productos o servicios,
causada por el nombre de dominio y su uso en relación con un portal de Internet)
Nicole Kidman v. John Zuccarini, d/b/a Cupcake Party, Caso OMPI N° D2000-1415,
sino dilucidar si el nombre de dominio por sí mismo, se confunde lo suficiente con la
marca registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de
derechos del Promovente para justificar la procedencia de una acción bajo la Política
.MX.
Ahora bien, de un examen a simple vista se advierte que el nombre de dominio
<sullair.com.mx> se compone única y exclusivamente de la marca registrada
SULLAIR del Promovente, lo que conlleva a al suscrito Panelista a determinar la
identidad gramatical, fonética y conceptual comercial entre los signos en pugna.
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La conclusión que antecede se mantiene incólume ante la presencia de sufijos
(correspondientes a los dominios de nivel superior genérico “.com” y del codigo de
pais “.mx”) ya que como lo han reiterado un sinnúmero de Panelistas, al obedecer la
existencia de aquéllos a razones técnicas y ser incapaces de identificar un determinado
recurso en Internet, tales componentes no constituyen elementos relevantes
jurídicamente para desestimar la confusión entre una marca y un nombre de dominio.
Asimismo, vista la imposibilidad técnica de los nombres de dominio para distinguir
entre caracteres escritos en mayúsculas o minúsculas, la inigualdad de ese tipo entre el
nombre de dominio y la marca tal y como fue concedida o se usa en el mercado, no
resulta atendible para los fines de un análisis de confusión según la Política. Ver Busy
Body, Inc. v. Fitness Outlet Inc., Caso OMPI N° D2000-0127 (resolviendo que
<efitnesswarehouse.com> causaba confusión con la marca FITNESS WAREHOUSE
no obstante la presencia del sufijo “.com”; Infinity Broadcasting Corp. v. Quality
Services, Inc., Caso OMPI N° D2000-0361 (considerando que <wpgc.com> era
idéntico a la marca WPGC, propiedad del demandante); Ford Motor Company v.
Grupo Cibermundo Consultores, SA de CV/Marco Benítez Arteche, Caso OMPI
N° DMX2004-0006 (encontrando <mercury.com.mx> idéntico a la marca
MERCURY) y Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation;
Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. and Toyota Motor Sales De Mexico, S. De R.L. de
C.V. v. Salvador Cobian, Caso OMPI N° DMX2001-0006 (ordenando la transferencia
de <toyota.com.mx> al titular de la marca TOYOTA por haberse el Titular apropiado
indebidamente de dicha marca “tal como es”).
Por consiguiente se tiene por surtida la hipótesis prevista en el artículo 1)A)i) de la
Política.
B.
Derechos o intereses legítimos
La posición del Promovente con relación a este elemento puede resumirse en que el
Titular carece de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en
controversia toda vez que a este último le hubiese sido legalmente imposible registrar
en México la marca del Promovente para proteger productos o servicios análogos a los
amparados por la marca SULLAIR, además de que al Titular no le ha sido otorgada
licencia, facultad o autorización alguna para usar la marca del Promovente como
nombre de dominio.
En virtud de lo anterior, se tiene por demostrado prima facie el segundo requisito de la
Política, revirtiéndose con ello la carga de la prueba al Titular para acreditar alguna de
las defensas contenidas en el artículo 1.c de la Política. Ver Anti Flirt S.A. and Mr.
Jacques Amsellem v. WCVC, Caso OMPI N° D2000-1553 e Intocast AG v. Lee
Daeyoon, Caso OMPI Nº D2000-1467.
En estas circunstancias, el Experto estima procedente considerar la falta de
contestación a la Solicitud como indicio suficiente para presumir que el Titular no
tiene derecho o interés legítimo alguno en relación con el nombre de dominio en
disputa. Véanse Pavillion Agency, Inc., Cliff Greenhouse and Keith Greenhouse v.
Greenhouse Agency Ltd., and Glenn Greenhouse, Caso OMPI Nº D2000-1221
(resolviendo que la ausencia de contestación a la demanda por parte del demandado
puede ser interpretada como una admisión de su parte respecto a su carencia de interés
legítimo en el nombre de dominio); Canadian Imperial Bank of Commerce v. D3M
Virtual Identity Inc., Resolution NAF-0336 (determinando falta de derechos o interés
legítimo cuando ninguno de estos le resultaba al Panel aparente a primera vista y el
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demandado no se hubiere apersonado en el procedimiento para alegar algún derecho o
interés legítimo que estimase en su favor).
En suma, tomando en cuenta la fuerte capacidad distintiva de que goza la marca del
Promovente, el uso que se ha hecho del nombre de dominio en el portal de Internet
adscrito y los argumentos planteados por el Titular, al Experto no le resulta evidente,
argumentable o demostrable que el Titular sea conocido con la denominación
<sullair.com.mx>; que haya usado el nombre de dominio correspondiente en relación
con un ofrecimiento auténtico de productos o servicios; ni que haya hecho un uso
legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio sin intención de desviar a los
consumidores de manera equívoca con ánimo de lucro.
En consecuencia se determina que el Promovente ha demostrado el requisito previsto
en el artículo 1.a.ii de la Política.
C.
Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
Debido a que SULLAIR es una palabra inventada que no tiene otro significado o
función mas que como marca del Promovente (Caso OMPI D2005-0250, a propósito de
la originalidad de la marca JAFRA), así como al hecho de que este último ha utilizado
su marca ininterrumpidamente por casi 35 años en México para identificar los
productos que ofrece en el país a través de sus distribuidores autorizados, resulta
inconcebible que el Titular no hubiese tenido en mente justamente la marca SULLAIR
al momento de registrar un dominio orientado en principio al consumidor mexicano
como lo es el “.com.mx”, máxime si como bien hace notar el Promovente, en el portal
al que está vinculado el nombre de dominio en litigio figura la imagen de varios
engranes, aparentemente alusivos a los productos identificados bajo la marca del
Promovente. Ver Société des Produits Nestlé, S.A. v. Heinz Windheim, Caso OMPI
N° DMX2006-0007 (donde el Panelista determinó mala fe apoyado en la circunstancia
de que en el sitio de Internet del Titular aparecía la imagen de una taza de café, en
referencia a uno de los productos identificados bajo el signo distintivo NESCAFÉ, que
no admite otro significado mas que como marca del Promovente). A mayor
abundamiento, vista la imposibilidad para atribuirse a la marca del Promovente otra
connotación, es evidente que no puede haber un uso del nombre de dominio de buena fe
por parte del Titular en el caso concreto (Telstra Corporation Limited v. Nuclear
Marshmallows, Caso OMPI N° D2000-0003).
Por otro lado, llama la atención que en el propio portal no se identifiquen los productos
supuestamente ofertados sobre los que se publicita una distribución en México. Lo
anterior no puede ser interpretado de otra forma que como un uso artificial del nombre
de dominio para tratar de aparentar un fin legítimo del mismo por parte del Titular. A
esto se suma la falta de explicación alguna en el portal de Internet que justifique la
elección del nombre de dominio.
En consecuencia se presume del conjunto y concatenación lógica de los indicios
acreditados o inferidos en el presente caso, que el Titular ha venido utilizando el
nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer a su portal con ánimo
de lucro usuarios de Internet que buscaban dirigirse a la única fuente a la que puede
atribuirse haber dado contenido a la expresión “sullair”, actualizándose por tanto la
causal demostrativa de mala fe tipificada en el articulo 1.b.iv de la Politica.
En tal virtud se concluye que el Promovente ha satisfecho su carga probatoria bajo el
articulo 1.a.iii de la Politica.
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7.
Decisión
En mérito de todo lo expuesto y fundado, el Experto concluye que el Promovente ha
acreditado los extremos de su acción y por consiguiente, de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 1.(g)(ii) de la Política, así como 19 y 20 de su Reglamento,
se resuelve que el nombre de dominio <sullair.com.mx> sea transferido al Promovente.
Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Único
Fecha: 4 de abril de 2007
página 7