DMX2009-0010

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS
General Motors Mexico, S. de R.L. de C.V. vs. Ki Sung
Caso No. DMX2009-0010
1.
Las Partes
El Promovente es General Motors Mexico, S. de R.L. de C.V., con domicilio en México,
Distrito Federal, México, representado por Arochi, Marroquin & Lindner, S.C., México,
Distrito Federal, México.
El Titular es Ki Sung, con domicilio en Centreville, Virginia, Estados Unidos.
2.
El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <buick.com.mx>. El Registrador del
nombre de dominio antes señalado es NIC-México.
3.
Historia Procesal
El 22 de julio del 2009, el Promovente presentó su Solicitud a través de correo electrónico
y el 24 de julio del 2009, en documentos originales, junto con la tarifa de presentación
requerida para un panel integrado por un solo miembro, al Centro de Arbitraje y Mediación
(el Centro) de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (la OMPI), de
conformidad con la Política de solución de controversias en materia de nombres de
dominio para .MX (“la Política”), el Reglamento de la Política de solución de controversias
en materia de nombres de dominio para .MX el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional
del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominion (el
“Reglamento Adicional”). Un acuse de recibo de la Solicitud fue enviado al Promovente
por el Centro el 26 de julio del 2009.
Con fecha 23 de julio del 2009, el Centro envió una “Solicitud de Verificación por el
página 1
Registrador” por vía correo electrónico a NIC-México solicitando la confirmación de si el
nombre de dominio bajo disputa había sido registrado ante NIC-México; de si el Titular es
el Registrante actual de dicho nombre de dominio; los detalles completos de los contactos
como se encuentran disponibles bajo la base de datos conocida como WhoIs así como los
datos del contacto administrativo, técnico y de facturación; que la Política es aplicable al
nombre de dominio en cuestión; y, que confirme que el nombre de dominio se mantendrá
bloqueado durante el desarrollo del presente procedimiento.
El día 23 de julio del 2009, NIC-México envió al Centro, via correo electrónico, su
respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante,
proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de
facturación.
El Centro realizó asimismo la acostumbrada verificación de “Cumplimiento de Requisitos
Formales” a la Solicitud, por lo que el Centro procedió a confirmar el 28 de julio del 2009,
que ésta cumplía con los requisitos formales de la Política, el Reglamento y el Reglamento
Adicional.
Con fecha 29 de julio del 2009, y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2.A y
4.A del Reglamento, el Centro envió adecuadamente vía correo electrónico y en
documento original a través de correo expreso, tanto al Titular como al Registrador, una
“Notificación de la Solicitud e Inicio de Procedimiento Administrativo”, adjuntando copia
de la Solicitud y confirmando la iniciación formal de este procedimiento en dicha fecha, de
conformidad con los artículos 4.A, 4.C y 5.A del Reglamento y párrafo 4.C del
Reglamento Adicional, así como otorgando un término para la presentación de la
contestación a dicha Solicitud en fecha no posterior al 18 de agosto del 2009. De
conformidad con lo indicado en la Sección 6 de la notificación arriba mencionada, el
Centro precisó claramente al Titular que si no enviaba el escrito de contestación antes de la
fecha mencionada, se le consideraría como no personado en el procedimiento. Con fecha
29 de julio del 2009 el Titular indicó al Centro que transferiría el nombre de dominio. El
Centro acusó recibo de dicha comunicación, indicando que si el Demandante así lo
considerara, se podría llevar a cabo una suspensión del procedimiento a los fines de
explorar un posible acuerdo entre las partes, y que, de no llegarse a un acuerdo, el
procedimiento continuaría su curso.
Con fecha 21 de agosto del 2009, el Centró notificó al Titular su “Falta de personación y
ausencia de contestación a la Solicitud”.
Con fecha 31 de agosto del 2009, el suscrito recibió la invitación para participar como
Experto en el procedimiento de disputa sobre el nombre de dominio de referencia. Se hace
constar que el suscrito firmó y envió el 31 de agosto del 2009, al Centro la Declaración de
Aceptación para participar como Experto y la Declaración de Imparcialidad e
Independencia, requeridas para tal efecto.
El 3 de septiembre del 2009, el Centro envió a las partes Promovente y Titular una
“Notificación de Nombramiento del Grupo de Administrativo de Expertos y Fecha
Proyectada para la Decisión” correspondiente, designando al señor Pedro W. Buchanan
Smith como Experto y señalando el día 17 de septiembre de 2009, como la fecha para la
página 2
emisión de la Decisión del Experto, notificando lo anterior de conformidad con el artículo
8.F del Reglamento. En la misma fecha, el Centro transfirió el expediente del caso al
suscrito Experto.
El Experto designado ha determinado de manera independiente y coincide con la
evaluación del Centro, en el sentido de que su nombramiento se ajusta a las normas del
procedimiento, y la Solicitud se encuentra en cumplimiento formal con los requisitos de la
Política, el Reglamento, y el Reglamento Adicional.
Este Experto considera que la Solicitud fue debidamente notificada al Titular del nombre
de dominio de conformidad con lo previsto en el artículo 4.A del Reglamento.
El Experto no ha recibido ningún requerimiento del Promovente ni del Titular respecto a
presentaciones, renuncias o extensiones de términos adicionales, y el Experto no ha
encontrado necesario el requerir ninguna información, declaraciones o documentos
adicionales. Por lo tanto, el Experto ha decidido proceder bajo la usual naturaleza expedita
contemplada para este tipo de procedimientos de disputa sobre nombres de dominios.
El idioma del procedimiento es el español, de conformidad con el artículo 13.A del
Reglamento.
4.
Antecedentes de Hecho
Señala el Promovente que General Motors de México, S. de R.L. de C.V. es la filial
mexicana de General Motors Corporation quien se ha consolidado como la más grande
armadora de coches, teniendo sus inicios en Detroit, Michigan, en el año de 1902. Desde
entonces, dicha empresa ha continuado refinando sus productos a lo largo de las siguientes
décadas con mejoras en aerodinámica, motores más eficientes y camionetas de alto
desempeño.
Las marcas de General Motors Corporation, avalan los vehículos que manufactura y
distribuye y han provocado que dicha empresa tenga gran presencia y aceptación en países
ubicados en los cinco continentes. Desde 1935, General Motors Corporation, a través de
la Promovente, inició actividades en México, logrando para el año de 1965 iniciar
operaciones de fundición y ensamble de motores en Toluca, Estado de México. Para el año
de 1978 General Motors Corporation logró promocionar partes y componentes para la
industria automotriz, todos hechos en México, obteniendo en 1991 el Premio Nacional de
Calidad por sus operaciones de la planta en Toluca, y para 1992 por sus operaciones en la
planta de Coahuila. Para el año 2005, General Motors Corporation cumple diez años
consecutivos como líder en la industria automotriz en México.
General Motors Corporation cuenta con diversos registros de marcas ante la Oficina de
Patentes de los Estados Unidos de América, bajo registros números 511603, 2,678,154,
1,668,926, 647,618 y la 860907, así como los siguientes ante el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial:
1.
Marca: BUICK; No. de registro ante la Dirección General de Invenciones, Marcas y
página 3
Desarrollo Tecnológico (ahora a cargo del Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial): 298529, Clase 19; Fecha legal: 17 de Noviembre de 1983; Ampara:
“Vehículos (exceptuando sus motores)”.
2.
5.
Marca: BUICK; No. de registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial: 341543, Clase 19; Fecha legal: 8 de Julio de 1987; Fecha de concesión:
25 de Enero de 1988; Ampara: “Vehículos (exceptuando sus motores); Vigencia de
diez años a partir del 8 de julio del 2002.
Alegaciones de las Partes
A.
Promovente
Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que el Promovente apoya la
procedencia de su acción son los siguientes:
(i)
El nombre de dominio es idéntico o parecido hasta el punto de crear confusión
respecto a una marca de productos registrada, sobre la que el Promovente tiene
derechos.
(ii) El registro de marca del Promovente ampara un signo distintivo idéntico al nombre de
dominio en disputa. Señala el Promovente que existe identidad entre las marcas
registradas por su representada y el nombre de dominio <buick.com.mx>.
(iii) Que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de
dominio, y no existen pruebas de que el Titular haya utilizado o haya hecho
preparativos demostrables para la utilización del nombre de dominio en disputa. Que
con fecha 20 de marzo de 2007 el Titular del nombre de dominio <buick.com.mx>
solicitó el registro del mismo. Al día de hoy, su titular nunca ha hecho uso real del
nombre de dominio <buick.com.mx>. Que la página del sitio en Internet,
simplemente muestra enlaces aleatorios de forma automatizada.
(iv) Que el Titular del nombre de dominio <buick.com.mx> no ha sido conocido
corrientemente por el nombre de dominio. Que al ingresar el nombre Ki Sung en
motores de búsqueda, se aprecia que no ha sido conocido como BUICK.
(v) Que el Titular no tiene la marca BUICK registrada a su nombre ni es licenciatario.
(vi) Que el Titular no hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio
<buick.com.mx>. Que resulta contrario a toda lógica leal o de legitimidad que una
persona gaste solicitando un nombre de dominio que no usa, ni ha usado nunca. No
puede existir ningún uso legítimo o leal de dicho nombre de dominio, tal y como se
ha considerado en la “Doctrina del Mantenimiento Pasivo”.
(vii) Que el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe. Que en el
presente caso y de conformidad con los criterios establecidos por la Doctrina de
Mantenimiento Pasivo (Passive Holding Doctrine), se puede apreciar que al no
página 4
utilizar para ningún fin útil el nombre de dominio <buick.com.mx>, el Titular está
actuando de mala fe.
Señala el Promovente que el caso que dio origen inicialmente a la doctrina en comento,
Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows¸Caso OMPI No. D2000-0003, bajo
la política de resolución de disputas sobre nombres de dominio (UDRP), reconoce que la
inacción (mantenimiento pasivo) en relación al registro de un nombre de dominio puede,
en algunas circunstancias, constituir el uso de mala fe de un nombre de dominio.
Adiciona que en efecto, en el caso arriba citado, el experto afirmó que: “the concept of a
domain name "being used in bad faith" is not limited to positive action; inaction is within
the concept. That is to say, it is possible, in certain circumstances, for inactivity by the
Respondent to amount to the domain name being used in bad faith.”
Señala el Promovente que, en el caso J. García Carrión v. Ma. José Catalánn Frías, Caso
OMPI No. D2000-0239, los expertos decidieron lo que a continuación se transcribe y que
trata una situación de hecho similar a la que se presenta en el caso concreto en estudio:
“Alega la demandada que como no usa el nombre de dominio no puede considerarse que
esté haciendo un uso de mala fe. Pero este planteamiento no es aceptable […] es ilógico
registrar un nombre de dominio para no utilizarlo en lo absoluto. Si se admitiera esta
defensa, sería una vía utilizada frecuentemente por quien registra un nombre de dominio
idéntico a una marca ajena, actuando de mala fe para intentar después vender al titular de la
marca el nombre dominio registrado. Bastaría con hacer el registro, no hacer uso del
nombre de dominio y limitarse simplemente a esperar que tarde o temprano el titular de la
marca hiciera alguna oferta para adquirir el nombre de dominio.”
Señala el Promovente que otro antecedente más, del que se desprende que el no uso de un
nombre de dominio constituye un uso de mala fe, es contenido de la resolución al
procedimiento Telstra Corporation Limited v. Meter Yellowlees, Caso OMPI No.
D2002-0638, misma en la que se estableció: “On the information available to the Panelist,
including the fact that the domain names have not been used in the two and a half years
since registration, there can be no other conclusion other than they were registered for the
primary purpose of at some stage extracting a profit from the Complainant.”.
Señala el Promovente que la Doctrina del Mantenimiento Pasivo ha formado un precedente
internacional en la resolución de disputas de nombres de dominio que no puede dejarse
pasar por alto. Adiciona el Promovente que los siguientes son sólo algunos en los que la
mencionada doctrina ha sido sostenida: Telstra Corporation Limited v. Nuclear
Marshmallows, Caso OMPI No. D2000-0003; Ingersoll-Rand Co. v. Frank Gully, d/b/a
Advcomren, Caso OMPI No. D2000-0021; Compaq Computer Corporation v. Boris
Beric, Caso OMPI No. D2000-0042; Infospace.com, Inc. v. Tenenbaum Oler, Caso OMPI
No. D2000-0075; Association of British Travel Agents Ltd. v. Sterling Hotel Group Ltd.
Caso OMPI No. D2000-0086; Marconi Data Sustems, Inc. v. IRG Couins and Ink Source,
Inc., Caso OMPI No. D2000-0090; Sanrio Company, Ltd and Sanrio, Inc. v. Neric Lau,
Caso OMPI No. D2000-0172; J. García Carrión, S.A. v. Ma. José Catalán Frías, Caso
OMPI No. D2000-0239; Advanced Micro Devices, Inc. v. [No Name], Caso OMPI No.
D2000-0515; Teledesic LLC v. McDougal Design, Caso OMPI No. D2000-0620; Clínica
página 5
Corachan, S.A. v. Fc Team Car, S.L., Caso OMPI No. D2000-0723; Red Bull GmbH v.
Harold Gutch, Caso OMPI No. D2000-0766.
Adicionalmente, señala el Promovente que el Titular tiene antecedentes de registro de
dominios “.com.mx” de mala fe, tal y como se demostró en el caso reciente World
Wrestling Entertainment, Inc. c. Ki Sung, Caso OMPI DMX2009-0005 en relación con el
nombre de dominio <wwe.com.mx>.
B.
Titular
El Titular no presentó respuesta a la Solicitud del Promovente, dejando así de oponer las
excepciones y defensas que a su derecho conviniere. El Titular no ha efectuado
presentación alguna al Centro o al Experto.
6.
Debate y conclusiones
El Experto considera que el Titular, al registrar el nombre de dominio en disputa aceptó
todos los términos y condiciones del Acuerdo de Registro de Nombres de Dominio del
Registrador, y con cualquier reglamento o política pertinente, y particularmente las
Políticas Generales de Nombres de Dominio, la Política, el Reglamento y el Reglamento
Adicional (incorporadas y contenidas como parte del Acuerdo de Registro por referencia),
mismas que requieren que los procedimientos sean conducidos ante el Centro, como
proveedor de servicios para la solución de disputas. Por lo tanto, la disputa objeto de este
procedimiento se encuentra dentro del ámbito de los contratos y las políticas arriba
mencionadas, y este Experto tiene jurisdicción para decidir esta disputa.
Adicionalmente, el Experto considera, de la misma manera, que al celebrar el Acuerdo de
Registro arriba mencionado, el Titular convino y garantizó, que ni el registro de su nombre
de dominio ni la manera en la que se pretendía utilizar dicho nombre de dominio,
infringiría directa o indirectamente los derechos legales de terceros, y que para resolver
una disputa de conformidad con la Política, los servicios de registro del nombre de dominio
del Titular podrían ser suspendidos, cancelados o transferidos.
Asimismo, el Experto particularmente considera que es esencial a los procedimientos de
solución de disputas que se reúnan los requisitos procesales fundamentales.
Dichos requisitos incluyen el que las partes, y particularmente el Titular, en este caso, sea
debidamente notificado de los procedimientos iniciados en su contra; que las partes tengan
una justa y razonable oportunidad para contestar, para ejercitar sus derechos y para
presentar sus casos respectivos; que el nombramiento de este Experto se realice
adecuadamente; que las partes sean debidamente notificadas de la designación de este
Experto; y, que ambas partes sean tratadas con igualdad en este procedimiento
administrativo.
En el caso objeto de este procedimiento, el Experto está satisfecho de que el presente
procedimiento ha sido llevado a cabo cumpliendo con dichos requerimientos apropiados de
diligencia elemental, y particularmente contemplando la notificación de la presentación de
página 6
la Solicitud, el nombramiento de este Experto y del inicio del presente procedimiento,
otorgando a la parte Titular su debido derecho para contestar. Existe al respecto, suficiente
y adecuada evidencia confirmando lo anterior.
En los términos del artículo 1.A. de la Política el Promovente debe probar la presencia de
los siguientes elementos: i) que el nombre de dominio, registrado por la parte Titular, es
idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de
servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de
derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; ii) que el Titular no tiene derechos o
intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y, iii) que el nombre de dominio ha
sido registrado o se utiliza de mala fe.
A.
Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
Este Experto encuentra que la totalidad de la marca BUICK del Promovente se encuentra
incluida en el nombre de dominio del Titular, y seguida exclusivamente con la
clasificación país “.com.mx”. La adición de la clasificación país “com.mx” no es
descriptiva y no altera el valor de la marca representada en el nombre de dominio.
Adicionalmente, el término “.com.mx” es un elemento necesario requerido para el registro
de un nombre de dominio de primer nivel con código territorial, y no constituye una
adición voluntaria, caprichosa o arbitrariamente seleccionada por la parte que requiere el
registro de un nombre de dominio.
Este Experto considera que el Promovente tiene derechos sobre la marca BUICK, y que el
nombre de dominio bajo disputa registrado es semejante en grado de confusión, si no
idéntico, con esta marca.
B.
Derechos o intereses legítimos
Adicionalmente, este Experto basado en los argumentos a manera prima facie del
Promovente, considera que no existe indicación de que el Titular tenga algún derecho o
legítimo interés con respecto al nombre de dominio; ni utilice el nombre de dominio
<buick.com.mx > en relación con ofrecimientos de buena fe de productos o servicios o
bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos, como lo contempla el artículo
1.C.i. de la Política.
C.
Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
Asimismo, este Experto encuentra que la parte Titular ha registrado y usado el nombre de
dominio de mala fe, particularmente pero sin limitación, en virtud de que, se ha registrado
el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios
registrada, refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente a la marca
del Promovente; así como al haber registrado el nombre de dominio de mala fe tanto con
el fin de perturbar la actividad comercial del Promovente como por ser la marca del
Promovente una marca notoria en el mercado.
página 7
En resumen, este Experto considera que el Promovente presentó información y
documentación substancial soportando sus alegatos y sus derechos legales sobre el la
marca BUICK, y al analizar este caso ha encontrado cuestionable la adquisición del
nombre de dominio bajo disputa por la parte Titular. Por lo tanto, el Experto considera que
el nombre de dominio ha sido registrado de mala fe.
Finalmente, se hace constar en la presente que este Experto no tiene conocimiento de que
las partes hubieran llegado a acuerdo o transacción alguna con anterioridad a la emisión de
la presente decisión por el Experto y que eventualmente pudiera afectar o dar bases para la
terminación de este procedimiento de solución de controversias, tal y como lo prevé el
artículo 21.A del Reglamento. Más aún, este Experto no tiene conocimiento de la
existencia o inicio de cualquier otro tipo de procedimientos legales ante cualquier Corte o
Tribunal de jurisdicción competente para resolución independiente, en relación con el
nombre de dominio en disputa, como se contempla en el artículo 3.B.x del Reglamento.
7.
Decisión
En virtud de lo anterior, tal y como lo dicta el párrafo 1 de la Política y los articulos 19 y
20 del Reglamento, este Experto ordena que el nombre de domino <buick.com.mx> sea
transferido al Promovente.
____________________________________
Pedro W. Buchanan Smith
Experto Único
Fecha: 17 de Septiembre del 2009
página 8