DMX2013-0011

CENTRO
DE ARBITRAJE
Y MEDIACIÓN
DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (haciendo negocios como Nissan Motor
Co., Ltd.) v. Priv Reg
Caso No. DMX2013-0011
1. Las Partes
La Promovente es Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (haciendo negocios como Nissan Motor Co., Ltd.), con
domicilio en Yokohama-Shi, Kanagawa-Ken, Japón, representada por Arochi, Marroquin & Lindner, S.C.,
México.
La Titular es Priv Reg, con domicilio en DuyIuu, Barsk, Honduras.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <nissantiidasedan.com.mx>.
El Registro del citado nombre de dominio es NIC-México. El Agente Registrador es DYNADOT, LLC.
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 30 de abril de
2013. El 1 de mayo de 2013 el Centro envió a NIC-México, vía correo electrónico una solicitud de
verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. En la misma fecha, NIC-México envió
al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Titular es la persona que figura como
registrante, proporcionando a su vez sus datos de contacto.
El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias
en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de
solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento
Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento
Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud a la Titular,
dando comienzo al procedimiento el 14 de mayo de 2013. De conformidad con el artículo 5 del
Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 3 de junio de 2013. La Titular no contestó a
la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó a la Titular su falta de personación y ausencia de
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contestación a la Solicitud el 4 de junio de 2013.
El Centro nombró a Enrique Ochoa de González Argüelles como miembro único del Grupo de Expertos el
día 12 de junio de 2013, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en
conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las
normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
La Promovente es una empresa japonesa (haciendo negocios como Nissan Motor Co., Ltd.) constituida
desde el año 1933, siendo un agente económico mundialmente reconocido dentro del ramo automotriz. La
Promovente es considerada una de las compañías con mayor producción anual de vehículos automotores.
La Promovente se identifica comúnmente en el mercado como Nissan (acrónimo de las palabras japonesas
“nippon” y “sangyo”, cuyo significada en idioma español es “industrias japonesas”).
La Promovente es titular de los siguientes registros marcarios vigentes en México:
No. De Registro
96287
96154
212302
830961
Marca
NISSAN
NISSAN
NISSAN
TIIDA
Clase
12, 22 et al.
19, 6 et al.
7, 8, 9 et al.
12
Fecha de concesión
1 de abril de 1959
8 de abril de 1959
27 de marzo de 1978
19 de abril de 2004
Vigencia
28 de noviembre de 2013
28 de noviembre de 2013
29 de junio de 2021
9 de marzo de 2014
Adicionalmente, la Promovente es titular de diversos registros marcarios NISSAN y TIIDA en distintos
países y regiones, tales como Japón, Estados Unidos de América y marca comunitaria de la Oficina de
Armonización del Mercado Interior.
Las marcas NISSAN y TIIDA son notoriamente conocidas a nivel mundial y tienen, además, un gran nivel
de difusión en México.
Los registros marcarios mexicanos, así como los otorgados en diversos países y regiones antes referidos
(en lo sucesivo “marcas NISSAN” o “marcas TIIDA”, según corresponda) son de fecha anterior al 3 de junio
de 2012, fecha de registro del nombre de dominio en disputa.
La Promovente es titular de diversos nombres de dominio que incluye las marcas NISSAN.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
Alega la Promovente que el nombre de dominio en disputa es idéntico a las marcas NISSAN y marcas TIIDA
de la Promovente.
La Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa
<nissantiidasedan.com.mx>.
El nombre de dominio en disputa fue registrado y se utiliza de mala fe.
B. Titular
La Titular no contestó a las alegaciones del Promovente, y de las actuaciones del procedimiento se hace
constar que dicho Titular fue debidamente emplazado.
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6. Debate y conclusiones
Debido a que la Titular no ha presentado Escrito de Contestación formal, en términos del artículo 5 del
Reglamento, el Experto puede calificar de ciertos los argumentos razonables de la Promovente (y teniendo
en cuenta que, en ningún caso, tampoco han sido rebatidos por la Titular). (Ver, por ejemplo, General Mills,
Inc., v. Velgut Group Business and Intl Commerce, S.A. de C.V., Caso OMPI No. DMX2012-0013;
Encyclopaedia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk, Caso OMPI No. D2002-04871, y Talk
City, Inc. v. Michael Robertson, Caso OMPI No. D2000-0009).
Ahora bien, de conformidad con la Política, la Promovente deberá acreditar que los siguientes tres extremos
se cumplen (artículo 1.a):
(i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una
marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva
de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos;
(ii) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y
(iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios
registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que
el promovente tiene derechos;
El nombre de dominio en disputa <nissantiidasedan.com.mx> incluye la denominación “nissan”, la
denominación “tiida” y la palabra “sedan”.
Como ha quedado evidenciado anteriormente, la Promovente es titular de las marcas NISSAN y de las
marcas TIIDA. Y para analizar el nombre de dominio en disputa, es importante tomar en consideración que
los dominios genéricos de nivel superior “.com” y el correspondiente al código territorial de México “.mx”
(respectivamente, “gTLD” y “ccTLD” por sus siglas en inglés) carecen de significación jurídica alguna y por
lo tanto pueden no ser considerados a la hora de determinar si el nombre de dominio en disputa es idéntico
o similar en grado de confusión con las marcas de la Promovente <nissantiidasedan.com.mx>. (Ver, mutatis
mutandis, Antena 3 de Televisión S.A. c/ D. Javier García Quintas, Caso OMPI No. D2002-0537; CBS
Broadcasting Inc. v. Worldwide Webs, Inc., Caso OMPI No. D2000-0834; y Gestmusic Endemol, S.A. v.
Sexomaster, Caso OMPI No. D2003-0560).
Ahora bien, la inclusión de la palabra “sedan” 2 en el nombre de dominio en disputa no añade distintividad,
ya que la misma debe ser considerada - para efectos de determinar la confundiblidad - como una palabra
genérica y descriptiva que en este caso designa un tipo específico de automóvil. Situaciones similares ya
1
El Experto considera conveniente citar decisiones emitidas bajo la Política uniforme de solución de controversias en materia de
nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés), al haber servido esta ultima de inspiración para la Política.
2
Cuya definición se puede encontrar en “http://es.wikipedia.org/wiki/Sed%C3%A1n”: “Sedán1 , berlina2 o saloon es un tipo de
carrocería típica de un automóvil de turismo; es un tres volúmenes en el que la tapa del maletero no incluye el vidrio trasero, por lo que
éste está fijo y el maletero está separado de la cabina. El maletero se extiende horizontalmente desde la parte inferior del vidrio trasero
algunas decenas de centímetros hacia atrás. La cantidad de puertas es la de las puertas laterales, prácticamente siempre dos o cuatro.
Los sedanes de dos puertas son denominados en algunos países como coach en tanto que en otros se les llama coupé (si bien es de
una manera un poco errática)” y en “http://dictionary.reference.com/browse/sedan”: “carrocería de automóviles con dos o cuatro puertas
y asientos para cuatro o más personas y asientos de ancho completo de la carrocería” traducción realizada por el Experto.
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han sido tratadas por diversos expertos en varios casos UDRP3 y al efecto han concurrido en considerar
que la adición de palabras genéricas y descriptivas como “bikes” (bicicletas), “autoparts” (auto partes) o
“vodka” a nombres de dominio que contiene marcas registradas de terceros no elimina la confundibilidad,
sino al contrario.
Consecuentemente, este Experto considera que el nombre de dominio en disputa es similar en grado de
confusión con las marcas NISSAN y las marcas TIIDA de la Promovente, actualizándose el primer requisito
de la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
De acuerdo con el artículo 1.c) de la Política, cualquiera de las circunstancias siguientes, entre otras, puede
servir para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en
disputa:
“(i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se
han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de
dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por
alguna reserva de derechos;
(ii) el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el
nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios
registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
(iii) se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los
consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca, de productos o de servicios,
registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con
ánimo de lucro”.
La Titular del nombre de dominio en disputa no ha acreditado ni demostrado tener derecho o interés
legítimo alguno sobre el nombre de dominio en disputa, en términos del artículo 1.c) de la Política.
De conformidad con las pruebas presentadas, la Titular no ha usado el nombre de dominio en disputa en
relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.
Igualmente, la Titular no ha acreditado: ser propietaria de un registro marcario NISSAN, TIIDA o similar, ser
conocida por el nombre de dominio en disputa, ser licenciataria de la Promovente y que tanto el registro
como el uso del nombre de dominio en disputa <nissantiidasedan.com.mx> han sido realizados de buena fe.
Con base en lo anterior, el Experto concluye que la Titular no tiene derechos o intereses legítimos sobre el
nombre de dominio en disputa, motivo por el cual el Experto tiene por cumplido el segundo requisito de la
Política.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
De acuerdo con el artículo 1.b) de la Política, las circunstancias siguientes, entre otras, constituirán la
prueba del registro o utilización de mala fe de un nombre de dominio:
“(i) circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente
con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al Promovente que
3
Véase Bayerische Motoren Werke AG v. DLR, Caso OMPI No. D2001-1231, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG v. Vasiliy Terkin, Caso OMPI
No. D2003-0888 o Diageo Brands B.V., Diageo North America, Inc. and United Distillers Manufacturing, Inc. v. iVodka.com a.k.a. Alec
Bargman, Caso OMPI No. D2004-0627.
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es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de
origen o reserva de derechos a un competidor del Promovente, por un valor cierto que supera los costos
diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
(ii) se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios
registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su
denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una
conducta de esa índole; o
(iii) se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial
de un competidor; o
(iv) se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro,
usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista
confusión con la denominación del Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del
sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de
derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea”.
Atendiendo a las constancias del caso que nos ocupa, la Promovente argumenta y logra acreditar que:
- La Titular utiliza el nombre de dominio en disputa para dirigir a los cibernautas a una página Web que
contiene un directorio de publicidad o listados patrocinados, conocidos también como “pay-per-click”, mismo
que contiene enlaces a competidores de la Promovente y especialmente competidores de los productos
amparados por las marcas NISSAN y las marcas TIIDA.
- Con su actuar, la Titular pretende establecer una relación comercial con las marcas de la Promovente, y
por ende confusión entre los cibernautas.
- La Titular llevó a cabo el registro del nombre de dominio en disputa mediante un servicio de privacidad, lo
que es en este caso (dadas las circunstancias anteriormente descritas) de considerarse como indicio
adicional de la mala fe en el registro y en el uso del nombre de dominio en disputa.
Este Experto considera que el uso del nombre de dominio en disputa por parte de la Titular ha creado la
falsa impresión de asociación con la Promovente. (Ver, mutatis mutandi, Sony Kabushiki Kaisha (also
trading as Sony Corporation) v. Inja, Kil, Caso OMPI No. D2000-1409) y ello implica que la Titular debía
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conocer previamente de la existencia de las marcas NISSAN y TIIDA de la Promovente. Esto es, abona en
la consideración de que el nombre de dominio en disputa fue registrado y se usa de mala fe.
Consecuentemente, el Experto considera que la Promovente ha probado los extremos a que se refiere el
tercer requisito de la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el
Experto ordena que el nombre de dominio en disputa, <nissantiidasedan.com.mx> sea transferido a la
Promovente.
Enrique Ochoa de González Argüelles
Experto Único
Fecha: 29 de junio de 2013