DMX2014-0001

CENTRO
DE ARBITRAJE
Y MEDIACIÓN
DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS
WAL-MART STORES, INC. c. Alejandro García Briseño
Caso No. DMX2014-0001
1. Las Partes
La Promovente es WAL-MART STORES, INC. con domicilio en Bentonville, Arkansas, Estados Unidos de
América, representada por Goodrich, Riquelme & Asociados, México.
El Titular es Alejandro García Briseño con domicilio en Torreón, Coahuila, México.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <porunplanetamejor.mx>.
El Registrador del citado nombre de dominio es NIC-México y el agente registrador es NEUBOX Internet SA
de CV.
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 9 de enero de
2014 por correo electrónico, y el 14 de enero de 2014 por correo urgente. El 10 de enero de 2014 el Centro
envió a NIC-México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de
dominio en disputa. El 10 de enero de 2014 NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su
respuesta confirmando que el Solicitante es la persona que figura como registrante, proporcionando a su
vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una
notificación del Centro en el sentido que la Solicitud era administrativamente deficiente, la Promovente
presentó una modificación a la Solicitud el 30 de enero de 2014 por correo electrónico y el 4 de febrero 2014
por correo urgente.
El Centro verificó que la Solicitud junto con la modificación a la Solicitud cumplían los requisitos formales de
la Política de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio para “.MX” (la “Política” o
“LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para
“.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia
de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando
comienzo al procedimiento el 7 de febrero de 2014. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el
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plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 27 de febrero de 2014. El Titular no contestó a la Solicitud.
Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la
Solicitud el 28 de febrero de 2014.
El Centro nombró a Enrique Ochoa como miembro único del Grupo de Expertos el día 12 de marzo de
2014, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el
artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del
procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
La Promovente es una sociedad estadounidense debidamente constituida en términos de la legislación
aplicable y es titular de 35 registros marcarios vigentes en México (en lo sucesivo “marcas POR UN
PLANETA MEJOR”) y entre los cuales se encuentra:
Marca No.
1,231,456
1,231,127
1,231,457
1,231,128
Registro
POR UN PLANETA
MEJOR
POR UN PLANETA
MEJOR (y Diseño)
POR UN PLANETA
MEJOR
POR UN PLANETA
MEJOR (y Diseño)
Clase
06
Fecha de concesión
5 de agosto de 2011
06
3 de agosto de 2011
09
5 de agosto de 2011
09
3 de agosto de 2011
Las fechas legales (de presentación de solicitud y de registro) son anteriores al 26 de agosto de 2013, fecha
de registro del nombre de dominio en disputa.
De acuerdo a la evidencia presentada, el nombre de dominio en disputa se encuentra inactivo.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
El nombre de dominio en disputa es idéntico a las marcas POR UN PLANETA MEJOR de la Promovente.
El Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa
<porunplanetamejor.mx>.
El nombre de dominio en disputa fue registrado y se utiliza de mala fe.
B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.
6. Debate y conclusiones
Debido a que el Titular no ha presentado un Escrito de Contestación formal a la Solicitud, en términos del
artículo 5 del Reglamento, el Experto puede calificar de ciertos los argumentos razonables de la
Promovente (y teniendo en cuenta que, en ningún caso, tampoco han sido rebatidos por el Titular) (ver, por
ejemplo, General Mills, Inc., v. Velgut Group Business and Intl Commerce, S.A. de C.V., Caso OMPI No.
DMX2012-0013; Encyclopaedia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk, Caso OMPI No.
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D2002-0487, y Talk City, Inc. v. Michael Robertson, Caso OMPI No. D2000-0009).1
Ahora bien, de conformidad con la Política, la Promovente deberá acreditar que los siguientes tres extremos
se cumplen (artículo 1.a):
(i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una
marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva
de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos;
(ii) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y
(iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios
registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que
el promovente tiene derechos
El nombre de dominio en disputa <porunplanetamejor.mx> es idéntico a las marcas POR UN PLANETA
MEJOR de la Promovente.
El dominio de nivel superior correspondiente a México “.mx”, (“ccTLD” por sus siglas en inglés) carece de
significación jurídica alguna que pudiera distinguir al nombre de dominio en disputa
<porunplanetamejor.mx> de las marcas POR UN PLANETA MEJOR de la Promovente. (Ver, mutatis
mutandis, Antena 3 de Televisión S.A. c/ D. Javier García Quintas, Caso OMPI No. D2002-0537; CBS
Broadcasting Inc. v. Worldwide Webs, Inc., Caso OMPI No. D2000-0834; y Gestmusic Endemol, S.A. v.
Sexomaster, Caso OMPI No. D2003-0560).
En virtud de lo anterior, a juicio de este Experto, la Promovente ha acreditado el cumplimiento del primer
requisito de la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
De acuerdo con el artículo 1.c) de la Política, cualquiera de las circunstancias siguientes, entre otras, puede
servir para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en
disputa:
“(i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se
han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de
dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por
alguna reserva de derechos;
(ii) el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el
nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios
registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
(iii) se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los
consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca, de productos o de servicios,
registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con
ánimo de lucro”.
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El Experto considera conveniente citar decisiones emitidas bajo la Política uniforme de solución de controversias en materia de
nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés), al haber servido esta ultima de inspiración para la Política.
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El Titular del nombre de dominio en disputa, al no haber contestado a las alegaciones de la Promovente, no
ha acreditado ni demostrado tener derecho o interés legítimo alguno sobre el nombre de dominio en disputa,
en términos del artículo 1.c) de la Política. El Titular tuvo la oportunidad de refutar las alegaciones de la
Promovente, pero no la aprovechó. Si tuviera derechos o intereses legítimos, podría haber presentado
argumentos al respecto.
De conformidad con las pruebas presentadas por la Promovente, el Titular no ha usado el nombre de
dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.
Igualmente, el Titular no ha acreditado: ser propietario de un registro marcario POR UN PLANETA MEJOR
o similar; ser conocido por el nombre de dominio en disputa; ser licenciatario de la Promovente y que tanto
el registro como el uso del nombre de dominio en disputa <porunplanetamejor.mx> han sido realizados de
buena fe.
Con base en lo anterior, el Experto concluye que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos sobre el
nombre de dominio en disputa, motivo por el cual el Experto tiene por cumplido el segundo requisito de la
Política.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
De acuerdo con el artículo 1.b) de la Política, las circunstancias siguientes, entre otras, constituirán la
prueba del registro o utilización de mala fe de un nombre de dominio:
“(i) circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente
con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al Promovente que
es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de
origen o reserva de derechos a un competidor del Promovente, por un valor cierto que supera los costos
diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
(ii) se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios
registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su
denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una
conducta de esa índole; o
(iii) se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial
de un competidor; o
(iv) se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro,
usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista
confusión con la denominación del Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del
sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de
derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea”.
La Promovente argumenta que el Titular utiliza el nombre de dominio en disputa para impedir que la
Promovente pueda usar el nombre de dominio en disputa con el que podría ofrecer sus productos y
servicios en México. Nuevamente, el Titular no ha contestado a las alegaciones de la Promovente en este
sentido. Por lo tanto, el Experto, en el balance de probabilidades, considera que el Titular registró y utiliza el
nombre de dominio de mala fe.
Este Experto considera que debido a que la Política sigue de cerca a la Política UDRP, se estima pertinente
hacer referencia a la práctica relacionada a esta última. En efecto, un número considerable de Expertos
nombrados de conformidad con la Política UDRP ha reconocido que las cuatro circunstancias demostrativas
de mala fe de dicha Política (básicamente las mismas incluidas en la Política) constituyen meros ejemplos y,
en consecuencia, no se estaría ante una enumeración taxativa (ver, por ejemplo, Ladbroke Group Plc v.
Sonoma International LDC, Caso OMPI No. D2002-0131; Expedia, Inc. v. Miles Pennella, Caso OMPI No.
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D2001-1416), y que otras circunstancias pueden constituir la prueba de que el nombre de dominio ha sido
registrado y se utiliza de mala fe (Telstra v. Nuclear Marshmallows, supra).
En el contexto de la Política UDRP, otros Expertos han establecido que la tenencia pasiva puede ser
suficiente para concluir que existió mala fe en el uso del nombre de dominio de acuerdo al artículo 1.a)iii).
(Real Madrid Club De Futbol v. Lander W.C.S., Caso OMPI No. D2000-1805 citando a su vez Telstra
Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI No. D2000-0003; J. García Carrión, S.A. v. Mª
José Catalán Frías, Caso OMPI No. D2000-0239; Kabushiki Kaisha Toshiba d/b/a Toshiba Corporation v.
Distribution Purchasing & Logistics Corp., Caso OMPI No. D2000-0464; y Montes De Piedad Y Cajas De
Ahorro De Ronda, Cádiz, Málaga, Almería Y Antequera (Unicaja) v. Fernando Labadia Pardo, Caso OMPI
No. D2000-1402).
De lo anterior, en el presente caso, este Experto ha encontrado las siguientes circunstancias constitutivas
de mala fe:
(i)
El Titular, al no contestar a las alegaciones de la Promovente, no ha presentado pruebas de registro o
uso de buena fe del nombre de dominio en disputa.
(ii)
El Titular no tiene relación alguna con la Promovente o sus marcas, y ha omitido presentar en este
procedimiento prueba alguna que constituya evidencia al respecto.
(iii)
Como ya se señaló, el Titular pudo haber presentado sus argumentos en relación con su elección del
nombre de dominio en disputa y haber contestado a las alegaciones de la Promovente, sin embargo, éste
no lo hizo.
(iv) Este Experto concuerda con J. García Carrión, S.A. v. Mª José Catalán Frías, supra, en que, mutatis
mutandis, “no parece dudoso que cuando alguien ha registrado un nombre dominio de mala fe y sin interés
legítimo, es difícilmente imaginable que pueda usar de buena fe el nombre de dominio que ha registrado.
Por el contrario, parece indudable que quien ha registrado un nombre dominio de mala fe y sin interés
legítimo, lo estará usando de mala fe, puesto que asumir una solución distinta sería absolutamente
contradictorio. Quien actúa de mala fe para registrar un nombre de dominio lo usará de mala fe, porque la
mala fe se vincula al conocimiento que tenía en el momento del registro de estar perjudicando, sin causa
legítima, a los derechos de un tercero”
Consecuentemente, de acuerdo a la evidencia presentada y en el balance de probabilidades, el Experto
considera que la Promovente ha probado los extremos a que se refiere el tercer requisito de la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el
Expertos ordena que el nombre de dominio <porunplanetamejor.mx> sea transferido a la Promovente.
Enrique Ochoa
Experto Único
Fecha: 1 de abril de 2014