DMX2014-0026

CENTRO
DE ARBITRAJE
Y MEDIACIÓN
Decisión del Grupo de Expertos
Wal-Mart Stores, Inc. c. Héctor Ramírez
Caso No. DMX2014-0026
1. Las Partes
El Promovente es Wal-Mart Stores, Inc., con domicilio en Bentonville, Arkansas, Estados Unidos de América
(“EE.UU.”), representado por Goodrich, Riquelme & Asociados, México.
El Titular es Héctor Ramírez, con domicilio en el Distrito Federal, México.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <wamart.com.mx>.
El Registrador del citado nombre de dominio es NIC México. El Agente Registrador es GoDaddy.com.
3. Historia Procesal
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 20 de octubre de
2014. El 21 de octubre de 2014, el Centro envió a NIC México vía correo electrónico un requerimiento de
verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 21 de octubre de 2014, NIC
México contestó al Centro, vía correo electrónico, revelando el registrante y los datos de contacto del
nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del Titular y los datos de contacto señalados
en la Solicitud.1
El Centro verificó que la Solicitud reuniera los requisitos formales de la Política de solución de controversias
en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de
solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento
Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento
Adicional”).
1
El 23 de octubre de 2014, el Centro envió una comunicación electrónica al Promovente, suministrando el registrante y los datos de
contacto develados por el Registrador, e invitando al Promovente a realizar una enmienda a la Solicitud. Sin embargo, el 24 de octubre
de 2014, el Promovente comunicó al Centro que NIC México había confirmado que el registrante del nombre de dominio en disputa era
el mismo que el Titular, tal y como se indicó originalmente en la Solicitud.
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De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando
comienzo al procedimiento el 7 de noviembre de 2014. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el
plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 27 de noviembre de 2014.
El 7 de noviembre de 2014, NIC México reenvió al Centro una comunicación que había recibido por parte
del Titular a manera de justificación de su registro del nombre de dominio en disputa, y en la cual el Centro
no había sido copiado.
El Centro notificó el inicio del procedimiento para el nombramiento del Grupo de Expertos el 1 de diciembre
de 2014.
El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo de Expertos el día 12 de
diciembre de 2014, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en
conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las
normas del procedimiento.
El idioma del procedimiento es el español, según dispone el artículo 13.A del Reglamento.
4. Antecedentes de Hecho
El Promovente es el mayor comercializador minorista del mundo. Su origen se remonta a 1962 y
actualmente cuenta con más de 11,000 tiendas establecidas en 27 países, tiendas en línea en 11 países, y
más de 2.2 millones de empleados. Durante el ejercicio fiscal 2014, las ventas del Promovente a nivel
global superaron los 473 billones de dólares de los EE.UU.2
El Promovente tiene registrada la marca WAL-MART en múltiples países, incluido México, según se acredita
con copias certificadas de diversos títulos de marca, entre ellos el relativo al registro No. 408884 expedido el
25 de marzo de 1992, que ampara “servicios de comercialización y venta al mayoreo y menudeo de toda
clase de bienes muebles”, comprendidos en la clase 35 del nomenclador internacional. Dicho registro se
encuentra vigente de acuerdo al oficio de renovación correspondiente que se anexa a la Solicitud.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 17 de febrero de 2014, según confirma NIC México.
El nombre de dominio en disputa despliega el siguiente texto: “future home of something quite cool”
acompañado del dibujo de un clóset dentro del que cuelga una camisa naranja de manga corta con la
etiqueta del precio.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
En resumen, el Promovente alega lo siguiente:
i.
Es un hecho evidente y notorio que la marca WAL-MART es notoriamente conocida a nivel mundial;
ii.
El nombre de dominio en disputa reproduce íntegramente las marcas WAL-MART o WALMART del
Promovente, puesto que únicamente suprime la letra “lL”, por lo que al tratarse de denominaciones
prácticamente idénticas, el Titular induce al público consumidor a error o confusión o engaño respecto
de las marcas registradas del Promovente;
2
Fuente: http://corporativo.walmart.com/
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iii.
El ccTLD .mx es intrascendente para fines de la Política en virtud de que no proporciona distintividad
alguna al nombre de dominio en disputa, además de ser necesario al mismo;
iv.
Del análisis comparativo de las marcas registradas del Promovente con el nombre de dominio en
disputa resulta incuestionable la identidad entre ambos signos, razón por la cual el Experto debe
considerar que los mismos son semejantes en grado de confusión;
v.
El titular no tiene registros de marca respecto de la denominación “wamart” ni solicitudes de marca en
trámite ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (“IMPI”), como tampoco ningún otro
derecho de propiedad intelectual asociado al nombre de dominio en disputa;
vi.
El Titular no cuenta con licencia de uso alguna sobre la marca WALMART que le permita usar un
signo semejante en grado de confusión como “WAMART”;
vii.
El Titular no ha utilizado el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de
productos o servicios;
viii.
El Titular no es conocido corrientemente por el público consumidor con el nombre “wamart.com.mx”;
ix.
El Titular registró el nombre de dominio en disputa con el fin de intentar atraer de manera ilegítima la
atención de los usuarios de Internet al desviarlos a su portal bajo el nombre de dominio
<linio.com.mx>, haciéndoles creer infundadamente que los productos que ahí se comercializan están
relacionados con el Promovente o su marca WAL-MART;
x.
Existe una clara intención de lucro por parte del Titular puesto que el nombre de dominio en disputa
se encuentra redirigido a un portal de ventas.
B. Titular
El Titular no presentó un Escrito de Contestación conforme al artículo 5.B del Reglamento. Sin embargo,
dentro del plazo señalado por el Centro para contestar la Solicitud, el Titular envió un correo electrónico a
NIC México, con copia al Promovente pero no al Centro, alegando lo siguiente:
i.
El Titular se dedica a la “creación de venta (sic) y de pinturas” y hace tiempo decidió comenzar a
distribuirlas por Internet a través del “marketplace” de “linio.com”;
ii.
El nombre de dominio en disputa corresponde a un portal de arte mexicano en construcción;
iii.
Las letras WAM corresponden a la frase en inglés “We are Mexicans”, de ahí el nombre WAMart, que
no tiene relación alguna con la marca WALMART;
iv.
Ante la falta de infraestructura para desarrollar un sitio de venta, el nombre de dominio estuvo
redirigido a “www.linio.com.mx” ya que el Titular deseaba que la gente a que refirieran a dicho sitio
para acostumbrarse a su marca en Linio.
6. Debate y conclusiones
A. Preliminar
En vista de que la Política es una variante de la Política uniforme de solución de controversias en materia de
nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés), este Experto considera apropiado referirse a
decisiones de otros expertos bajo la UDRP.
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B. Admisibilidad de la contestación irregular del Titular
Algunos expertos se han negado a admitir una contestación que no reúna los requisitos del artículo 5.B del
Reglamento, entre ellos el relativo a que el titular certifique la veracidad de sus afirmaciones y alegaciones.
Ver World Wrestling Entertainment, Inc. c. Ki Sung, Caso OMPI No. DMX2009-0005 (desestimando como
contestación el correo electrónico enviado por el titular al Centro, por no cumplir con todos los requisitos
marcados en el artículo 5.B del Reglamento).
Si bien para este Experto es importante que el Titular se identifique plenamente y proporcione sus datos de
contacto completos, según exige el inciso ii del artículo 5.B(ii) del Reglamento, el problema no es si debe
admitirse o no una contestación irregular como la del Titular, que no indica siquiera el nombre de quien la
suscribe, sino que en opinión del Experto, un Escrito de Contestación presentado en tiempo, aun cuando
sea irregular, debe ser admitido siempre en aras del debido proceso, el derecho de defensa y el principio de
contradicción. En todo caso, la credibilidad de las declaraciones del Titular queda sujeto a la libre
apreciación del Experto, y a fin de cuentas, un Escrito de Contestación que no se hace acompañar de
pruebas documentales que acrediten las excepciones y defensas ahí opuestas, es ineficaz por sí mismo.
En consecuencia, el Experto acepta admitir la contestación irregular producida por el Titular el 7 de
noviembre de 2014, y valorar sus alegaciones dentro del análisis de los apartados del artículo 1.a) de la
Política.
C. General
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.a) de la Política, para prevalecer en su acción de
transferencia, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto de los tres supuestos normativos
siguientes:
i
El nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una
marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o
reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y
ii
El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y
iii
El nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
A continuación se procede al estudio de cada uno de estos supuestos en el caso concreto.
D. Identidad o semejanza en grado de confusión
Como un sinnúmero de expertos ha resuelto, la cuestión principal en este apartado se reduce a determinar
mediante una comparación visual o fonética si la cadena alfanumérica que conforma el nombre de dominio
en disputa por sí misma se confunde lo suficiente con la marca de productos o servicios registrada, aviso
comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos del Promovente para justificar la
procedencia de la cancelación o transferencia solicitada, con independencia de que el sitio Web vinculado al
nombre de dominio en disputa confunda o no a los usuarios de Internet. Ver, por ejemplo, Arthur Guinness
Son & Co. (Dublin) Limited c. Dejan Macesic, Caso OMPI No. D2000-1698 (el uso que se le da al nombre
de dominio en el sitio Web respectivo es irrelevante para los fines de un análisis de confusión en el contexto
de la UDRP).
El Promovente funda su Solicitud en diversos registros marcarios mexicanos que tienen por objeto la
denominación “wal-mart” o “walmart” y que fueron otorgados con anterioridad al registro del nombre de
dominio en disputa.
Al confrontar la marca WAL-MART o WALMART con la porción relevante del nombre de dominio en disputa
“wamart” se advierte que ambos indicadores son prácticamente idénticos, a pesar de la falta de coincidencia
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en la letra “l”.
Debido a que la marca del Promovente es notoriamente conocida a escala mundial y el nombre de dominio
del Titular es virtualmente idéntico a aquélla, se impone concluir que el nombre de dominio en disputa es
semejante en grado de confusión con respecto a la marca del Promovente.
Por las razones expuestas, el Experto estima superado el umbral del artículo 1.a.i de la Política.
E. Derechos o intereses legítimos
El artículo 1.c. de la Política contempla de forma no exhaustiva las siguientes hipótesis demostrativas de
derechos e intereses legítimos en un nombre dominio:
i.
“antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se
han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre
de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente
tutelado por alguna reserva de derechos;
ii.
el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el
nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios
registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
iii.
se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los
consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de
servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en
cuestión con ánimo de lucro.”
A decir del Promovente, el Titular no posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en
disputa toda vez que su conducta no se ajusta a ninguna de las defensas del artículo 1.c) de la Política.
En su defensa, el Titular aduce que el nombre de dominio en disputa corresponde a las siglas de “We Are
Mexicans”, que unidas a “art” producen una denominación que identifica su actividad comercial.
A este respecto, el Experto estima inverosímil la explicación del Titular, quien no proporciona su nombre, ni
mucho menos exhibe prueba documental alguna que acredite fehacientemente a) su referida actividad
comercial, o b) que es conocido corrientemente como “We Are Mexicans” o “Wamart” en algún circuito
comercial. Ver SURAMERICANA S.A. v. S-INCO LTDA. - Rodrigo Peláez M.,
Caso OMPI No. D2013-1667 (la naturaleza mercantil del demandado y el uso que da al nombre de dominio
<autossura.com> para mostrar enlaces patrocinados sobre automóviles desmienten la justificación religiosa
aducida por el demandado para utilizar dicho nombre de dominio en el contexto de los términos “sura” con
que se identifica a cada uno de los capítulos en que se divide el Corán y “autos” en el sentido de obras
teatrales de índole religioso que se representaban durante el medioevo).
Por otra parte se advierte que el Titular acepta haber redirigido el nombre de dominio en disputa al sitio Web
“www.linio.com.mx”, que es una tienda virtual operada por un tercero que paga comisiones por el uso de
sus enlaces patrocinados, según se explica en el apartado 6.F infra.
El uso de un nombre de dominio para vincularlo al sitio Web de un tercero con fines de lucro en
circunstancias como esta no puede considerarse una oferta de buena fe de productos o servicios en
términos del artículo 1.c.i de la Política.
Bajo estas consideraciones se cumple con la condición prevista en el artículo 1.a.ii de la Política.
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F. Registro o uso de mala fe
El artículo 1.b) de la Política establece de manera enunciativa, más no limitativa, diversas causales de mala
fe en el registro o uso de un nombre de dominio en disputa:
i.
circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio
fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de
dominio al promovente, que es el titular de un registro de marca de productos o servicios, un aviso
comercial, titular de la autorización de uso de una denominación de origen o titular de derechos de un
título reservado o a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos
documentados que están relacionados directamente con el registro del nombre de dominio; o
ii.
el nombre de dominio se ha registrado a fin de impedir que el titular del registro de la marca de
productos o servicios, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos
refleje su marca, aviso comercial, denominación de origen o título en un nombre de dominio
correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii.
el nombre de dominio se ha registrado fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad
comercial de un competidor; o
iv.
el nombre de dominio se ha utilizado con la intención de atraer usuarios de Internet a un sitio Web o a
cualquier otro sitio conectado en línea, con ánimo de lucro, creando la posibilidad de asociación entre
el nombre de dominio y la denominación del promovente, con relación a algún patrocinio, afiliación o
la promoción del sitio Web, o de un producto o servicio, o una publicación o difusión periódica
identificada por un título reservado, que se aprecie en el sitio Web.
A diferencia de la UDRP, la Política no exige más que la comprobación, aún de forma indiciaria o presunta,
de que el nombre de dominio en disputa fue registrado o se ha utilizado de mala fe.
El Experto destaca que “wal-mart” o “walmart” es un término inventado por el Promovente para servirle de
marca. Ver Wal-Mart Stores, Inc. v. Whois Privacy Corp. / Ran G Foo, PPA Media Services, Caso OMPI No.
D2014-1864 (“WALMART es un término inventado sin otro significado que el relativo al demandante o sus
productos”).
La connotación exclusivamente marcaria de WAL-MART o WALMART pone de manifiesto la intención del
Titular de aprovecharse injustificadamente de los errores de los usuarios de Internet en la captura de la
marca del Promovente, cuya práctica conocida como “typosquatting” se reputa contraria a los buenos usos y
costumbres en el comercio electrónico.
Por otro lado ha quedado documentado en el expediente que el nombre de dominio en disputa estuvo
vinculado a la Web “www.linio.com.mx”, en cuyo portal se incluye la siguiente información:
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De la conducta desplegada por el Titular se infiere que su intención al haber registrado y venir usando el
nombre de dominio en disputa fue eminentemente lucrativa, lo que configura la hipótesis de mala fe prevista
en el artículo 1.b.iv de la Política. Ver Cruz Azul Fútbol Club A.C. v. Jesús Navarro Saracibar,
Caso OMPI No. DMX2014-0012 (la afiliación al sitio www.linio.com.mx por parte del titular supone una
explotación comercial del nombre de dominio <cruz-azul.com.mx> en contravención a la Política).
Por último se hace notar que el Titular registró el siguiente domicilio en el WhoIs: “Calle Falsa, C.P. 9270,
México, D.F.” el cual no es sólo incompleto sino falso como el nombre de la calle que refiere el Titular,
según pudo corroborar la empresa de mensajería DHL, que no pudo entregar la notificación del Centro en
dicho domicilio del Titular, ni contactarlo telefónicamente al número registrado en el WhoIs.
Es un principio generalmente aceptado bajo la Política que la provisión de datos de contacto falsos por parte
de un titular es indicativa de su mala fe en el registro del nombre de dominio en disputa.
En estas condiciones se colma el supuesto del artículo 1.a.iii de la Política.
7. Decisión
En mérito de lo expuesto y fundado, de conformidad con el párrafo 1 de la Política, así como los artículos 19
y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <wamart.com.mx> sea transferido al
Promovente.
Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Único
Fecha: 9 de enero de2015