DMX2016-0006

CENTRO
DE ARBITRAJE
Y MEDIACIÓN
Decisión del Grupo de Expertos
Rolls-Royce Motor Cars Limited v. Zhao Ke
Caso No. DMX2016-0006
1. Las Partes
La Promovente es Rolls-Royce Motor Cars Limited, con domicilio en Farnborough, Hampshire, Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, representada por Kelly IP, LLP, con domicilio en Estados Unidos de
América.
El Titular es Zhao Ke, con domicilio en Shanghai, China.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <rolls-roycemotorcars.mx>.
El Registrador del citado nombre de dominio es 1api GmbH y el Registro es Registry MX, una división de
NIC México (“Registry MX”)..
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 8 de marzo de
2016. El 8 de marzo de 2016 el Centro envió a Registry MX, via correo electrónico una solicitud de
verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El mismo día Registry MX envió al
Centro, via correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como
registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de
facturación. Una modificación a la Solicitud se presentó ante el Centro el 1 de abril de 2016.
Al haber sido presentada la Solicitud en inglés y ser el idioma del Acuerdo de Registro del nombre de
dominio en disputa el español, las partes fueron informadas de dicha circunstancia el 23 de marzo de 2016
por el Centro y consultadas sobre la posibilidad de un acuerdo en relación con el idioma del procedimiento.
El 25 de marzo de 2016, la Promovente solicitó que el inglés fuera el idioma del procedimiento. El Titular no
contestó en relación con el idioma del procedimiento.
El Centro verificó que la Solicitud junto con la modificación a la Solicitud cumplían los requisitos formales de
la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o
“LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para
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“.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia
de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando
comienzo al procedimiento el 4 de abril de 2016. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo
para contestar la Solicitud se fijó para el 24 de abril de 2016. El Titular no contestó a la Solicitud. Por
consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el
27 de abril de 2016.
El Centro nombró a Luis C. Schmidt como miembro único del Grupo de Expertos el día 5 de mayo de 2016,
recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo
9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Idioma del procedimiento
El Experto, haciendo uso de las facultades que otorga la Política en su artículo 1(j) dicta la presente
Decisión en español pese a la utilización de los idiomas inglés y español en la notificación de la Solicutd a
las partes.
4. Antecedentes de Hecho
La Promovente tiene derechos sobre las marcas ROLLS ROYCE RR (y Diseño), ROLLS-ROYCE (y
Diseño), ROLLS-ROYCE y ROLLS-ROYCE MOTOR CARS, las cuales ha registrado ante la Oficina de
Patentes y Marcas de Estados Unidos, y ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, bajo
los registros números 0197089, 0325195, 003384071, 010206233.
La fecha legal del registro de marca de Estados Unidos No. 0197089 ROLLS ROYCE RR (y Diseño)
corresponde al 7 de abril de 1925.
La fecha legal del registro de marca de Estados Unidos No. 0325195 ROLLS-ROYCE (y Diseño)
corresponde al 11 de junio de 1935.
La fecha legal del registro de marca de la Unión Europea No. 003384071 ROLLS-ROYCE corresponde al 2
de marzo de 2005.
La fecha legal del registro de marca de la Unión Europea No. 010206233 ROLLS-ROYCE MOTOR CARS
corresponde al 24 de enero de 2012.
Conforme a la documentación aportada por la Promovente, y verificada por el Experto en el banco de datos
de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, y ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la
Unión Europea, las marcas mencionadas anteriormente se encuentran a su nombre, vigentes y están
surtiendo plenos efectos legales.
El nombre de dominio en disputa fue registrado por el Titular el pasado 7 de octubre de 2015.
De manera semejante al momento en que fue presentada la Solicitud, actualmente, el nombre de dominio
en disputa redirige a una página de estacionamiento (“parking”), en la que indica que el nombre de dominio
en disputa de encuentra a la venta.
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5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
En resumen la Promovente alega lo siguiente:
Que el nombre de dominio en disputa es idéntico o similar a las marcas ROLLS ROYCE RR (y Diseño),
ROLLS-ROYCE (y Diseño), ROLLS-ROYCE y ROLLS-ROYCE MOTOR CARS, propiedad de la
Promovente.
Que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa <rollsroycemotorcars.mx> y que el mismo no ha sido conocido corrientemente por el uso del mismo.
Que el Titular carece de registros marcarios para la denominación “Rolls-Royce Motor Cars” y no es
licenciatario de ninguna de las marcas de la Promovente.
Que el Titular ha registrado y usado de mala fe el nombre de dominio en disputa<rolls-roycemotorcars.mx>.
Que el Titular pretende establecer una relación directa con la marca ROLLS-ROYCE, la cual obviamente no
existe pero que sí provoca una gran confusión entre el público consumidor.
Que el Titular ha pretendido vender y obtener una suma de dinero por el nombre de dominio en disputa,
conforme a la comunicación que intentó sostener con la empresa matriz de la Promovente, la empresa
BMW, vía correo electrónico, así como a la oferta de pública venta en la página de estacionamiento alojada
bajo el mismo.
Que el Titular tenía conocimiento de que la Promovente tiene derechos preferentes sobre la marca ROLLSROYCE.
Que el Titular no usa ni nunca ha usado el nombre de dominio en disputa<rolls-roycemotorcars.mx> y que
además lo pone a la venta pretendiendo obtener un lucro mayor al monetario cubierto para obtener el
nombre de dominio en cuestión, de acuerdo con la “doctrina del mantenimiento pasivo”.
Que la mala fe con la que ha obrado el Titular en la obtención y registro de nombres de dominio en disputa
ha sido constante, debido a que éste ha sido parte de otras disputas ante el Centro, dentro de las cuales se
encuentra una disputa sobre un nombre de dominio idéntico al que nos ocupa: Rolls Royce Motor Cars
Limited v. Zhao Ke, Caso OMPI DNL2015-0062, en relación con el nombre de dominio <rollsroycemotorcars.nl>: L’Oréal, YSL Beauté, The Body Shop International PLC v. Zhao Ke, Yeli, Caso OMPI
D2013-1264 en relación con los nombres de dominio <inoa-usa.com>, <thebodyshopus.com>, <vichyusa.com>, <yslbeautyusa.com> y <yslbeauty-us.com>. Guccio Gucci S.p.A. v. Zhao Ke / Yeli / Corporate
Domains Inc, / Li Ye, Caso OMPI D2012-0357, en relación con los nombres de dominio <groupgucci.com>,
<guccichildren.com>, <guccisports.com>, <gucci-parfum.com> y <gucci-parfums.com>.
B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.
6. Debate y conclusiones
En vista de que la Política es una variante de la política uniforme de solución de controversias en materia de
nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en Inglés) este Experto considera apropiado referirse a
decisiones de otros expertos bajo la UDRP.
De conformidad con los dispuesto en el artículo 1(a) de la Política, la Promovente tiene la carga procesal de
acreditar los siguientes elementos de la acción de transferencia que planteó:
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i.
El nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una
marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de
derechos sobre la que la Promovente tiene derechos;
ii.
El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y
iii.
El nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios
registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que
el promovente tiene derechos
El nombre de dominio en disputa <rolls-roycemotorcars.mx> registrado por el Titular es idéntico a la marca
registrada ROLLS-ROYCE MOTOR CARS sobre la cual tiene derechos la Promovente, la cual es seguida
únicamente por el dominio de nivel superior geográfico (“ccTLD”) correspondiente a México “.mx”. En este
sentido, es importante considerar que la adición del ccTLD “.mx” no es distintivo y no altera el valor de la
marca representada en el nombre de dominio en disputa. (Ver, mutatis mutandis, Caterpillar, Inc. v. SEG
PRE SA DE CV, Caso OMPI No. DMX2011-0029; Pirelli & C. S.p.A. v. Luis Javier Pelayo, Llantas
Supremas S.A., Caso OMPI No. DMX2014-0027).
Adicionalmente, el ccTLD “.mx” es un elemento necesario requerido para el registro de un nombre de
dominio de nivel superior geográfico y no constituye una adición voluntaria, caprichosa o arbitrariamente
seleccionada por la parte que obtiene el registro de un nombre de dominio.
Aunado a lo anterior, la validez del registro de marca para ROLLS-ROYCE MOTOR CARS no puede ser
cuestionada por este Experto, tomando en consideración que una oficina de registro de marcas, en este
caso la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea ha otorgado un título de registro de marca
para dicha denominación en relación con automóviles y sus partes.
Es decir, existe constituido un derecho exclusivo de uso sobre la denominación ROLLS-ROYCE MOTOR
CARS conferido en favor de la Promovente mediante un título de registro de marca otorgado por la Oficina
de Propiedad Intelectual de la Unión Europea y dado que el nombre de dominio <rolls-roycemotorcars.mx>
es idéntico a la referida denominación, es indudable que se actualiza una semejanza en grado de confusión.
En virtud de lo anterior, a juicio de este Experto, la Promovente ha acreditado el cumplimiento del primer
requisito de la Política, y en consecuencia, tiene por satisfecha la condición prevista en el artículo 1(a)(i) de
la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
De acuerdo con el párrafo 1(c) de la Política, entre otras, cualquiera de las siguientes circunstancias, puede
servir para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en
disputa:
“(i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se
han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de
dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por
alguna reserva de derechos;
(ii) el Titular (en calidad de particular, empresa u organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre
de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios registrada, aviso
comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
(iii) se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los
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consumidores de manera equívoca o de empeñar el buen nombre de la marca de productos o de servicios
registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con
ánimo de lucro”.
Mientras que el principio general es que la carga de la prueba acerca de la falta de derechos o intereses
legítimos del Titular respecto del nombre de dominio en disputa recae sobre la Promovente, existe consenso
en decisiones emanadas de expertos aplicando la UDRP en el sentido de que esto puede resultar muchas
veces en la imposible tarea de probar un hecho negativo, al requerir información que generalmente está en
poder o conocimiento del Titular. Por lo tanto, se requiere que la Promovente establezca prima facie que el
Titular no posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Una vez
establecida tal circunstancia, es el Titular quien debe probar que sí posee derechos o intereses legítimos
sobre el nombre de dominio en disputa. Si el Titular no probara tal circunstancia, entonces se entenderá
que la Promovente ha acreditado el segundo elemento requerido en el párrafo 4(a)(ii) de la Política (ver The
Vanguard Group, Inc. v. Lorna Kang, Caso OMPI No. D2002-1064; Ronaldo de Asis Moreira v. GoldmarkCd Webb, Caso OMPI No. D2004-0827; y Xuxa Promoções e Produções Artísticas Ltda v. LaPorte
Holdings, Caso OMPI No. D2005-0899).
En el caso en estudio la Promovente ha alegado que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos
respecto del nombre de dominio en disputa y que el mismo no ha sido conocido corrientemente por el uso
del nombre de dominio en disputa <rolls-roycemotorcars.mx>.
Asimismo, la Promovente ha probado contar con derechos respecto de la marca ROLLS-ROYCE MOTOR
CARS con fecha anterior a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa.
Por su parte, dado que el Titular no contestó las alegaciones de la Promovente, no demostró que en efecto
posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
Aunado a lo anterior, el Experto considera que las marcas de la Promovente pudieran eventualmente
estimarse como famosas en México de acuerdo con la Ley de la Propiedad Industrial, cuyo artículo 98 bis
establece:
“Para efectos de su estimación o declaración por el Instituto, se entenderá que una marca es famosa en
México, cuando sea conocida por la mayoría del público consumidor”
Asimismo, si bien es cierto que no se puede imponer una carga u obligación a titulares de nombres de
dominio de hacer búsquedas de marcas previo el registro de los respectivos nombres de dominio, también
es cierto que en particular los profesionales del registro de nombres de dominio tienen un deber de no
infringir derechos de terceros y de hecho existen precedentes en donde se ha aceptado como un consenso
mayoritario que los titulares tienen un deber mínimo consistente en realizar búsquedas simples en Internet
respecto al término o términos que conformarán el nombre de dominio respectivo. Ver Mobile
Communication Service Inc., v. WebReg, RN, Caso OMPI No. D2005-1304; Compart AG v. Compart.com /
Vertical Axis, Inc., Caso OMPI No. D2009-0462; The Law Society v. RareNames WebReg / Rarenames,
Inc., Caso OMPI No. D2009-0720.
En este sentido, es importante puntualizar que el Experto, al realizar una búsqueda simple en Internet, se
percató no sólo de que los primeros resultados corresponden a la marca ROLLS-ROYCE MOTOR CARS
propiedad de la Promovente, sino que aparecen una infinidad de resultados la mayoría de ellos
relacionados con las marcas de la Promovente, por lo que este experto estima que es prácticamente
imposible que el Titular al momento de adquirir el nombre de dominio <rolls-roycemotorcars.mx> no tuviera
conocimiento de la existencia de las marcas ROLLS ROYCE y ROLLS-ROYCE MOTOR CARS.
En consecuencia, derivado de la gran presencia y fama de la marca ROLLS-ROYCE MOTOR CARS
propiedad de la Promovente, los antecedentes del Titular consistentes en registrar nombres de dominio
compuestos por marcas de la Promovente y de terceros y la falta de vinculación entre el significado de los
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términos “rolls”, “royce”, “motors” y “cars” y el contenido que se encuentra alojado bajo el nombre de dominio
en disputa <rolls-roycemotorcars.mx> generan que este Experto estime que el Titular no cuenta con
derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
El artículo 1(b) de la Política establece de manera ejemplificativa, mas no taxativa, las siguientes causales
de mala fe en el registro o uso de un nombre de dominio:
i.
circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio en disputa
fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio
en disputa al promovente, que es el titular de un registro de marca de productos o servicios, un aviso
comercial, titular de la autorización de uso de una denominación de origen o titular de derechos de un título
reservado o a un competidor del promovente, por un valor cierto que supere costos diversos documentados
que están relacionados directamente con el registro del nombre de dominio en disputa; o
ii.
el nombre de dominio en disputa se ha registrado a fin de impedir que el titular del registro de la
marca de productos o servicios, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos
refleje su marca, aviso comercial, denominación de origen o título en un nombre de dominio
correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii.
el nombre de dominio en disputa se ha utilizado con la intención de atraer usuarios de Internet a un
sitio Web o a cualquier otro sitio conectado en línea, con ánimo de lucro, creando la posibilidad de
asociación entre el nombre de dominio en disputa y la denominación del promovente, con relación a algún
patrocinio, afiliación o la promoción del sitio Web, o de un producto o servicio, o una publicación o difusión
periódica identificada por un título reservado, que se aprecie en el sitio Web.
Es importante mencionar que la Política señala que la mala fe puede encontrarse en el registro o uso del
nombre de dominio en disputa, con lo cual es suficiente probar aisladamente la mala fe en el registro, o bien
en el uso del nombre de dominio en disputa para cumplir con el tercer requisito.
La Promovente argumenta que ha sido constante la mala fe del Titular en la obtención y registro de
nombres de dominio, debido a que el Titular ha sido objeto de otras ante el Centro, dentro de las cuales se
encuentra una disputa sobre un nombre dominio prácticamente idéntico al que nos ocupa: Rolls Royce
Motor Cars Limited v. Zhao Ke, Caso OMPI DNL2015-0062, en relación con el nombre de dominio < rollsroycemotorcars.nl >; L’Oréal, YSL Beauté, The Body Shop International PLC v. Zhao Ke, Yeli, Caso OMPI
D2013-1264 en relación con los nombres de dominio <inoa-usa.com>, <thebodyshopus.com>, <vichyusa.com>, <yslbeautyusa.com> y <yslbeauty-us.com>. Guccio Gucci S.p.A. v. Zhao Ke / Yeli / Corporate
Domains Inc, / Li Ye, Caso OMPI D2012-0357, en relación con los nombres de dominio <groupgucci.com>,
<guccichildren.com>, <guccisports.com>, <gucci-parfum.com> y <gucci-parfums.com>.
Por su parte el Titular no presentó respuesta alguna a las alegaciones de la Promovente.
En este sentido, dadas las circunstancias, el Experto estima que nada justifica que el Titular registre
nombres de dominio conformados por marcas famosas.
Adicionalmente, este Experto estima que el hecho de que el Titular haya registrado nombres de dominio que
contienen marcas notoriamente conocidas o famosas claramente constituye un patrón de conducta por
parte del Titular, el cual ha sido documentado en los casos: Rolls Royce Motor Cars Limited v. Zhao Ke,
Caso OMPI DNL2015-0062, en relación con el nombre de dominio <rolls-roycemotorcars.nl>: L’Oréal, YSL
Beauté, The Body Shop International PLC v. Zhao Ke, Yeli, Caso OMPI D2013-1264 en relación con los
nombres de dominio <inoa-usa.com>, <thebodyshopus.com>, <vichy-usa.com>, <yslbeautyusa.com> y
<yslbeauty-us.com>. Guccio Gucci S.p.A. v. Zhao Ke / Yeli / Corporate Domains Inc, / Li Ye, Caso OMPI
D2012-0357, en relación con los nombres de dominio <groupgucci.com>, <guccichildren.com>,
<guccisports.com>, <gucci-parfum.com> y <gucci-parfums.com>, entre otros, lo cual encuadra como
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conducta de mala fe de acuerdo con la Política y demuestra la historia del Titular de registrar nombres de
dominio que incorporan en su totalidad a marcas notoriamente conocidas o famosas.
Asimismo, este Experto estima que la utilización del nombre de dominio en disputa en el momento en que la
Solicitud fue presentada (el cual únicamente contenía una página de estacionamiento y una indicación de
que el nombre de dominio en disputa estaba en venta, constituye un uso de mala fe, aún y cuando inclusive
haya podido existir una utilización esporádica del mismo con anterioridad a dicha fecha, ver Telstra
Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI No. D2000-0003.
Finalmente, respecto a oferta de venta pública del nombre de dominio en disputa y las supuestas
comunicaciones sostenidas entre las partes y que eventualmente pudiesen llegar a demostrar un
comportamiento de mala fe por parte del Titular en términos de lo dispuesto por el párrafo 1(b)(i) de la
Política, este Experto estima que dado el patrón de conducta del Titular consistente en registrar nombres de
dominio conformados por marcas notoriamente conocidas o famosas, circunstancia que ha quedado
acreditada en este procedimiento, no es necesario llevar a cabo un análisis de las referidas comunicaciones
ya que ha sido acreditado que el Titular ha registrado y usado el nombre de dominio en disputa de mala fe.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el
Experto ordena que el nombre de dominio, <rolls-roycemotorcars.mx> sea transferido a la Promovente.
Luis Carlos Schmidt Ruiz del Moral
Experto Único
Fecha: Mayo 22, 2016